BPatG Beschluss vom 13.09.2022 – 1 W (pat) 31/22

BUNDESPATENTGERICHT

1 W (pat) 31/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2016 006 337.7

(hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss)

hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und

Heimen beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2022:130922B1Wpat31.22.0

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für

Klasse G01S des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

14. Dezember 2021 aufgehoben und die Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Systeme

zur Hochpräzisionsortung mit Tiefenwerten" geht aus der PCT-Anmeldung

PCT/US2016/064110 hervor, die als Druckschrift WO 2017/131853 veröffentlicht

wurde. Die Anmelderin hatte die PCT-Anmeldung am 30. November 2016 unter

Inanspruchnahme der Unionspriorität der US-amerikanischen Voranmeldungen

US 15/008,710 vom 28. Januar 2016 eingereicht. Am 25. Juli 2018 stellte sie

Antrag auf vorzeitige Einleitung der nationalen Phase beim Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA).

Mit Bescheid vom 28. April 2021 teilte die Prüfungsstelle für Klasse G01S des

DPMA der Anmelderin mit, dass die beantragte Patenterteilung auf der Grundlage

der eingereichten Unterlagen wegen bestehender Patentierungshindernisse nicht

möglich sei. Daraufhin reichte die Anmelderin mit Eingabe vom 28. Oktober 2021

neue Anmeldeunterlagen ein. Nach telefonischer Erörterung der Sach- und

Rechtslage mit der Prüfungsstelle wurden von der Anmelderin dann mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 erneut überarbeitete Unterlagen mit 18 Patentansprüchen und einer neuen, 17-seitigen Beschreibung eingereicht.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 wurde das Patent erteilt, wobei jedoch von

der Prüfungsstelle auf den Beschreibungsseiten 2, 3,4, 5, 10 und 11 Änderungen

vorgenommen wurden, indem dort mehrere Male das Wort "Ausführungsformen"

durch die Formulierung „Ausführungsformen, welche nicht von der Erfindung

umfasst sind“ ersetzt wurde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

sinngemäß beantragt

1. das Patent auf Basis der mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 zu

erteilen,

2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Zur Beschwerdebegründung

führt sie

insbesondere aus, den von der

Prüfungsstelle vorgenommenen Änderungen habe die Anmelderin zu keinem

Zeitpunkt zugestimmt. Die Änderungen gingen über die von der Anmelderin für die

Erteilung beantragte Fassung der Anmeldungsunterlagen gemäß Schriftsatz vom

10. Dezember 2021 hinaus.

Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem

Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

1. Die statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist form- und

fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere hat die

Anmelderin mit dem Hinweis auf die im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und

von ihr beanstandeten Änderungen eine Abweichung von ihrem Erteilungsantrag

und damit eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der

Zulässigkeit der Beschwerde aus.

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des

angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede

Änderung der Unterlagen, die nicht nur

in geringfügigen

redaktionellen

Korrekturen besteht, wie etwa der Berichtigung von Schreibfehlern oder

offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten, setzt das

schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte/Rudloff-

Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 49 Rn. 11, m. w. N.).

Daran fehlt es hier. Die Anmelderin hat sich mit den im Erteilungsbeschluss in

Abweichung von ihrem Erteilungsantrag in der Fassung vom 10. Dezember 2021

vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden erklärt. Diese Änderungen sind

auch keineswegs lediglich redaktioneller Natur

in dem vorgenannten Sinne,

vielmehr haben die vorgenommenen Ergänzungen zu einer substantiellen

inhaltlichen Änderung gegenüber dem Erteilungsantrag geführt, der Bedeutung für

die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich

zukommt. Die Prüfungsstelle konnte daher nicht ohne weiteres von einem

Einverständnis der Anmelderin mit den vorgenommenen Änderungen ausgehen,

sondern hätte ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung geben müssen.

Nachdem das Patent somit unter Verletzung des Antragsgrundsatzes und

gleichzeitiger Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erteilt worden ist,

war der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache

selbst entscheidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle wird nunmehr nach

Prüfung der von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge

erneut über die Erteilung des Patents zu beschließen haben.

3. Aufgrund der Zurückverweisung der Sache an das DPMA war die Durchführung

der von der Anmelderin hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung

entbehrlich (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 78 Rn. 12, m. w. N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur

gegeben, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss

von

einer

beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwältin

oder

von

einem beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Hock

Heimen

Schell