BPatG Beschluss vom 16.11.2022 – 14 W (pat) 56/19

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 56/19 _______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

16. November 2022

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 007 381.4

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 16. November 2022 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Dr. Jäger sowie der

Richterinnen Dr. Philipps und Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2022:161122B14Wpat56.19.0

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle für die Klasse A61K des

Deutschen Patent-

und Markenamtes

(DPMA) die Patentanmeldung

10 2010 007 381.4 mit der Bezeichnung

„Prophylaxemittel gegen Krebskrankheiten und erhöhte

Hautspannungen“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Ansprüche 1 und 2 vom 10. Februar 2010 zugrunde, die

folgenden Wortlaut haben:

„1. Prophylaxemittel

gegen

Krebskrankheiten

und

erhöhte

Hautspannungen,

dadurch

gekennzeichnet,

dass Niacin

(Nicotinsäure, Nicotinamid) verwendet wird.

2. Prophylaxemittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Dosierung im Minimum 200 mg bis max. 800 mg pro Tag beträgt.“

Der Zurückweisungsbeschluss wurde zunächst damit begründet, dass gemäß den

Ansprüchen Niacin in einem Proyphylaxemittel gegen Krebskrankheiten und

erhöhte Hautspannungen verwendet werde. Allerdings würden in den gesamten

Anmeldeunterlagen keinerlei Wirkungen von Niacin auf die Hautspannung bzw. auf

Krebserkrankungen gezeigt. Niacin werde in der Beschreibung nicht einmal

erwähnt. Damit seien entgegen den Anforderungen des § 34 PatG die Ansprüche

nicht durch die Beschreibung gestützt. Die Ansprüche verstießen auch deswegen

gegen § 34 PatG, weil sie Verfahrensmerkmale enthielten, die aber nur dann

zulässig seien, wenn der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs nicht

in

zumutbarer Weise anders gekennzeichnet werden könne. Vorliegend seien alle

Ansprüche auf Prophylaxemittel gerichtet und in unzulässiger Weise nur mit

Verfahrensmerkmalen charakterisiert, da lediglich die Verwendung von Niacin in

bestimmten Dosierungen angegeben sei.

Hinsichtlich der Neuheit sei bei den als Erzeugnisansprüchen auszulegenden

Ansprüchen zu beachten, dass die Angabe eines neuen Zwecks oder einer neuen

Wirkung einem bekannten Erzeugnis keine Neuheit verleihe. Daher sei jede

Offenbarung von Niacin, solange sie zur beanspruchten Verwendung geeignet sei,

neuheitsschädlich. So offenbare die Druckschrift

D1

Yiasemides, E. et al., Carcinogenesis, 2009, 30, S. 101 bis 105

die schädliche Wirkung von UV-Strahlung auf die Immunabwehr der Haut, was die

Entstehung von Krebs begünstige. D1 lehre, dass Nikotinamid die Immunabwehr

der Haut schütze und damit Krebserkrankungen vorbeuge. Damit nehme die D1 die

in Anspruch 1 erwähnte Verwendung von Niacin neuheitsschädlich vorweg.

Die erfinderische Tätigkeit werde bei chemischen Stoffen durch

ihre

überraschenden und/oder vorteilhaften Eigenschaften und Wirkungen begründet,

wobei dieser Effekt glaubhaft sein oder nachgewiesen werden müsse. Die

vorliegende Anmeldung enthalte aber

keinerlei Untersuchungen,

zur

Glaubhaftmachung des beanspruchten Effekts von Niacin auf Krebserkankungen

oder erhöhte Hautspannungen. Auch hinsichtlich der Dosierungen gemäß Anspruch

2 seien keinerlei Angaben zu finden. Ein vorteilhafter Effekt sei somit nicht

ersichtlich, so dass keine erfinderische Tätigkeit begründet sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein

Patentbegehren nach Hauptantrag mit den ursprünglich eingereichten

Patentansprüchen 1 und 2 sowie nach Hilfsantrag vom 15. April 2021 mit zwei

Verwendungsansprüchen weiterverfolgt.

Aus Sicht des Anmelders sei der Patentanspruch 1 nicht als Erzeugnisanspruch

auszulegen, auch wenn dieser mit dem Wort "Prophylaxemittel" beginne. Vielmehr

handle es sich um einen Verwendungsanspruch, da am Ende des

Patentanspruchs 1 die Formulierung "verwendet wird" stünde. Daher hätte auch die

Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unter einer anderen

Betrachtungsweise erfolgen müssen. Des Weiteren verweist der Anmelder auf den

genauen Wortlaut des Anspruchs, worin ein Prophylaxemittel gegen

Krebserkrankungen und erhöhte Hautspannung beansprucht werde. Dies bedeute,

dass das beanspruchte Prophylaxemittel nicht allein auf Krebserkrankungen

gerichtet sei. Bezüglich der Beurteilung der Patentfähigkeit müssten deshalb beide

Indikationen berücksichtigt werden.

Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit sei das der Anmeldung zugrunde liegende

und in den Anmeldeunterlagen dargestellte erfinderische Konzept zu beachten, das

in der mündlichen Verhandlung nochmals explizit vorgestellt wurde. Dabei spiele

die Hautspannung die zentrale Rolle, auf die die Anmeldung mit dem beanspruchten

Prophylaxemittel Einfluss nehmen möchte.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei gegenüber der D1

neu, da diese Druckschrift lediglich ein Mittel mit hochdosiertem Niacin für das

Immunsystem mit der Empfehlung als Prophylaxemittel gegen Krebskrankheiten

betreffe. Die Prophylaxe erhöhter Hautspannungen sei aber nicht offenbart. Der

neue Effekt der Prophylaxe gegen erhöhte Hautspannungen sei auch kein

immanenter Bestandteil der bekannten Prophylaxe gegen Hautkrebs. Zudem liege

auch eine erfinderische Tätigkeit vor. Der Hauptbestandteil des Niacins sei

bekanntermaßen Nikotin, welches ab einer bestimmten Menge eine entspannende

Wirkung auf die Haut habe. Die Erfindung liege in der Verabreichung einer für das

Einsetzen der entspannenden Wirkung des Nikotins ausreichenden Menge an

Niacin. Dies sei eine im Vergleich zur laufenden Krebsforschung "radikal neue

Idee".

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags beanspruche die Verwendung des gegen

Krebskrankheiten wirkenden Prophylaxemittels Nicotinsäure (Niacin) oder dessen

Amid (Nicotinamid) als Prophylaxemittel gegen erhöhte Hautspannungen.

Dies sei gegenüber der D1 neu, da sich die D1 lediglich mit Nicotinamid als

Prophylaxemittel gegen Hautkrebs befasse und die Prophylaxe erhöhter

Hautspannungen nicht offenbare. Die Verwendung gemäß Hilfsantrag beruhe auch

auf einer erfinderischen Tätigkeit, da sich die D1 überhaupt nicht mit dem Problem

erhöhter Hautspannungen beschäftige, so dass der Fachmann keinen Anlass

gehabt habe, diese Druckschrift zur Lösung der Aufgabe heranzuziehen, ein

Prophylaxemittel gegen erhöhte Hautspannungen bereitzustellen. Dabei sei zu

beachten, dass die beanspruchte Verwendung der Nicotinsäure oder dessen Amids

als Prophylaxemittel gegen erhöhte Hautspannungen nicht derart mit der bekannten

Verwendung als Prophylaxemittel gegen Hautkrebs technologisch verwandt seien,

dass die neue Verwendung für den Fachmann naheliegend gewesen sei.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61K des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 15. Oktober 2019 aufzuheben und

das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß

Hauptantrag vom 15. April 2021 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung Absätze [0001] und [0025] vom 15. April 2021 sowie Absätze

[0002] bis [0024] und [0026] bis [0046] gemäß Offenlegungsschrift,

Zeichnungen (Figuren 1-3, 4a, 4b, 5,6) wie ursprünglich eingereicht,

hilfsweise, das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß

Hilfsantrag vom 15. April 2021,

im Übrigen (Beschreibung, Zeichnungen) wie zum Hauptantrag, zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der beiden Ansprüche

des Hilfsantrags, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig, bleibt in der Sache jedoch ohne

Erfolg.

2. Ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag die im Patentgesetz

festgelegten Patentierungserfordernisse der Neuheit und der

für die

Nacharbeitbarkeit erforderlichen ausreichenden Offenbarung erfüllt (vgl. § 3 und

§ 34 Abs. 4 PatG, kann dahingestellt bleiben, da das beanspruchte

Prophylaxemittel jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (vgl. § 4

PatG).

2.1. Die Anmeldung betrifft ein Prophylaxemittel gegen Krebskrankheiten und

erhöhte Hautspannungen (vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen Anspruch 1).

Ihr liegt dabei die Aufgabe zu Grunde, Hautspannungen zu reduzieren und damit

Krebskrankheiten vorzubeugen (vgl. ursprünglich eingereichte Beschreibung S. 7

le. Abs., Z. 6 bis 7).

Gelöst wird diese Aufgabe durch das Prophylaxemittel gemäß Anspruch 1 des

Hauptantrags mit folgenden Merkmalen:

1.

2.

3.

Prophylaxemittel

gegen Krebskrankheiten und erhöhte Hautspannungen,

indem Niacin (Nicotinsäure, Nicotinamid) verwendet wird.

Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team aus einem

Pharmazeuten oder pharmazeutischen Chemiker und einem Mediziner, die jeweils

mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung pharmazeutischer

Wirkstoffe auf dem Gebiet der Hauterkrankungen und Krebskrankheiten haben.

2.2. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag stellt keinen Verwendungsanspruch dar,

vielmehr handelt es sich bei ihm um einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch

der zweiten medizinischen

Indikation von Niacin. Denn er erfüllt die

Voraussetzungen der gesetzlichen Regelung gemäß § 3 Abs. 4 PatG, da er einen

Stoff oder ein Stoffgemisch als Gegenstand hat und für eine spezifische

therapeutische Anwendung bestimmt ist. Dementsprechend ist bei der Prüfung der

Patentfähigkeit zu prüfen, ob die spezifische therapeutische Anwendung –

vorliegend gemäß Merkmal 2 die Prophylaxe gegen Krebskrankheiten und erhöhte

Hautspannungen - neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, da diese

bei an sich bekannten Substanzen oder Stoffgemischen, wie es vorliegend Niacin

darstellt, die Patentfähigkeit begründet (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl., § 3

Rn. 147, 149 bis 151, 153).

Der Anspruch 1 ist dabei so zu verstehen, dass das Prophylaxemittel Niacin als

aktive Substanz umfasst, weil die gesamten Anmeldeunterlagen keinen anderen

Wirkstoff aufzeigen. Damit beziehen sich die Dosierungsangaben des

Unteranspruchs 2 ebenfalls auf das Niacin im Prophylaxemittel. Unter Niacin

versteht die Anmeldung in diesem Zusammenhang Nikotinsäure bzw. Nikotinamid

(vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen Anspruch 1).

2.3. Die erfinderische Tätigkeit wird bei chemischen Stoffen in der Regel durch ihre

überraschenden

Eigenschaften

und Wirkungen

begründet.

Dieser

patentbegründende Effekt muss hinlänglich glaubhaft sein und muss - wenn

berechtigte Zweifel bestehen - nachgewiesen werden (vgl. Schulte/Moufang, PatG,

11. Aufl. § 4 Rdn 92). Vorliegend finden sich allerdings weder in den ursprünglichen

Anmeldungsunterlagen noch

in der Beschwerdebegründung oder

in den

Schriftsätzen, die der Prüfungsstelle vorgelegt worden sind, Untersuchungen oder

Belege, die einen Effekt von Niacin insbesondere auf die im Merkmal 2 angeführten

"erhöhten Hautspannungen" nachweisen bzw. glaubhaft machen. Niacin wird in der

Beschreibung nicht einmal erwähnt. Eine vorteilhafte Eigenschaft ist auch nicht in

den in Unteranspruch 2 angegeben Dosierungen ersichtlich. Denn dabei handelt es

sich um fachübliche Dosierungen von Niacin bei medizinischen Anwendungen. So

ist beispielsweise aus der D1 die erfolgreiche Verwendung von Nikotinamid zum

Schutz der Immunabwehr der Haut vor der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung

und damit zum prophylaktischen Schutz der Haut vor Krebserkrankungen bekannt,

wobei Nikotinamid u.a. in einer täglichen Dosierung von 500 mg in dem im

Unteranspruch 2 beanspruchten Bereich eingesetzt wird (vgl. D1 S. 101 Abstract).

Aufgrund dieser fehlenden Glaubhaftmachung eines Effekts von Niacin auf erhöhte

Hautspannungen ist das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit für den Anmeldegegenstand gemäß Hauptantrag nicht begründet.

Der in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Einwand des Anmelders, dass

Niacin entspannend wirke, wie dies beim Konsum von Nikotin, das seiner Ansicht

nach den Hauptbestandteil von Niacin darstelle, während des Rauchens allgemein

bekannt sei, führt zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage. Denn zum einen

gehört es zum allgemeinen Fachwissen, dass es sich bei Nikotin auf der einen Seite

und Nikotinsäure bzw. Nikotinamid auf der anderen Seite um komplett

unterschiedliche chemische Substanzen handelt, die biologisch

in keinem

Zusammenhang stehen und im Körper völlig unterschiedlich wirken. Zudem definiert

die Anmeldung Niacin im Anspruch 1 selbst, worin angegeben ist, dass Niacin

Nikotinsäure oder Nikotinamid sei und damit nicht ein Nikotinpräparat (vgl. II.2.2. le.

Abs.), was dem allgemeinen Fachwissen zu Niacin entspricht. Zum anderen ist auch

eine Wirkung von Nikotin auf die Hautspannung weder in den Anmeldeunterlagen

noch in den sonstigen Aktenbestandteilen durch auf dem Fachgebiet übliche

Untersuchungen belegt oder in sonstiger Weise glaubhaft gemacht.

Auch das in der mündlichen Verhandlung nochmals ausführlich vorgetragene

gedankliche Konzept, das den Anmelder zu der vorliegenden Anmeldung geführt

hat, kann das gesetzliche Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit für das

beanspruchte Prophylaxemittel nicht begründen. Denn dieses auf Beobachtungen

und

theoretischen Überlegungen

basierende Konzept

stellt

keinen

nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen der Hautspannung und Niacin bzw.

Nikotinsäure oder Nikotinamid her. Dieser konnte vom Anmelder trotz wiederholten

Nachfragens in der mündlichen Verhandlung auch nicht belegt oder glaubhaft

gemacht werden, zumal Niacin – wie bereits dargelegt – entgegen der

Argumentation des Anmelders kein Nikotinpräparat ist und im Übrigen auch für

Nikotin keine fachüblichen Belege zur Glaubhaftmachung einer Wirksamkeit auf

erhöhte Hautspannungen vorgelegt worden sind.

Ebenso

überzeugt

die

Argumentation

des

Anmelders

in

der

Beschwerdebegründung nicht, dass die Anmeldeunterlagen mehrere Erfindungen

umfassen würden. Denn beansprucht wird lediglich ein Niacin enthaltendes

Prophylaxemittel für eine verbesserte Hautspannung und gegen Krebskrankheiten,

das unabhängig von eventuell in der Beschreibung zusätzlich offenbarten

Erfindungen patentfähig sein muss,

indem es sämtliche gesetzliche

Patentierungserfordernisse

inklusive dem Beruhen auf einer erfinderischen

Tätigkeit erfüllt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

2.4. Der nachgeordnete Anspruch 2 gemäß Hauptantrag teilt das Schicksal des

Anspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II;

BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

3.

Auch die nebengeordneten Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 des

Hilfsantrags erweisen sich jedenfalls wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit als

nicht patentfähig.

3.1. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags ist als Verwendungsanspruch formuliert und

betrifft die Verwendung von Nikotinsäure oder Nikotinamid als Prophylaxemitel

gegen erhöhte Hautspannungen.

Die beanspruchte Verwendung beruht aus denselben Gründen wie das

Prophylaxemittel gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Denn – wie bereits unter II.2.3. ausgeführt – ist eine

Wirkung von Nikotinsäure oder Nikotinamid auf erhöhte Hautspannungen rein

spekulativer Natur, da keine Nachweise zur Glaubhaftmachung dieser Wirkung

vorgelegt oder vorgetragen worden sind.

Im Übrigen

fehlen

in den

Anmeldeunterlagen auch erforderliche Angaben dazu, wie der Fachmann erhöhte

Hautspannungen messen kann, um einen Effekt der im Anspruch genannten

Wirkstoffe bei der beanspruchten Verwendung bestimmen bzw. überprüfen zu

können.

Die Verwendung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somit ebenfalls mangels

erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

3.2 Der nebengeordnete Anspruch 2 gemäß Hilfsantrag teilt das Schicksal des

Anspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II;

BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Zudem

ist das gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags zusätzlich

beanspruchte Merkmal der täglichen Dosierung von mindestens 200 mg bis

maximal 800 mg aus der D1 bekannt (vgl. II.2.3. Abs. 1) und kann somit eine

erfinderische Tätigkeit für die im Anspruch 2 des Hilfsantrags beanspruchte

Verwendung nicht begründen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Maksymiw

Dr. Jäger

Dr. Philipps

Fehlhammer

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