BPatG Urteil vom 27.06.2023 – 3 Ni 13/22 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 27. Juni 2023 …

In der Patentnichtigkeitssache

3 Ni 13/22 (EP)

(Aktenzeichen)

…

ECLI:DE:BPatG:2023:270623U3Ni13.22EP.0

betreffend das europäische Patent EP 3 143 990

(DE 60 2012 066 115.1)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2023 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm, die Richter Schwarz, Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dipl.-Chem. Dr.

Freudenreich sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I.

Das europäische Patent 3 143 990 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

II.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

IV. Der Streitwert wird auf 30 Millionen Euro festgesetzt.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 30. März

2012 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den zwei US-amerikanischen

Anmeldungen US 201161470747 P vom 1. April 2011 und US 201161545835 P

vom 11. Oktober 2011 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents

EP 3 143 990 B1 (Streitpatent;

im Folgenden: NK2) mit der Bezeichnung

„FORMULATIONS

COMPRISING

2-AMINO-2-[2-(4-

OCTYLPHENYL)ETHYL]PROPANE-1,3-DIOL“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift:

„FORMULIERUNGEN

ENTHALTEND

2-AMINO-2-[2-(4-

OCTYLPHENYL)ETHYL]PROPAN-1,3-DIOL“. Das Streitpatent beruht auf einer

Teilanmeldung aus der europäischen Stammanmeldung 2 694 037, deren

internationale Anmeldung vom 30. März 2012 als WO 2012/135561 A1 veröffentlicht

worden ist.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Aktenzeichen DE 60 2012

066 115.1 geführte Streitpatent betrifft eine weitere feste orale Darreichungsform für

den Wirkstoff Fingolimod, der von der Beklagten unter der Bezeichnung Gilenya®

bereits

als Hartkapsel

vertrieben wird. Das Streitpatent umfasst den

Erzeugnisanspruch 1, auf den die Unteransprüche 2 bis 10 zurückbezogen sind,

sowie als zweite medizinische

Indikation den Patentanspruch 11. Die

nebengeordneten Patentansprüche 1 und 11 lauten in der Verfahrenssprache sowie

in deutscher Übersetzung laut Streitpatent wie folgt:

1. A solid pharmaceutical

1. Feste pharmazeutische

composition suitable for oral administration, comprising

a) a first compound which is 2amino-2-[2-(4-octylphenyl) ethyl]propane-1,3-diol, or a pharmaceutically acceptable salt thereof,

b) a filler, and c) a stabilizer comprising a

cyclodextrin,

wherein the composition comprises 0.5 mg of the first compound.

Zusammensetzung, geeignet für die orale Verabreichung, umfassend

a) eine erste Verbindung, bei der

sich um 2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3diol oder ein pharmazeutisch unbedenkliches Salz davon handelt,

b) einen Füllstoff und c) einen Cyclodextrin

umfassenden Stabilisator, wobei die Zusammensetzung 0,5 mg der ersten Verbindung umfasst.

11. A composition according to any one of the preceding claims for use in treating an autoimmune disease.

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Verwendung bei der

Behandlung einer Autoimmunkrankheit.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage, welche der Beklagten im postalischen Wege am 22. Juni

2022 und erneut ihren Prozessbevollmächtigten am 7. September 2022 zugestellt

worden ist, begehrt die Klägerin, die von der Beklagten wegen behaupteter

Patentverletzung im einstweiligen Verfügungsverfahren, das derzeit vor dem OLG

anhängig ist, in Anspruch genommen wird, die vollständige Nichtigerklärung des

Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in

der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den

Fassungen der Hilfsanträge I und II laut Schriftsatz vom 21. Dezember 2022 sowie

des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrags IIa.

Patentanspruch 1 lautet in der Fassung der Hilfsanträge jeweils wie folgt

(Änderungen gegenüber dem Hauptantrag jeweils gekennzeichnet):

Hilfsantrag I

1. A solid pharmaceutical composition suitable for oral administration, comprising

a) a first compound which is 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol

hydrochloride,

b) a filler, and

c) a stabilizer comprising a cyclodextrin,

wherein the composition comprises 0.5 mg of 2-amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol,

and wherein the composition is formulated as a tablet or capsule.

Hilfsantrag II

1.

A solid pharmaceutical composition suitable for oral administration, comprising

a) a first compound which is 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol

hydrochloride,

b) a filler, and

c) a stabilizer comprising a cyclodextrin,

wherein the composition comprises 0.5 mg of 2-amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol,

wherein the composition is produced by a process carried out by dry mixing the

components, and wherein the composition is formulated as a tablet or capsule.

Hilfsantrag IIa

1.

A solid pharmaceutical composition suitable for oral administration, comprising

a) a first compound which is 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol

hydrochloride,

b) a filler, and

c) a stabilizer comprising a cyclodextrin,

wherein the composition comprises 0.5 mg of 2-amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol,

wherein the composition is produced by a process carried out by dry mixing the

components, and wherein the composition is formulated as a tablet or capsule

and wherein the composition is for use in treating an autoimmune disease.

Beide Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a.

folgende

Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien

vergeben):

NK1

Auszug der Datenbank des BfArM über zugelassene

Fingolimod-Zubereitungen, 1 Seite, undatiert

NK9

L. A. Miller et al., JOURNAL OF PHARMACEUTICAL

SCIENCES, 2007, 96(7), Seiten 1691 bis 1707

NK10

J. Szejtli, Cyclodextrin Technology, Chapter 3, "Cyclodextrins in

Pharmaceuticals", Springer Science+Business Media Dordrecht

1988, Seiten 186 bis 306

NK11

R. C. Rowe et al. (Eds.), Handbook of Pharmaceutical

Excipients, 5. Aufl., Pharmaceutical Press London 2006, S. 217

bis 221

NK12

E. C. Ibezim in: M. U. Adikwu und C. O. Esimone, (Eds.),

Biopolymers in Drug Delivery: Recent Advances and

Challenges, Bentham Science Publishers Ltd., 2009, S. 39 bis

56.

NK13

R. Challa et al., AAPS PharmSciTech 2005, 6(2), S. E329 bis

NK14

NK16

TM1

TM4

E357

WO 2005/025553 A2

Gilenya®, von der FDA genehmigte Packungsbeilage vom 21.

September 2010, 16 Seiten

Expertengutachten vom 07.05.2022, 17 Seiten

EP 1 050 301 A1

Die Klägerin ist der Auffassung, die objektive Aufgabe des Streitpatents sei die

Bereitstellung einer alternativen Darreichungsform von Fingolimod. Die

patentgemäße Lösung beruhe aber auf keiner erfinderischen Tätigkeit, denn im

Prioritätszeitpunkt sei es allgemeines Fachwissen gewesen, für die Entwicklung von

festen oralen Darreichungsformen Füllstoffe und Stabilisatoren im Hinblick auf die

von den Zulassungsbehörden

vorgesehenen Erfordernisse, wie

etwa

Stabilitätskriterien zu berücksichtigen. Der Einsatz solcher Hilfsstoffe sei für den

Fachmann selbstverständlich gewesen und gehörte zu Routineüberlegungen, die

bei der Entwicklung einer oralen Darreichungsform angestellt würden. Die

Verwendung von Cyclodextrin als stabilisierenden Hilfsstoff sei, wie die

Fachbuchliteratur NK9 bis NK13 belege, gängig gewesen, da es aufgrund seiner

Komplexbildung mit Wirkstoffen stabilisierend wirke, die Bioverfügbarkeit

verbessere und die gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffes

in der

Darreichungsform gewährleiste. Aufgrund dieser Eigenschaften hätte der

Fachmann Cyclodextrin bei der Entwicklung einer festen oralen Darreichungsform

für den Wirkstoff Fingolimod als Füllstoff und Stabilisator berücksichtigt. Hierzu hätte

er auch Veranlassung gehabt, da bereits entsprechende Formulierungsvorschläge

für Fingolimod etwa in der NK14 gemacht worden seien. Schließlich sei auch der

Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 11 nicht erfinderisch, da Multiple

Sklerose eine Autoimmunkrankheit sei, für die Gilenya zugelassen gewesen sei,

und der Fachmann daher auch weitere orale Darreichungsformen für diese

Indikation in Betracht gezogen habe.

Die in den Hilfsanträgen aufgenommenen zusätzlichen Merkmale seien ebenfalls

im vorgelegten Stand der Technik vorbeschrieben und könnten daher eine

erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Daneben seien die Anspruchsfassungen

der Hilfsanträge I bis IIa wegen Schutzbereichserweiterung nicht zulässig und der

Hilfsantrag IIa auch verspätet eingereicht worden, was ausdrücklich gerügt werde.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 3 143 990 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die

Fassung eines der Hilfsanträge I oder II gemäß Schriftsatz vom 21.

Dezember 2022 oder des in der mündlichen Verhandlung überreichten

Hilfsantrags IIa erhält.

Die Beklagte rügt vorab, dass die durch Einschreiben erfolgte Zustellung der Klage

unmittelbar an die Beklagte am 22. Juni 2022 rechtsfehlerhaft gewesen sei, da die

Schweiz

von

der Möglichkeit

gemäß

Art.

des

Haager

Zustellungsübereinkommens Gebrauch gemacht hat, einer unmittelbaren

Zustellung durch die Post zu widersprechen.

Den Gegenstand des Streitpatents hält die Beklagte in wenigstens einer der

verteidigten Fassungen für schutzfähig. Ihrer Auffassung nach bestehe die objektive

Aufgabe in der Bereitstellung einer Zusammensetzung, die sowohl Homogenität

und Gleichförmigkeit kleinster Fingolimodmengen als auch die Stabilität von

Fingolimod während der Lagerung gewährleiste. Die patentgemäße Lösung sei

dabei nicht nur neu, sondern beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit

gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik. Die klägerseits

herangezogene NK14 hätte die Fachperson nicht zum Ausgangspunkt gewählt, da

sie keine Formulierung betreffe, in der der Wirkstoff Fingolimod als Hydrochloridsalz

in Kombination mit einem Zucker, insbesondere einem Zuckeralkohol, wie D-Mannit

und einem Stabilisator wie Cyclodextrin vorliege. Lediglich die NK16, ggf. auch die

TM4, käme als Ausgangspunkt in Betracht; für die Fachperson habe aber keine

Veranlassung bestanden, der dort gelehrten Zusammensetzung, die – was auch die

Klägerin nicht bestreite – bereits stabil sei, einen weiteren Stabilisator hinzuzufügen.

Jedenfalls fänden sich die zusätzlichen Merkmale laut den Hilfsanträgen nicht im

verfahrensgegenständlichen Stand der Technik, so dass das Streitpatent zumindest

in einer dieser Fassungen schutzfähig sei.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Sachanträge

Die Klage ist zulässig. Insbesondere hat sich, nachdem die Klage den jetzigen

Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten am 7. September 2022 (vgl.

Empfangsbekenntnis vom 8. September 2022) zugestellt worden war, die in der

Widerspruchsbegründung aufgeworfene Zustellungsproblematik erledigt.

Die zulässige Klage ist auch begründet. Das Streitpatent ist gemäß Artikel II § 6

Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ für

nichtig zu erklären, da sein Gegenstand sowohl in der erteilten Fassung als auch in

den Fassungen der Hilfsanträge, mit denen die Beklagte es verteidigt, nicht

patentfähig ist.

I.

1.

Das Streitpatent betrifft eine feste pharmazeutische Zusammensetzung mit

dem Wirkstoff 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol in freier Form bzw.

in Form seiner pharmazeutisch verträglichen Salze, die für eine orale Verabreichung

geeignet ist (NK2, [0001]).

2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diolhydrochlorid wurde als erster oral

zu verabreichender Arzneistoff zur Verringerung der Schübe und zur Verzögerung

des Fortschreitens der Behinderung bei Patienten mit schubförmiger Multipler

Sklerose zugelassen. Zuvor gab es nur Multiple Sklerose-Medikamente, die täglich

oder einmal wöchentlich, je nach Medikament, injiziert wurden (vgl. NK2 [0002]).

Pharmazeutische

Zusammensetzungen,

die

2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol

in

freier Form (Fingolimod) oder

in einer

pharmazeutisch akzeptablen Salzform oder als Phosphatderivat, insbesondere in

Form von oralen Formulierungen enthalten, sind aus dem Stand der Technik, wie

bspw. aus EP 1 613 288 A1, bereits bekannt. Dieses Dokument beschreibt eine

Tablette, die 1,4 mg des Hydrochloridsalzes von Fingolimod und Kapseln, die 0,56

mg, 1,0 mg oder mehr des Hydrochloridsalzes

von 2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol enthalten (vgl. NK2 [0004]).

Die Erzielung einer stabilen und homogenen Zusammensetzung, die z. B. eine

angemessene Gleichförmigkeit des Mischungsgehalts und/oder Gleichförmigkeit

des Wirkstoffgehalts aufweist, ist besonders kritisch für eine Zusammensetzung, die

eine geringe Menge des Wirkstoffs enthält, da in einem solchen Fall selbst

geringfügige Änderungen der Wirkstoffmenge, z. B. durch Abbau oder mangelnde

Einheitlichkeit, eine erhebliche Auswirkung auf die Wirksamkeit des Arzneimittels

haben können, welches der Patient einnimmt. Bei einer geringen Wirkstoffmenge in

der Zusammensetzung kann selbst ein geringfügiger Abbau dazu führen, dass dem

Patienten eine Arzneistoffmenge verabreicht wird, die zu gering ist, um den

gewünschten therapeutischen Nutzen zu erzielen. Daher kann es für den Patienten

von entscheidender Bedeutung sein, dass er jedes Mal, wenn er das Arzneimittel

einnimmt, die angemessene Dosierung erhält, um die langfristige Wirksamkeit des

Medikaments zu gewährleisten. Je niedriger der Wirkstoffgehalt ist, desto

schwieriger ist es aber, diese Anforderungen zu erfüllen. So kann beispielsweise

gezeigt werden, dass die Stabilität von Fingolimod enthaltenden

festen

Zusammensetzungen von der Konzentration des Wirkstoffs abhängt. Je niedriger

die Konzentration des Wirkstoffs ist, desto empfindlicher ist er für den Abbau.

Bei der Formulierung einer oralen Zusammensetzung, die 2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol

in

freier Form,

in einer pharmazeutisch

akzeptablen Salzform oder als Phosphatderivat enthält, ist der Fachmann mit

mehreren Schwierigkeiten konfrontiert, die auf die Natur und die Eigenschaften der

Verbindung zurückzuführen sind. Fingolimod ist instabil in Gegenwart von vielen

Hilfsstoffen, insbesondere bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit. Viele

pharmazeutisch akzeptable Hilfsstoffe sind mit Fingolimod nicht kompatibel, d.h.

wenn sie mit

ihm vermischt werden, entstehen Verunreinigungen oder

Abbauprodukte

in einer Menge, die über dem

für eine pharmazeutische

Zusammensetzung zulässigen Wert liegen. Fingolimod, insbesondere Fingolimod

Hydrochlorid, insbesondere wenn es mikronisiert ist, ist von Natur aus statisch und

neigt dazu, an Metalloberflächen zu haften, was zu einer nicht zu

vernachlässigenden Entmischung des Wirkstoffs während der Herstellung der

Formulierung führt. Dies kann Probleme bei der Herstellung großer Mengen von

Fingolimodhaltigen Zusammensetzungen, insbesondere von Zusammensetzungen

mit niedriger Dosierung des Arzneimittels, z.B. 0,5 mg oder weniger, führen (vgl.

NK2 [0006]).

2.

Ausgehend davon besteht die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe

in der Bereitstellung einer verbesserten pharmazeutischen Zusammensetzung von

2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol in freier Form bzw.

in einer

pharmazeutisch annehmbaren Salzform, die für eine orale Verabreichung geeignet

ist (vgl. NK2 [0001], [0005]).

Soweit die Parteien die Aufgabe hiervon abweichend

formuliert haben,

insbesondere die Beklagte die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe in der

Bereitstellung einer Zusammensetzung sieht, die sowohl Homogenität und

Gleichförmigkeit kleinster Fingolimodmengen als auch die Stabilität von Fingolimod

während der Lagerung gewährleiste, kann dies auf sich beruhen, weil diese

abweichenden Formulierungen zu keiner anderen Beurteilung der Patentfähigkeit

des Streitpatents führen. Ungeachtet dessen ist die Aufgabe zwar objektiv

unabhängig von der subjektiven Zielvorstellung des Erfinders nach dem, was die im

Patent beschriebene Erfindung aus der Sicht des Fachmanns in der Zeit vor

Vollendung der Erfindung (BGH GRUR 1987, 510, 511 Mittelohr-Prothese)

tatsächlich leistet, zu formulieren (BGH, GRUR 1986, 803, 805 – Formstein; BGH,

GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; BGH, GRUR 2015, 352 Rn. 11 –

Quetiapin; BGH, GRUR 2016, 921 Rn. 14 – Pemetrexed I; BGH, GRUR 2018, 390

Rn. 32 - Wärmeenergieverwaltung). Das technische Problem ist aber nur so

allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der

Fachmann durch den Stand der Technik erhielt, ausschließlich erst bei der Prüfung

der erfinderischen Tätigkeit stellt (BGH GRUR 2015, 352 Rn. 17 – Quetiapin; BGH

GRUR 2015, 356 Rn. 9 – Repaglinid; BGH GRUR 2020, 603 Rn. 12 – Tadalafil).

Die Aufgabe stellt somit

lediglich den Ausgangspunkt

für die fachmännischen

Bemühungen zu einer Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der

Erfindung dar, von dem aus sodann die hieran erst anschließende und davon zu

trennende Prüfung auf Patentfähigkeit, insbesondere auf erfinderische Tätigkeit, zu

erfolgen hat (vgl. BGH, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; BGH, a.a.O. -

Quetiapin).

3.

Die Aufgabe wird vom Streitpatent durch eine Zusammensetzung nach dem

erteilten Patentanspruch 1 gelöst, der sich wie folgt gliedern lässt:

M1.1 A

solid

pharmaceutical

Feste pharmazeutische

composition suitable

for oral

Zusammensetzung, geeignet für die

administration, comprising

orale Verabreichung, umfassend

M1.2

a first compound which is 2-aminoeine erste Verbindung, bei der sich

2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propaneum

2-Amino-2-[2-(4-

1,3-diol, or a pharmaceutically

octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol

acceptable salt thereof,

oder

ein

pharmazeutisch

unbedenkliches Salz davon handelt,

M1.3

a filler, and

einen Füllstoff und

M1.4

a

stabilizer

comprising

a

einen Cyclodextrin umfassenden

cyclodextrin,

Stabilisator,

M1.5 wherein

the

composition

wobei die Zusammensetzung 0,5 mg

comprises 0.5 mg of the first

der ersten Verbindung umfasst.

compound.

4.

Soweit

für die

vorliegende Klage

von Bedeutung,

sind die

erläuterungsbedürftigen Merkmale aus der maßgeblichen fachlichen Sicht eines

Teams, dem ein pharmazeutischer Technologe, der über eine mehrjährige

Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneistoffformulierungen

verfügt, und ein Mediziner angehören, wie folgt zu verstehen:

a)

Merkmal 1.1

Das Merkmal M1.1 legt fest, dass die feste pharmazeutische Zusammensetzung für

die orale Verabreichung geeignet sein muss. Laut der Beschreibung des

Streitpatents kann die

feste pharmazeutische Zusammensetzung durch

Standardprozesse wie Mischen, Granulieren, Zuckerüberzug, Auflösung oder

Lyophilisieren hergestellt werden (vgl. NK2 [0041] und [0042]). Eine Tablettierung

bzw. Einkapselung der Zusammensetzung ist laut Streitpatent nur optional (vgl. NK2

[0047], Z. 53 bis 54). Demnach kann die feste pharmazeutische Zusammensetzung

auch als Granulat oder Lyophilisat vorliegen.

Die orale Verabreichung ist für die Fachperson grundsätzlich nicht auf die Einnahme

von festen Formulierungen beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf flüssige

Formulierungen, die durch Auflösung oder Suspendierung einer

festen

pharmazeutischen Zusammensetzung erhalten werden (vgl. auch TM1, S. 3, 1.

Abs.; TM4, S. 3 bis 4, [0017], [0018]).

Folglich wird vom Wortlaut von Merkmal 1.1 auch eine feste pharmazeutische

Darreichungsform umfasst, die für die orale Verabreichung in einem flüssigen

Medium aufgelöst oder suspendiert wird.

b) Merkmal 1.2

Bei der ersten Verbindung gemäß Merkmal 1.2 handelt es sich um den Stoff „2-

Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol“, der den INN Fingolimod trägt

und auch als FTY-720 bezeichnet wird. Gemäß Patentanspruch 1 kann er auch in

Form eines pharmazeutischen verträglichen Salzes vorliegen, wobei das

Hydrochlorid-Salz besonders bevorzugt wird (vgl. NK2 [0009]).

c) Merkmal 1.3

Unter dem in Merkmal 1.3 genannten Füllstoff versteht das Streitpatent einen

Zuckeralkohol

(z.B. Mannit), mikrokristalline Cellulose

(z.B. Avicel®),

Methylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Stärke (z.

B. Maisstärke, Quellstärke, Stärke), Dicalciumphosphat und Mischungen davon

(vgl. NK2 [0018]). In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich

um einen sprühgetrockneten Zuckeralkohol, bspw. Mannit, mit einer hohen

spezifischen Oberfläche. Der Füllstoff begünstigt die gleichmäßige Verteilung des

Wirkstoffs in der pharmazeutischen Zubereitung, verbessert die Komprimierbarkeit

und Härte der aus dieser Zusammensetzung geformten Tabletten (vgl. NK2 [0021]).

d) Merkmal 1.4

Der Stabilisator gemäß Merkmal 1.4 umfasst ein Cyclodextrin. Unter dem Begriff

„Cyclodextrin“ subsumiert das Streitpatent ein natürliches Cyclodextrin, ein

verzweigtes Cyclodextrin, ein Alkylcyclodextrin oder ein Hydroxyalkylcyclodextrin.

Typische Vertreter der genannten Cyclodextrin-Klassen sind α-Cyclodextrin, ß-

Cyclodextrin, γ-Cyclodextrin, Hydroxypropylcyclodextrin wie Hydroxypropyl-αcyclodextrin oder Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin, Sulphobutylether-ß-cyclodextrin,

Dodecakis-2,6-O-methyl-a-cyclodextrin, Tetradecakis-2,6-O-methyl-ß-cyclodextrin,

Hexadecakis-2,6-O-methyl-γ-cyclodextrin, Tetradecakis-2,6-O-ethyl-ß-cyclodextrin,

α-Cyclodextrin, teilweise verethert mit 2-Hydroxypropyl; ß-Cyclodextrin teilweise

verethert mit 2-Hydroxypropyl, verzweigtes α-Cyclodextrin und verzweigtes ß-

Cyclodextrin, bei denen Glucose oder Maltose α-1,6-glykosidisch gebunden sind

(vgl. NK2 [0011], [0012]).

Nach der Lehre des Streitpatents wird durch die Anwesenheit des Cyclodextrin

umfassenden Stabilisators in der pharmazeutischen Zubereitung sichergestellt,

dass trotz der geringen Mengen an Fingolimod die Wechselwirkung mit weiteren

darin enthaltenen Hilfsstoffen minimiert wird, sodass dessen physikalische Stabilität

auch über einen längeren Zeitraum erhöht wird. Darüber hinaus wird durch den

Stabilisator der Verlust an Wirkstoff durch Abscheidung während der Herstellung

der pharmazeutischen Zusammensetzung reduziert. Der Einsatz des Cyclodextrin

umfassenden Stabilisators verbessert zudem das Mischen der verschiedenen

Inhaltsstoffe der pharmazeutischen Zusammensetzung dahingehend, dass eine

einheitliche Partikelgrößenverteilung der wirkstoffhaltigen Mischung erhalten wird

und der Wirkstoff darin gleichmäßig verteilt vorliegt (vgl. NK2 S. 3 Z. 4 bis 18).

Das beklagtenseitige Argument, dass der Stabilisator Cyclodextrin den Wirkstoff

Fingolimod durch die Ausbildung eines Fingolimod-Cyclodextrin-Inklusionkomplexe

stabilisiere, überzeugt nicht. Denn in der Streitpatentschrift wird an keiner Stelle

erwähnt, dass Fingolimod-Cyclodextrin-Inklusionkomplexe gebildet werden. Die

Passagen zur Komplexierung von Fingolimod durch Cyclodextrin in den

Prioritätsdokumenten NK5 und NK6 haben jedenfalls keinen Niederschlag im

Streitpatent gefunden (vgl. NK5 S. 2, letzt. Abs.; NK6 S. 10, dritter Abs.), sodass

Fingolimod-Cyclodextrin-Inklusionskomplexe im Streitpatents nicht behandelt sind.

II.

In der erteilten Fassung beruht die Zusammensetzung nach Patenanspruch 1 nicht

auf einer erfinderischen Tätigkeit i.S.d. Art. 52, 56 EPÜ gegenüber dem Stand der

Technik nach der TM4 und der NK16.

1.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung hängt die Beurteilung der

Frage der erfinderischen Tätigkeit

nicht

von der Ermittlung eines

„nächstkommenden“ Standes der Technik ab; vielmehr reicht für die erforderliche

Darlegung konkreter Umstände, die dem Fachmann

im Prioritätszeitpunkt

Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als

Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen,

in der Regel schon das

Bemühen des Fachmanns aus, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder

andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl.

BGH, GRUR 2017, 148 Rn. 43 – Opto-Bauelement).

2.

Zwar hat der Senat in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG als diesen

möglichen Ausgangspunkt die NK14 angesehen und hierbei auf Ausführungen in

der TM4 lediglich zurückgegriffen. Nachdem die Beklagte aber bei ihren

Ausführungen in der mündlichen Verhandlung, mit denen sie umfangreich geltend

gemacht hat, weshalb aus ihrer Sicht die NK14 als möglicher Ausgangspunkt für

die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht kommt, weil sie ein

anderes

technisches Gebiet betreffe, und stattdessen als möglichen

Ausgangspunkt ausdrücklich nicht nur die NK16, sondern auch die TM4 selbst

genannt hat, kann - ungeachtet des Umstandes, dass der Senat die Einschätzung

der Beklagten zur NK14 nicht teilt - eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

unter Aufgreifen der eigenen Ausführungen der Beklagten auch ausgehend von der

TM4 erfolgen, weil – wie sogleich näher auszuführen ist - eine solche Betrachtung

ebenso wie auf der Grundlage der NK14 zur Verneinung der Patentfähigkeit führt.

3.

Für den Fachmann, der mit der Aufgabe befasst war, eine verbesserte

pharmazeutische

Zusammensetzung

von

2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol in freier Form bzw.

in einer pharmazeutisch

annehmbaren Salzform zur Verfügung zu stellen, die für eine orale Verabreichung

geeignet ist, war TM4 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen von großem

Interesse, da sich diese mit pharmazeutischen Formulierungen von Fingolimod

befasst.

Die Entgegenhaltung schlägt insoweit pharmazeutische Zusammensetzungen zur

Suppression der Abstoßung bei Organ- oder Knochenmarktransplantation, zur

immunsuppressiven

Erhaltungstherapie

und

zur

Behandlung

von

Autoimmunerkrankungen, wie bspw. Multiple Sklerose, mit dem Wirkstoff 2-Amino-

2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol oder eines pharmazeutisch verträglichen

Salzes und Cyclodextrin als Stabilisator vor, die in einem Lösungsmittel gelöst

werden können (vgl. TM4 Patentanspruch 1, [0001], S. 4, [0020], insbesondere Z.

23, [0021], insbesondere Z. 30).

Neben dem Stabilisator Cyclodextrin kann die pharmazeutische Zusammensetzung

ein Saccharid als weiteren Zusatzstoff enthalten, bei dem es sich bevorzugt um

Mannit handelt (vgl. TM4 Patentansprüche 1 und 4, [0010] und [0015]). Der

Wirkstoff Fingolimod ist in der pharmazeutischen Zusammensetzung bevorzugt zu

0,1 bis 10 Gew.-% enthalten (vgl. TM4 [0013]).

Der Wirkstoff Fingolimod oder ein pharmazeutisch verträgliches Salz davon kann

gemäß TM4 gemeinsam mit Cyclodextrin und Mannit zu einer

festen

pharmazeutischen Zusammensetzung in Form eines lyophilisierten Produkts

formuliert werden (vgl. TM4 S. 4 Z. 6 bis 9). Vor der Verabreichung wird diese feste

Zusammensetzung durch Lösen in Wasser in eine flüssige Formulierung überführt

(TM4 S. 4 Z. 1 bis 2), die in Abhängigkeit von der zu behandelnden Erkrankung,

dem Zustand des Patienten, sowie dessen Geschlecht und Alter als Injektion,

Augen-, Nasen- oder Ohrentropfen, Infusion, Inhalationsflüssigkeit, Flüssigkeit für

die orale Verabreichung oder Lotion verwendet wird (vgl. TM4 [0017]).

Nachdem die TM4 auch eine feste pharmazeutische Zusammensetzung lehrt, die

neben Fingolimod oder einem pharmazeutisch verträglichen Salz davon, ein

Cylcodextrin als Stabilisator und ein Saccharid, wie Mannit, enthält, welche nach

Auflösen oder Suspendieren in einem Lösungsmittel flüssig oral verabreichbar ist,

wird der Fachmann diese feste pharmazeutische Zusammensetzung mit den

streitpatentgemäßen Merkmalen M1.1 bis M1.4 näher in Betracht ziehen.

Für eine geeignete Dosierung von Fingolimod wird er sich im Stand der Technik

weiter umsehen und dabei auf das bereits bekannte Arzneimittel Gilenya® gemäß

NK16 stoßen, welches zur Behandlung der Autoimmunerkrankung „Multiple

Sklerose“ zugelassen worden

ist. Das Arzneimittel Gilenya® stellt eine

Kapselformulierung mit einer 0,5 mg Dosierung von Fingolimod dar (vgl. NK16 S. 1,

li Sp. Abs. „DOSAGE AND ADMINISTRATION“). Unter Berücksichtigung dieser

Dosierung gelangt der Fachmann ausgehend von der TM4 somit in naheliegender

Weise zu einer pharmazeutischen Zusammensetzung mit den Merkmalen M1.1 bis

M1.5 nach Patentanspruch 1.

Das Argument der Klägerin, dass die Lehre der TM4 ausschließlich auf flüssige

Zubereitungen von Fingolimod gerichtet sei und der Fachmann daher keine

Veranlassung gehabt habe, diese Druckschrift bei seiner Suche nach einer festen

Zubereitung von Fingolimod, die für die orale Verabreichung geeignet ist, zu

beachten, vermag nicht zu überzeugen. Denn der Fachmann war auf der Suche

nach einer festen Zubereitung, die für orale Verabreichung geeignet ist. Eine solche

Darreichungsform umfasst, wie schon im Abschnitt I. 4 a) ausgeführt, aber auch

flüssige Formulierungen, die durch Auflösen fester Zubereitungen erhalten werden.

Nachdem in der TM4 feste Zubereitungen von Fingolimod beschrieben werden, die

zur flüssigen oralen Verabreichung dienen (vgl. TM4 [0017] i.V.m. [0018]), bestand

für den Fachmann bei Suche nach Lösung für die streitpatentgemäße Aufgabe eine

hinreichende Veranlassung, die TM4 zu berücksichtigen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten hatte der Fachmann auf der Grundlage von

TM4 und seinem Fachwissen zudem eine hinreichende Erfolgsaussicht,

Cyclodextrin in festen Zubereitungen von Fingolimod einzusetzen, die für die orale

Verabreichung geeignet sind. Die für den Einsatz von Cyclodextrin angemessene

Erfolgserwartung ergab sich daraus, dass der Fachmann Cyclodextrin als

Stabilisator für eine feste Formulierung von Fingolimod nicht von vorneherein

ausschließt, nur, weil in TM4 die Verwendung von Cyclodextrin mit vorteilhaften

Wirkungen für flüssige Formulierungen, d.h. einer Entschäumungswirkung und

einer Verhinderung die Kristallisation des Wirkstoffs in Lösung, verknüpft wird. Zum

einen war ihm aus TM4 bekannt, dass es bereits feste Zubereitungen von

Fingolimod mit dem Stabilisator Cyclodextrin in Form eines lyophilisierten Produkts

gab, zum anderen war

ihm aufgrund seines Fachwissens geläufig, dass

Cyclodextrin ein

vorteilhafter

Zusatzstoff

in niedrig dosierten,

festen

Wirkstoffformulierungen darstellt (vgl. NK10 S. 187, Abs. „3.1.1 Purposes und

advantageous effect“, 1. Satz; NK11 S. 217, re. Sp., drittletzter Abs., 1. Satz).

Der daraus sich ergebenden Erfolgserwartung steht nicht entgegen, dass bereits

ein

oral zu verabreichendes Arzneimittel mit dem stabilen Wirkstoff

Fingolimodhydrochlorid zum Prioritätszeitpunkt zugelassen gewesen war. Denn im

Rahmen der galenischen Weiterentwicklung von Arzneimitteln ist der Fachmann

nicht nur bestrebt, die Stabilität, sondern auch die Verträglichkeit und das

Herstellungsverfahren bestehender pharmazeutischer Darreichungsformen zu

verbessern. Dies zeigt sich anhand der NK1, welche 63 generische Zubereitungen

von Fingolimodhydrochlorid in Hartkapseln aufzeigt, die sich jedoch hinsichtlich der

verwendeten galenischen Zusatzstoffe unterscheiden (vgl. NK1 S. 1).

Die Erfolgserwartung wird auch nicht durch eine mit dem Einsatz von Cyclodextrin

vermeintlich zu erwartende Veränderung der Bioverfügbarkeit in Frage gestellt.

Überlegungen zur Bioäquivalenz spielen bei der streitpatentgemäßen Aufgabe

keine Rolle, da sie nicht in der Bereitstellung einer Darreichungsform von

Fingolimod besteht, die über eine äquivalente Bioverfügbarkeit wie das

zugelassene Originalprodukt Gilenya® verfügt. Vielmehr sollen laut Streitpatent

feste Zubereitungen in Form von verschiedenen Darreichungsformen für die orale

Verabreichung zur Verfügung gestellt werden (vgl. auch NK2 [0031]), die aber

aufgrund ihrer unterschiedlichen Gestaltung per se differierende Bioverfügbarkeiten

aufweisen.

4.

Nachdem die Beklagte die Anspruchssätze nach den Haupt- und Hilfsanträgen

ausdrücklich als in sich geschlossen bezeichnet hat, bedürfen die weiteren

Patentansprüche des Hauptantrags keiner isolierten Prüfung (vgl. BGH GRUR

2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 –

Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

III.

Die Beklagte kann ihr Patent auch nicht nach Maßgabe der Hilfsanträge erfolgreich

verteidigen, da diesen Fassungen ebenfalls der Nichtigkeitsgrund fehlender

Patentfähigkeit entgegensteht.

1.

Die feste pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 des

Hilfsantrags I

ist dahingehend beschränkt worden, dass die erste Verbindung

nunmehr

ausschließlich

das Hydrochloridsalz

von

2-Amino-2-[2-(4octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol darstellt und die Zusammensetzung 0,5 mg von 2-

Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol

enthält,

wobei

die

Zusammensetzung als Tablette oder Kapsel

formuliert

ist. Ob diese

Beschränkungen zulässig, insbesondere ursprungsoffenbart sind, bedarf keiner

Vertiefung, da sich das Streitpatent auch in dieser Fassung als nicht patentfähig

erweist. Denn das Hydrochloridsalz von Fingolimod ist sowohl

in den

Zusammensetzungen gemäß TM4 als auch in Gilenya® enthalten (vgl. TM4, S. 3

Z. 55 bis 57; NK16 S. 8, Nr. 11) und bei der weiteren Beschränkung auf eine Tablette

oder Kapsel handelt es sich um übliche orale Darreichungsvarianten aus dem Stand

der Technik (vgl. NK14, S. 24, Z. 16, NK16, S. 1 li Sp. Abs. „DOSAGE FORMS AND

STRENGHTS“).

Das Argument der Beklagten, der Fachmann habe ausgehend von der TM4, die

sich ausschließlich mit flüssigen Formulierungen befasse, keine festen oralen

Darreichungsformen von Fingolimodhydrochlorid in Form einer Tablette oder

Kapsel in Betracht gezogen, verfängt nicht. Denn die TM4 liefert dem Fachmann

bereits die Information, dass eine Zusammensetzung mit den Bestandteilen gemäß

den Merkmalen M1.2 bis M1.4 als feste Zusammensetzung in Form eines

lyophilisierten Produkts formuliert werden kann. Ausgehend davon und dem

Fachwissen, wie es bspw. in NK10 und NK11 dokumentiert ist, wird der Fachmann

eine Eignung

dieser

Zusammensetzung

auch

für

andere

orale

Darreichungsvarianten erkennen. Zumal ihm bekannt ist, dass Cyclodextrin nicht

nur

in flüssigen, sondern auch in festen Formulierungen einen vorteilhaften

Zusatzstoff in Tabletten- oder Kapselformulierungen darstellt (vgl. NK10 S. 187,

Abs. „3.1.1 Purposes und advantageous effect“, 1. Satz; NK11 S. 217, re. Sp.,

drittletzter Abs., 1. Satz). Dies gilt auch für den weiteren Zusatzstoff Mannit, das

einerseits die Eigenschaft einer Irritationsminderung bei flüssigen Formulierung hat,

aber andererseits einen erprobten Füllstoff

in festen Formulierungen von

Fingolimod darstellt (vgl. NK14 S. 27, Z. 3 bis 13, insbesondere Zeilen 8 und 9 und

NK16 S. 8, letzt. Abs.).

Eine technische Lehre, die eine von einem bestimmten Ausgangspunkt aus eher

nicht zu erwartende Wirkung zeigt, ist dem Fachmann dennoch nahegelegt, wenn

sie sich aus einer anderen Perspektive als naheliegende Lösung ergibt; die

überraschende Wirkung ist

in solchen Konstellationen als bloßer Bonuseffekt

anzusehen, der nicht zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit führen kann

(ständige Rechtsprechung, vgl. etwa BGH, GRUR 2020, 603 Rn. 74 - Tadalafil).

Daher kommt es vorliegend nicht darauf an, ob die Anwesenheit von Cyclodextrin

in der festen pharmazeutischen Zusammensetzung zu einer Verbesserung der

Homogenität und der Lagerstabilität

führt. Die Vergleichsbeispiele

in der

Streitpatentschrift und die mit Schriftsatz vom 21. Juni 2023 vorgelegten

Versuchsreihen sind damit nicht dazu geeignet, einen erfinderischen Gehalt der

beanspruchten Zusammensetzung aufzuzeigen.

2.

Gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I enthält Patentanspruch 1

gemäß Hilfsantrag II das zusätzliche Merkmal, dass die Darreichungsform durch

trockenes Mischen der Einzelkomponenten erhalten wird. Auch hier kann die

Zulässigkeit einer solchen Beschränkung dahingestellt bleiben, weil sich auch in

dieser Fassung das Streitpatent als nicht patentfähig erweist. Denn hierbei handelt

es sich um eine gängige Methode zur Herstellung von Wirkstoffformulierungen, die

dem Fachmann ohne Weiteres geläufig ist, wie sich bspw. aus NK10 ergibt (vgl.

NK10 S. 279 letzt. Abs., Zeilen 1, S. 280 Zeilen 4 und 5).

3.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IIa beschränkt die Zusammensetzung

gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags II nunmehr auf die Verwendung der

Zusammensetzung

zur Behandlung

von Multipler Sklerose,

einer

Autoimmunkrankheit nach dem erteilten Patentanspruch 11, die explizit in den

Absätzen [0049], [0053] bis [0053] der Beschreibung des Streitpatents bzw. in

Patentanspruch 9 und den Absätzen [0062] und [0063] der Beschreibung der

Offenlegungsschrift offenbart ist. Ungeachtet der Fragen der Zurückweisung dieses

Hilfsantrages als verspätet nach § 83 Abs. 4 PatG und der Zulässigkeit dieser

Anspruchsfassung erweist diese sich ebenfalls als nicht schutzfähig. Denn auch die

Verwendung der Zusammensetzung zur Behandlung von multipler Sklerose lag

nahe. Sowohl aus TM4 wie auch aus NK16 war die Verwendung von Fingolimod

zur Behandlung von multipler Sklerose bekannt (vgl. TM4 S. 4 Z. 30, NK16 S. 1,

„INDICATIONS AND USAGE“).

4.

Nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass auch

die jeweiligen Anspruchsfassungen der Hilfsanträge als in sich geschlossen

anzusehen sind, bedarf der nebengeordnete Anspruch 10 der Hilfsanträge I und II,

welcher auf eine Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruch zur

Verwendung bei der Behandlung einer Autoimmunkrankheit gerichtet ist, keiner

gesonderten Prüfung (BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator; BGH GRUR 2007,

862 – Informationsübermittlungsverfahren II). Ungeachtet dessen ist auch in den

Ausgestaltungen der nicht abgehandelten Unteransprüche, insbesondere der

nachgeordneten Ansprüche 2 bis 9 gemäß Hilfsantrag I, II und IIa, ein eigener

erfinderischer Gehalt weder ersichtlich noch geltend gemacht worden (BGH GRUR

2012, 149 – Sensoranordnung).

IV.

Da der Erfindungsgegenstand mithin in der erteilten Fassung sich als nicht

patentfähig erweist und auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen I, II

und IIa nicht geeignet sind, diesen Mangel zu beseitigen, ist das Streitpatent in

vollem Umfang für nichtig zu erklären.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)

eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die

Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die

Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der

Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss

innerhalb eines Monats

schriftlich

beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als

elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

D. Streitwert

Der Streitwert ist nach § 2 Abs. 1, 2 Satz 4 PatKostG i.V.m. § 63 Abs. 1 Satz 1, § 39

Abs. 2 GKG endgültig auf 30 Mio. Euro festzusetzen.

Zwar beruht die Nichtigkeitsklage auf dem einstweiligen Verfügungsverfahren

gegen die Klägerin, dessen Streitwert 3 Mio. Euro beträgt, so dass sich unter

Hinzurechnung

des

bei einstweiligen Verfügungsverfahrens gegenüber

entsprechenden Hauptsacheverfahren üblichen Abschlags von 20 % und dem

pauschalierten

Aufschlag

von

25 % zur

Berücksichtigung

der

Eigenverwertungsmöglichkeit des Patentinhabers

(BGH, Beschluss vom

12.04.2011 – X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert; BGH, Beschl.

v. 27. 8. 2013 – X ZR 83/10, GRUR 2013, 1287 f. – Nichtigkeitsstreitwert II) der von

der Klägerin vorgeschlagene und vom Senat auch bei der vorläufigen

Streitwertfestsetzung mit Beschluss vom 24. Mai 2022

festgesetzte

Nichtigkeitsstreitwert von 4,5 Mio. Euro ergeben würde. Allerdings ist der

pauschalierte Aufschlag von 25 % nur in den Fällen gerechtfertigt, in denen andere

Anhaltspunkte für die Bestimmung des Eigenwerts des Streitpatents nicht vorliegen

(vgl. BGH GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert). Ein Ausnahmefall, in

dem solche anderen Anhaltspunkte zu berücksichtigen sind, ist hier aber gegeben.

Denn mit dem dem Streitpatent zugrundeliegenden Wirkstoff Fingolimod, den die

Beklagte unter dem Markennamen Gilenya® anbietet, wurden im Jahr 2022

insgesamt 4,7 Mio. Einzeldosen zu Nettokosten von 60,69 Euro verkauft (vgl.

Ludwig/Mühlbauer/Seifert, Arzneiverordnungsreport 2022, S. 500). Hieraus

errechnet sich ein jährlicher Nettoumsatz in Höhe von 285.243.000,00 Euro, mithin

von 23.770.250,00 Euro monatlich. Das Streitpatent würde ohne Nichtigerklärung

noch über eine Laufzeit bis zum 30. März 2032 verfügen, mithin ab dem Zeitpunkt

der Rechtshängigkeit nach § 253 Abs. 2 ZPO infolge Zustellung an die

Beklagtenvertreter am 7. September 2022 noch über eine Laufzeit von 114

Monaten. Damit ergibt sich ein bis zum Laufzeitende möglicher wirtschaftlicher Wert

der Vermarktung des Wirkstoffs Fingolimod durch das beklagtenseits angebotene

Medikament Gilenya® in Höhe von (leicht abgerundet) 2,71 Milliarden Euro. Selbst

bei Ansatz eines (an sich zu) niedrigen Lizenzsatzes von nur 1 % ergäbe sich bereits

ein Lizenz- (und damit auch Patent-)wert über die gesamte Restlaufzeit von 27,1

Millionen Euro, bei einem Lizenzsatz von 3 % von 81,3 Millionen Euro und bei einem

(beim Stoffschutz üblichen) Lizenzsatz von 5 % von 135,5 Millionen Euro.

Diese durch die bereits vorliegende Vermarktung des Wirkstoffes Fingolimod von

der Beklagten erzielbaren wirtschaftlichen Vorteile können nach der o.g.

höchstrichterlichen Rechtsprechung bei der Streitwertfestsetzung nicht

unberücksichtigt bleiben. Zwar ist nach der Rechtsprechung des BGH eine

Erhöhung des Streitwerts über den Aufschlag von 25 % hinaus nicht angezeigt,

wenn der Zugang zum Markt und die damit verbundenen Einnahmemöglichkeiten

nicht nur vom konkret angegriffenen Streitpatent abhängen, sondern von einem

zahlreiche Schutzrechte umfassenden Portfolio, und wenn der Ausgang eines

einzelnen Verletzungsprozesses nicht ohne Weiteres zu einer spürbaren

Beeinträchtigung der aus diesem Portfolio resultierenden Marktstellung führt (BGH,

Beschl. v. 11.5.2021 – X ZR 23/21, GRUR 2021, 1106 Rn. 17 – Nichtigkeitsstreitwert

III). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Denn das Streitpatent ist nicht bloß Teil

eines Patentportfolios, das erst in seiner Gesamtheit den Marktzugang eines

patentgeschützten Produkts als solchen schützt. Vielmehr ist der Marktzugang für

den Wirkstoff Fingolimod unabhängig vom Streitpatent bereits selbständig

gewährleistet gewesen. Gegenstand des Streitpatents

ist vielmehr eine

eigenständige weitere Darreichungsform des Wirkstoffs sowie als zweite

medizinische Indikation seine (neue) Verwendung zur Behandlung bestimmter (hier:

Autoimmun-) Krankheiten. Es eröffnet damit für diese spezielle Darreichungsform

und für die geschützte neue Indikation einen eigenständigen Schutz, der zum

Schutz des Wirkstoffes selbst aber nicht erforderlich ist. Daher ist die Einschränkung

durch die vorgenannte Rechtsprechung in Fällen wie dem vorliegenden nicht

anwendbar.

Allerdings betreffen – auch wenn das Streitpatent hierzu nicht erforderlich ist - die

vorbeschriebenen wirtschaftlichen Vorteile jegliche Vermarktung des Wirkstoffes

Fingolimod. Sie sind aber zur Ermittlung des erzielbaren wirtschaftlichen Wertes

des Streitpatents heranzuziehen, denn sie spiegeln zumindest die mit allen

Verabreichungsformen des Wirkstoffs Fingolimod durch die Beklagte erzielbaren

Umsätze der Beklagten wider. Soweit die Beklagte hierzu in der mündlichen

Verhandlung eingewandt hatte, der Wirkstoff werde auch von Dritten in Form von

Generika angeboten, ist dies unbeachtlich, da sich die oben genannten Zahlen

allein auf das nur von der Beklagten angebotene Medikament Gilenya® beziehen.

Allerdings ist schwer abzuschätzen, ob diese Umsätze durch die streitpatentgemäß

angebotenen Produkte erhöht werden oder ob sich wegen unveränderter

Patientenzahlen die Gesamtumsatzhöhe durch streitpatentgemäße (neue)

Produkte nicht verändern würde. Selbst wenn man aber unterstellt, dass auf

streitpatentgemäße Produkte nur ein Teil der vorstehend berechneten

wirtschaftlichen Vorteile entfiele, was mit einem entsprechenden Rückgang der mit

anderen Produkten erzielten wirtschaftlichen Vorteile verbunden wäre und mangels

anderer Anhaltspunkte mit 50 % zu schätzen ist, würde der auf die Hälfte zu

schätzende Anteil streitpatentgeschützter Produkte an der Gesamtumsatzhöhe

immer noch den Höchstbetrag für die Streitwertfestsetzung nach § 39 Abs. 2 GKG

schon ab einem Lizenzsatz oberhalb von etwa 2,5 % und damit erst recht bei den

realistischeren Lizenzsätzen von 3 % und 5 % übersteigen. Soweit die Beklagte in

der mündlichen Erörterung hiergegen weiter geltend gemacht hat, in einigen Jahren

würde der Preis für die einzelnen Wirkstoffprodukte deutlich sinken, ist eine solche

jede realistische Schätzung übersteigende spekulative Annahme ebenso wenig zu

berücksichtigen wie die

nicht weniger

spekulative Möglichkeit

von

Preissteigerungen, wie sie derzeit insbesondere inflationsbedingt naheliegend

erscheinen mögen.

Aus den vorstehenden Gründen ist somit der Nichtigkeitsstreitwert nach § 2 Abs. 1,

2 Satz 4 PatKostG i.V.m. § 63 Abs. 1 Satz 1 GKG auf den nach § 39 Abs. 2 GKG

gesetzlich zulässigen Höchstbetrag festzusetzen.

Schramm

Schwarz

Dr. Jäger

Dr. Freudenreich

Dr. Wagner