Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 11.09.2023 – 29 W (pat) 511/21
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:110923B29Wpat511.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 511/21 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2020 106 153.2
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou
beschlossen:
ECLI:DE:BPatG:2023:110923B29Wpat511.21.0
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für
Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2021
aufgehoben, soweit darin die Anmeldung für die Waren der Klasse 9, nämlich
„Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte
und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel,
Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen,
Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren“
zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Die Bezeichnung
G r ü n d e
I.
FIRE
ist am 11. Mai 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister nach formeller Klärung des
Verzeichnisses für die folgenden Waren angemeldet worden:
Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte
und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel,
Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen,
Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren;
Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte, insbesondere Stehlampen,
Pendelleuchten,
Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen,
Wandleuchten,
Strahler,
Balken;
elektrische
betriebene
Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene
Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente;
Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte
und daraus bestehende -systeme [soweit in Klasse 11 enthalten],
insbesondere Lampenschirme, Lampengläser, Lampenständer,
Lampenarme, Lampensockel, Lampengehäuse, Lampenreflektoren,
Filter
und
angepasste
Lampenseile,
Röhren,
Stangen,
Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für
Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur
Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als
Signal-
und Warnbeleuchtungsgeräte
oder
Signal-
und
Warnbeleuchtungssysteme;
Nach einer materiell-rechtlichen Beanstandung durch die Markenstelle hat die
Anmelderin ihr Warenverzeichnis in beiden Klassen durch Aufnahme des Zusatzes
„alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder
Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen
oder Feuer“ eingeschränkt.
Die Markenstelle für Klasse 11 hat mit Beschluss vom 1. März 2021 die
Einschränkung des Verzeichnisses als unzulässig erachtet und die Anmeldung
vollständig zurückgewiesen, weil dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die hier angesprochenen Fachverkehrskreise wie Elektriker und auch
die allgemeinen Verkehrskreise mit Interesse an Beleuchtung verstünden die
angemeldete Bezeichnung „FIRE“ ohne weiteres als Feuer, Flamme, Glut. Der
Verkehr werde die Angabe lediglich als eine schlagwortartige, werbewirksame
Anpreisung ansehen, die den Kaufentschluss fördern solle, zumal ein enger
beschreibender Bezug zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den
beanspruchten Waren bestehe. Diesbezüglich weise „Fire“ darauf hin, dass die
Waren einen Fire-Effekt vermittelten, sei es, dass sie als Beleuchtungsgeräte in
ihrem Design an Feuer angelehnt seien, sei es, dass sie als Zubehör diesen Effekt
förderten. Dies werde auch aus einer Internetrecherche der Markenstelle deutlich,
da eine Vielzahl von Beleuchtungen entsprechend gestaltet bzw. mit dem Begriff
„Fire“ benannt seien. Bei der Bezeichnung von Produkten sei es üblich, dass
schlagwortartig verknappte Aussagen getroffen werden, die einen beschreibenden
Gehalt vermittelten.
Auch der Antrag der Anmelderin, alle Waren mit dem Disclaimer „alle vorgenannten
Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle
vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“ zu
versehen, vermöge - unabhängig davon, ob ein Warenverzeichnis aufgrund des
damit verbundenen Teilverzichts überhaupt eingeschränkt werden könne - nicht die
Schutzfähigkeit zu begründen. Ihm lasse sich bereits nicht mit der erforderlichen
Eindeutigkeit entnehmen, dass die hier unter die beanspruchten Oberbegriffe
fallenden Waren betreffend elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte sowie
Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte davon erfasst
würden. Denn diese könnten sehr wohl in Gestalt oder als Imitation von Flammen
oder Feuer gestaltet sein. Der beschreibende Charakter der angemeldeten
Bezeichnung werde durch eine solche Einschränkung nicht beseitigt. Unabhängig
davon seien in rechtlicher Hinsicht solche Ausnahmevermerke, welche sich darauf
beschränkten, dass die betreffenden Waren ein bestimmtes Merkmal, das durch die
angemeldete Bezeichnung selbst beschrieben werde, nicht aufweisen, nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unzulässig, weil dies zu einer nicht
hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes
führe. So könnten die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich zu dem
gegenteiligen Schluss kommen, die mit der Marke gekennzeichnete Ware enthalte
gerade das fragliche Merkmal. Selbst wenn die Markenstelle zugunsten der
Anmelderin unterstellte, dass der Disclaimer geeignet sei, die zurückzuweisenden
Waren von denen zu unterscheiden, die in Gestalt oder als Imitation von Feuer und
Flammen gestaltet seien, könnte das absolute Schutzhindernis einer täuschenden
Marke im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet sein, weil dann die durch
die Bezeichnung „Fire“ beim Verkehr hervorgerufene Vorstellung nicht (mehr) der
tatsächlichen Beschaffenheit der zurückgewiesenen Waren entsprechen könne.
Dies bedürfe aber im Hinblick auf die bereits aus anderen Gründen gegebene
Unzulässigkeit dieser Einschränkung keiner abschließenden Erörterung.
Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.
In ihrer Beschwerdebegründung vom 19. Juli 2021 hat die Anmelderin ihr
Warenverzeichnis durch Aufnahme eines weiteren Disclaimers (nachfolgend
unterstrichen) bzw. einer Streichung
(nachfolgend mit
durchgestrichen
gekennzeichnet) wie folgt gefasst:
Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte
und –systeme, ausgenommen für elektrisch betriebene Kamine,
elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen [soweit
in Klasse 9 enthalten], nämlich insbesondere Lichtregler, Kabel,
Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen,
Sensoren, Klemmen
[Elektrizität], optische Reflektoren;
alle
vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder als Imitation von Flammen
oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne Leuchtmittel als
Imitation von Flammen oder Feuer;
Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch
betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch
betriebene Kerzen),
insbesondere Stehlampen, Pendelleuchten,
Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen, Wandleuchten, Strahler,
Balken; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus
gebildete
elektrisch
betriebene
Beleuchtungssysteme
im
Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen elektrisch
betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch
betriebene Kerzen); Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene
Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende –systeme (ausgenommen
für elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und
elektrisch betriebene Kerzen)
[soweit
in Klasse 11 enthalten],
insbesondere Lampenschirme, Lampengläser, Lampenständer,
Lampenarme, Lampensockel, Lampengehäuse, Lampenreflektoren,
Filter
und
angepasste
Lampenseile,
Röhren,
Stangen,
Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für
Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur
Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als
Signal-
und Warnbeleuchtungsgeräte
oder
Signal-
und
Warnbeleuchtungssysteme; alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt
oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten
Waren ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer.
Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die Markenstelle die Anmeldung
zu Unrecht zurückgewiesen habe. Die Beschränkung auf „elektrisch betriebene
Beleuchtungsgeräte bzw. -systeme“ stelle ersichtlich klar, dass Gegenstand der
beanspruchten Waren nicht die Lichterzeugung durch offene Flammen sei. Damit
scheide ein Schutzausschließungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. In
Bezug auf die beanspruchten Waren könne dem Zeichen aber auch nicht die
erforderliche Unterscheidungskraft
abgesprochen werden;
ein
enger
beschreibender Bezug sei nicht erkennbar. Selbst wenn die Bezeichnung „Fire“
üblicherweise mit „Feuer“ übersetzt werde, schließe dies die grundsätzliche
Eignung als Marke nicht aus. Dies zeige auch eine Widerspruchsentscheidung des
BPatG in Sachen 25 W (pat) 506/16, in der der Widerspruchsmarke „Fire“ im
Zusammenhang u. a. mit Waren der Klasse 9 ohne weiteres eine originär
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt wurde; zudem sprächen hierfür
auch Eintragungen der Wortmarken
„Fire“
für diverse Werkzeuge oder
Metalllegierungen. Auch für die hier beanspruchten Waren – jedenfalls in der
ergänzten Fassung des Verzeichnisses – könne der Bezeichnung „Fire“ kein im
Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Dies belege auch die von
der Markenstelle im Übrigen erst mit dem angegriffenen Beschluss vorgelegte
Recherche; die Internetauszüge zeigten nämlich eine herkunftshinweisende, nicht
jedoch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „Fire“ für elektrische
Beleuchtungsgeräte. Weitere von der Markenstelle genannte Verwendungsbeispiele zeigten das Zeichen „Fire“ lediglich in Kombination mit erläuternden
Zusätzen, die die Produkteigenschaften näher umschrieben. In Alleinstellung könne
„Fire“ nicht als beschreibend angesehen werden. Soweit die Markenstelle
schließlich von einer Unzulässigkeit der Aufnahme des Disclaimers ausgegangen
sei, sei die von ihr zitierte Rechtsprechung schon nicht einschlägig, weil die
Anmelderin die Einschränkung unbedingt abgegeben habe.
Der Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 1. März 2021
aufzuheben.
Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 13. Juni 2023 darauf hingewiesen,
dass er die angemeldete Bezeichnung im Umfang der Waren der Klasse 11 nicht
für schutzfähig und die Verzeichnisbeschränkungen teilweise für unzulässig
erachte.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
tenorierten Umfang, nämlich hinsichtlich der beanspruchten Waren aus Klasse 9,
Erfolg. Im Übrigen, nämlich im Umfang der Waren der Klasse 11, ist die Beschwerde
unbegründet. Diesbezüglich fehlt der angemeldeten Bezeichnung FIRE die für eine
Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
1.
Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 411
Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer
Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo
AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).
Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR
2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 –
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13
– Gute Laune Drops).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR
2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 –
Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376
Rn. 11 – grill meister).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH
GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau
[Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). Auch Angaben, die
sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 –
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn.
9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).
2.
Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung FIRE
teilweise nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.
a.
Die beanspruchten Waren aus den Klassen 9 und 11 richten sich neben den
Fachkreisen aus der Beleuchtungsbranche auch an den allgemeinen Verbraucher.
b.
Dass der englische Begriff „Fire“ auch vom inländischen Endverbraucher mit
„Feuer“ übersetzt und verstanden wird, hat die Beschwerdeführerin nicht in Abrede
gestellt. Die Recherche der Markenstelle des DPMA und des Prüfers im
Anmeldeverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) zeigt zudem, dass vielfach Beleuchtungsgeräte angeboten werden, die wie
Feuer
aussehen
bzw.
entsprechende Effekte
erzielen.
Auf
diese
Rechercheergebnisse des DPMA und die wiedergegebenen Verwendungsbeispiele
aus der Entscheidung des EUIPO vom 2. Februar 2023, mit der die
Parallelanmeldung (AZ. 018770184) vollständig zurückgewiesen wurde, wird Bezug
genommen. Wenngleich - wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet - ein Teil
der vom DPMA genannten Rechercheergebnisse eher eine kennzeichenmäßige
Verwendung von „Fire“ zeigt, verbleiben zahlreiche bildliche Nachweise für Lampen
in Gestalt eines Feuers bzw. mit Feuereffekt und entsprechende Leuchtmittel.
c.
Der Senat
legt – da ein Teil der erklärten Einschränkungen des
Warenverzeichnisses unzulässig ist – der Schutzfähigkeitsprüfung folgendes
Warenverzeichnis zugrunde:
Klasse 09: Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte
und -systeme [soweit in Klasse 9 enthalten], nämlich Lichtregler, Kabel,
Leiterschienen, Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen,
Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische Reflektoren;
Klasse 11: Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch
betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch
betriebene Kerzen),
insbesondere Stehlampen, Pendelleuchten,
Tischlampen, Deckenleuchten, Hängelampen, Wandleuchten, Strahler,
Balken; elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus
gebildete
elektrisch
betriebene
Beleuchtungssysteme
im
Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen elektrisch
betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch
betriebene Kerzen); Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene
Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme (ausgenommen
für elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und
für elektrisch betriebene Kerzen) [soweit in Klasse 11 enthalten],
insbesondere Lampenschirme, Lampengläser, Lampenständer,
Lampenarme, Lampensockel, Lampengehäuse, Lampenreflektoren,
Filter
und
angepasste
Lampenseile,
Röhren,
Stangen,
Lampenschirmhalter, Schienen, Halterungen, Griffe, Gewichte für
Pendelleuchten; alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur
Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als
Signal-
und Warnbeleuchtungsgeräte
oder
Signal-
und
Warnbeleuchtungssysteme.
aa.
Die Anmelderin kann zwar gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG jederzeit ihr
Warenverzeichnis einschränken. Die Einschränkung des Waren-
und
Dienstleistungsverzeichnisses muss allerdings dem Gebot der Rechtssicherheit
entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114 - 117 – Postkantoor; BGH GRUR
2009, 778 Rn. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des
Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR
2012, 822 Rn. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die
allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren
und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich
abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien
ankommt (BGH GRUR 2013, 725 Rn. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist es, sich
darauf zu beschränken anzugeben, dass die
fraglichen Waren oder
Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 114
– Postkantoor; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu
Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes
führen.
Schließlich sind auch Disclaimer nicht zulässig, die ein neues Schutzhindernis
begründen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 482).
bb.
Den
vorgenannten
Anforderungen
genügen
die
eingereichten
Einschränkungen nur zum Teil.
(1)
Im Amtsverfahren wie auch im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihre
Einschränkungen nicht nur hilfsweise erklärt. Auf die von der Markenstelle
aufgeworfene Frage, ob (auch) im Anmeldeverfahren eine Einschränkung wegen
des darin liegenden Verzichts für ihre Wirksamkeit nur unbedingt erklärt werden
kann (vgl. zum Löschungs- und Widerspruchsverfahren (vgl. BGH GRUR 2011, 654
Rn. 14 – Yoghurt Gums; GRUR 2008, 714 Rn. 35 – idw), hätte daher gar nicht
eingegangen werden müssen.
(2)
Bei den Waren der Klasse 9 „Zubehör und Ersatzteile für elektrisch
betriebene Beleuchtungsgeräte und - systeme [soweit in Klasse 9 enthalten],
nämlich…“ sind wegen der Verwendung der Angabe „nämlich“ nur die danach
speziell aufgeführten Waren „Lichtregler, Kabel, Leiterschienen, Stecker, Schalter,
Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen [Elektrizität], optische
Reflektoren“ beansprucht. Bezüglich dieser Waren, die üblicherweise weder die
Form von Feuer haben, nicht mit Feuereffekt ausgestaltet sind und auch keine
Leuchtmittel beinhalten, ist der Ausnahmevermerk „alle vorgenannten Waren nicht
in Gestalt oder als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren
ohne Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“ nicht ohne weiteres
verständlich; es bleibt unklar, welche allgemeinen und objektiven Eigenschaften der
Waren hierdurch betroffen sein sollen. Die im Beschwerdeverfahren erklärte
„Einschränkung“ bei den Waren der Klasse 9 ist bereits deshalb unwirksam, weil
darin eine unzulässige Erweiterung liegt. Denn in der Neuformulierung findet sich
bei der Aufzählung statt der ursprünglichen Verwendung des „Wortes „nämlich“ ein
„insbesondere“, wodurch die Anmeldung erweitert würde.
(3)
Hinsichtlich der Waren aus Klasse 11 ist zu berücksichtigen, dass im
Gegensatz zur Formulierung
in Klasse 9 die
jeweilige Aufzählung mit
„…,insbesondere“ eingeleitet wird, so dass (ursprünglich) der vorangestellte
Warenoberbegriff „Elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte…, insbesondere …;
elektrische betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch
betriebene Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente …;
Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene Beleuchtungsgeräte und daraus
bestehende -systeme …[soweit in Klasse 11 enthalten], insbesondere…; alle
vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur
Innenraum-
und
Außenbeleuchtung; alle
vorgenannten Waren nicht als Signal-
und
Warnbeleuchtungsgeräte
oder Signal-
und Warnbeleuchtungssysteme.
beansprucht ist. Bei dem Zusatz „; alle vorgenannten Waren nicht in Gestalt oder
als Imitation von Flammen oder Feuer, und alle vorgenannten Waren ohne
Leuchtmittel als Imitation von Flammen oder Feuer“ handelt es sich um einen
negativen Disclaimer. Wie die Recherche der Markenstelle und wie auch diejenige
des EUIPO-Prüfers zeigen, sind Lampen mit Feuereffekt oder in Gestalt eines
Feuers auf dem betreffenden Markt vielfach zu finden. Ein Ausnahmevermerk, der
dazu dient, Waren auszuschließen, deren Merkmale gerade durch das Zeichen
„Fire“ beschrieben würden, entspricht aber – wie oben dargestellt – nicht dem vom
EuGH postulierten Gebot der Rechtssicherheit. Diese Einschränkung ist daher –
worauf die Markenstelle insoweit zutreffend hingewiesen hat – nicht rechtswirksam.
Die im Beschwerdeverfahren erfolgte Aufnahme des jeweiligen Zusatzes in Klasse
11 „ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und
elektrisch betriebene Kerzen“ bzw. „ausgenommen für elektrisch betriebene
Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen“ ist
dagegen rechtswirksam. Denn hierdurch werden konkrete Waren ausgenommen
und nicht nur ein Merkmal von Waren.
d.
Die Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen in Verbindung mit den
beanspruchten Waren der Klasse 11 als werblich verkürzte Sachangabe, nicht
jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Hinsichtlich der Waren der
Klasse 9 kann dem Anmeldezeichen
FIRE dagegen nicht
jegliche
Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
aa.
Die beanspruchten Waren der Klasse 9 „Lichtregler, Kabel, Leiterschienen,
Stecker, Schalter, Dimmer, elektrische Steckdosen, Sensoren, Klemmen
[Elektrizität], optische Reflektoren“ werden durch FIRE nicht beschrieben.
Üblicherweise werden diese nämlich nicht in Form eines Feuers, mit Feuereffekten
oder mit entsprechenden Leuchtmitteln angeboten. Auch als Sachangabe
dahingehend, dass diese Produkte besonders für Lampen in Feuerform oder mit
Feuereffekt bestimmt und geeignet sind, kommt die Angabe „Fire“ nicht ernsthaft in
Betracht. Denn weder hat die Markenstelle irgendwelche Nachweise ermittelt, dass
Schalter, elektrische Steckdosen etc. speziell zum Einsatz für solche Lampen
entwickelt und angeboten werden oder als spezielles Zubehör einen Fire-Effekt
förderten, noch konnte der Senat Entsprechendes recherchieren. In Alleinstellung
wird „Fire“ schließlich auch nicht als Hinweis auf Merkmale wie feuerbeständig (fire
resistant), feuerhemmend (fire retardent) oder feuerfest (fire proof) aufgefasst
werden.
bb.
In Bezug auf die in Klasse 11 beanspruchten Waren „Elektrisch betriebene
Beleuchtungsgeräte (ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch
betriebene Fackeln und elektrisch betriebene Kerzen), insbesondere…; elektrische
betriebene Beleuchtungsanlagen und daraus gebildete elektrisch betriebene
Beleuchtungssysteme im Baukastensystem und deren Elemente (ausgenommen
elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und elektrisch
betriebene Kerzen); alle vorgenannten Waren auch zur Montage sowie zur
Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als Signal- und
Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme“ gibt das
Anmeldezeichen FIRE einen Hinweis auf deren Art und Aussehen.
Gleiches gilt für die Waren „Zubehör und Ersatzteile für elektrisch betriebene
Beleuchtungsgeräte und daraus bestehende -systeme (ausgenommen
für
elektrisch betriebene Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch
betriebene Kerzen), insbesondere…; alle vorgenannten Waren auch zur Montage
sowie zur Innenraum- und Außenbeleuchtung; alle vorgenannten Waren nicht als
Signal- und Warnbeleuchtungsgeräte oder Signal- und Warnbeleuchtungssysteme“, weil es sich hierbei beispielsweise um entsprechend designte bzw.
ausgestattete Lampengehäuse oder Lampengläser sowie um Beleuchtungsmittel
mit Feuereffekt handeln kann.
An dieser Beurteilung ändert sich auch im Hinblick auf die zulässige Einschränkung
„ausgenommen elektrisch betriebene Kamine, elektrisch betriebene Fackeln und
elektrisch betriebene Kerzen“ bzw.
„ausgenommen für elektrisch betriebene
Kamine, für elektrisch betriebene Fackeln und für elektrisch betriebene Kerzen“
nichts. Denn trotz dieses Ausnahmevermerks kann es sich bei den Waren weiterhin
um solche mit Feuereffekt oder in Feuerform (z. B. eine dekorative Laternenlampe
oder Leuchtmittel wie eine Glühbirne) handeln, wie auch die recherchierten
Verwendungsbeispiele verdeutlichen:
zeigen weder einen Kamin noch Fackeln oder Kerzen.
. Diese Produktbeispiele
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Schutzunfähigkeit eines Zeichens
bereits dann im Umfang des gesamten Oberbegriffs festzustellen ist, wenn sich –
wie hier – auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Einzelware ein
Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC).
Nach alledem steht für die beanspruchten Waren der Klasse 11 eine sachbezogene
Aussage im Vordergrund, so dass die Markenstelle insoweit zu Recht die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen hat.
In
Verbindung mit den Waren der Klasse 9 kann dem Anmeldezeichen dagegen nicht
jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
3.
Da dem Anmeldezeichen bezüglich der Waren der Klasse 11 bereits die
erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann
dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung FIRE darüber hinaus insoweit
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig ist.
Im Umfang der Waren der Klasse 9 stellt die unterscheidungskräftige Bezeichnung
FIRE auch keine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar (§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG). Der angegriffene Zurückweisungsbeschluss war daher
diesbezüglich aufzuheben.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern
er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt
hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt einzulegen.
Mittenberger-Huber
Akintche
Lachenmayr-Nikolaou