BPatG Urteil vom 16.02.2024 – 3 Ni 27/21 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 16. Februar 2024 …

3 Ni 27/21 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2024:160224U3Ni27.21EP.0

betreffend das europäische Patent

1 861 517

(DE 50 2006 002 498)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 16. Februar 2024 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm sowie den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den

Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin Dr.-Ing. Philipps

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I.

Das europäische Patent 1 861 517 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II.

Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagten sind eingetragene Inhaberinnen des aufgrund der als WO

2006/097237 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 9. März 2006 unter

Inanspruchnahme der deutschen Priorität DE 10 2005 013 103 vom 18. März 2005

in deutscher Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP 1 861 517

(Streitpatent) mit der Bezeichnung „KONTROLLIERTE DICKENREDUKTION BEI

SCHMELZTAUCHBESCHICHTETEM WARMGEWALZTEM STAHLBAND UND

HIERBEI EINGESETZTE ANLAGE “.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2006 002

498.5 geführte Streitpatent betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur

kontrollierten Dickenreduktion bei

schmelztauchbeschichteten, also

im

Schmelztauchverfahren veredelten warmgewalzten Stahlbändern. Das Streitpatent

umfasst in der erteilten Fassung den Verfahrensanspruch 1 und die darauf

rückbezogenen Ansprüche

bis

sowie

den

nebengeordneten

Vorrichtungsanspruch 10. Die beiden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 10

lauten:

1. Verfahren

zum Schmelztauchbeschichten

von warmgewalztem

Stahlband, wobei das Stahlband eine Beizstation, eine Spülstation, eine

Trockenstation, einen Erwärmungsofen und dann ein Schmelzbad

durchläuft, dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigdicke und die

Dickentoleranz des schmelztauchbeschichteten Stahlbandes durch eine

kontrollierte Dickenreduktion in einem Walzgerüst in der Prozesslinie

erreicht wird, bei der durch mindestens ein Dickenmessgerät im Auslauf

des Walzgerüstes das Erreichen der Fertigdicke kontrolliert wird und

Abweichungen von dieser nach oben oder unten als Stellsignal auf die

Anstellung des Walzgerüstes zurückgeführt werden, um die

Dickenreduktion entsprechend zu erhöhen oder zu reduzieren.

10. Anlage zur Erzeugung von schmelztauchbeschichtetem warmgewalztem

Stahlband, insbesondere erhalten nach den Ansprüchen 1 bis 9,

enthaltend eine Beizstation, eine Spülstation, einen Trockner, einen

Erwärmungsofen und ein Schmelzbad, dadurch gekennzeichnet, dass

in der Prozesslinie ein Walzgerüst mit mindestens einem

Dickenmessgerät im Auslauf vorgesehen ist, welches vorzugsweise eine

kontrollierte Dickenreduktion um mehr als 2 % bis 30%, insbesondere

4% bis 10%, ggf. in Verbindung mit einer Prägung mit speziellem Schliff

und / oder stochastischer / deterministischer Struktur des Stahlbands

vorsieht.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin, die von der Beklagten zu 1 wegen

behaupteter Patentverletzung gerichtlich in Anspruch genommen wird, die

vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents wegen fehlender Ausführbarkeit und

mangelnder Patentfähigkeit. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der erteilten

Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der

Hilfsanträge 0, 0‘, überreicht in der mündlichen Verhandlung, sowie der Hilfsanträge

I bis XVI gemäß der Widerspruchsbegründung vom 28. März 2022. In den

Fassungen der Hilfsanträge 0, 0‘, I und II wird lediglich Patentanspruch 10 geändert;

insoweit wird auf die Anlagen zur Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom

16. Februar 2024 sowie zur Widerspruchsbegründung vom 28. März 2022 Bezug

genommen. In den Fassungen der Hilfsanträge III bis XVI enthält Patentspruch 1

jeweils folgende an die erteilte Fassung jeweils angehängten zusätzlichen

Merkmale:

Hilfsanträge III, VI, IX und XIV:

„wobei die Dickenreduktion nach Abkühlung des Stahlbandes auf 25 °C bis

55 °C, vorzugsweise 30 °C bis 50 °C erfolgt

Hilfsanträge IV bis VI, X und XI:

„wobei vor dem Walzgerüst ein Dickenmessgerät angeordnet ist, das die

Eingangsdicke des Stahlbandes misst und der Dickenregelung des

Walzgerüstes meldet“

Hilfsanträge VII bis XI, XV und XVI:

„wobei wenigstens eine der Arbeitswalzen im Walzgerüst eine strukturierte

Oberfläche mit speziellem Schliff und / oder stochastischer / deterministischer

Struktur aufweist“

Hilfsanträge XII bis XVI:

„wobei die Dickenreduktion in einem Bereich von mehr als 2 % bis 30 %,

vorzugsweise 4 % -10% liegt.“

Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende

Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen überwiegend von den

Parteien vergeben):

A3

D1

D2

D3

EP 1 861 517 B1 – Streitpatent

EP 0 613 736 A1

EP 0 391 658 B1

JP 2003 311 308 A

D3t

englische Maschinenübersetzung der Beschreibung und Ansprüche von

D3

D3tt

deutsche Übersetzung der Beschreibung und Ansprüche von D3

D4

US 2005 / 004 696 A1

D5 WO 01 / 11 099 A2

D6

D7

US 4 436 292 A

JP 2000 034 553 A

D7t

englische Maschinenübersetzung der Beschreibung und Ansprüche von

D7

D7tt

deutsche Übersetzung der D7

D8

JP 2000 212 768 A

D8t

englische Maschinenübersetzung der Beschreibung und Ansprüche von

D8

D8tt

deutsche Übersetzung der Beschreibung und Ansprüche von D8

D9

WO 01 / 64 970 A2

D10 US 5 284 680 A

D11

JP H01 143 711 A

D11t englische Maschinenübersetzung der Beschreibung und Ansprüche von

D11

D11tt deutsche Übersetzung von D11

D12

JP H08 33 906 A

D12t: englische Maschinenübersetzung der Beschreibung und Ansprüche von

D12

D12tt deutsche Übersetzung der Beschreibung und Ansprüche von D12

D13 Roberts, W. L.: „Cold Rolling of Steel”; Marcel Dekker Inc.; New York;

1978; ISBN 0-8247-6780-2, "Contents", Seiten 20-22, 45-47, 53-55, 205-

210, 222-231 sowie 764-766

D14

EP 1 025 918 A2

F1

DIN EN 10111 „Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus

weichen Stählen zum Kaltumformen. Technische Lieferbedingungen.

Deutsche Fassung EN 10111:1998

F2

The Sendzimir Manual: T. Sendzimir, Inc., Duprez, J.-L., Waterbury,

CT, USA, 2000, 492 Seiten

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents nach

Patentanspruch 10 nicht ausführbar offenbart sei. Denn die Vorrichtung gemäß

diesem Patentanspruch schütze nach seinem Wortlaut auch eine Anlage, bei der

das geforderte Walzgerüst vor dem Schmelztauchbeschichten angeordnet sei,

sodass die Anlage nach Patentanspruch 10 ein schmelztauchbeschichtetes

kaltgewalztes Stahlband erzeuge, ohne eine ausreichende Offenbarung dafür

anzugeben, wie zum Erzeugen eines schmelztauchbeschichteten warmgewalzten

Stahlbands dieses nach dem Schmelztauchbeschichten warmgewalzt werden

könne oder solle.

Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des Streitpatents auch nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Druckschriftenkombinationen von D7

jeweils mit dem Fachwissen oder einer der Druckschriften D1 bis D4, D11 oder D12.

Patentanspruch 10 fehle die erfinderische Tätigkeit zusätzlich auch gegenüber den

Druckschriften D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12 oder dem Fachwissen, sowie

gegenüber Kombinationen aus den Druckschriften D1 oder D7, jeweils in

Verbindung mit dem Fachwissen, der Druckschrift D1 jeweils in Verbindung mit

einer der Druckschriften D5, D7 bis D10, oder D7, jeweils in Verbindung mit den

Druckschriften D2, D5 oder D12 und ausgehend von einer der Druckschriften D1,

D5 und D7 in Verbindung mit einer der Druckschriften D13 oder D14.

Die zusätzlichen Merkmale in den Hilfsanträgen könnten keine erfinderische

Tätigkeit begründen, da sie aus dem Stand der Technik vorbekannt seien. Zudem

seien sie teilweise auch unzulässig erweitert.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 861 517 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent eine

der Fassungen nach den Hilfsanträgen 0 oder 0‘, übergeben in der

mündlichen Verhandlung, weiter hilfsweise eine der Hilfsanträge I bis XVI,

überreicht mit Schriftsatz vom 28. März 2022, erhält.

Die Beklagte hält den Gegenstand des Streitpatents in wenigstens einer der

verteidigten Fassungen für schutzfähig. Der Gegenstand des Patentanspruchs 10

sei ausführbar offenbart, denn die Ausführbarkeit einer Erfindung sei daran zu

messen, ob ein Fachmann anhand der sich insgesamt aus den Anmeldeunterlagen

in Kombination mit seinem Fachwissen ergebenden Informationen in die Lage

versetzt werde, die offenbarte technische Lehre praktisch zu verwirklichen. Hieran

könne angesichts der Gesamtoffenbarung und

insbesondere der

in der

Beschreibung im Detail erläuterten Ausführungsbeispiele kein Zweifel bestehen.

Das beanstandete Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit beruhe überwiegend auf

einer retrospektiven Sichtweise. Auf jeden Fall sei das Streitpatent aber in einer der

beschränkt verteidigten Fassungen schutzfähig.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die zulässige Klage, an welcher die Beklagte zu 2 trotz mangelndem Widerspruch

als notwendige Streitgenossin (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 62 ZPO) beteiligt ist, ist in

der Sache begründet. Das Streitpatent ist gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1

IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ für nichtig zu

erklären, da sein Gegenstand sowohl in der erteilten Fassung als auch in den

Fassungen der Hilfsanträge, mit denen die Beklagte es verteidigt, nicht patentfähig

ist. Auf die Frage, ob auch weitere Nichtigkeitsgründe diesen Fassungen

entgegenstehen, kommt es daher nicht an.

I.

1. Wie das Streitpatent in seiner Beschreibung erläutert (vgl. A3, Abs. 0002 bis

0007), existierten zum Zeitpunkt der Anmeldung drei Möglichkeiten für die

Erzeugung schmelztauchbeschichteter Produkte:

1. Bei höheren Anforderungen an die Oberflächenqualität und an die

Maßhaltigkeit werde ein kaltgewalztes Band rekristallisierend geglüht,

anschließend schmelztauchbeschichtet und dann dressiert und/oder

streckbiegegerichtet.

2. Bei vergleichbarer Anforderung werde ein Warmband, das vorher

schmelztauchbeschichtet wurde, auf einem separaten Kaltwalzwerk auf

Maßhaltigkeit reduziert.

3. Als dritte Möglichkeit und bei geringeren Anforderungen an die

Oberflächenqualität und die Maßhaltigkeit werde ein Warmband nach

Beseitigung des Zunderns schmelztauchbeschichtet und dressiert und /

oder streckbiegegerichtet.

Unter "Dressieren" verstehe man It Stahl-Lexikon, 25te Aufl., Verlag Stahl Eisen

Düsseldorf, S. 134, 139 ein Kaltnachwalzen, das heißt, eine leichte Kaltumformung

von Band

nach

einer

vorausgegangenen Wärmebehandlung

oder

Warmumformung, wobei die Dickenabnahme 0,5 bis 3 % betrage.

Aus der D5 (EP 1 203 106 B1 = US 6 761 936 B1 = WO 01/011099 A2) sei bereits

ein Verfahren zum Feuerverzinken von warmgewalztem Stahlblech bekannt, wobei

in einem ersten Schritt das Band in eine Beizstation eingeführt, in einem weiteren

Schritt in eine Spülstation, dann in eine Trockenstation, in einem weiteren Schritt in

einen Verzinkungsofen eingeführt werde und eine Verzinkung vorgenommen

werde, wobei die vorgenannten Verfahrensschritte unter hermetischem Abschluss

gegen Luft und Sauerstoff aus der Umgebung durchgeführt würden.

2.

Ausgehend hiervon stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, bei der

Erzeugung derartiger schmelztauchveredelter Warmbänder das Band direkt in der

Prozesslinie weiterzuverarbeiten und dort einer speziellen Dickenreduktion zu

unterwerfen (vgl. A3 Abs. 0008).

Diese Aufgabe werde durch ein Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen

des Patentanspruchs 1 und durch eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 10

gelöst. Anders als beim Dressieren im Stand der Technik, bei dem das

schmelztauchveredelte Band in der Linie einer Verlängerung und damit einer

Dickenreduktion in einem Dressiergerüst unterworfen werde, bei der das Ziel einer

gleichmäßigen Verlängerung des Bandquerschnitts über die Bandlänge verfolgt

werde, indem die Einlauf- und Auslaufgeschwindigkeit als Messgröße einer

gleichmäßigen Verlängerung bzw. Dickenreduktion zu Kontrollzwecken gemessen

und ausgewertet werde,

liege der

technologische Schwerpunkt

im

erfindungsgemäßen Verfahren im gezielten und kontrollierten Einstellen der

Fertigdicke und der Toleranz

im Walzgerüst

in der Linie nach dem

Schmelztauchveredeln (vgl. A3, Abs. 0011 und 0012). Ein Dressiergerüst benötige

kein Dickenmessgerät zur Regelung, das erfindungsgemäße Verfahren aber auf

jeden Fall (vgl. A3, Abs. 0013).

Vor dem Hintergrund der Beschreibung, kann es sich somit bei der „speziellen

Dickenreduktion“ der Aufgabe nur um eine „kontrollierte Dickenreduktion“ handeln,

wie sie auch in den Patentansprüchen genannt wird.

2.

Der angegriffene erteilte Patentanspruch 1, der ─ wie noch auszuführen sein

wird ─ für die Beurteilung der Schutzfähigkeit in der vorliegenden Entscheidung

allein von Bedeutung ist, lässt sich wie folgt gliedern:

1.1 Verfahren zum Schmelztauchbeschichten von warmgewalztem Stahlband,

wobei das Stahlband

1.2 eine Beizstation,

1.3 eine Spülstation,

1.4 eine Trockenstation,

1.5 einen Erwärmungsofen

1.6 und dann ein Schmelzbad durchläuft,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.7 die Fertigdicke und die Dickentoleranz des schmelztauchbeschichteten

Stahlbandes durch eine kontrollierte Dickenreduktion in einem Walzgerüst

in der Prozesslinie erreicht wird,

1.7.1 bei der durch mindestens ein Dickenmessgerät

im Auslauf des

Walzgerüstes das Erreichen der Fertigdicke kontrolliert wird und

Abweichungen von dieser nach oben oder unten als Stellsignal auf die

Anstellung

des Walzgerüstes

zurückgeführt werden,

um

die

Dickenreduktion entsprechend zu erhöhen oder zu reduzieren.

In den Fassungen der Hilfsanträge enthält Patentanspruch 1 jeweils noch folgende

zusätzlichen Merkmale (wobei die entsprechenden Hilfsanträge durch die

hochgestellte Abkürzung „HA“ und dieser nachfolgend durch ihre jeweilige Ziffer

gekennzeichnet sind):

1.7.2 HA III, VI, IX, XIV wobei die Dickenreduktion nach Abkühlung des Stahlbandes

auf 25 °C bis 55 °C, vorzugsweise 30 °C bis 50 °C erfolgt

1.7.3 HA IV - VI, X, XI wobei vor dem Walzgerüst ein Dickenmessgerät angeordnet

ist, das die Eingangsdicke des Stahlbandes misst und der

Dickenregelung des Walzgerüstes meldet

1.7.4 HA VII-XI, XV. XVI wobei wenigstens eine der Arbeitswalzen im Walzgerüst

eine strukturierte Oberfläche mit speziellem Schliff und / oder

stochastischer / deterministischer Struktur aufweist

1.7.5 HA XII-XVI

wobei die Dickenreduktion in einem Bereich von mehr als 2

% bis 30 %, vorzugsweise 4 % -10% liegt

Im Übrigen enthalten die Hilfsanträge auch oder nur Änderungen des

Patentanspruchs 10, die für die vorliegende Entscheidung nicht mehr von

Bedeutung sind.

3.

Der Fachmann, vorliegend ein

Ingenieur mit einem Diplom- oder

Masterabschluss der Fachrichtung Maschinenbau und mehrjähriger Erfahrung in

der Entwicklung und Projektierung von Stahlband-Herstellungsanlagen, wird die

erläuterungsbedürftigen Merkmale des Patentanspruchs 1, soweit sie für die

vorliegende Entscheidung von Bedeutung sind, wie folgt verstehen:

3.1 Aus Abs. 0019 des Streitpatents erfährt der Fachmann, dass unter einem

Stahlband gemäß Merkmal 1.1 z.B. warmgewalzte Weichstähle zum Kaltumformen

verstanden werden, wie sie in der DIN EN 10 111 unter den Bezeichnungen DD11

- DD14 eingesetzt sind, sowie warmgewalzte unlegierte Baustähle, wie sie in der

DIN EN 10025 beschrieben sind.

Nach der o.g. DIN EN 10 111 (vgl. F1), Kap. 5.4.1 werden die Erzeugnisse

üblicherweise im Walzzustand geliefert. Die Erzeugnisse können aber auch nach

Wahl des Herstellers oder auf Vereinbarung bei der Bestellung „leicht kalt

nachgewalzt“ geliefert werden, wobei die mechanischen Eigenschaften erhalten

bleiben müssen, (vgl. F1 S. 4 unterhalb Tabelle 1 Fußnote 1: „unabhängig davon,

ob die Erzeugnisse leicht kalt nachgewalzt sind oder nicht“).

Gemäß Merkmal 1.1 soll ein warmgewalztes Stahlband schmelztauchbeschichtet

werden, das warmgewalzte Stahlband ist also das Ausgangsprodukt. Dies ergibt

sich auch eindeutig aus der Beschreibung, z.B. Abs. 0010: „Die vorliegende

Erfindung betrifft somit ein Verfahren zum Schmelztauchbeschichten von

warmgewalzten Stahlband“. Nach dem Schmelztauchbeschichten liegt somit ein

schmelztauchbeschichtetes warmgewalztes Stahlband vor.

3.2 Bei den Verfahrensschritten der Merkmale 1.2 bis 1.7 handelt es sich um

aufeinanderfolgende Schritte in vorgegebener Reihenfolge. Zum einen heißt es in

Merkmal 1.6 „und dann ein Schmelzbad durchläuft“, so dass der Fachmann

zumindest für diesen Schritt bereits aus dem Anspruchswortlaut direkt entnehmen

kann, dass es sich hierbei um einen an die vorhergehenden Schritte

anschließenden Verfahrensschritt handelt. Gemäß Abs. 0012

liegt der

technologische Schwerpunkt im erfindungsgemäßen Verfahren im gezielten und

kontrollierten Einstellen der Fertigdicke und der Toleranz im Walzgerüst in der Linie

nach dem Schmelztauchveredeln. Gemäß Abs. 0010 ist das streitpatentgemäße

Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigdicke und die Dickentoleranz

des

schmelztauchbeschichteten Stahlbandes

durch

eine

kontrollierte

Dickenreduktion in einem Walzgerüst in der Prozesslinie erreicht wird. Gemäß dem

Ausführungsbeispiel in Abs. 0031 wurde ein warmgewalzter weicher Stahl zum

Kaltumformen mit der Bezeichnung Band EN 10111-DD11 im Anschluss an eine

Schmelztauchbeschichtung der vorgenannten erfindungsgemäßen Art in Linie einer

kontrollierten Dickenabnahme von ca. 6,5% unterzogen. Der Fachmann entnimmt

somit den vorgenannten Beschreibungen, dass es sich bei Merkmal 1.7 um die

Weiterverarbeitung eines bereits schmelztauchveredelten Warmbandes handelt.

Der Fachmann weiß, dass auch mit den Verfahrensschritten gemäß den Merkmalen

1.2 bis 1.5 eine entsprechende Reihenfolge verbunden ist. Es würde technisch

keinen Sinn machen, wenn beispielsweise die Spülstation vor der Beizstation oder

die Trockenstation vor der Spülstation angeordnet wäre. Ein Hinweis darauf ergibt

sich auch aus Abs. 0007 des Streitpatents, wonach auf die D5 hingewiesen wird,

aus der bereits ein entsprechendes Verfahren bekannt sei, mit dem ersten Schritt

einer Beizstation, einem weiteren Schritt einer Spülstation, dann einer

Trockenstation und einem weiteren Schritt in einem Verzinkungsofen.

3.3 Unter einer „Prozesslinie“ gemäß Merkmal 1.7 versteht der Fachmann das

Hintereinander-Anordnen einzelner Prozessschritte. Weitere Prozessschritte sind

nicht ausgeschlossen. So erfolgt beispielsweise gemäß Patentanspruch 3 die

Dickenreduktion nach Abkühlung des Stahlbandes, sodass eine Abkühlstation oder

zumindest ein Abkühlprozessschritt dazwischengeschaltet sein muss.

3.4 Mit Merkmal 1.7.1 i.V.m. Abs. 0010 wird erläutert, was unter einer

kontrollierten Dickenreduktion gemäß Merkmal 1.7 verstanden wird. Demnach wird

durch mindestens ein Dickenmessgerät im Auslauf des Walzgerüstes das Erreichen

der Fertigdicke kontrolliert und Abweichungen von dieser nach oben oder unten

werden als Stellsignal auf die Anstellung des Walzgerüstes zurückgeführt.

Die Dicke wird somit über das Dickenmessgerät gesteuert, über welches

entsprechende Signale an die Anstellung des Walzgerüstes ausgegeben werden.

Messgröße ist also die Dicke des Bandes im Auslauf des Walzgerüsts.

Im Weiteren lässt das Streitpatent jedoch offen, wie das Walzgerüst sowie das

Dickenmessgerät gemäß der Merkmalsgruppe 1.7 konkret ausgestaltet sind.

Gemäß Abs. 0010 bis 0013 des Streitpatents unterscheidet sich die patentgemäße

kontrollierte Dickenreduktion mit der Dicke als Messgröße von einem

Dressiervorgang, bei dem als Messgröße einer gleichmäßigen Verlängerung bzw.

Dickenreduktion die Einlauf- und Auslaufgeschwindigkeit zu Kontrollzwecken

gemessen und ausgewertet wird (vgl. A3 Abs. 0011).

Dabei beschreibt das Streitpatent nicht, in welchem Umfang bzw. über welchen

Bereich hinweg die Dicke des schmelztauchbeschichteten warmgewalzten

Stahlbandes konstant gehalten werden soll. Nach Streitpatent werden lediglich in

Abs. 0012 das „kontrollierte Einstellen der Fertigdicke“, nach Abs. 0013 das „Halten

der Fertigdicke“ angesprochen. Da das Streitpatent weder Figuren enthält, noch in

der Beschreibung weitere Ausführungen gemacht werden, kann eine etwa

gewünschte Länge eines mit konstanter Dicke erhaltenen Bereichs, nach dem

Vortrag der Patentinhaberin insbesondere eine konstante Sollbanddicke, keinen

Niederschlag in den Patentansprüchen finden. Eine „kontrollierte Dickenreduktion“

ist nicht mit einer konstanten Dicke über das gesamte Band gleichsetzbar, sodass

auch die in der mündlichen Verhandlung weitergehenden Ausführungen der

Pateninhaberin zum Erzielen einer konstanten Sollbanddicke zu keinem anderen

Ergebnis führen.

3.5

„Mindestens“ ein Dickenmessgerät im Auslauf des Walzgerüstes bedeutet,

dass auf jeden Fall ein Dickenmessgerät im Auslauf des Walzgerüstes vorhanden

sein muss. Weitere Dickenmessgeräte sind nicht ausgeschlossen. So ist nach Abs.

0016 und Patentanspruch 4 nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vor

dem Walzgerüst ein Dickenmessgerät angeordnet, das die Eingangsdicke des

Stahlbandes misst und der Dickenregelung des Walzgerüsts meldet. Die

Präposition „vor“ muss sich dabei auf ein zusätzliches Dickenmessgerät beziehen,

da Patentanspruch 4 auf Patentanspruch 1, der bereits ein Dickenmessgerät nennt,

rückbezogen ist.

II.

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent mangels erfinderischer Tätigkeit

gegenüber der D5 in Verbindung mit der durch Fachwissen ergänzten D3 nicht

bestandsfähig. Damit kann die Frage, ob der darüber hinaus geltend gemachte

Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit dahingestellt bleiben.

1. Wie das Streitpatent selber in Abs. 0007 beschreibt, betrifft die D5 ein

Verfahren zum Feuerverzinken von warmgewalztem Stahlblech, wobei in einem

ersten Schritt das Band in eine Beizstation eingeführt, in einem weiteren Schritt das

Band in eine Spülstation eingeführt, dann in eine Trockenstation eingeführt, in

einem weiteren Schritt in einen Verzinkungsofen eingeführt und eine Verzinkung

vorgenommen wird, wobei die

vorgenannten Verfahrensschritte unter

hermetischem Abschluss gegen Luft und Sauerstoff aus der Umgebung

durchgeführt werden.

In D5 sind somit die Merkmale 1.1 bis 1.6 offenbart (vgl. auch D5 Fig. 1 u. 2). Die

streitpatentgemäß mit den Merkmalen 1.7 und 1.7.1 beschriebenen weiteren

Verfahrensschritte bleiben in D5 hingegen offen. Die Lehre der D5 ist nämlich darauf

ausgerichtet, die Nachteile der konventionellen Verfahren mit erhöhter

Zinkbadtemperatur zu vermeiden, wie z.B. zusätzlich erforderliche Kühlung des

Bandes vor Eintritt in das Zinkbad und erhöhter Anfall an zinkhaltiger Schlacke. Als

Lösung wird eine Einstellung des Bandes auf eine Temperatur, die maximal 50 °K

höher liegt als die Eintauchtemperatur in das Zinkbad, vorgeschlagen (vgl. D5 S.2

le. Abs. bis S. 3 3. Abs., S. 5, 2. und 3. vollst. Satz.). Weitere Bearbeitungsschritte,

die der Schmelztauchveredelung folgen, werden daher in der D5 nicht betrachtet.

2.

Vor die Aufgabe gestellt, bei der Erzeugung schmelztauchveredelter

Warmbänder das Band direkt in der Prozesslinie weiterzuverarbeiten und dort einer

speziellen (kontrollierten) Dickenreduktion zu unterwerfen, hat der Fachmann die

D5 als geeigneten Ausgangspunkt heranziehen können, da diese ─ wie bereits in

Kap. A. II. 1 ausgeführt ─ bereits ein Verfahren zum Schmelztauchbeschichten von

warmgewalztem Stahlband in der Linie beschreibt. Da weitere Behandlungsschritte

in D5 nicht beschrieben werden, hat sich der Fachmann daraufhin im Stand der

Technik nach einer geeigneten Lösung zur kontrollierten Dickenreduktion

umgeschaut. Dabei ist er auf die D3 gestoßen.

3.

D3 beschreibt allgemein ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Regelung

der Banddicke eines Stahlbandes während des Vergütungswalzens (Dressieren,

„temper rolling“, vgl. D3t, D3tt Abs. 0001). Dabei ist für die Dickenkontrolle sowohl

vor als auch hinter der Dressierwalze ein Banddickenmessgerät 21/22 angeordnet,

mit deren Messwerten Banddickenabweichungen von einer Sollbanddicke

berechnet werden, die einem Anstellungsregelungssystem 32 der Steuereinheit 30

zugeführt werden, das die Anstellposition der Walzeneinstellung reguliert (vgl. D3tt

Abs. 0004 - 0006 i.V.m. Fig 2). Dies entspricht dem streitpatentgemäßen Verfahren

zur Dickenkontrolle gemäß Patentanspruch 1 i.V.m. Patentanspruch 4. Damit liegen

die Merkmale 1.7 und 1.7.1 (sowie 1.7.3) in Kenntnis von D3 für den Fachmann auf

der Hand.

Wie der D3tt Abs. 0010 zu entnehmen ist, handelt es sich um eine Kombination von

Feed-Forward-Regelung, die die eingestellte Sollbanddicke entsprechend der

Banddickenschwankung des Basisstahlbandes ändert, und Feed-Backward-

Regelung, die den Anstellbetrag entsprechend dem gemessenen Banddicken-

Istwert des vergüteten Walzgutes einstellt, so dass selbst bei großen

Banddickenschwankungen des Basisstahlbandes ein vergütetes Walzgut mit einer

Banddicke innerhalb eines vorbestimmten Bereichs produziert werden kann, ohne

dass es zu Störungen im Walzwerk kommt. Durch Korrektur des Befehls zur

Änderung der Anstellposition auf der Grundlage der eingangsseitigen

Banddickenabweichung und der ausgangsseitigen Banddickenabweichung in dem

Anstellungsregelungssystem 32 kann die Banddicke des vergüteten Walzguts mit

guter Genauigkeit innerhalb des vorgegebenen Bereichs gehalten werden (vgl. D3

Abs. 0007).

In D3 wird keine konkrete Aussage darüber getroffen, ob es sich um warm- oder

kaltgewalzte Stahlbänder handeln soll. Auch ist eine Schmelztauchbeschichtung

nicht genannt. Der Fachmann weiß aber, dass Dickenkontrollen wie in der D3 bei

jedem Walzschritt, sowohl bei kalt- als auch warmgewalzten Stahlbändern sowie

bei schmelztauchbeschichteten Stahlbändern anwendbar sind, so wie es

beispielsweise auch in der D4 beschrieben ist (vgl. D4 Abs. 0023, 0039, 0040, 0042,

0044, 0047, 0048, 0050, 0056, 0057). Weiter hat der Fachmann aus der D3

erfahren, dass mit der dort beschriebenen Methode eine Banddickengenauigkeit

verwirklicht werden kann, die mit einer Dehnungsregelung nicht möglich wäre, und

ein vergütetes Walzmaterial erhalten werden kann, welches in einem breiten

Spektrum von Bereichen als Konstruktionsmaterial eingesetzt werden kann, wenn

eine Banddickengenauigkeit erforderlich ist (vgl. D3tt Abs. 0010). Aus diesem Grund

war es für den Fachmann naheliegend, die Dickenreduktion mit Dickenmessungen

gemäß D3 in der Prozesslinie nach D5 einzubauen, um eine kontrollierte

Dickenreduktion des schmelztauchbeschichteten Warmbandes zu erwirken. Da das

Streitpatent, wie bereits zur Auslegung in Kap. A I. 3.4 letzter Absatz diskutiert, keine

konstante Dicke über das gesamte Band fordert, greift auch das Argument der

Beklagten, die D3 offenbare lediglich eine variable Sollbanddicke, nicht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

4.

Aufgrund der fehlenden Schutzfähigkeit des Patentanspruchs 1 bedarf es

keiner Erörterung mehr, ob die Unteransprüche oder der nebengeordnete

Patentanspruch 10 für sich genommen schutzfähig wären, nachdem die Beklagte

zu 1 in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich klargestellt hat, dass sie ihr Patent

nur nach geschlossenen Anspruchssätzen nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigt

(BGH, Beschluss vom 27.06.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, 864 -

Informationsübermittlungsverfahren II; Urt. v. 13.09.2016 – X ZR 64/14, GRUR

2017, 57 Rn. 27 ff. - Datengenerator).

III.

Die Beklagten können ihr Streitpatent auch nicht in einer der Fassungen nach den

Hilfsanträgen erfolgreich verteidigen, weil diesen Fassungen ungeachtet der

klägerseits aufgeworfenen Einwands einer unzulässigen Erweiterung ebenfalls der

Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit des jeweiligen Patentanspruchs 1

entgegensteht. Da die Beklagte zu 1, wie sie in der mündlichen Verhandlung auf

Nachfrage ausdrücklich klargestellt hat, ihr Patent jeweils mit geschlossenen

Anspruchssätzen nach Haupt- und Hilfsanträgen verteidigt, bedarf es, wie oben

bereits ausgeführt, keiner Entscheidung darüber, ob ggf. die übrigen

Patentansprüche in den Fassungen der Hilfsanträge schutzfähig wären.

1.

Soweit die Hilfsanträge 0, 0‘, I und II Patentanspruch 1 unverändert lassen,

stehen ihrer Schutzfähigkeit dieselben Gründe wie beim Hauptantrag entgegen, so

dass insoweit auf die vorstehenden Ausführungen unter A. II. verwiesen werden

kann.

2.

Die zusätzlichen Merkmale in Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen III

bis XVI sind ungeachtet der Frage, ob sie zulässig, insbesondere - wie die Klägerin

teilweise geltend gemacht hat - gegenüber der Ursprungsanmeldung unzulässig

erweitert

sind,

nicht

geeignet,

eine

erfinderische

Tätigkeit

des

Erfindungsgegenstandes zu begründen, da diese zusätzlichen Merkmale aus dem

Stand der Technik vorbekannt sind. Im Einzelnen:

2.1 Bei dem in den Hilfsanträgen III, VI, IX, XIV jeweils vorgesehenen

zusätzlichen Merkmal

1.7.2 HA III, VI, IX, XIV wobei die Dickenreduktion nach Abkühlung des Stahlbandes

auf 25 °C bis 55 °C, vorzugsweise 30 °C bis 50 °C erfolgt

handelt es sich um ein handwerkliches Vorgehen, das eine erfinderische Tätigkeit

nicht zu begründen vermag. Denn die Abkühlung eines schmelztauchbeschichteten

Stahlbandes, häufig an der Luft, lässt den metallischen Überzug auf der

Bandoberfläche erstarren, bevor es einer Nachbehandlung unterworfen wird. Da

das Streitpatent keinerlei weitere Ausführungen zur Art der Kühlung oder Erreichen

eines technischen Effektes durch die Kühlung auf die anspruchsgemäßen

Temperaturen gibt, vermag der übliche Vorgang einer Abkühlung nach dem

Schmelzbad eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen.

2.2 Das in den Hilfsanträgen IV bis VI, X und XI vorgesehene zusätzliche

Merkmal

1.7.3 HA IV - VI, X, XI wobei vor dem Walzgerüst ein Dickenmessgerät angeordnet

ist, das die Eingangsdicke des Stahlbandes misst und der

Dickenregelung des Walzgerüstes meldet

ist bereits in der D3 offenbart, wie in Kap. I 3 dargelegt wurde.

2.3 Auch das in den Hilfsanträgen VII bis XI, XV und XVI jeweils vorgesehene

zusätzliche Merkmal

1.7.4 HA VII-XI, XV. XVI wobei wenigstens eine der Arbeitswalzen im Walzgerüst

eine strukturierte Oberfläche mit speziellem Schliff und / oder

stochastischer / deterministischer Struktur aufweist

ergibt sich aus dem Wissen und Können des Fachmanns, sodass auch damit kein

Beitrag zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit geleistet wird. So ist

beispielsweise eine stochastische Struktur gleichzusetzen mit einer beliebigen

Oberflächenrauheit. Die Vergabe einer solchen auf ein

(schmelztauchbeschichtetes) Stahlband ist jedoch üblich. So ist beispielsweise in der D14

beschrieben, dass allgemein

in Nachwalzgerüsten die Oberflächen der

Treiberrollen bzw. Walzen glatt oder zwecks Einstellung einer gewünschten

Bandrauhigkeit aufgerauht sein können (vgl. D14 Abs. 0014 u. 0015).

2.4 Bei dem in den Hilfsanträgen XII bis XVI jeweils vorgesehenen zusätzlichen

Merkmal

1.7.5 HA XII-XVI

wobei die Dickenreduktion in einem Bereich von mehr als

2 % bis 30 %, vorzugsweise 4 % -10% liegt

handelt es sich im unteren Bereich um eine typische Größenordnung einer

Dickenreduktion, die selbst in den bekannten Dressiergerüsten, die einer

Schmelztauschbeschichtung mit anschließender Luftkühlung

folgen können,

erreicht wird. So kann beispielsweise nach D7 mit dem Dressierwalzgerüst 12 (Fig.

1c) eine Reduktion von etwa 1 bis 3 % erreicht werden (vgl. D7tt Abs. 0022). Es

liegt auch hier im Wissen und Können des Fachmanns, durch die Ansteuerung der

Stellsignale des Walzengerüsts auch eine höhere Dickenreduktion zu erreichen. Da

das Streitpatent auch hier keine weiteren Ausführungen zu einem eventuellen

technischen Effekt des beanspruchten Bereichs der Dickenreduktion vornimmt, liegt

eine erfinderische Tätigkeit für einen Gegenstand, der mit Merkmal 1.7.5 beschränkt

wird, nicht vor.

2.5 Da es sich, wie in Kap. 2.1 bis 2.4 bereits dargelegt, bei den Merkmalen 1.7.2

bis 1.7.5 um Merkmale handelt, die zum Wissen und Können des Fachmanns

gehören bzw. Merkmal 1.7.3 aus D3 vorbekannt war, und eine durch ihre

Kombinationen sich ergebende besondere technische Gesamtwirkung nicht

aufgezeigt wird, macht auch die bloße Aggregation von Merkmalen in den

Hilfsanträgen VI, IX bis XI und XIV bis XVI den jeweils beanspruchten Gegenstand

nicht erfinderisch.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1, § 100

Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)

eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die

Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die

Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der

Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss

innerhalb eines Monats schriftlich beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als

elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Philipps