BPatG Beschluss vom 21.03.2024 – 30 W (pat) 513/22

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 513/22 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2021 110 470.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:210324B30Wpat513.22.0

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 15. Juni 2021 angemeldete Bezeichnung

UNCODE

soll als Marke u.a für die Waren

„Klasse 09: Computersoftware; Anwendungssoftware; Software für den

medizinischen

Bereich;

Software

für

den

Einzelhandel;

informationstechnologische Geräte; Geräte zur Erfassung von Daten; Geräte

zur Aufzeichnung von Daten; Biosensoren”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen

werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u.

2 MarkenG durch Bescheid 20. Oktober 2021 hat die mit einem Beamten des

gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent-

und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Dezember 2021 teilweise,

nämlich in Bezug auf die vorgenannten Waren, zurückgewiesen, da einer

Eintragung der angemeldeten Bezeichnung insoweit die Schutzhindernisse nach §

8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Die angemeldete Bezeichnung UNCODE beschränke sich

in

ihrer den

angesprochenen Verkehrskreisen verständlichen Bedeutung als englisches Wort

für „entschlüsseln“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einem Hinweis

darauf, dass diese für ein Entschlüsseln bestimmt und geeignet seien oder im

Zusammenhang damit Verwendung fänden.

Unerheblich für ein Verständnis in diesem Sinne sei, ob die Waren vorrangig dafür

bestimmt seien, eine Entschlüsselung vorzunehmen. Denn es spiele keine Rolle,

ob die Eigenschaften bzw. Merkmale der Waren, die mit der angemeldeten

Bezeichnung beschrieben werden können, wesensbestimmend oder nebensächlich

seien.

Aufgrund dieses sich den Verkehrskreisen ohne weiteres erschließenden

beschreibenden Sinngehaltes würden diese daher in UNCODE in Bezug auf diese

Waren keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen, so

dass der Bezeichnung insoweit jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG fehle.

Aufgrund ihres beschreibenden Aussagegehalts bestehe an der Bezeichnung in

Bezug auf die zurückgewiesenen Waren zudem ein Freihaltebedürfnis im Sinne des

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen

geltend macht, dass innerhalb der betreffenden Waren zwar eine Art

Entschlüsselung von Daten oder Informationen stattfinden könne. Dies stelle aber

keine wesensbestimmende Eigenschaft bzw. kein wesensbestimmendes Merkmal

der zurückgewiesenen Waren dar, da diese jedenfalls vorrangig nicht zur

Entschlüsselung von Daten bestimmt seien. Nur weil bestimmte Vorgänge

untergeordnet in einer Software oder einem elektronischen Gerät ablaufen könnten,

bedeute dies nicht, dass sie das Wesen einer solchen Software oder eines Gerätes

charakterisierten.

Eine die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließende

unmittelbar beschreibende Bedeutung erfordere jedoch vor dem Hintergrund, dass

nach der Rechtsprechung des BGH nur solche Angaben und Zeichen erfasst

werden, die

„für den Warenverkehr wichtige und

für die umworbenen

Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden

Waren beschreiben", dass das betreffende Zeichen das Wesen der jeweiligen Ware

beschreibe und nicht nur nebensächliche mögliche Eigenschaften, welche für die

Abnehmerkreise nicht kaufentscheidend seien. Ansonsten wäre eine Vielzahl von

technischen englischen Begriffen nicht schutzfähig.

Der Angabe könne daher kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender

beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden; es handele sich auch sonst nicht

um ein gebräuchliches Wort der englischen Sprache, das von den deutschen

Verkehrskreisen stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel

verstanden werde.

Dementsprechend seien auch vergleichbare technische Begriffe für vergleichbare

Waren wie zB „TRANSFORM“ oder „Code Intelligence“ unter den Nr. 30 2016 024

769 bzw. 30 2018 219 47 als Marken eingetragen worden.

Da der Verkehr dem angemeldeten Zeichen somit keinen unmittelbar

beschreibenden Begriffsinhalt entnehme, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 31. Mai 2022,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 23. Dezember 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Die angemeldete Marke

UNCODE ist hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren wegen fehlender

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung

ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht

zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem

Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder

Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet

und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B.

EuGH GRUR 2012, 610

(Nr. 42)

– Freixenet; GRUR 2008, 608, 611

(Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014,

565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012,

1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke

besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009

(Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233,

235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you;

GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch

so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden

(vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12)

– smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link

economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits

die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung

der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des

Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte

abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung

des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten)

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen

(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204,

1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy;

GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach

ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,

die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205,

Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat;

GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSS-

BALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke

UNCODE in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keine

Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Wie

im angegriffenen Beschluss dargelegt, handelt es sich bei dem

angemeldeten Wort UNCODE - neben dem gebräuchlicherem „decode“ - um ein

zumindest Fachverkehrskreisen und fachlich interessierten Verkehrskreisen ohne

weiteres verständliches Verb der englischen Sprache mit der Bedeutung

„entschlüsseln“ (vgl. https://m.dict.cc/englisch-deutsch/uncode.html), was auch

seitens der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird.

b. Mit dieser Bedeutung erschöpft sich UNCODE in Bezug auf die zu Klasse 09

zurückgewiesenen Waren „Computersoftware; Anwendungssoftware; Software für

den

medizinischen

Bereich;

Software

für

den

Einzelhandel;

informationstechnologische Geräte; Geräte zur Erfassung von Daten; Geräte zur

Aufzeichnung von Daten“ in einer unmittelbar beschreibenden Bestimmungs- und

Beschaffenheitsangabe, die jedenfalls vom Fachverkehr und fachlich interessierten

Verkehrskreisen unmittelbar und ohne gedankliches Analysieren in diesem

beschreibenden Sinne verstanden

und deshalb nicht als betriebliches

Unterscheidungsmittel angesehen wird.

aa. Beschaffenheitsangaben beschreiben die Zusammensetzung, die Darstellung,

die Wirkungsweise und die sonstigen wesensbestimmenden Eigenschaften einer

Ware

oder

Dienstleistung

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering,

Markenrecht, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 438). Davon ist in Bezug auf die vorgenannten

Waren auszugehen.

Sämtliche vorgenannten Waren aus dem Hardware- und Softwarebereich umfassen

oberbegrifflich

auch

solche,

die

ihrem Gegenstand

und/oder

ihrer

Zweckbestimmung nach der Speicherung und/oder Übertragung sowie der Be-

und/oder Verarbeitung von verschlüsselten wie unverschlüsselten Daten/Signalen

dienen können. Sie können daher über eine Funktion zur Entschlüsselung von

Daten und/oder Signalen verfügen oder auch speziell für ein Entschlüsseln von

Daten und/oder Signalen bestimmt sein. UNCODE beschränkt sich in seiner

Bedeutung „entschlüsseln“

in Bezug auf diese Waren in der unmittelbar

beschreibenden Funktions- und Beschaffenheitsangabe, dass diese für ein

Entschlüsseln bestimmt und geeignet sind oder über eine entsprechende Funktion

verfügen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin beschreibt UNCODE in seiner Bedeutung

„entschlüsseln“

damit auch eine wesensbestimmende und nicht bloß

nebensächliche Eigenschaft dieser Waren. Denn ein „Entschlüsseln“ von

Daten/Signalen kann bei diesen Waren den Hauptzweck bilden oder zumindest eine

für Funktion und

Anwendung der Waren bedeutsame und damit

wesensbestimmende Eigenschaft darstellen. So kann speziell „Software für den

medizinischen Bereich“ sowie „Software für den Einzelhandel“ in Zusammenhang

mit der sicheren Übermittlung von Daten inhaltlich für die Ver- und Entschlüsselung

von Daten bestimmt sein. Bei den beanspruchten Geräten kann es sich z.B. um

solche zur Entschlüsselung von Fernsehsignalen handeln, wie sie etwa von

PayTV-Unternehmen an ihre Kunden ausgegeben werden.

bb. Ein in Bezug auf diese Waren im Vordergrund stehender beschreibender

Begriffsinhalt von UNCODE kann entgegen der Auffassung der Anmelderin auch

nicht damit in Abrede gestellt werden, dass diese Bezeichnung keine „für den

Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie

bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren“ beschreibe.

aaa. Die vorgenannte Formulierung findet sich in der älteren Rechtsprechung des

BGH, in der dieser anknüpfend an die zum WZG entwickelte Spruchpraxis zur

Erweiterung der gesetzlichen Eintragungshindernisse des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs 2

WZG um ein allgemeines Freihaltungsbedürfnis

als eigenständigem

Schutzhindernis (vgl. BGH GRUR 1993, 746 – Premiere; Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 438) davon ausgegangen ist, dass

freihaltungsbedürftig nicht ausschließlich die

in § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ausdrücklich aufgezählten Angaben sind, sondern dass hierzu –

entsprechend der vorgenannten Spruchpraxis zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs 2 WZG -

auch andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen

Abnehmerkreise bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware gehören

(BGH GRUR 1998, 465 - BONUS, GRUR 2000, 231, 232 – FÜNFER;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 581).

Ob daran im Hinblick darauf, dass § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur solche Zeichen

und Angaben erfasst, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des

Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar

oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können,

festgehalten werden kann (zweifelnd BGH GRUR 1998, 465 Nr. 15 – BONUS) oder

ob solche Fälle allein unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen eines „engen beschreibenden Bezugs“ zu

erörtern sind (vgl. Hacker, Markenrecht, 6. Aufl., Rdnr. 154, missverständlich BGH

GRUR 2012, 272 Nr. 14 – Rheinpark-Center Neuss, wonach ein „enger

beschreibender Bezug“ auch dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

unterfallen kann, die dazu in Bezug genommene BGH-Rechtsprechung insoweit

aber allein auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abstellt), bedarf

vorliegend keiner Entscheidung.

Denn die vorgenannten Anforderungen betreffen nicht die in § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG im Einzelnen angeführten beschreibenden Angaben wie die unmittelbar

die Beschaffenheit der vorgenannten Waren beschreibende Angabe UNCODE.

Diese

sind

allein

aufgrund

ihres

unmittelbar

waren-

oder

dienstleistungsbeschreibenden Charakters von einer Eintragung ausgeschlossen,

und zwar – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – unabhängig

davon, ob sie eine wirtschaftlich wesentliche oder nebensächliche Eigenschaft der

betreffenden Produkte bezeichnen (vgl. dazu EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 102 –

Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 463).

bbb. Aber selbst wenn man mit der Anmelderin fordert, dass UNCODE „für den

Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie

bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren“ beschreiben muss,

liegen diese Voraussetzungen vor, da UNCODE in seiner Bedeutung

„Entschlüsseln“

- wie bereits dargelegt – unmittelbar den Hauptzweck der Waren

oder zumindest eine für Funktion und Anwendung der Waren wichtige und nicht

bloß nebensächliche Eigenschaft bezeichnen kann.

dd. Soweit UNCODE sich daher hinsichtlich der vorgenannten Waren in einer

unmittelbar beschreibenden Bestimmungs- und Beschaffenheitsangabe erschöpft,

wird sie aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalts

von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis

verstanden, so dass es ihr insoweit an Unterscheidungskraft iS von § 8 Abs. 2 Nr.

1 MarkenG mangelt.

c. Dies gilt auch in Bezug auf die zu dieser Klasse zurückgewiesenen Waren

„Biosensoren“.

aa. Zwar können diese als sog. Messfühler regelmäßig Daten in elektrische Signale

umwandeln und damit uU auch verschlüsseln; sie dienen aber ihrem Bestimmungs-

und Verwendungszweck nach grundsätzlich nicht der Entschlüsselung von

Daten/Signalen.

bb. Jedoch können auch Angaben und Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vom

Zeichenschutz ausgeschlossen sein, die sich auf Umstände beziehen, welche die

jeweiligen Waren/Dienstleistungen zwar nicht selbst betreffen, durch die aber ein

„enger beschreibender Bezug“ zu diesen Waren/Dienstleistungen hergestellt wird

und die deshalb ebenfalls als beschreibende Angabe erkannt werden.

cc. Davon ist bei dem angemeldeten Zeichen UNCODE in Bezug auf „Biosensoren“

auszugehen.

Denn von

„Biosensoren“ erfasste und/oder umgewandelte

Daten/Signale können verschlüsselt sein und müssen daher vor einer weiteren

Nutzung gegebenenfalls „entschlüsselt“ werden, so dass UNCODE eine

wesentliche Eigenschaft der von „Biosensoren“ erfassten und verarbeiteten

Daten/Signale bezeichnet. Der Verkehr wird UNCODE insoweit lediglich einen

Hinweis auf eine (mögliche) Eigenschaft der von den „Biosensoren“ erfassten und

verarbeiteten Daten/Signalen entnehmen und die angemeldete Bezeichnung

aufgrund dieses engen beschreibenden Bezugs ebenfalls nur als beschreibende

Angabe, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis verstehen.

3. Die von der Anmelderin benannten Markeneintragungen sind ungeachtet der

Frage ihrer Vergleichbarkeit bereits deshalb unerheblich, weil sich nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung selbst aus Voreintragungen

ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere

Markenanmeldungen herleiten lässt, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene

Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung

unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH

GRUR 2012, 276, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH

GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche).

4. Die angemeldete Marke ist daher in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die

Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen

diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach