Rechtsprechung / BPatG / 2024
BPatG Beschluss vom 11.06.2024 – 14 W (pat) 14/16
14. Senat · ECLI:DE:BPatG:2024:110624B14Wpat14.16.0
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 14/16 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 10 2008 027 549
ECLI:DE:BPatG:2024:110624B14Wpat14.16.0
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr.-Ing. Höchst, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, des Richters
Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich und der Richterin Fehlhammer
beschlossen:
1. Der Beschluss der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 15. Dezember 2015 wird aufgehoben und das
Patent beschränkt aufrechterhalten
mit Unterlagen gemäß Hauptantrag vom 27. Mai 2021 ohne
Patentanspruch 9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die
Merkmale „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die
Messerkante der Stichplatte vorsteht, und wobei die
Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden.“
aufgenommen werden.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 hat die Patentabteilung 33 des Deutschen
Patent- und Markenamts das Patent 10 2008 027 549 mit der Bezeichnung
„Schweißadapter mit Rodungsmesser“
widerrufen.
Dem Einspruchsverfahren lagen u. a. folgende Entgegenhaltungen zu Grunde
(Kurzzeichnung und Nummerierung aus dem Einspruchsverfahren, bei E22 und E23
aus dem Beschwerdeverfahren):
D1 / E15 D2 / E10
FR 2 615 354 A1 EP 0 314 591 A1
D3
D5
D9
E2
E5
E8
E11
E22
AT 30 366 E
US 4 682 638
US 5 490 340
Konstruktionszeichnung von der Firma E… Ltd. vom
03.08.2000 betreffend den Baumstumpfhobel TB125 STUMP
PLANER
EP 0 161 169 B1
Auszug aus dem Soerma.TP-Katalog, vom 01.04.2004, Deckblatt
und Seite 29
US 2 934 108
Auszug aus dem Webarchiv der Firma L…
zu den Produkten „Lehmatic Adapter“ vom 29.08.2002 und
28.10.2005
E23
Auszug aus dem Webarchiv der Firma L…
zu Lehmatic-Produkten vom 27.08.2002, 20.09.2005 und
28.10.2005.
Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der
Fachmann ausgehend von der Druckschrift D1 für die Befestigung des darin
beschriebenen Rodungsmessers am Arm eines Baggers auf einen kommerziell
erhältlichen Schweißadapter, wie er im Absatz [0008] des Streitpatents erwähnt
werde, zurückgreife. In Kenntnis der Druckschrift D1 gelange der Fachmann unter
Einbeziehung seines fachmännischen Wissens und Könnens demzufolge in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents. Selbst wenn der
Fachmann einen solchen komm-erziell erhältlichen Schweißadapter nicht in
Erwägung ziehe, sei es für ihn naheliegend, den aus Druckschrift D1 bekannten
Haken mit dem aus den Druckschriften D2 oder D3 bekannten Schweißadapter zu
versehen und folglich auch so – ohne erfinderisch tätig werden zu müssen – zum
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 und damit auch zum
Gegenstand des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1, 2 und 4 bis 6 zu gelangen.
Bei dieser Sachlage könne es folglich dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des
Patents unzulässig erweitert, ein Aliud oder offenkundig vorbenutzt sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers.
Der Patentinhaber beantragt,
1.
den Beschluss der Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 15. Dezember 2015 aufzuheben und das Patent
beschränkt aufrechtzuerhalten
mit Patentansprüchen 1-8, eingereicht mit Schriftsatz vom 27.
Mai 2021 als Hauptantrag ohne Patentanspruch 9,
Beschreibung und Zeichnung mit Figuren wie erteilt,
2.
hilfsweise mit Unterlagen gemäß Hauptantrag ohne Patentanspruch
9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die Merkmale „wobei die
Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte
vorsteht, und wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel
eines „L“ bilden.“ aufgenommen werden.
3.
weiter hilfsweise, mit Unterlagen gemäß Hauptantrag ohne
Patentanspruch 9, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich die
Merkmale „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die
Messerkante der Stichplatte vorsteht“ und
„wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden,
bei dem kein Schenkel gegenüber dem anderen übersteht“
aufgenommen werden.
Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:
1. Schweißadapter mit Rodungsmesser
für Bagger mit
einer
Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer
Schweißplatte (1), wobei das Rodungsmesser als an der Unterseite der
Schweißplatte angeordneter Haken ausgebildet ist, der aus einem von der
Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehenden Teil (2) und
einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und der zumindest auf
einer Seite über seine ganze Länge quer zur Hakenebene zu einer scharfen
Messerkante (4) verjüngt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Haken aus
zwei Platten (2, 3) gebildet ist, von denen eine als Stichplatte bezeichnete
Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil bildet, mit einer Kante an
der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt ist und eine als Schürfplatte
bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach unten abstehenden Teil
verlaufenden Teil bildet, an der Unterkante der Stichplatte (2) quer zu dieser
befestigt ist, wobei jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte und
Schürfplatte auf derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt sind.
Dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den beiden Hilfsanträgen
schließen sich die auf diesen unmittelbar bzw. mittelbar zurückbezogenen
Patentansprüche 2 bis 8 an.
Nach Auffassung des Patentinhabers beschreibe das Streitpatent ein besonders
brauchbares Werkzeug zur Entfernung von Wurzelstöcken, welches zudem sehr
einfach aufgebaut sei. Ein solches Werkzeug werde weder durch die Druckschrift
E11 noch durch die Druckschrift D2 nahegelegt. Bei dem in der Druckschrift D9
gezeigten Doppelhaken stünde die Schürfplatte an beiden Seiten über, was sich
ebenfalls als ungünstig erweise. Auch eine Kombination der Druckschrift E11 mit
Druckschrift D2 oder D9 lege die patentgemäße Lösung nicht nahe, da die
Konstruktion aus der Druckschrift E11 mit ihrem spitzen Winkel völlig anders als die
neueren Konstruktionen der Druckschriften D2 und D9 gestaltet sei. Die Druckschrift
E8 betreffe ein reines Schürfwerkzeug, da bei dem Werkzeug keine Kanten eines
Messers zu erkennen seien. Die aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung sei,
wie die Vorrichtung der Druckschrift D2 symmetrisch ausgebildet. Eine durch eine
Stichplatte und eine Schürfplatte gebildete Kante, wie beim patentgemäßen
Rodungsmesser, werde daher durch keine dieser beiden Druckschriften angeregt.
In der Druckschrift D3 werde ein weiterer, grundsätzlich anderer Ansatz
beschrieben. Hierbei stehe die Schneidkante des Sporns über die Schneidkante an
der Schneidklinge über. Damit weiche auch diese Vorrichtung von der
patentgemäßen Lehre ab.
Der vom Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der unzulässigen
Erweiterung stehe der Aufrechterhaltung des Streitpatents aus der Sicht des
Patentinhabers ebenfalls nicht entgegen. Denn durch die Umformulierung der
Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen seien die
im
Zusammenhang mit den Begriffen „Teile“ und „Rodungsmesser“ als notwendig
erachteten Disclaimer obsolet geworden. Dies erkläre sich damit, dass die bisher
nicht näher bestimmten „Teile“ nunmehr mit den ursprünglich offenbarten Stich- und
Schürfplatten identifiziert würden. Des Weiteren sei der Begriff „Rodungsmesser“ in
den ursprünglichen Unterlagen im Feld „Bezeichnung der Erfindung“ bereits
enthalten gewesen. Darüber hinaus gehe aus verschiedenen Stellen der
ursprünglichen Patentanmeldung klar hervor, dass sich deren Lehre mit dem
Entfernen von Wurzelstöcken befasse, was schon lange vor dem Anmeldetag des
Streitpatents als „Rodung“ bekannt gewesen sei. Die bisher in Verbindung mit der
Verjüngung zur Messerkante verwendete Wendung „ganz oder teilweise“ sei im
Patentanspruch 1 gestrichen worden, um Diskussionen über einen Widerspruch
zwischen den beiden Formulierungen zu
vermeiden. Im geltenden Patentanspruch 7 sei ebenfalls zur Vermeidung von
Diskussionen die „oder-Alternative“ betreffend die Länge der durch Stichplatte und
Schürfplatte gebildeten Messerkante in zulässiger Weise gestrichen worden.
Der Einsprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Der Einsprechende sieht den Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung
weiterhin als gegeben an. Denn außer im Antragsformular im Feld „Bezeichnung
der Erfindung“ tauche das Wort „Rodungsmesser“ in der Patentanmeldung an
keiner Stelle auf oder werde darin definiert. Auch das Wort „Roden“ werde in der
Patentanmeldung nicht genannt, so dass dieser Begriff nach wie vor eine
unzulässige Erweiterung darstelle. In den ursprünglichen Unterlagen seien
außerdem weder der Begriff „Teil“ noch die damit verbundenen Ausdrücke „nach
unten abstehender Teil“ bzw. „quer zu diesem verlaufender Teil“ offenbart. Da die
neu gewählte Definition für den Begriff „Teil“ auf den zuvor genannten Ausdrücken
basiere, stellten diese
Definitionen weiterhin eine unzulässige Änderung gegenüber der ursprünglichen
Patentanmeldung dar. Eine weitere unzulässige Änderung im Patentanspruch 1 von
Hauptantrag und Hilfsanträgen sei durch die Streichung der Passage „ganz oder
teilweise“ im Zusammenhang mit der Verjüngung der Kante von Schürf- und
Stichplatte zur Messerkante erfolgt. Durch die im Patentanspruch 7 vorgenommene
Streichung der „oder-Alternative“ sei nicht nur auf das Merkmal, dass Stich- und
Schürfplatte eine Kante bilden, verzichtet worden, sondern auch auf deren
Dimensionierung. Dies stelle ebenfalls eine unzulässige Änderung dar. Im Übrigen
seien auch ein L-förmiger Haken sowie eine vorgeschobene Schürfplatte
ursprünglich nicht offenbart.
Unbeachtlich dessen stehe dem patentgemäßen Schweißadapter aus der Sicht des
Einsprechenden der in der technischen Zeichnung E2 gezeigte Tree Stump Planer
(Baumstumpfhobel) mit der Bezeichnung „TB125 STUMP PLANER“ von der Firma
E…
Ltd.
in
England
aufgrund
offenkundiger
Vorbenutzung
neuheitsschädlich entgegen.
Der Einsprechende bestreitet darüber hinaus, dass der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruht. Aus der Druckschrift D2 sei ein Haken bekannt, der sich von dem
patentgemäßen Haken nur dadurch unterscheide, dass dessen Stichplatte nicht mit
einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte befestigt sei. Unter einer
Schweißplatte verstehe der Fachmann eine Stahlplatte, die zum Verbinden eines
Werkzeugs mit einem Baggerarm mittels Schweißkonstruktion geeignet sei. Der
Fachmann sehe es in Anbetracht dessen daher als konstruktive und naheliegende
Alternative an, die Stichplatte in der Vorrichtung der Druckschrift D2 bis zur
Schweißplatte zwischen den beiden Anschlusslaschen hochzuführen und dort mit
dieser zu verschweißen. Ausgehend von der Druckschrift D2 gelange der
Fachmann daher
in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen ohne
erfinderische Tätigkeit zur patentgemäßen Lösung, da der Patentanspruch 1 des
Hauptantrags nicht auf einen L-förmigen Haken beschränkt sei.
Eine erfinderische Tätigkeit könne aber auch das in den Hilfsanträgen vorgesehene
Überstehen der Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der Stichplatte
nicht begründen, da dies bereits aus der Druckschrift D2 aber auch aus der
Druckschrift E11 bekannt sei. Wenn der
in Druckschrift D9 dargestellte
Doppelhaken gedanklich halbiert werde, ergäben sich daraus gleichfalls zwei Lförmige, einfach aufgebaute Haken, bei denen die Messerkante der Schürfplatte
überstehe. Außerdem liege es für den Fachmann nahe, die Vorrichtung der
Druckschrift D9 entsprechend der E11 anzupassen, so dass auch auf diese Weise
ohne erfinderisches Zutun ein L-förmiger Haken mit vorgeschobener Schürfplatte
erhalten werde.
Der Senat hat den vom Einsprechenden zum Nachweis der behaupteten
Vorbenutzung benannten Zeugen zu der mündlichen Verhandlung am 11. Juni 2024
geladen,
um ihn dort zu dem mit Beweisbeschluss vom 27. Februar 2024 festgelegten
Beweisthema zu vernehmen. Nachdem der internationale Rückschein zu der an die
britische Wohnadresse des Zeugen gerichteten Ladung nicht zurückgesandt wurde,
richtete der Senat eine entsprechende Nachfrage an die Vertreterin des
Einsprechenden. Diese teilte daraufhin mit Eingabe vom 23. April 2024 mit, der
Einsprechende sei von dem Zeugen darüber informiert worden, dass dieser die
Ladung erhalten habe. Mit weiterer Eingabe vom 5. Juni 2024 informierte die
Vertreterin den Senat dann darüber, dass der Zeuge mitgeteilt habe, aus familiären
Gründen nicht zur Vernehmung erscheinen zu können.
Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten, der nicht mehr
beteiligten Einsprechenden L… GmbH sowie des Wortlauts der auf
den
jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen
zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde des Patentinhabers ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als der
angefochtene Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent 10 2008
027 549 in der gemäß erstem Hilfsantrag vom 11. Juni 2024 verteidigten Fassung
beschränkt aufrechtzuerhalten ist. Die Voraussetzungen für einen vollständigen
Widerruf des Streitpatents, wie vom Einsprechenden ursprünglich beantragt, sind
nicht erfüllt.
1.
Das Streitpatent betrifft einen Schweißadapter mit Rodungsmesser zur
Beseitigung von Wurzelstöcken (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]).
Einleitend wird im Streitpatent ausgeführt, dass beim Fällen von Bäumen,
insbesondere in Parkanlagen sowie im innerstädtischen Bereich, Stumpf und
Wurzeln (= Wurzelstock) entfernt werden müssen. Derartige Maßnahmen sind laut
Streitpatent immer dann erforderlich, wenn die Oberfläche nach der Entfernung des
Wurzelstocks planiert und neu bepflanzt werden soll, da sich Wurzeln, die im
Pflanzbereich verbleiben, biologisch ungünstig auf das Wachstum der neuen
Bäume auswirken (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]).
2.
Ausgehend hiervon besteht die objektive Aufgabe, wie das Streitpatent zutreffend ausführt, darin, ein preisgünstiges Gerät zur Beseitigung auch von
tiefergehenden Wurzelstöcken bereitzustellen, mit dem die Holzteile weitgehend
unvermengt mit Erdreich abgeräumt werden können (vgl. Streitpatent, Abs. [0007]).
Diese Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch einen
Schweißadapter gelöst, der folgende Merkmale aufweist:
1 Schweißadapter mit
Rodungsmesser
für
Bagger mit
einer
Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers an der Oberseite einer
Schweißplatte (1),
1.1
wobei das Rodungsmesser als an der Unterseite der Schweißplatte
angeordneter Haken ausgebildet ist,
1.1.1 der aus einem von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten
abstehenden Teil (2) und
1.1.2 einem quer zu diesem verlaufenden Teil (3) besteht und
1.1.3 der zumindest auf einer Seite über seine ganze Länge quer zur
Hakenebene zu einer scharfen Messerkante (4) verjüngt ist,
1.1.4 wobei der Haken aus zwei Platten (2, 3) gebildet ist, von denen eine als
Stichplatte bezeichnete Platte (2), die den nach unten abstehenden Teil
bildet, mit einer Kante an der Unterseite der Schweißplatte (1) befestigt
ist und
1.1.5 eine als Schürfplatte bezeichnete Platte (3), die den quer zu dem nach
unten abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet, an der Unterkante der
Stichplatte (2) quer zu dieser befestigt ist,
1.1.6 wobei jeweils zumindest eine Kante von Stichplatte und Schürfplatte auf
derselben Seite zur Messerkante (4) verjüngt sind.
3.
Der einschlägig tätige Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit
Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Arbeitswerkzeugen für Bagger,
die insbesondere zur Bodenbearbeitung und Rodung eingesetzt werden. Dieser
versteht die folgenden, im Streitpatent nicht näher definierten, aber für die
Beurteilung der Patentfähigkeit relevanten Begriffe, wie folgt:
3.1 Unter dem patentgemäßen Begriff „Schweißadapter“ versteht der
Fachmann ausweislich der Angaben im Streitpatent ein handelsübliches
Zubehör für Bagger. Darüber hinaus beschreibt das Streitpatent den
„Schweißadapter“ als eine Platte, die auf ihrer Oberseite mit einer
Befestigungsvorrichtung für den Arm des Baggers versehen ist. In diese
Befestigungsvorrichtung hakt und rastet der Baggerarm den Angaben im
Streitpatent zur Folge von oben ein (vgl. Streitpatent, Abs. [0008]).
Ergänzend hierzu belegen die Internetausdrucke E22 und E23 aus dem
Webarchiv
der
Firma
L…,
dass
bereits
in
den
Jahren
und
unter
dem Produktnamen
Lehmatic®
als
Schnellwechselsysteme ausgestaltete Adapter für Hydraulikbagger bekannt
waren. Bei einem dieser bekannten Schnellwechselsysteme handelt es sich
um einen sogenannten „Schweißadapter“, an den Anbaugeräte beliebiger Art
angeschweißt werden können (vgl. E22, Abbildungen, erste Reihe, letztes
Bild mit Legende). In Kenntnis dessen verbindet der Fachmann den
patentgemäßen Begriff „Schweißadapter“ mit derart bekannten Systemen
aus einer Platte, auf deren Oberseite sich eine Befestigungsvorrichtung
befindet, in die der Arm eines Baggers einhaken oder einrasten kann, und an
deren Unterseite beliebige,
für einen Bagger geeignete Werkzeuge
angeschweißt werden
können. Ein manuelles Verbinden
von
„Schweißadapter“ und Baggerarm, z. B. durch Verschrauben, schließt der
patentgemäße Begriff „Schweißadapter“ aus fachlicher Sicht demnach aus.
Seitens des Einsprechenden wird die Ansicht vertreten, dass der Ausdruck
„Oberseite der Schweißplatte“ den Angaben im DUDEN zufolge nicht nur eine
Befestigungsvorrichtung
für den Baggerarm direkt „auf der Oberseite der
Schweißplatte“
umfasse, sondern auch eine Befestigungsvorrichtung „in der Nähe der Oberseite
der Schweißplatte“ bzw. „im oberen Bereich der Schweißplatte“.
Einer derart breiten Auslegung des im Patentanspruch 1 verwendeten Begriffs „an
der Oberseite einer Schweißplatte“ kann nicht zugestimmt werden. Wie schon zuvor
angesprochen, definiert Absatz [0008] des Streitpatents den Schweißadapter als
eine handelsübliche Platte, die auf der Oberseite mit einer Befestigungsvorrichtung
für den Arm des Baggers versehen ist. Da die Positionsangabe „auf der Oberseite“
im Streitpatent nicht relativiert wird, lässt dies nur den Schluss zu, dass damit eine
Position direkt auf der Oberseite der Schweißplatte beschrieben wird. Von einer
direkt auf der Oberseite der Schweißplatte befindlichen Befestigungsvorrichtung
geht der Fachmann auch deshalb aus, weil sich bei den zuvor genannten Lehmatic®
Schnellwechseladaptern die Befestigungsvorrichtung gleichfalls direkt auf der
Oberfläche der Schweißplatte befindet (vgl. E22, Bild rechts außen in der ersten
Bildreihe).
3.2 Hinsichtlich des Begriffs „Haken“ zeigen die Figuren 1 bis 3 des
Streitpatents hierfür eine mögliche Ausführungsform. Die im Patentanspruch
1 verortete technische Lehre verdeutlicht demgegenüber, dass der Haken
stets aus einer von der Unterseite der Schweißplatte nach unten
abstehenden Stichplatte (2) und einer hierzu quer verlaufenden Schürfplatte
(3) aufgebaut sein muss. Daraus ergibt sich, dass ein patentgemäßer
„Haken“ zwar aus Stich- und Schürfplatte aufgebaut ist, aber ohne die
Maßgabe, dass die beiden Platten die in den Figuren 1 bis 3 gezeigte L-Form
aufweisen müssen. Demzufolge subsumiert der Fachmann unter dem
patentgemäßen Begriff „Haken“ nicht nur einen asymmetrischen L-förmigen
„Haken“, sondern auch einen symmetrisch aufgebauten „Haken“ in Form
eines auf dem Kopf stehenden „T“.
Der Patentinhaber wendet hiergegen ein, dass es sich schon aus funktioneller Sicht
bei einem patentgemäßen „Haken“ nicht um einen T-förmigen Haken handeln
könne, da aus Absatz [0018] des Streitpatents hervorgehe, dass sich die
Messerkante der Stichplatte in einen Wurzelstock und nicht in eine abgeschnittene
Scheibe eingrabe. Dies sei jedoch nur bei Einsatz eines L-förmigen Hakens möglich.
Dem ist entgegenzuhalten, dass es sich bei einem L-förmigen Haken um die
Variante mit der stärkeren Wirkung handeln mag. Dennoch darf der allgemeine
Begriff „Haken“, der auch eine schwächer wirkende T-förmige Ausführungsform mit
einschließt, nicht auf diese Variante reduziert werden (siehe BGH GRUR 2007, 309
bis 313, 1. Ls. - Schussfädentransport).
Der Patentinhaber führt des Weiteren aus, dass der Begriff „Haken“ nach seiner
schlichten Wortbedeutung im dreidimensionalen Raum für eine gekrümmte oder
gebogene Stange stehe und bei der Auslegung die Zeichnungen heranzuziehen
seien.
Hierbei ist zu beachten, dass der einschlägig tätige Fachmann bei dem
patentgemäßen Begriff „Haken“ nicht vom allgemeinen Sprachgebrauch ausgeht,
sondern von der hierfür im Fachbereich üblichen Bedeutung (siehe BGH GRUR
1999, 909 bis 914, 1. Ls. – Spannschraube). Diese umfasst, dem vorliegend als D2
oder E11 zitierten Stand der Technik folgend, sowohl L- als auch T-förmige „Haken“.
Im Hinblick auf die Einbeziehung von Zeichnungen bei der Auslegung ist
festzustellen, dass ein weiter gefasster Begriff auf die in den Zeichnungen gezeigten
Ausführungsformen nur dann eingeschränkt werden darf, wenn der mit den Mitteln
des Anspruchs beabsichtigte Erfolg ausschließlich mit der engeren technischen
Lehre der in den Zeichnungen gezeigten Ausführungsformen erreichbar ist (siehe
BGH GRUR 2008, 779 bis 786, 2. Ls. i. V. m. Rdn. 37 – Mehrgangnabe). Angaben,
die eine solche Schlussfolgerung stützen würden finden sich im Streitpatent
allerdings nicht und auch der zuvor genannte Stand der Technik zeigt, dass die für
die Entfernung von Wurzelstöcken geeigneten Werkzeuge als L- oder T-förmiger
„Haken“ ausgebildet sein können.
3.3 Unter dem im Oberbegriff von Patentanspruch 1 genannten „Teil“
versteht der Fachmann aufgrund der damit verbunden Bezugszeichen (2)
bzw. (3) die Stichplatte (2) bzw. die Schürfplatte (3). Die Tatsache, dass mit
dem Begriff „Teil“ ausschließlich die Bauteile Stichplatte (2) bzw. Schürfplatte
(3) umschrieben werden, wird ferner durch die Verbindung des Begriffs „Teil“
mit den weiteren Erläuterungen im Oberbegriff von Patentanspruch 1 wie
„von der Unterseite der Schweißplatte (1) nach unten abstehender Teil“ bzw.
„quer zu diesem verlaufender Teil“ deutlich, zumal diese Angaben im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 erneut eindeutig der
Stichplatte (2) bzw. der Schürfplatte (3) zugeordnet werden.
4.
Der Schweißadapter mit den patentgemäßen Merkmalen 1 bis 1.1.6 in ihrer
zuvor unter Punkt II.3 dargelegten Bedeutung beruht ausgehend von der
Druckschrift E11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit.
Aus der Druckschrift E11 ist dem Fachmann ein Werkzeug 22 (cutting tool) zum
Schneiden von Baumstümpfen und Wurzeln bekannt, welches i. V. m. einem Bagger
eingesetzt werden kann (vgl. E11, Sp. 1, Z. 15 bis 20, Fig. 1). Wie der Figur 5
zu entnehmen ist, weist dieses Werkzeug 22 unterhalb der Befestigungsplatten 54
(mounting blocks) in der Verlängerung des Hebelarms 24 (lever arm) ein senkrecht
nach unten verlaufendes mit dem Bezugszeichen 26 versehenes Teil, das eine
Schneid- oder Stichplatte (cutting end) i. S. d. Streitpatents bildet, sowie ein am
unteren Ende der Stichplatte 26 quer dazu verlaufendes, flaches dreieckförmiges
Teil mit dem Bezugszeichen 44 auf, das eine Schürfplatte (triangular piece) bildet.
Die Vorderkante der Stichplatte 26 ist dabei über ihre ganze Länge zu einer
Schneidkante 32 (cutting edge) verjüngt; auch die schräg nach vorne verlaufende
Kante der Schürfplatte 44 ist über ihre ganze Länge zu einer Schneidkante verjüngt;
sie trägt in der Figur 5 das Bezugszeichen 42. Demzufolge lehrt die Druckschrift
E11 den Fachmann, zur Entfernung von Wurzelstöcken ein als L-förmiger Haken
ausgestaltetes Werkzeug 22 zu verwenden, welches über die Befestigungsplatten
54 an den Arm eines Baggers montiert werden kann (vgl. E11, Sp. 2, Z. 19 bis 60).
In Kenntnis dessen können die Merkmale 1.1.1 bis 1.1.6 des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag nicht auf eine erfinderische Tätigkeit zurückgeführt werden.
Als nachteilig erkennt der Fachmann bei diesem, aus dem Jahr 1960 stammenden
Werkzeug, dass dessen Befestigung am Arm eines Baggers sehr komplex gestaltet
ist. Wie in Figur 1 deutlich zu sehen ist, muss das Werkzeug 22 an seinem oberen
Ende mittels Bolzen 58 (pivot pins) am Arm eines Baggers manuell befestigt werden
(vgl. E11, Sp. 2, Z. 56 bis 60). Um den als Haken wirksamen Bereich am unteren
Ende des Werkzeugs 22 mit dem Bagger in der üblichen Weise schwenken zu
können, ist ergänzend hierzu eine zweite Befestigungsvorrichtung 72 (brackets) am
Hebelarm 24 des Werkzeugs 22 erforderlich, die mit verschiedenen Kabeln 18 und
20 (cables) verbunden ist (vgl. E11, Sp. 2, Z. 9 bis 18 und 66 bis 71). Es stellt sich
davon ausgehend das Problem, die Anbindung und den Austausch des Werkzeugs
an den Baggerarm zu vereinfachen.
Einem Fachmann drängt es sich zu dem für das Streitpatent relevanten Zeitpunkt
im Jahr 2008 geradezu auf, anstatt der aufwändigen Anbindung eines Werkzeugs
an den Baggerarm dafür handelsübliche Schnellwechselsysteme einzusetzen. Dies
ermöglicht die Realisierung des von einem Fachmann stets angestrebten Ziels, sein
Produkt einfach, kostengünstig und effizient zu gestalten, zumal als
Schnellwechselsysteme konzipierte Schweißadapter im Streitpatent selbst als
bekannt vorausgesetzt
(vgl. Abs.
[0008]) werden. Den Wechsel der
Befestigungsvorrichtung verbindet der Fachmann bei dem Werkzeug 22 auch mit
keinerlei technischen Problemen. Zum einen ist ihm aus der E11 bekannt, dass zur
Verstärkung der Schürfplatte 44 an dieser ein Verstärkungsnetz 52 (reinforcement
web) u. a. durch Schweißen angebracht werden kann (vgl. E11, Sp. 2, Z. 52 bis 55).
Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass eine Anbindung des Werkzeugs 22 über
dessen Hebelarm 24 ebenfalls mittels Schweißen an die Unterseite eines
Schweißadapters bedenkenlos möglich ist, da aufgrund der Anforderungen, die an
das Werkzeug 22 beim Roden gestellt werden, auch dieser Teil des Werkzeugs 22
aus einem schweißbaren Material aufgebaut sein muss. Zum anderen ist dem
Fachmann bewusst, dass an die
Unterseite eines bekannten Schweißadapters Anbaugeräte aller Art angeschweißt
werden können und damit auch der L-förmige Haken der E11 (vgl. E22, erste Bildreihe, letztes Bild mit Legende). In Anbetracht dessen liegen für den Fachmann
auch die Merkmale 1 und 1.1 auf der Hand und somit ergibt sich der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und er
beruht nicht auf erfinderischen Tätigkeit.
Der Einwand des Patentinhabers, dass für einen Fachmann ausgehend von der
Druckschrift E11 keine Veranlassung bestanden hätte, das darin gezeigte Rodungsmesser mit einem bekannten, als Schnellwechselsystem ausgestalteten Schweißadapter zu kombinieren, vermag daher nicht durchzugreifen (vgl. auch BGH GRUR
2014, 647 bis 650, Ls. i. V. m. Rdn. 26 – Farbversorgungssystem).
III.
Im Umfang des Hilfsantrags vom 11. Juni 2024 (erster Hilfsantrag) erweist sich das
Streitpatent dagegen als bestandskräftig.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag weist im Vergleich zum Patentanspruch 1
nach Hauptantrag folgende zusätzliche Merkmale auf:
1.1.7 „…wobei die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der
Stichplatte vorsteht“ und
1.1.8
„wobei die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“ bilden“
1.
Die Patentansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags sind zulässig.
Der vom Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung liegt nicht vor, da keines der von ihm beanstandeten Merkmale in der
Anspruchsfassung des Hilfsantrags über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.
1.1 Auch wenn der
im Patentanspruch 1 verwendete Begriff
„Rodungsmesser“ weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung der
ursprünglichen Unterlagen explizit genannt wird, stellt dieser dennoch keine
unzulässige Erweiterung dar. Zum einen ist die Bezeichnung der Erfindung
im Antrag nach § 10 (1) PatV als Titel der Beschreibung zu verwenden und
stellt daher einen Teil der Beschreibung dar (vgl. Schulte, PatG, 11. Auflage,
§ 34 Rdn. 72). Demnach ist die in der Offenlegungsschrift eingetragene
Bezeichnung „Rodungsmesser“ Teil der Beschreibung und damit auch der
ursprünglichen Offenbarung.
Zum anderen ist in der ursprünglichen Beschreibung an mehreren Stellen dargelegt,
dass sich die darin beschriebene Lehre mit dem Entfernen/Beseitigen von
Wurzelstöcken befasst (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1, erster und dritter Abs.,
S. 2, zweiter Abs. und S. 3, erster Abs. i. V. m. Anspruch 15). Diese Maßnahme ist
im allgemeinen Sprachgebrauch auch als
„Rodung“ bekannt. Aus den
ursprünglichen Unterlagen geht des Weiteren hervor, dass für das Entfernen der
Wurzelstöcke als Werkzeug ein Haken mit horizontal sowie vertikal verlaufenden
Messerkanten vorgesehen ist, wobei im ursprünglichen Verfahrensanspruch 15
expressis verbis beschrieben wird, wie das Messer zur Beseitigung von
Wurzelstöcken einzusetzen ist (vgl. ursprüngliche Unterlagen, Ansprüche 1 bis 4, 8
bis 12 und 15). Daraus ist ersichtlich, dass die in den ursprünglichen Unterlagen
offenbarte Vorrichtung bereits auf einen Schweißadapter mit „Rodungsmesser“
gerichtet war und das Wort „Rodungsmesser“ somit nicht über die ursprüngliche
Offenbarung hinausgeht.
1.2 Auch das Argument des Einsprechenden, ein Fachmann könne den
ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen, dass es sich bei dem darin
genannten „Haken“ um ein „Messer“ handele, vermag nicht zu überzeugen.
Denn sowohl aus den ursprünglichen Ansprüchen – wie den Ansprüchen 1
und 2 - als auch aus zahlreichen Stellen der ursprünglichen Beschreibung
geht hervor, dass es sich bei dem an die Unterseite des Schweißadapters
angebrachten Werkzeug um einen Haken mit scharfen Messerkanten
handelt. Da in der gesamten ursprünglichen Offenbarung kein anderes
Werkzeug mit Messerkanten beschrieben wird, ergibt sich daraus, dass der
Haken einem Messer entspricht (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1, fünfter
Abs. und S. 2, dritter Abs.).
1.3 Der Einwand des Einsprechenden, die
im Patentanspruch 1
genannten Begriffe „Teile“ bzw. „nach unten abstehender Teil“ und „quer zu
diesem verlaufender Teil“ seien ursprünglich nicht offenbart, sondern nur
Platten, so dass die Nennung von „Teilen“ im Patentanspruch 1 eine
unzulässige Erweiterung darstelle, kann nicht durchgreifen. Es trifft zwar zu,
dass der Begriff „Teile“ in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwendet
wird und ein allgemein als „Teil“ bezeichneter Gegenstand mehr umfasst als
nur „Platten“. Der Einsprechende übersieht dabei jedoch, dass die in den
Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2 von Patentanspruch 1 genannten „Teile“ mit den
Bezugszeichen (2) und (3) in den Merkmalen 1.1.4 und 1.1.5 als Platten
definiert werden, von denen die eine als Stichplatte bezeichnete Platte (2),
den nach unten abstehenden Teil bildet und die andere Platte (3) als
Schürfplatte gekennzeichnet wird, die den quer zu dem nach unten
abstehenden Teil verlaufenden Teil bildet. Dadurch wird die allgemeine
Bedeutung des Begriffs „Teile“
in nachvollziehbarer Weise auf die
ursprünglich offenbarten Stich- und Schürfplatten beschränkt.
1.4 Hinsichtlich der Streichung von „ganz oder teilweise“ im Merkmal 1.1.6
geht der Einsprechende davon aus, dass mit dieser Wendung im
ursprünglichen Anspruch 2 nicht nur die Länge der Messerkante, sondern
auch der Grad ihrer Verjüngung (ganz = scharfe Messerkante; teilweise =
stumpfe Messerkante) definiert worden sei, so dass der Verzicht darauf zu
einer unzulässigen Verallgemeinerung führe. Diese Auffassung wird nicht
geteilt. Denn mit den ursprünglich offenbarten Alternativen „ganz oder
teilweise“ wird weder hinsichtlich des Grades der Verjüngung noch der Länge
der Messerkante eine bestimmte Auswahl getroffen, da die beiden
Gegensätze alle Möglichkeiten umfassen. Der Verzicht auf die
Gegensatzwörter „ganz oder teilweise“ im Merkmal 1.1.6 kann daher schon
rein denkgesetzlich zu keiner Erweiterung führen.
1.5
Im geltenden Patentanspruch 7 wurde die
„oder“-Alternative
gestrichen, welche besagt, dass die Messerkante (4), welche die Stichplatte
(2) und Schürfplatte (3) bilden, eine Länge zwischen 20 cm und 30 cm hat.
Der Einsprechende sieht in dieser Streichung eine unzulässige Erweiterung,
da damit nicht nur auf die Bildung einer Kante durch die zuvor genannten
Platten
(2) und
(3) verzichtet werde, sondern auch auf deren
Dimensionierung. Diese Argumentation übersieht allerdings, dass die
gestrichenen Merkmale bereits in den ursprünglichen Unterlagen mit der
Konjunktion „oder“ verbunden waren, so dass diese Merkmale darin nur als
mögliche Alternativen, nicht aber als zwingend erforderliche Merkmale
erachtet wurden. Deren Streichung führt daher nicht zu einer unzulässigen
Erweiterung. Da der patentgemäße Schweißadapter entsprechend den
vorangehenden Ansprüchen, auf welche Patentanspruch 7 zurückbezogen
ist, bereits mit einem Haken aus Stich- und Schürfplatte verbunden ist, geht
mit der zuvor genannten Streichung - anders als vom Einsprechenden
angenommen – auch kein Verzicht auf die darin genannte Messerkante (4)
einher.
1.6 Nachdem die Figuren 1 bis 3 Teil der ursprünglichen Offenbarung sind
und jeder dieser Figuren ein L-förmiger Haken zu entnehmen ist, geht der
Einwand des Einsprechenden, dass das zusätzliche Merkmal des
Hilfsantrags, wonach „die Stichplatte und die Schürfplatte Schenkel eines „L“
bilden“, eine unzulässige Erweiterung darstelle, ins Leere.
1.7 Aus den Figuren 2 und 3 der ursprünglichen Offenbarung ist des
Weiteren ersichtlich, dass bei dem darin gezeigten „L“-förmigen Haken die
Messerkante (4) der Schürfplatte (3) über die Messerkante (4) der Stichplatte
(2) vorsteht. Infolgedessen kann auch in dem zweiten zusätzlichen Merkmal
des Hilfsantrags „wobei die Messerkante der Schürfplatte über die
Messerkante der Stichplatte vorsteht“ keine unzulässige Erweiterung
gesehen werden.
2.
Die Neuheit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist
gegeben.
Der Einsprechende bestreitet schriftsätzlich die Neuheit des patentgemäßen
Schweißadapters mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung eines als „Tree
Stump Planer TB125 STUMP PLANER“ bezeichneten Baumstumpfhobels der
Firma E… Ltd. Dieser sei auf der S.E.D. (Site Equipment Demonstration)
in Milton Keynes (England) 2001 und 2002 öffentlich ausgestellt gewesen und habe
„alle Merkmale des patentgemäßen Schweißadapters“ aufgewiesen. In der
mündlichen Verhandlung ist die geltend gemachte Vorbenutzung von den
Beteiligten nicht mehr thematisiert worden. Insbesondere ist auch kein Vortrag in
dem Zusammenhang zu den nach Hilfsantrag
in den Patentanspruch 1
aufgenommenen Merkmalen erfolgt. Der Einsprechende hat diese von ihm
behauptete – und vom Patentinhaber bestrittene - Vorbenutzung jedoch nicht
zweifelsfrei nachgewiesen. Zwar hat der von
ihm benannte Zeuge
im
Beschwerdeverfahren
eine
eidesstattliche
Versicherung
samt
Konstruktionszeichnung E2 sowie weitere Belege eingereicht. Diese waren für sich
genommen aber noch nicht geeignet, die Übereinstimmung des TB125 mit dem
Gegenstand des Streitpatents und eine Vorbenutzung zu belegen. Vielmehr war
zusätzlich die Vernehmung des Zeugen geboten, um erforderliche Angaben zu der
konstruktiven Ausgestaltung des angeblich vorbenutzten Gegenstands zu klären.
Außerdem war es nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall geboten, sich einen
persönlichen Eindruck von dem Zeugen zu verschaffen, nicht zuletzt, weil der unter
Beweis gestellte Sachverhalt mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt, aber
auch im Hinblick auf die vom Patentinhaber aufgezeigten Unstimmigkeiten zu
früheren Erklärungen von Seiten des Einsprechenden. Das Verhalten des Zeugen
im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat dann die Notwendigkeit einer
persönlichen Vernehmung noch dringlicher erscheinen lassen.
So hat der Zeuge durch den anwaltlich vertretenden Einsprechenden mit Eingabe
vom 11. März 2022 mitteilen lassen, er sei schwer an … erkrankt und deshalb
nicht reisefähig. Auf die Aufforderung des Senats, hierzu ein qualifiziertes Attest
vorzulegen, wurde mit Eingabe vom 14. April 2022 vorgetragen, dass es dem
behandelnden Hausarzt des Zeugen aufgrund des völlig zusammengebrochenen
Gesundheitssystems
in Großbritannien nicht möglich sei, ärztliche Atteste
auszustellen. Zudem sei der Zeuge, wie auch seine Ehefrau, an … erkrankt, was
sich aufgrund seiner schweren Grunderkrankung besonders gravierend auswirke.
Mit Eingabe vom 16. März 2023 wurde dann auf eine weitere Aufforderung des Senats, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ein Attest vorzulegen, berichtet, dass
dies leider nicht möglich sei, da aufgrund des infolge des Brexits bestehenden Ärztemangels bereits die Terminvereinbarung bei einem Arzt mindestens drei Wochen
dauere. Zudem werde das Ausstellen von ärztlichen Attesten durch die ohnehin völlig überlasteten Ärzte in Großbritannien von diesen nicht priorisiert. Außerdem sei
der
Zeuge
aufgrund
seiner …erkrankung
sowie
seiner …
Erkrankung und seines hohen Lebensalters körperlich eingeschränkt. Dies gelte
ebenso für seine Ehefrau, die sich aufgrund einer schweren Erkrankung zahlreicher
medizinischer Tests unterziehen müsse. Ferner sei gerade ein naher Verwandter
seiner Frau verstorben, so dass sie rund um die Uhr seiner Hilfe bedürfe. Zudem
müsse er sich um die Beisetzung des Verwandten kümmern, was in Großbritannien
einen sehr großen zeitlichen Aufwand erfordere. Deshalb sehe sich der Zeuge im
Augenblick außer Stande, sich auch noch um weitere Dinge zu kümmern oder
irgendwohin zu reisen.
Kurz zuvor hatte der Zeuge mit Eingabe vom 22. Februar 2023 im Hinblick auf den
vom Senat für den 12 April 2023 angesetzten Verhandlungstermin eine von ihm
selbst unterschriebene Verdienstausfallbescheinigung eingereicht, mit der er sich
trotz seiner vorgetragenen schweren Erkrankung und Pflegeverpflichtungen
gegenüber seiner Ehefrau eine
tägliche Arbeitszeit als … der Firma
E… Ltd von neuneinhalb Stunden bescheinigte.
Zuletzt teilte dann die Vertreterin des Einsprechenden im Hinblick auf die für den 11.
Juni 2024 angesetzte mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. Juni 2024 mit,
der Zeuge habe mitgeteilt, dass seine schwerkranke Ehefrau mittlerweile an einer
weiteren, sehr ernsthaften Erkrankung leide, was es unmöglich mache, dass er sie
länger als wenige Stunden allein lasse. Aus diesem Grund sei es ihm nicht möglich,
persönlich zur Zeugeneinvernahme in München zu erscheinen. Er sei jedoch gerne
bereit, in England als Zeuge auszusagen und hierbei auch vereidigt zu werden.
Der Senat kann zwar die gesundheitsbezogenen Angaben des Zeugen aufgrund
des Fehlens jeglicher Atteste nicht bewerten. Alle weiteren Schilderungen des
Zeugen werfen im Hinblick auf ihre Glaubhaftigkeit aber so gravierende Fragen auf,
dass eine persönliche Einvernahme des Zeugen unverzichtbar erscheint, um einen
persönlichen Eindruck von dessen Glaubwürdigkeit zu erhalten. Die Aussage des
Zeugen zu der behaupteten, mittlerweile über 20 Jahre zurückliegenden
Vorbenutzung, könnte - ihre Glaubhaftigkeit vorausgesetzt - zum Widerruf des
Streitpatents führen. Der persönliche Eindruck des Senats durch eine Vernehmung
des Zeugen in einem gerichtlichen Umfeld, das dem Zeugen die ernste Bedeutung
der Befragung vermitteln würde, kann daher aus den vorstehenden genannten
Gründen keinesfalls durch eine Befragung des Zeugen durch einen Dritten ersetzt
werden.
Um eine solche Vernehmung zu ermöglichen, hat der Senat wegen der
zwischenzeitlich
gegebenen
Pandemielage
bereits
angesetzte
Verhandlungstermine verschoben sowie ein Rechtshilfeersuchen um Genehmigung
einer unmittelbaren Beweisaufnahme nach Artikel 17 des Haager Übereinkommens
über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen an die hierfür
zuständige britische Behörde gerichtet. Im Zuge der Genehmigung dieses
Ersuchens wurde dem Senat von dieser Behörde ein am Wohnort des Zeugen
gelegenes Gericht genannt, das
für die beantragte Durchführung der
Zeugenvernehmung per Videokonferenz geeignet sei. Kurz vor dem angesetzten
Vernehmungstermin hat dieses Gericht dann dem Senat jedoch mitgeteilt, dass es
nicht über die erforderlichen
technischen Möglichkeiten verfüge, um die
Videovernehmung durchführen zu können.
Nachdem der Zeuge nun auch zu dem Termin am 11. Juni 2024 nicht erschienen
ist und die vom Zeugen genannten familiären Gründe ihrer Natur nach auf zeitlich
unabsehbare Dauer bestehen dürften, war eine erneute Verfahrensverzögerung -
insbesondere auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des
Beschwerdeführers an einem Abschluss des seit Mai 2011 anhängigen Verfahrens
- nicht mehr vertretbar (ebenso OLG Saarbrücken, NJW-RR 1998, 1685; zur
Unerreichbarkeit von Auslandszeugen Saenger, ZPO 10. Auflage, 2023, § 284 Rdn.
54).
3. Der Schweißadapter des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht auch auf
einer erfinderischen Tätigkeit.
Wie bereits zuvor unter Punkt II.4 zur erfinderischen Tätigkeit des Schweißadapters
nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgeführt, ist das in der Druckschrift
E11 beschriebene Werkzeug zum Schneiden von Baumstümpfen und Wurzeln als
L-förmiger Haken ausgestaltet. In Kenntnis dessen liegt somit auch das Merkmal
1.1.8 für den Fachmann auf der Hand. Hinweise dafür, bei einem solchen Haken
zusätzlich darauf zu achten, dass die Messerkante der Schürfplatte über die
Messerkante der Stichplatte vorsteht (Merkmal 1.1.7), finden sich in Dokument E11
dagegen allerdings nicht.
Der Einsprechende geht davon aus, dass ein solcher Überstand aus der Figur 5 der
Druckschrift E11 ersichtlich sei. Dem kann nicht gefolgt werden. Denn der Figur 5
ist allenfalls zu entnehmen, dass sich die Schneidkanten (cutting edge) 32 und 42
von Stich- und Schürfplatten in einem gemeinsamen Punkt (point) 40 treffen (vgl.
E11, Sp. 2, Z. 37 bis 40). Damit wird aber der Überstand einer Messerkante über
eine andere weder gelehrt noch angeregt, so dass die Druckschrift E11 das
Merkmal 1.1.7 nicht in das Blickfeld des Fachmanns rückt.
Einen Hinweis auf die Kombination der Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 erhält der
Fachmann auch bei einer kombinierten Betrachtung von E11 mit der Druckschrift
D1 oder D2 nicht. In beiden Druckschriften steht bei dem darin gezeigten
Rodungswerkzeug zwar die Messerkante der Schürfplatte über die Messerkante der
Stichplatte vor (vgl. D1 und D2, jeweils Figur 1). Allerdings besitzen diese
Werkzeuge keine LForm, sondern die Form eines auf dem Kopf stehenden „T“. Auf
die Möglichkeit, von dieser Hakenform abzuweichen, weist weder die Lehre der D1
noch der D2 hin.
Das Stumpfrodegerät der Druckschriften D3 bzw. D5 oder E5, die alle auf die
französische Priorität FR 8405900 vom 13. April 1984 zurückgehen, weist - egal ob
als Anbaugerät für Bagger gemäß Figur 1, oder als Gerät für den Handbetrieb
gemäß Figur 6 ausgestaltet - eine L-Form auf. Hierbei steht jedoch die vertikal
verlaufende Messerkante des Sporns 1, dem die Funktion einer Stichplatte
innewohnt, über die horizontal verlaufende Messerkante der als Schürfplatte
vorgesehenen Schneidklinge 5 vor (vgl. D3, S. 3, dritter Abs. von unten i. V. m. Fig.
1 und 6). Somit legt auch eine Berücksichtigung der Druckschriften D3, D5 oder E5
i. V. m. der Druckschrift E11 eine Kombination der Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 nicht
nahe.
Eine weitere Berücksichtigung der Dokumente E8 und D9 führt ebenfalls zu keiner
anderen Beurteilung der Sachlage. Der vorliegend als E8 bezeichnete Auszug aus
dem Soerma.TP-Katalog weist auf der Seite 29 unter der Überschrift
„Forstwirtschaftliches Zubehör“ (Equipement forestier) zwar auf einen Rodungszahn
(Dent De Dessouchage) hin, der den Angaben in der Tabelle zufolge an den Arm
eines Baggers montierbar ist. Wie dieses Werkzeug genau aufgebaut ist, kann der
am rechten Rand der Tabelle gezeigten Abbildung aufgrund der schlechten
Bildqualität allerdings nicht entnommen werden. E8 beinhaltet daher keine
Informationen, die in Richtung der patentgemäßen Merkmale 1.1.7 und 1.1.8 weisen
würden.
Dies gilt auch für die Druckschrift D9. Deren Lehre ist mit einem Wurzelrodungsgerät
9 (root grubber) befasst, welches zur Montage am Arm eines Baggers vorgesehen
ist (vgl. D9, Titel und Abstract). Das Werkzeug selbst ist im Wesentlichen aus einer
Trägerplatte 23 (support plate) aufgebaut, an deren seitlichen Kanten bogenförmige,
vertikal verlaufende Seitenschienen 11/12 (side rails) angebracht sind, deren
Vorderkanten an ihrem unteren Ende als angeschrägte Messerkanten 17/18
(bevelled lower edges) ausgestaltet sind. An der Unterseite der Seitenschienen
11/12 ist ein V-förmiges, quer zu den Seitenschienen verlaufendes Messer 15
(blade) angebracht, dessen Schneidkante 16
(leading edge) über die
Seitenschienen 11/12 vorsteht (vgl. D9, Sp. 3, Z. 37 bis 51 i. V. m. Fig. 1). Eine
Abweichung von diesem grundlegenden Aufbau ist in Druckschrift D9 nicht
vorgesehen (vgl. D9, Patentanspruch 1). Damit mag diese Druckschrift zwar eine
vorgeschobene Schürfplatte im Sinne des patentgemäßen Merkmals 1.1.7
nahelegen. Eine gleichzeitige Anregung für die L-förmige Anordnung von
Schürfplatte und Stichplatte entsprechend dem Merkmal 1.1.8 findet sich dort
dagegen aber nicht.
Der Einsprechende vertritt im Zusammenhang mit der Druckschrift D9 die
Auffassung, dass der Fachmann die darin gezeigte Schürfplatte 15 gedanklich
halbiere, um den Aufbau des Geräts zu vereinfachen. So gelange er in
naheliegender Weise zu einem Werkzeug, welches nicht nur eine überstehende
Schürfplatte, sondern auch L-förmig angeordnete Stich- und Schürfplatten
aufweise.
Hiergegen spricht die Tatsache, dass sich in der Druckschrift D9 für derartige
Überlegungen kein Anhaltspunkt findet, so dass allein mit der Druckschrift D9 ein
Naheliegen der patentgemäßen Merkmalskombination 1.1.7 und 1.1.8 nicht
begründet werden kann.
Der Einsprechende führt des Weiteren aus, dass der Fachmann in Kenntnis der
Druckschrift D9 das darin gezeigte Wurzelrodungsgerät entsprechend dem Lförmigen Werkzeug der Druckschrift E11 umgestalten könne und auch auf diesem
Wege ein Rodungswerkzeug in L-Form mit vorgeschobener Schürfplatte erhalte.
Auch diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Denn der Einsprechende
konnte nicht darlegen, welche Aussage in den Druckschriften D9 bzw. E11 den
Fachmann dazu bewogen haben sollte, einerseits die beiden unterschiedlichen
Lehren dieser Druckschriften miteinander zu kombinieren und andererseits dabei
den Fokus gezielt auf die überstehende Schürfplatte der Druckschrift D9 sowie die
L-förmige Anordnung von Stich- und Schürfplatte der Druckschrift E11 zu richten.
Die alleinige Möglichkeit einer Kombination von zwei bekannten Lehren reicht nach
etablierter Rechtsprechung als Beleg für das Naheliegen eines Lösungswegs nicht
aus, da es hierfür entsprechender Hinweise, Anregungen oder Anstöße bedarf (vgl.
BGH GRUR 2009, 746 bis 749, Ls. – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Diese
fehlen jedoch sowohl in Druckschrift D9 als auch in Druckschrift E11.
Unabhängig davon, dass die behauptete Vorbenutzung des Tree Stump Planer
TB125 STUMP PLANER der Firma E… Ltd. nicht nachgewiesen worden
ist (vgl. III.2.), mag dieser gemäß der technischen Zeichnung E2 zwar über einen
Lförmigen Haken aus Stich- und Schürfplatte verfügen und die Schürfplatte dabei
vorstehen. Ob es sich dabei allerdings um ein Werkzeug handelt, welches über
einen Schweißadapter im Sinne der vorangegangenen Auslegung an einem
Baggerarm befestigt werden kann, geht aus dieser Zeichnung nicht hervor. Auch
die Verjüngung der Messerkanten an Stich- und Schürfplatte gemäß Merkmal 1.1.6
legt diese Zeichnung nicht nahe. Weiterführende
technische Daten zum
vorbenutzen Werkzeug wurden vom Einsprechenden nicht zur Akte gereicht.
Demzufolge würde auch eine Berücksichtigung des angeblich vorbenutzten
Gegenstands zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen.
4. Die weiteren
im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angeführten
Druckschriften liegen weiter weg und wurden vom Einsprechenden in der
mündlichen Verhandlung im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit nicht
mehr diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats vermag keine dieser
Entgegenhaltungen die erfinderische Tätigkeit des im Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag beschriebenen Schweißadapters für sich oder in Kombination mit einer
der anderen Druckschriften in Frage zu stellen.
Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag sind auch die auf ihn zurückbezogenen
und auf bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Schweißadapters
gerichteten Unteransprüche 2 bis 8 patentfähig.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, kann dieser Beschluss
mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100
Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die
Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof
zugelassene
Rechtsanwältin
oder
einen
beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigte(n) einzulegen.
Höchst
Münzberg
Freudenreich
Fehlhammer