BPatG Beschluss vom 25.06.2024 – 6 Ni 42/18

BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 42/18

KoF 126/23 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2024:250624B6Ni42.18.0

betreffend das deutsche Patent …

hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2024

durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dr. Söchtig und

Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

beschlossen:

1. Die

Erinnerung

der

Klägerin

gegen

Kostenfestsetzungsbeschluss

der

Rechtspflegerin

den

am

Bundespatentgericht vom 22. Februar 2024 wird zurückgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem

Gegenstandswert in Höhe von 9.538,87 Euro zu tragen.

I.

Mit ihrer Erinnerung wendet sich die Klägerin gegen die ihr im Rahmen der

Kostenfestsetzung

auferlegte Erstattung

von Rechtsanwaltskosten

im

Nichtigkeitsberufungsverfahren für die Vertretung der zugleich patentanwaltlich

vertretenen Beklagten.

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten deutschen Patents … (Streitpatent). Mit Urteil vom 14. Juli

2021 hatte der Senat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt. Mit Urteil vom

17. Oktober 2023 hat der Bundesgerichtshof die hiergegen gerichtete Berufung auf

Kosten der Klägerin als unzulässig verworfen. Der Streitwert

für das

Berufungsverfahren wurde auf 375.000,00 Euro festgesetzt.

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten vom 25. Oktober 2023 hat die

Rechtspflegerin am Bundespatentgericht mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom

22. Februar 2024 die von der Klägerin der Beklagten zu erstattenden Kosten auf

insgesamt 19.593,05 Euro festgesetzt und eine Verzinsung dieser Summe

angeordnet. Im Rahmen ihrer Festsetzung hat sie Kosten des auf Beklagtenseite

mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von insgesamt 9.538,87 € für erstattungsfähig

erachtet.

Gegen den ihr am 27. Februar 2024 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat

die Klägerin mit Schriftsatz vom 6. März 2024, eingegangen am selben Tag, im

Umfang der festgesetzten Rechtsanwaltskosten Erinnerung eingelegt.

Sie hält eine Doppelvertretung

im Nichtigkeitsberufungsverfahren für nicht

veranlasst: Die Beklagte habe die Terminsladung zur Berufungsverhandlung vor

dem Bundesgerichtshof am 4. August 2022 zu einem Zeitpunkt erhalten, zu dem

über die Berufung im Verletzungsverfahren durch Urteil des Oberlandesgerichts

München am selben Tag bereits abschließend entschieden gewesen sei. Im

Nichtigkeitsberufungsverfahren habe zudem kein den Gegenstand des

Verletzungsverfahrens betreffender Abstimmungsbedarf zwischen den patent- und

rechtsanwaltlichen Vertretern der Beklagten bestanden. Wie durch den

Bundesgerichtshof angekündigt, sei in der Berufungsinstanz nämlich nur über

Zulässigkeitsfragen diskutiert worden.

Die Klägerin und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom

22. Februar 2024 im Umfang der festgesetzten Kosten des mitwirkenden

Rechtsanwalts aufzuheben und die diesbezüglich festgesetzten Kosten

i. H. v. 9.538,87 Euro nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie tritt der Erinnerung in der Sache entgegen und weist darauf hin, dass das

parallele Verletzungsverfahren erst am 10. September 2022, nach Zugang einer

Ladung im Berufungsnichtigkeitsverfahren am 2. August 2022, beendet gewesen

sei.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat der Erinnerung nicht abgeholfen

und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

II.

Die auf die festgesetzten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts beschränkte

Erinnerung der Klägerin ist nach § 84 Abs. 2 S. 2 HS 2 PatG, § 104 Abs. 1,

Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig. In der Sache hat sie

jedoch keinen Erfolg.

Denn die von der Beklagten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt im

Nichtigkeitsberufungsverfahren angefallenen Kosten sind von der Rechtspflegerin

am Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluss vom 22. Februar 2024 zu

Recht als notwendige Kosten nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 2

ZPO festgesetzt worden.

Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende

Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner

erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Bei der Prüfung, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt

notwendig war, ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Zwar ist ein

Patentanwalt nach seiner Ausbildung und dem Berufsbild seines Standes

grundsätzlich befähigt, Patentnichtigkeitsverfahren auf dem

ihm gesetzlich

zugewiesenen Aufgabengebiet mit juristischem Sachverstand durchzuführen.

Allerdings ist der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen

Patent-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung

und Fortbildung des Patentrechts berufen. Wenn eine Partei sich der Mitwirkung

eines Rechtsanwalts versichert, dient dies im Verfahren vor dem letztinstanzlich

entscheidenden Bundesgerichtshof auch dann einer zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn zunächst (ex ante) keine rechtlich

schwierigen

oder

besonders

komplexe

Rechtsfragen

für

das

Nichtigkeitsberufungsverfahren erkennbar sind ( vgl. BPatG München, Beschluss

vom 15. Juni 2010 – 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 145).

So können die Kosten eines im Nichtigkeitsberufungsverfahren neben dem

Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts auch dann als notwendig i. S. d. § 91

Abs. 1 Satz 1 ZPO und somit als erstattungsfähig angesehen werden, wenn die

Berufung wegen nicht rechtzeitiger Einreichung einer Begründung verworfen wird

(vgl.

BPatG München, Beschluss vom

18. Juni 2013 –

10 ZA (pat) 12/12,

BPatGE 54, 141-147, Rdnr. 24). Über die regelmäßig gebotene typisierende

Betrachtungsweise hinaus belegt also auch der Gegenstand des Berufungsurteils

vom 17. Oktober 2023 – X ZR 96/21, dass die Erfolgsaussichten im hiesigen

Nichtigkeitsberufungsverfahren von Rechtsfragen prozessualer Natur abhingen, zu

deren Beurteilung die Hinzuziehung eines mitwirkenden Rechtsanwalts in diesem

konkreten Einzelfall zweckmäßig erschien.

Die Erinnerung war daher zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der

Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schnurr

Haupt

Söchtig