BPatG Urteil vom 29.07.2024 – 3 Ni 5/22 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

An Verkündungs Statt zugestellt am 29.07.2024 …

3 Ni 5/22 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2024:290924U3Ni5.22EP.0

betreffend das europäische Patent 1 722 968

(DE 50 2005 015 296)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mündlichen Verhandlung vom 22. April 2024 durch den Vorsitzenden Richter

Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den

Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin Dr.-Ing. Philipps

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits .

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene

Inhaberin des aufgrund der internationalen

Anmeldung vom 4. März 2005, die als WO 2005/084944 am 15. September 2005

veröffentlicht worden ist, unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen

Anmeldung DE 10 2004 011 223 vom 4. März 2004 auch mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Verfahrenssprache

erteilten europäischen Patents 1 722 968 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „HOCH

ABRIEBFESTES BAND FÜR DIE BANDAGIERUNG VON KABELBÄUMEN IN

AUTOMOBILEN“.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 50 2005

015 296.4 geführte Streitpatent betrifft ein hoch abriebfestes Band, das

insbesondere für die Bandagierung von Kabelbäumen in Automobilen Verwendung

finden kann, und umfasst in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche. Die

unabhängigen Patentansprüche 1, 6, 7, 8 und 9 lauten in der Verfahrenssprache

wie folgt:

Die Patentansprüche 2 bis 5 sind auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar

zurückbezogen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des

Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in

der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den

Fassungen der Hilfsanträge 1a bis 1c, 2 bis 22 sowie 10a bis 22a. Wegen des

Wortlauts der vorgenannten Fassungen wird auf die Anlagen zu den Schriftsätzen

vom 13. März 2023, 12. Mai 2023 und 12. April 2024 sowie auf die in der mündlichen

Verhandlung überreichten Hilfsanträge 10a bis 22a verwiesen.

Beide Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende

Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien

vergeben):

NK1

NK6

NK7

NK8

NK9

EP 1 722 968 B1 (Streitpatent)

DE 203 13 526 U1

WO 99/06497 A1

DE 100 42 732 A1

WO 02/11155 A1

NK10

EP 1 074 595 A1

NK11

DE 101 49 975 A1

NK14

Saville, B. P.: Physical testing of textiles. Cambridge:

Woodhead Publishing Ltd., 1999. S. 195-198

NK15

EP 1 258 346 A2

NK16 WO 99/50943 A1

NK17

DE 101 07 569 A1

NK19

WO 00/13894 A1

NK21

DE 103 29 994 A1

Die Klägerin ist der Ansicht, der Gegenstand des seine Priorität mangels

Erfindungsidentität zu Unrecht in Anspruch nehmenden Streitpatents gemäß

Patentanspruch 1 weise gegenüber der Druckschrift NK6 i.V.m. dem fachüblichen

Handeln, belegt durch die Druckschriften NK9, NK10, NK11 und NK14, NK16,

NK17, oder i.V.m. NK19, keine erfinderische Tätigkeit auf. Denn die NK6 lehre ein

hochabriebfestes Band für die Bandagierung von Kabelbäumen, welches bereits

den ACB-Schichtaufbau des Trägers zur Steigerung der Abriebfestigkeit im

streitpatentgemäßen Sinne zeige, und zwar unabhängig davon, welche jeweiligen

textilen Schichten in diesem Kontext zum Einsatz kämen. Entgegen der Auffassung

der Beklagten sei das erfindungsgemäße Gewebe lediglich hinsichtlich der Anzahl

der Fäden in Kett- und Schussrichtung charakterisiert. Die Folgerung der Beklagten,

dass es sich um ein annähernd durchscheinendes Gewebe handle, weshalb die

streitpatentgemäß beanspruchte Erfüllung der Abriebfestigkeit von 150 % der

Einzellagen überraschend sei, treffe nicht zu. Zudem sei die beanspruchte

Abriebfestigkeit nicht an die Auswahl der Zwischenschicht gekoppelt und auch nicht

an die spezielle Konstruktion der Deckschichten A und B geknüpft. Das 150 %-

Kriterium sei daher zum Prioritätszeitpunkt gut belegt und nicht an eine bestimmte

Trägerkombination gekoppelt gewesen und werde unabhängig von der Auslegung

der Zwischenschicht als Folie bzw. doppelseitiges Klebeband oder

Klebebeschichtung erfüllt. Ein synergistischer Effekt liege daher nicht vor.

Darüber hinaus beruhe das Streitpatent auch ausgehend von einer der

Druckschriften NK7, NK8, NK9, NK15, NK19 und NK21 nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Diese ergebe sich auch nicht durch die weiteren

Patentansprüche oder aus den Fassungen der Hilfsanträge.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 722 968 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die

Fassung eines der Hilfsanträge 1a bis 1c gemäß Schriftsatz vom 12. Mai

2023, weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 2 bis 9 gemäß

Schriftsatz vom 13. März 2023, weiter hilfsweise die Fassung eines der

Hilfsanträge 10 bis 22 gemäß Schriftsatz vom 12. April 2024 erhält, weiter

hilfsweise die Fassung eines der

in der mündlichen Verhandlung

überreichten Hilfsanträge 10a bis 22a, die sich parallel zu den Hilfsanträgen

10 bis 22 einreihen sollen.

Die Beklagte hält den Gegenstand des Streitpatents sowohl in der erteilten Fassung

als auch wenigstens in einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sei auch insbesondere ausgehend von NK6

patentfähig. In NK6 sei gerade die Kombination aus Vlies und Velours mit

dazwischenliegender Kunststofffolie als erfindungswesentlich offenbart, so dass sie

die anspruchsgemäßen Merkmale nicht aufweise, denen zufolge die Deckschichten

A und B aus einem Gewebe bestehen, das ein Filamentgewebe aus Polyester,

Polyamid, Glasfasern oder Hochleistungskunststoffen wie Carbonfasern sei und 40

bis 50 Fäden pro cm in Kettrichtung sowie 20 bis 30 Fäden pro cm in Schussrichtung

aufweise. Außerdem gebe es keine Anregung, die Kunststofffolie durch eine

Klebemasse zu ersetzen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die zulässige Klage ist unbegründet, weil der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund

gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ

i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ nicht besteht. Auf die Schutzfähigkeit der gestellten

Hilfsanträge kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

I.

1. Wie das Streitpatent in seiner Beschreibung ausführt, würden in vielen

Industriebereichen Bündel aus einer Vielzahl von elektrischen Leitungen vor dem

Einbau oder in bereits montiertem Zustand umwickelt, um den Raumbedarf des

Leitungsbündels

durch Bandagieren

zu

reduzieren

sowie

zusätzlich

Schutzfunktionen zu erzielen. Mit der Verwendung von abriebfesten, stabilen

Trägermaterialien werde eine Schutzfunktion gegen Scheuern und Reiben sowie

Schleifen an scharfen Kanten und Graten erzielt. Besonders diese Abriebfestigkeit

nehme an Bedeutung zu, da durch Produktionsprozesse bedingte scharfen Kanten,

Grate oder Schweißstellen immer weniger durch aufwendige Nacharbeit entschärft

würden. Kabelstränge, die in solchen Bereichen verliefen, seien daher potenziell

gefährdet (NK1 Abs. 0001 - 0003).

Um Gefährdungspotenziale zu minimieren, würden an kritischen Stellen die

Kabelstränge nicht nur mit normalen Wickelbändern bandagiert, sondern es würde

zusätzliche Vorsorge getroffen. Entweder würden Spezialklebebänder verwendet

oder aber es kämen besondere Schutzkomponenten zum Einsatz (NK1 Abs. 0004).

Auch Spezialklebebänder würden in Bereichen mit erhöhtem Abrieb- und

Scheuerschutz eingesetzt, seien als Stand der Technik bekannt und würden

teilweise auch kommerziell genutzt (NK1 Abs. 0005).

Im Stand der Technik seien eine Vielzahl von Lösungsansätzen bekannt (NK1 Abs.

0005 - 0013), bei denen bevorzugt das sehr kostspielige textile Trägermaterial

Velours im Verbund mit mindestens einem weiteren textilen oder nicht-textilen

Flächengebilde für den besonderen Abrieb- und/oder Klapperschutz zuständig sei.

Der Trägerverbund werde entweder ohne Klebeschicht oder aber durch einen

besonderen wärmeaktivierbaren Kaschierkleber, häufig in nur teilbereichsweiser

Verwendung, erzeugt. Selbstklebemassen dienten nur dazu, um als separate

Schicht aus diesem Trägerverbund ein Klebeband herzustellen. Derartige

Klebebänder seien durch die Verwendung des Wirkwaren-Velours nicht nur sehr

teuer, sondern durch die Schlingenstruktur so dick, dass sie bei der normalen

überlappenden Spiralwicklung oder bei der Längsummantelung wegen der zur

Verfügung stehenden knappen Verbauräume nicht eingesetzt werden könnten

(NK1 Abs. 0014).

2.

Das Streitpatent stellt sich die objektive Aufgabe, ein Band bereitzustellen,

welches die Möglichkeit zur Bandagierung von Einzelleitungen zu Kabelsätzen mit

hohem Schutz gegen mechanische Schädigungen durch Scheuern und Reiben an

scharfen Kanten, Graten, Schweißpunkten etc. kombiniert (NK1, Abs. 0015).

3.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände mit den Merkmalen der

unabhängigen Patentansprüche 1, 6, 7, 8 und 9 gelöst.

Patentanspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

1 Hoch abriebfestes Band für die Bandagierung von Kabelbäumen,

insbesondere in Automobilen.

2 Das Band ist aus einem Träger mit einer ersten Deckschicht A und

einer zweiten Deckschicht B.

Zwischen den Deckschichten A und B befindet sich eine

Zwischenschicht C.

3.1 Die Zwischenschicht C ist mit den Deckschichten A und B jeweils

über deren gesamte Fläche fest verbunden.

3.2 Die Zwischenschicht C besteht aus einer visko-elastischen

Klebemasse, bevorzugt Selbstklebemasse, oder einem

beidseitig klebend ausgerüsteten Klebeband.

4 Die Deckschichten A und B bestehen aus einem Gewebe.

4.1 Das Gewebe ist ein Filamentgewebe aus Polyester, Polyamid,

Glasfasern oder Hochleistungskunststoffen wie Carbonfasern.

4.2 Das Gewebe weist 40 bis 50 Fäden pro cm in Kettrichtung sowie

20 bis 30 Fäden pro cm in Schussrichtung auf.

5 Die Abriebfestigkeit des Trägers beträgt zumindest 150 % der Summe

der Abriebfestigkeiten der Einzellagen, gemessen nach ISO 6722,

Kapitel 9.3 „Scrape abrasion resistance“.

4.

Ein Teil der Begriffe bedarf der Auslegung. Der zuständige Fachmann, ein

Chemie- oder Textilingenieur mit Diplom- oder Masterabschluss sowie mehrjähriger

Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Klebebändern, wird

sie wie folgt verstehen:

4.1 Gemäß Merkmal 2 ist das Band aus einem Träger mit einer ersten

Deckschicht A und einer zweiten Deckschicht B aufgebaut (wörtlich

in

Patentanspruch 1: „[…] Band […] aus einem Träger […]“), wobei sich gemäß

Merkmal 3 zwischen den Schichten eine Zwischenschicht C befindet, wodurch ein

im Folgenden auch als ACB-Struktur bezeichneter Aufbau entsteht. Hierbei bleibt

aus der Formulierung des Patentanspruchs selbst offen, ob das streitpatentgemäße

Band aus den Schichten des Trägers besteht oder noch weitere Schichten umfasst.

In den Absätzen 0018 bis 0030 des Streitpatents wird der Träger allgemein als ein

mehrlagiges Verbundsystem beschrieben (ACB-Struktur), wobei er zumindest

weitere Zwischenschichten aufweisen kann (vgl. NK1 Abs. 0023 u. Abs. 0044 Z. 51-

52).

4.2 Eine streitpatentgemäße vollflächige Verbindung der Zwischenschicht C mit

den Deckschichten A und B gemäß Merkmal 3.1 („über deren gesamte Fläche“)

liegt auch dann vor, wenn die Deckschichten A und B über die zwischen ihnen

befindliche Zwischenschicht C nur in dem Bereich vollflächig und fest miteinander

verbunden sind, in dem sie sich gegenüberliegen. Nach den Absätzen 0034 bis

0037 können nämlich mit einer (visko-elastischen) Klebemasse beschichtete

Deckschichten – in diesen Absätzen als „Trägermaterialien“ bzw. in den

Abbildungen (unglücklicherweise auch) als „Träger“ (für die visko-elastische

Klebemasse) bezeichnet - zu einer ACB-Struktur eines Trägers gemäß Merkmal 2

kombiniert werden, indem die (visko-elastische) Klebemasse die Zwischenschicht

C bildet, wobei an den Seitenrändern jeweils ein schmaler Streifen (viskoelastische) Klebemasse (Zwischenschicht C) offen und klebeaktiv bleibt. Dies ergibt

sich auch entsprechend den Abbildungen zu den Absätzen 0034 und 0035. Insoweit

wird hier ein Träger vorgestellt, der – auch ohne die in Abs. 0031 bis 0033

beschriebene Beschichtung mit einer

(selbstklebenden) Klebemasse auf

mindestens einer der Außenseiten der Deckschichten A oder B – als (Wickel-)Band

selbstklebend verwendbar ist (vgl. NK1 Abs. 0015, 0030 u. 0037).

4.3 Wie in Kap. 4.2 beschrieben, kann der Träger(verbund) zumindest einseitig

auf einer der Außenseiten der Deckschichten A oder B mit einer Selbstklebemasse

beschichtet werden (vgl. NK1 Patentanspruch 5; Abs. 0031 - 0033; Abs. 0050,

Beispiel 2), wodurch ein (Selbstklebe-)Band entsteht. Der Träger(verbund) kann

aber auch ohne zusätzliche Kleberbeschichtung als Abriebschutz verwendet

werden (vgl. NK1 Abs. 0034 – 0035; Abs. 0050, Z. 7-9, Beispiel 2), wodurch das

Band gemäß Merkmal 2 dann aus dem Träger besteht. Damit sind aber die Begriffe

„Träger“ und „Band“ nicht als Synonyme zu verstehen, was auch durch weitere

Textstellen der Beschreibung bestätigt wird (vgl. NK1 Abs. 0046, Z. 27-31, „[…] aus

derartigen Trägern hergestellte Klebebänder

[…]“ und Z. 34-35,

„Eine

selbstklebende Ausrüstung [des Trägerverbunds] zu einem Klebeband ist dabei

nicht zwangsläufig notwendig […]““).

4.4 Die mit Merkmal 5 genannte Abriebfestigkeit bezieht sich auf den als ACB-

Struktur aufgebauten Träger(verbund), der das in dem Merkmal genannte Kriterium

von zumindest 150 % der Summe der Abriebfestigkeiten der Einzellagen erfüllen

muss. Gleichwohl ist damit der Träger ein wesentlicher Bestandteil des Bandes, um

die gewünschte hohe Abriebfestigkeit des Bandes gemäß Merkmal 1 zu erreichen.

Das Merkmal 5 stellt eine Auswahlregel dar, welche Deckschichten A und B und

welche Zwischenschicht C gewählt werden müssen, um in der Summe 150 % der

Abriebfestigkeit der Einzellagen zu erzielen. Dabei bleiben zwar, abgesehen von

Angaben in den Merkmalen 3.2, 4.1 und 4.2, nähere physikalisch-chemische

Parameter wie Dicke oder Flächenmassen der Zwischenschicht sowie der

Deckschichten oder deren chemische Zusammensetzung offen. Gleichwohl

bestimmen diese aber die Eigenschaften des Trägers mit und sind in der

Beschreibung daher (näherungsweise) genannt (vgl. NK1 Abs. 0028, 0029, 0030,

0039, 0040). Sie können dem Fachmann damit die Richtung seiner Bemühungen

hinsichtlich der Einhaltung der Auswahlregel gemäß Merkmal 5 weisen, auch wenn

insoweit mit Patentanspruch 1 keine weiteren Vorgaben gemacht werden und damit

der beanspruchte Gegenstand entsprechend breit ist.

4.5 Anzumerken ist, dass die Eignungsangabe „für die Bandagierung von

Kabelbäumen“ gemäß Merkmal 1 nicht bedingt, dass die streitpatentgemäße hohe

Abriebfestigkeit erst nach Umwicklung des Kabelbaums vorliegt. Vielmehr folgen

daraus lediglich räumlich-körperliche Anforderungen an das Band aufgrund des

gewünschten Zweckes (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 24. April 2018 – X ZR 50/16,

GRUR 2018, 1128 – Gurtstraffer).

II.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit besteht nicht,

denn in der erteilten Fassung erweist sich das Streitpatent gegenüber dem von der

Klägerin geltend gemachten Stand der Technik als patentfähig.

1.

Druckschrift NK6, der sich ein Fachmann zuwendet, der vor die

streitpatentgemäße Aufgabe gestellt ist, ein Band bereitzustellen, das eine

verbesserte Abriebfestigkeit aufweist und trotzdem noch für die Bandagierung von

Kabelbäumen geeignet

ist,

lehrt eine Schutzummantelung bzw. eine

Abriebschutzvorrichtung bereitzustellen, die eine deutlich erhöhte Lebensdauer und

ein verbessertes Abriebschutzverhalten bei einer verbesserten Montierbarkeit

besitzt (vgl. NK6 S. 5, Z. 24-27), indem ein mehrschichtiges Laminat mit den

streitpatentgemäßen Merkmale 1, 2, 3, 3.1 und 3.2 (in Form des insoweit

ausreichenden alternativen Teilmerkmals „beidseitig klebend ausgerüsteten

Klebeband“) eingesetzt wird (vgl. NK6 Anspruch 1 i.V.m. Anspruch 4, 18 u. 28, S. 7,

Z. 20-22; S. 8, Z. 10; S. 8, Z. 21-23; S. 8, Z. 38 bis S. 9, Z. 2).

In NK6 wird jedoch das patentgemäße Merkmal 4 nicht offenbart, wonach beide

Deckschichten A und B aus einem Gewebe bestehen sollen. Zwar beschreibt die

NK6 auf S. 6 Z. 5-9, dass es sich bei den äußeren Schichten beispielsweise um

textile Schichten handeln kann. Da dies aber der Sammelbegriff für Textilfasern,

textile Halb- und Fertigfabrikate und daraus hergestellte Fertigwaren ist und somit

u.a. Flocken, Garne, Filze, Gewebe, Gewirke oder Vliese umfasst, wird damit noch

keine Aussage darüber getroffen, dass es sich um zwei Gewebeschichten gemäß

Merkmal 4 handeln soll. Vielmehr besteht der Kern der Lehre der NK6 darin, dass

die Anordnung einer dünnen weichen Folie 4 zwischen einer Vliesschicht 2 und

einer Veloursschicht 6 eine Abriebstabilität ergibt, die zuvor mit keiner der

Einzelkomponenten oder der Kombination zweier dieser Einzelkomponenten

möglich war (vgl. NK6 S. 6, Z. 9-13 u. 30-33). Dieser synergistische Effekt wird dabei

insbesondere auf die Folie 4 zurückgeführt (vgl. NK6 S. 6, Z. 33 bis S. 7, Z. 4; S. 7

Z. 16-20), während der Veloursschicht 6 kein wesentlicher Beitrag zur

Abriebstabilität attestiert wird (vgl. NK6 S. 8, Z. 26-29). Allerdings wird auf einen

synergistischen Effekt zwischen allen drei Schichten, nämlich der äußeren

Veloursschicht 6, der Folie 4 und der unteren Vliesschicht 2, verwiesen, wodurch

auch Merkmal 5 nahegelegt ist. Denn nach NK6 können ohne die äußere Schicht

die erzielbaren Abriebbeständigkeiten nicht erreicht werden, weil, wie die NK6

vermutet, über die äußere Schicht 6 eingetragene Kräfte durch die Folienschicht 4

gleichmäßiger auf die Vliesschicht 2 abgeleitet werden können und so Reibkräfte,

die punktuell eingetragen werden, in der Fläche des Klebebandes abgebaut werden

(vgl. NK6 S. 5, Z. 33 bis S. 6, Z 5 sowie S. 9 Z. 16-24).

Auch wenn in NK6 darauf hingewiesen wird, dass die Velourschicht 6 auch aus

einem anderen Textilmaterial als einem Velours ausgebildet sein kann (S. 9 Z. 12-

15), ist dies noch kein Hinweis darauf, dass auch die Vliesschicht 2, bei der es sich

nicht um ein Gewebe handelt, aus einem anderen Material ausgebildet werden

kann. Um die Abriebbeständigkeit der Trägerschichten aus NK6 zu erhöhen, hätte

der Fachmann aufgrund der Angaben in NK6 vielmehr auch ein anderes

Vliesmaterial heranziehen können, z.B. ein stabiles Carbonvlies anstelle eines nach

Merkmal 4.1 streitpatentgemäßen Gewebes aus Carbonfasern, da ein Vlies

entsprechend flexibler ist und so das zu schützende Gut nach NK6 besser als ein

Gewebe ummanteln könnte. So wird die genannte Flexibilität eines Vlieses z.B. in

der NK15 angesprochen, wonach ein Vorteil der Verwendung von Vliesen als

Schutzummantelung die guten Flexibilitätseigenschaften sind (vgl. NK15 Abs.

0005). Darüber hinaus wird der Fachmann die Erwähnung in NK6, dass anstelle der

Veloursschicht ein anderes Textilmaterial verwendet werden könne, eher als

Hinweis auf eine weitere Vliesschicht anstelle einer Velourschicht verstehen, da in

dieser Druckschrift als textile Schichten neben Velours ausschließlich Vliese

genannten werden. Damit würde letztlich eine Schutzummantelung mit zwei

Vliesschichten (und nicht mit zwei patentgemäßen Gewebeschichten) als

Deckschichten A und B vorliegen.

Aus diesen Gründen gab es für den Fachmann keine Veranlassung, ausgehend von

NK6 auf ein Band mit einer ACB-Struktur zurückzugreifen, das mit zwei

Deckschichten aus Gewebe gemäß der Merkmalsgruppe 4 ausgestaltet ist.

Dementsprechend vermag auch eine Kombination der NK6 mit einer Schrift wie z.B.

NK10 oder NK11, die lediglich die Fadenauslegungen von Filamentgeweben

beschreiben, die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage zu stellen.

2.

Anders als streitpatentgemäß vorgesehen, weist das Klebeband der

Druckschrift NK7 bereits keine Deckschichten A und B und damit auch keine

Zwischenschicht C auf (vgl. NK7 Anspruch 1). Zwar ist im Ergebnis nach der

Ummantelung eines Kabelsatzes im Bereich der seitlichen Kanten eine Struktur aus

einer Deckschicht A und B mit einer dazwischen liegenden Selbstklebemasse

vorhanden (vgl. NK7 Fig. 1). Diese Struktur entspricht jedoch nicht einem für das

Badagieren von Kabelbäumen geeigneten Band entsprechend Merkmal 1. Vielmehr

ist eine streitpatentgemäße ACB-Struktur nur im fertig umwickelten Zustand und

dann auch nur abschnittsweise anzutreffen. Auch erhält der Fachmann ausgehend

von der NK7 keinen Hinweis, dass eine derartige Struktur einen vorteilhaften oder

synergistischen Effekt hinsichtlich der Abriebfestigkeit bewirkt. Dementsprechend

vermag auch eine Kombination mit einer Schrift wie z.B. NK10 oder NK11, die

lediglich die Fadenauslegungen von Filamentgeweben beschreiben, die

erfinderische Tätigkeit nicht in Frage zu stellen.

3.

Nach NK8, die wie NK7 ein Verfahren zur Ummantelung von

langgestrecktem Gut, wie insbesondere Kabelsätzen mit einem Klebeband

beschreibt und somit ebenfalls für den Fachmann von Interesse ist, können als

Trägermaterial alle bekannten Textilien wie Gewebe, Gewirke oder Vliese

verwendet werden (vgl. NK8 Abs. 0027). Dementsprechend sieht die NK8 Gewebe

und Vliese zunächst als gleichwertig an. Die Trägermaterialien nach NK8 können –

wie im Streitpatent – jeweils vollflächig mit Klebemasse beschichtet und versetzt

angeordnet werden, wobei die Klebemassen zueinander zeigen (vgl. NK8 Abs.

0050). Gemäß Abs. 0074 kann eine Klebebschichtung von 25 bis 80 g/m2 eingesetzt

werden, sodass eine patentgemäße Zwischenschicht abgebildet sein mag, die sich

von einer einfachen Kaschierklebung unterscheidet. Es fehlt aber an einem Hinweis

auf einen synergistischen Effekt gemäß Merkmal 5. Dem steht auch die Auffassung

der Klägerin nicht entgegen, die NK8 weise deutlich darauf hin, auf eine

Abriebfestigkeit zu achten; denn damit lehrt die NK8 weder einen synergistischen

Effekt noch liefert sie darauf einen Hinweis.

Darüber hinaus müsste sich der Fachmann ausgehend von NK8 aus den genannten

Möglichkeiten bei den Trägermaterien speziell für Gewebe als Träger gemäß den

Merkmalen 4 und 4.1 entscheiden. Einen Hinweis darauf erhält er aber nicht, denn

im weiteren Verlauf der Beschreibung wird besonders auf Vliese abgestellt (vgl. NK8

Abs. 0031 – 0044, 0048). Des Weiteren eignet sich nach NK8 zur Ummantelung

des langgestreckten Guts auch ein Trägermaterial, das aus Papier, aus einem

Laminat, aus einer Folie, aus Schaumstoff oder aus einer geschäumten Folie

besteht (vgl. NK8 Abs. 0047). Somit wird der Fokus des Fachmanns nicht auf

Gewebe gelenkt, sondern nur auf verschiedene andere Materialien.

Im Ergebnis fehlt es damit in der NK8 an einem Hinweis für den Fachmann, ein hoch

abriebfestes Band mit den Deckschichten A und B aus Gewebe gemäß Merkmal 4

und einer Zwischenschicht C gemäß der Merkmalsgruppe 3 mit einem

synergistischen Effekt hinsichtlich der Abriebfestigkeit der Einzellagen gemäß

Merkmal 5 bereitzustellen, insbesondere hatte er keine Veranlassung, gezielt ein

Band mit dem patentgemäßen Merkmal 5 einzusetzen.

4.

In der Druckschrift NK9, die wie NK8 ein Verfahren zur Ummantelung von

langgestrecktem Gut beschreibt, ist zwar im Grundsatz ein textiler Träger 1 mit

darauf aufgebrachten Klebebändern 2 und 3 beschrieben (vgl. NK9 Fig. 1), wobei

der Träger 31 der Klebebänder als Deckschicht verstanden werden kann und sich

im Ergebnis, sofern die Klebemasse 32 der Klebebänder dem Träger 1 zugerechnet

wird, eine „Zwischenschicht“ mit beidseitigen Klebemassen ergibt. Dies stellt aber

bereits keine streitpatentgemäße Zwischenschicht C dar, die gemäß Merkmal 3.1

mit den Deckschichten A und B über deren gesamte Fläche fest verbunden wäre.

Daher kommt es nicht mehr darauf an, dass in der NK9 im verklebten Zustand an

der Überlappungsstelle aufgrund der sich dann ergebenden Mehrlagigkeit eine

besondere Dämpfungseigenschaft oder Abriebfestigkeit festgestellt wird (vgl. NK9,

S. 13, Z. 24-29). Insoweit lehrt die NK9 auch keinen synergistischen Effekt

entsprechend Merkmal 5, der den Fachmann veranlassen oder anregen könnte, die

Mehrlagigkeit auf die gesamte Fläche des Gebildes der NK9 auszudehnen.

5.

Die NK15 beschreibt als Ausgestaltung für eine Schutzummantelung für

langgestreckte biegsame Gegenstände die Verbindung von zwei Vliesen 12 und 14

(und nicht von Geweben) mit einem dazwischen angeordneten Klebstoff 13 (vgl.

NK15 Abs. 0001, 0005 u. 0037). Genau diesen Vliesschichten (nicht Gewebe) wird

in NK15 die überaus hohe Abriebfestigkeit zugeschrieben (vgl. NK15 Abs. 0005).

Da die NK15 den guten synergistischen Effekt von Vliesen beschreibt, bestand für

den Fachmann keine Veranlassung, zur Verstärkung der Abriebfestigkeit zwei

Gewebe als Trägermaterialien heranzuziehen. Daran ändert auch der Einwand der

Klägerin nichts, dass nach Abs. 0006 der NK15 mehrere flexible Vlies-Schichten zu

einer erheblich verbesserten Abriebfestigkeit führen.

6.

Die NK19 betrifft eine Scheuerschutzvorrichtung mit einer (einzigen) textilen

Trägerschicht, die auf einer Seite mit einer Folie kaschiert ist und auf der anderen

Seite zur Anordnung an einem scheuernden Bauteil eingerichtet ist (vgl. NK19

Anspr. 1). Zwischen Folie und textiler Trägerschicht kann eine Klebeschicht

angeordnet sein (vgl. NK19 Anspr. 2). Damit liegt jedoch nur eine textile Deckschicht

vor. Es handelt sich somit schon nicht um ein patentgemäßes Verbundsystem mit

zwei Deckschichten gemäß Merkmal 2. NK19 gibt auch keinen Hinweis, die Folie

durch eine textile Schicht zu ergänzen, da die Folie als vorteilhaft insbesondere

auch im Hinblick auf die Reiß-- und Abriebfestigkeit beschrieben wird (vgl. NK19 S.

7/8 seitenübergr. Abs.). Damit erhält der Fachmann aus der NK19 keinen Anlass,

Überlegungen in Richtung der streitpatentgemäßen Lösung anzustellen.

7.

Es kann dahinstehen, ob die nachveröffentlichte NK21 mangels wirksamer

Priorität des Streitpatents nach Art. 56 Satz 2 EPÜ auch bei der erfinderischen

Tätigkeit zu berücksichtigen ist. Denn selbst wenn sie berücksichtigt würde, stünde

sie der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes nicht entgegen. Sie betrifft ein

Verfahren zum Ummanteln von

langgestrecktem Gut, wie

insbesondere

Kabelsätzen, mit einem Klebeband, das in einer spiralförmigen Bewegung um das

langgestreckte Gut geführt wird, wobei zumindest auf einer Seite des

Trägermaterials des Klebebands die Klebemasse in Längsrichtung in Form eines

Streifens vorhanden ist, wobei der Streifen der Klebemasse derart auf dem

Trägermaterial (Gewebe, Gewirke, Vlies, vgl. Abs. 0045) aufgebracht ist, dass das

Trägermaterial an beiden Längskanten nicht klebend ist (vgl. NK21 Anspruch 1

i.V.m. Abs. 0069). Bei dem zugehörigen Klebeband (vgl. NK21 Anspr. 13) wäre das

patentgemäße Merkmal 2 (Vorhandensein von zwei Deckschichten A und B) nur für

den Fall erfüllt, dass beschichtetes Klebeband auf einen unbeschichteten Träger

auflaminiert wird (vgl. NK21 Abs. 0070), worauf die Klägerin verweist. Dazu müsste

der Fachmann weiterhin eine Anregung haben, ein streitpatentgemäßes Gewebe

als Trägerschicht des beschichteten Klebebands einzusetzen, das einer

Deckschicht gemäß Merkmal 4 entsprechen könnte. Weiterhin müsste das Gewebe

als Filamentgewebe gemäß Merkmal 4.1 und 4.2 ausgestattet sein. Auch dafür fehlt

es an in NK21 an einer Anregung. Und schließlich konnte die NK21 dem Fachmann

auch keinerlei Hinweis darauf geben, dass aus den beiden Deckschichten - nach

NK21 also dem unbeschichteten Träger gemäß Abs. 0070 und dem Träger für das

auf den unbeschichteten Träger auflaminierte Klebeband – sich in Kombination mit

der dann dazwischen liegenden Klebemasse ein Synergieeffekt gemäß Merkmal 5

ergeben könnte.

Somit war der Fachmann nicht veranlasst, die NK21 zu Lösung der patentgemäßen

Aufgabe heranzuziehen.

8.

Die Lehren der übrigen Druckschriften liegen noch ferner bzw. gehen nicht

über den Inhalt der oben diskutierten Druckschriften hinaus. Sie können daher die

Patentfähigkeit des Streitgegenstands weder für sich noch aufgrund fehlender

Veranlassung in Zusammenschau mit den oben diskutierten Druckschriften in Frage

stellen.

8.1 NK10 beschreibt ein Klebeband mit einem gewebten Träger auf der

Grundlage von Polyesterfasern, das die Eigenschaft hat, von Hand zerreißbar zu

sein (vgl. NK10 Anspr. 1 i.V.m. Abs. 0009). Nach NK10 weisen Polyestergewebe

eine sehr gute Abriebfestigkeit auf (vgl. NK10 Abs. 0005). Jedoch offenbart die

NK10 kein Klebeband mit zwei Deckschichten gemäß Merkmal 2.

Da es, wie oben beschrieben, ausgehend von z.B. NK6, NK15 oder NK21 schon

nicht nahegelegen hat, als Deckschichten jeweils eine Gewebeschicht einzusetzen,

vermag auch die Lehre der NK10 über die Vorteile bestimmter

Gewebekonstruktionen nicht zu einer Kombination mit der Lehre der NK6 oder

NK15 zu führen. Denn entgegen der Auffassung der Klägerin in der mündlichen

Verhandlung ist eine erfinderische Tätigkeit nicht schon dann zu verneinen,

wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik

Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern erst dann,

wenn das Bekannte dem Fachmann einen Anlass oder eine Anregung gab, zu

der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember

2009, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407, Ls. und Rn. 17 – einteilige Öse).

8.2 NK11 betrifft eine Vorrichtung zum Schutz eines Gegenstandes vor

Beschädigungen und/oder Vibrationsgeräuschen, die sich durch verbesserte

Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit und einen vergleichsweisen geringen Platzbedarf

auszeichnet (vgl. NK11 Abs. 0001 u. 0005). Die Vorrichtung umfasst eine textile

Schicht mit einer darauf aufkalandrierten Folie

(vgl. NK11 Anspr. 1).

Dementsprechend ist auch hier Merkmal 2 nicht offenbart und regt dieses auch nicht

an.

8.3 Das Lehrbuch NK14 beschäftigt sich mit physikalischen Testmethoden für

Gewebe, dem grundsätzlich eine höhere Abriebfestigkeit als Vlies zugeschrieben

wird (vgl. NK14, S. 195, „Fibre properties“, 4. Satz) und beschreibt zwar allgemein

Faktoren, die die Abriebfestigkeit beeinflussen, es wird aber auch hier kein Band

aus einem Träger und zwei Deckschichten gemäß den Merkmalen 2 und 4 offenbart

bzw. angeregt.

Genauso wie die oben bereits abgehandelte Druckschrift NK10 vermag auch die

Lehre der NK14 über die Vorteile bestimmter Gewebekonstruktionen nicht zu einer

Kombination mit der Lehre der NK6 oder NK15 zu führen. Auch hier fehlt es an dem

bereits oben unter A. II. 8.1 erwähnten höchstrichterlichen Erfordernis eines

Anlasses oder einer Anregung, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.

8.4 Auch die NK16 steht der Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes nicht

entgegen, denn in ihr ist – wie in der NK 6 – lediglich von Vlies und Velours die Rede

und somit nicht von zwei Gewebeschichten als Deckschichten. Damit hat aber der

Fachmann keine Veranlassung, das Vlies durch ein Gewebe zu ersetzen (vgl. NK16

Anspr. 1).

8.5 Gleiches gilt für die NK17, denn bei ihr handelt es sich um die Kombination

Vlies/Vlies und nicht Gewebe/Gewebe

für die Deckschichten, was der

erfinderischen Tätigkeit des Streitpatentgegenstandes schon aus diesem Grund

nicht entgegensteht (vgl. NK17 Anspr. 1).

9.

Die nebengeordneten Patentansprüche 6 bis 9, die sich auf die Verwendung

eines Bandes nach Patentanspruch 1, ein langgestrecktes Gut wie einen Kabelsatz

mit einem Band gemäß Patentanspruch 1 oder ein Fahrzeug mit einem

entsprechenden langgestreckten Gut betreffen, beruhen ebenfalls auf einer

erfinderischen Tätigkeit, da sie sich jeweils durch die gleichen technischen

Merkmale des Bandes gemäß Patentanspruch 1 auszeichnen.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument eingereicht werden

kann, muss von einer

in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen

Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben elektronisch signiert sein. Die

Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss

innerhalb eines Monats schriftlich beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als

elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes

(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist

beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens

aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Philipps