BPatG Beschluss vom 09.09.2024 – 14 W (pat) 21/23

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 21/23 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 011 956

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. September 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl. Phys.

Dr. Höchst, des Richters Schell, der Richterin Dipl. Chem. Dr. Münzberg sowie des

Richters Dipl. Chem. Dr. Jäger

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:090924B14Wpat21.23.0

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61L des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 14. März 2023 wird aufgehoben.

2. Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 14 vom 14. August 2024,

Beschreibung Seiten 1 bis 5, 7, 8, 11 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz

vom 23. Januar 2018 am 24. Januar 2018, sowie Seiten 6, 9, 10 und

15 eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Februar 2018 am 9. Februar

2018,

Zeichnung mit Figuren 1 und 2, eingereicht mit Schriftsatz vom

23. Januar 2018 am 24. Januar 2018.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. März 2023 hat die Prüfungsstelle für

Klasse A61L des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 10

2017 011 956 mit der Bezeichnung

„Beschichtung für Medizinprodukte“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Die Prüfungsstelle hat unter Berufung auf die Druckschriften

D1 US 2008/000 4410 A1 und

D2 WO 2008/006911 A1

ihre Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass sowohl aus der

Druckschrift D1 als auch aus der Druckschrift D2 ein Medizinprodukt bekannt sei,

welches eine Beschichtung aus Sorbitolacrylat umfasse und die Beschichtung

zugleich eine Trägerschicht mit einem Haftvermittler aufweise. Demzufolge seien

die in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 12 und 14 beschriebenen

Medizinprodukte durch jede der zuvor genannten Druckschriften neuheitsschädlich

vorbeschrieben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

ihr Patentbegehren auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 14. August 2024

eingereichten Anspruchsfassung weiterverfolgt. Die nebengeordneten Ansprüche 1

und 14 haben folgenden Wortlaut:

„1. Medizinprodukt umfassend mindestens ein Substrat mit einer Beschichtung,

wobei die Beschichtung eine Funktionsschicht umfasst, dadurch

gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht mindestens ein Monosaccharid

umfasst, wobei auch Reduktions- und Oxidationsprodukte

von

Monosacchariden

als Monosaccharide

aufgefasst werden,

die

Monosaccharide durch eine Funk-tionalisierung der Monosaccharide direkt

oder indirekt an das Substrat bindbar sind und erst bei der Bindung an das

Substrat oligo- oder polymerisieren.

14. Verfahren

zur Beschichtung eines ein Substrat aufweisenden

Medizinprodukts mit

einer

eine Funktionsschicht

aufweisenden

Beschichtung, wobei die Funktionsschicht mindestens ein Monosaccharid

umfasst, wobei auch Reduktions- und Oxidationsprodukte

von

Monosacchariden als Monosaccharide aufgefasst werden, und die

Monosaccharide durch eine Funktionalisierung der Monosaccharide direkt

oder indirekt an das Substrat gebunden werden und erst bei der Bindung an

das Substrat oligo- oder polymerisieren.“

Sie wendet ein, dass sowohl das anmeldungsgemäße Medizinprodukt nach

Anspruch 1 als auch das Verfahren zu dessen Herstellung nach Anspruch 14

gegenüber jeder der zitierten Druckschriften D1 bzw. D2 neu sei, da nach den in D1

bzw. D2 offenbarten Lehren keine Monomere auf das Substrat aufgebracht würden,

die erst im Rahmen der Bindung an das Substrat oligo- oder polymerisierten,

sondern Polymere. Wie anhand von Versuchen gezeigt wurde, unterscheide sich

der Aufbau einer Beschichtung, die mit Polymeren durchgeführt werde, jedoch von

einer Beschichtung, bei der im anmeldungsgemäßen Sinn die Polymerisation erst

bei der Bindung an das Substrat stattfinde.

In Anbetracht dessen hätte der Fachmann aus dem Dokument D1 auch keine

Anregung dafür erhalten, die Oligo- oder Polymerisation von Monosacchariden erst

am Substrat stattfinden zu lassen. Ausgehend von Dokument D1 sei die Erfindung

somit nicht naheliegend. Das Gleiche gelte für das Dokument D2.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

das Patent zu erteilen mit

Patentansprüchen 1 bis 14 eingereicht mit Schriftsatz vom 14. August 2024,

Beschreibung Seiten 1 bis 5, 7, 8, 11 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom

23. Januar 2018 am 24. Januar 2018, sowie Seiten 6, 9, 10 und 15

eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Februar 2018 am 9. Februar 2018,

Zeichnung mit Figuren 1 und 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 23. Januar

2018 am 24. Januar 2018.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der geltenden Ansprüche

2 bis 13, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderinnen ist zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zu dem im

Tenor angegebenen Ergebnis.

1.

Die Anmeldung betrifft Medizinprodukte mit einer

im Wesentlichen

biomimetischen und/oder biorepulsiven Beschichtung sowie ein Verfahren zur

Beschichtung der Medizinprodukte (vgl. DE 10 2017 011 956 A1 (im Folgenden kurz

A1-Schrift), Abs. [0001]).

In der einleitenden Beschreibung der Anmeldung wird davon berichtet, dass viele

Medizinprodukte in den Körper des Patienten gelangen und dabei mit dem Blut des

Patienten in direkten Kontakt kommen. Auf den durch körpereigene Proteine

markierten Oberflächen der eingeführten Medizinprodukte haften entsprechend den

Angaben in der Anmeldung jedoch Thrombozyten an (Thrombozytenadhäsion), was

zur Bildung eines Thrombus

(Thrombozytenaggregation) und damit zu

Krankheitsbildern wie Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Thrombosen führen kann.

Um diese Risiken für den Patienten zu minimieren erhält der Patient laut A1-Schrift

in der Regel sog. Thrombozytenaggregationshemmer wie Acetylsalicylsäure (kurz

ASS) und Clopidogrel, Prasugel oder Ticagrelor. Dies hat jedoch den Nachteil, dass

dabei gleichzeitig das Blutungsrisiko für den Patienten insgesamt erhöht wird (vgl.

A1-Schrift, Abs. [0002 bis 0007]).

1.1 Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde ein

beschichtetes Medizinprodukt bereitzustellen, welches weitestgehend keine

Thrombozytenreaktionen auslöst (vgl. A1-Schrift, Abs. [0008 bis 0010]).

1.2 Mit einer solchen Aufgabenstellung ist ein Chemiker (M. Sc.) betraut, der

über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Beschichtungen für

Medizinprodukte verfügt.

1.3 Die anmeldungsgemäße Aufgabe wird gemäß geltendem Anspruch 1 durch

ein Medizinprodukt gelöst, welches folgende Merkmale aufweist:

I.

I.a

Medizinprodukt umfassend mindestens ein Substrat mit einer Beschichtung,

wobei die Beschichtung eine Funktionsschicht umfasst und

I.a.a die Funktionsschicht mindestens ein Monosaccharid umfasst,

I.a.b wobei auch Reduktions- und Oxidationsprodukte von Monosacchariden als

Monosaccharide aufgefasst werden und

I.a.c die Monosaccharide durch eine Funktionalisierung der Monosaccharide direkt oder indirekt an das Substrat bindbar sind und

I.a.d erst bei der Bindung an das Substrat oligo- oder polymerisieren.

Für den nebengeordneten Verfahrensanspruch 14 erübrigt sich eine gesonderte

Gliederung, da dessen

technische Merkmale mit den Merkmalen des

Erzeugnisanspruchs 1 übereinstimmen.

1.4 Bezüglich der ursprünglichen Offenbarung der in den geltenden Ansprüchen 1 bis 14 genannten Merkmale bestehen keine Bedenken.

Der geltende Anspruch 1 geht auf den ursprünglichen Anspruch 1 sowie die Angaben auf Seite 6 in den Zeilen 18 bis 22 der ursprünglichen Unterlagen bzw. in Absatz

[0024] der A1-Schrift zurück. In der Stammanmeldung DE 10 2017 111 486 A1, aus

der die vorliegende Anmeldung durch Teilung hervorgegangen ist, findet der

geltende Anspruch 1 im Anspruch 9 in Verbindung mit Absatz [0024] eine Stütze.

Das mit dem geltenden Anspruch 14 beanspruchte Verfahren weist die Merkmale

des Erzeugnisanspruchs 1 auf, so dass hierfür die zuvor genannten

Offenbarungsstellen gelten. Auf Seite 1 der ursprünglichen Unterlagen wird in den

Zeilen 7 und 8 bzw. im Absatz [0001] der A1-Schrift bzw. der Stammanmeldung

zudem ein Verfahren zur Beschichtung der anmeldungsgemäßen Medizinprodukte

genannt, so dass auch die Merkmale des in der geltenden Anspruchsfassung

erstmals

formulierten Verfahrensanspruchs nicht über die ursprüngliche

Offenbarung hinausgehen.

Die geltenden, auf Anspruch 1 direkt oder indirekt zurückbezogenen Ansprüche 2

bis 13 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 8 und 10 bis 14 in ihrem

Wortlaut bzw. gehen auf die Ansprüche 10 bis 16 und 18 bis 22 der

Stammanmeldung zurück.

1.5 Die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 1 und 14 sind neu.

Die im geltenden Anspruch 1 beschriebenen Medizinprodukte werden weder durch

die Druckschrift D1 noch durch die Druckschrift D2 neuheitsschädlich getroffen.

Die Druckschrift D1 beschreibt ein mit einer Oberflächenbeschichtung versehenes

Medizinprodukt. Die Oberflächenbeschichtung weist dabei u. a. funktionalisierte

Zuckeralkohole wie Sorbitolacrylat auf (vgl. D1, Anspruch 18). Entgegen der

anmeldungsgemäßen Lehre wird das Medizinprodukt der Druckschrift D1 allerdings

nicht mit derartigen Monomeren, sondern mit einem sog. Makromonomer

beschichtet, welches eine Vielzahl der oben genannten monomeren Einheiten mit

ihren hydrophilen Gruppen enthält. Die Bestätigung dafür, dass es sich bei dem

genannten Makromonomer um ein Polymer handelt, liefert die Aussage im Absatz

[0042] der Druckschrift D1, in dem davon berichtet wird, dass das Medizinprodukt

in eine Lösung getaucht wird, welche das für die Beschichtung vorgesehene

Polymer enthält, wobei neben Homo- und Copolymeren auch die Makromonomere

genannt werden. Davon, dass es sich bei Makromonomeren um Polymere handelt,

geht der Fachmann im Übrigen auch aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnis

aus, da er unter Makromonomeren Oligomere oder Polymere mit bereits relativ

hoher Molmasse von einigen Hundert bis einigen Zehntausend g/mol und damit

nicht die anmeldungsgemäß eingesetzten Monosaccharide versteht (vgl. Römpp

Chemie Lexikon, Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1995, Bd. 4, S. 2613, Stichwort

"Makromonomere").

Infolgedessen offenbart die Druckschrift D1

kein

Medizinprodukt mit dem anmeldungsgemäßen Merkmal I.a.d.

Entsprechendes gilt für die Druckschrift D2. Sie beschreibt ein beschichtetes

Implantat, z. B. in Form eines Stents, welches u. a. mit einem biokompatiblen

Polymer überzogen ist (vgl. D2, Ansprüche 1, 26 und 38). Als Comonomere

kommen in Kombination mit den biokompatiblen Polymeren dabei zwar u. a.

Sorbitolmethacrylate und damit funktionalisierte Monosaccharide im Sinne der

anmeldungsgemäßen Merkmale I.a bis I.a.c zum Einsatz (vgl. D2, S. 11, Z. 4 bis 6).

Dies ändert allerdings nichts daran, dass die Beschichtung des Implantats mit einem

biokompatiblen Polymer, z. B. mittels Dip-Coating oder durch Aufsprühen erfolgt

und dabei demzufolge keine Monomere zum Einsatz kommen, die entsprechend

dem anmeldungsgemäßen Merkmal I.a.d erst auf dem Substrat oligo- oder

polymerisieren (vgl. D2, Anspruch 1 Schritte iii) und iv) sowie S. 12, Z. 24 bis 27).

1.6 Die in den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 14 beschriebenen

Gegenstände beruhen zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits zuvor unter Punkt II.1.5 dargelegt, enthält weder die Druckschrift D1

noch die Druckschrift D2 Anregungen oder Hinweise darauf, für die Beschichtung

eines Medizinprodukts nicht wie üblich Polymere zu verwenden, sondern

Monomere, die erst bei der Bindung an das Substrat oligo- oder polymerisieren.

Denn in der Druckschrift D1 werden die Medizinprodukte mit einem bereits

polymerisierten Makromonomer beschichtet (vgl. D1, Anspruch 13 i. V. m. Abs.

[0042]) und in der D2 werden hierfür biokompatible Biopolymere verwendet (vgl. D2,

Anspruch 25).

Mit den in den Druckschriften D1 und D2 vermittelten Lehren verbindet der

Fachmann somit auch keine Erfolgserwartung dahingehend, dass ein Wechsel von

einer Polymerbeschichtung zu einer Beschichtung mit Monomeren, die erst nach

der Bindung auf dem Substrat oligo- oder polymerisieren, dazu beiträgt die

Thrombozytenreaktionen mit Medizinprodukten im anmeldungsgemäßen Sinn zu

verringern (siehe Punkt II.1.1). Zum einen zielt die Lehre der Druckschrift D1 nicht

auf eine Vermeidung der Adhäsion von Thrombozyten mit einem Medizinprodukt

ab, sondern auf die Bereitstellung von Medizinprodukten, wie Kontaktlinsen, die

eine verbessere hydrophile und ggf. gleitfähige Oberfläche besitzen, so dass diese

Druckschrift schon aufgrund ihrer Zielsetzung keine Erfolgserwartung weckt, die in

Richtung der anmeldungsgemäßen Lösung weisen würde (vgl. D1, Abs. [0007] und

Anspruch 31).

Die Druckschrift D2 hat zwar die Vermeidung der Bildung von Thromben,

beispielsweise im Zusammenhang mit Stents, im Blick und sucht daher nach

mechanisch stabilen und biologisch inerten Beschichtungen für Stents und andere

Implantate (vgl. D2, S. 1, Z. 6 bis 14). In der Druckschrift D2 wird die Lösung hierfür

allerdings darin gesehen, das Substrat zunächst mit einem Primer und

anschließend mit einem biokompatiblen Polymer zu beschichten, welches aufgrund

funktioneller Gruppen kovalente Bindungen mit dem Primer eingehen kann (vgl. D2,

Anspruch 1). Die Lehre dieser Druckschrift weist daher ebenfalls nicht in Richtung

der anmeldungsgemäßen Lösung, da sie den Einsatz eines Polymers für

erforderlich erachtet und folglich Monomeren wie Monosacchariden bei der

Beschichtung des Medizinproduktes keine Beachtung schenkt, sondern allenfalls

Polysacchariden (vgl. D2, S. 4, Z. 23 bis 26).

Die in den Anmeldeunterlagen in den Figuren 1 und 2 gezeigten Versuche belegen

zwar nur einen Vorteil der anmeldungsgemäßen Medizinprodukte gegenüber

unbeschichteten Medizinprodukten, nicht aber gegenüber den aus dem Stand der

Technik bekannten, mit einem Polymer beschichteten Medizinprodukten. Dennoch

ist für die Bereitstellung der anmeldungsgemäßen Medizinprodukte mit dem

Merkmal I.a.d eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen. Denn die anhand der

anmeldungsgemäßen Figuren 1 und 2 nachgewiesene drastische Reduzierung der

Thrombozytenadhäsion an den anmeldungsgemäßen, mit

funktionalisierten

Monosacchariden beschichteten Nitinol-Plättchen belegt, dass es sich dabei in

jedem Fall um eine vorteilhafte Alternative zu den üblichen Medizinprodukten

handelt, wobei die bereitgestellte Alternative nicht zwangsläufig besser als die

bekannten Produkte sein muss, sondern lediglich den Stand der Technik in nicht

naheliegender Weise bereichern muss (siehe Schulte, PatG, 11. Auflage, § 4 Rdn

109 und 110 m.w.H.). Dies ist vorliegend der Fall.

1.7 Mit dem Erzeugnisanspruch 1 sind auch die Ansprüche 2 bis 13, welche

besondere Ausführungsformen des anmeldungsgemäßen Medizinprodukts

betreffen, gewährbar.

1.8

Für den Verfahrensanspruch 14 gelten die vorangegangenen Ausführungen

entsprechend,

da

dessen

technische Merkmale

denjenigen

des

Erzeugnisanspruchs 1 entsprechen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3.

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4.

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Höchst

Schell

Dr. Münzberg

Dr. Jäger