BPatG Beschluss vom 09.10.2024 – 29 W (pat) 39/22

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/22

_______________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2020 017 181.4

hat der 29. Senat (Marken- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. Oktober 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die

Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:091024B29Wpat39.22.0

1. Die Beschlüsse Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 25. Oktober 2021 und 14. April 2022 werden

aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung der

Klasse 42: digitale Bildbearbeitung

zurückgewiesen wurde.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Bezeichnung

G r ü n d e

I.

boy

ist am 11. August 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen

Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden und

beansprucht aktuell Schutz für nachfolgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung;

Unternehmensberatung;

Personalberatung;

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen einer PR-

Agentur; Öffentlichkeitsarbeit

[Public Relations]; Marketing;

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;

Erstellen

von Werbetexten;

Präsentation

von Waren,

Dienstleistungen, Personen und Firmen im Internet und anderen

Medien; Marktforschung; Meinungsforschung; Vermittlung von

Werbezeit in Kommunikations- und Telekommunikationsmedien;

Vermittlung von Werbeflächen; Vermittlung von Werbe- und

Förderverträgen für Dritte; Planung, Erstellung und Überwachung

von Werbe- und Verkaufskonzepten zur Verkaufsförderung;

Fernsehwerbung;

Rundfunkwerbung;

Organisation

von

Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke;

Verkaufsförderung

[Sales

promotion]

für Waren

und

Dienstleistungen Dritter; Produktion von Werbefilmen und

Rundfunkwerbung; Entwicklung von Kommunikationsstrategien

zu Werbezwecken;

Klasse 41: Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Videofilmproduktionen;

Musikproduktion;

Filmproduktion;

Konzeption, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern,

Zeitschriften,

Katalogen,

Prospekten

und

anderen

Druckereierzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen

Medien; Schulungen; Veranstaltung und Durchführung von

Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops

[Ausbildung]; Coaching; Digitaler Bilderdienst, nämlich Editieren

von Drucksachen mit Bildern, ausgenommen für Werbezwecke;

Desktop-Publishing

[Erstellen von Publikationen mit dem

Computer]; Digitale Bildbearbeitung, nämlich

fotografische

Gestaltung

für

Dritte;

Redaktionelle

Betreuung

von

Internetauftritten, nämlich Bearbeitung von Text und Darstellungen

zur Veröffentlichung im Internet;

Klasse 42: Designerleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard-

und Software; Erstellung, Design, Installation und Aktualisierung

von Webseiten und Computer-Software; Erstellen

von

Multimediapräsentationen; Beratung bei der Gestaltung von

Homepages,

Internetseiten

und

Profilen

für

Kommunikationsplattformen;

Dienstleistungen

eines

Grafikdesigners; Erstellung von Computeranimationen; Styling

[industrielles Design]; digitale Bildbearbeitung; Design von

Werbemitteln für alle Medien und Werbeträger unter Einschluss

digitaler und elektronischer Medien- und Werbeträger.

Mit Beschlüssen vom 25. Oktober 2021 und 14. April 2022, letzterer ergangen im

Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung

unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 18. Dezember 2020

weitgehend, nämlich hinsichtlich der oben fett gedruckten Dienstleistungen,

gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung

um eine die im Tenor der Beschlüsse genannten beanspruchten Dienstleistungen

beschreibende Angabe handele, an der ein Freihaltungsbedürfnis gem. § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG bestehe. Offen bleiben könne, ob der Eintragung für diese

Dienstleistungen zudem die fehlende Unterscheidungskraft entgegenstehe, wofür

jedoch Einiges spreche. Die angemeldete Wortmarke „boy“ sei im Deutschen mit

„Junge/Knabe“ zu übersetzen und bezeichne ein männliches Kind oder einen

männlichen Jugendlichen. Der zum Grundwortschatz der englischen Sprache

gehörende Begriff werde sowohl von den angesprochenen Fachkreisen als auch

von den ebenfalls angesprochenen breiten Verkehrskreisen verstanden und stelle

für die im Tenor genannten Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende

Bestimmungsangabe dar. Die Bezeichnung „boy“ beschreibe die Dienstleistungen

der Klasse 35, die allesamt Werbedienstleistungen seien oder mit diesen in einem

unmittelbaren funktionellen Zusammenhang stünden, betreffend ihre Zielgruppe

dahingehend, dass diese für „männliche Kinder bzw. Jugendliche“ bestimmt oder

auf deren besondere Bedürfnisse zugeschnitten oder so ausgerichtet seien, dass

sich „Jungen/Knaben“ davon angesprochen fühlen und als Kunden gewonnen

werden könnten. Es handele sich bei der angegriffenen Bezeichnung daher insoweit

um einen Zielgruppenhinweis. Entsprechendes gelte für die mit den zur Erbringung

der Werbedienstleistungen

in unmittelbarem

funktionellen und sachlichen

Zusammenhang stehenden Dienstleistungen der Klasse 42, welche

für

„Jungen/Knaben“ (Zielgruppe) angeboten bzw. erbracht würden oder bei denen

„boy“ auf deren inhaltliche Thematik („männliche Kinder bzw. Jugendliche“)

hinweise. Im Zusammenhang mit den Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen

sowie den sportlichen und kulturellen Aktivitäten der Klasse 41 beschreibe „boy“ die

inhaltliche Thematik und die Zielgruppe, nämlich dass diese sich thematisch mit

„jungen Menschen männlichen Geschlechts, die das Erwachsenenalter noch nicht

erreicht haben“ beschäftigen oder speziell für die Zielgruppe/den Abnehmerkreis

der „Jungen/Knaben“ bestimmt seien bzw. sich an diese richten würden. Bei den

weiteren Dienstleistungen der Klasse 41, die auf die Veröffentlichung und die

Produktion von Publikationen/Werken gerichtet seien, beschreibe die angemeldete

Wortmarke lediglich die inhaltliche Thematik der Veröffentlichung/Produktion. Auch

wenn sich die Geschlechterrollen des typischen Jungen oder des typischen

Mädchens zum Teil gewandelt hätten, so könnten Dienstleistungen ohne Weiteres

speziell auf Jungs ausgerichtet sein, für diese angeboten werden bzw. auf „Jungs“

bezogene Themenbereiche beinhalten. Die geschlechtsspezifische Vermarktung

sei speziell

im Kinderbereich sehr erfolgreich. Eine schutzbegründende

Mehrdeutigkeit liege nicht vor, insbesondere werde eine produktbeschreibende

Angabe nicht dadurch schutzfähig, dass sie mit dem Familiennamen der Anmelderin

identisch sei bzw. einen Bestandteil des Firmennamens darstelle, zumal das

Markenrecht nicht an die Person des Anmelders bzw. der Anmelderin gebunden

sei. Ebenso führe eine gewisse Unschärfe des angemeldeten Markenbegriffs noch

nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Schließlich rechtfertige auch der Hinweis der

Anmelderin auf Voreintragungen keine andere Bewertung. Die angeführten

Wortmarken DE 921148 „boy“ (Klasse 18), DE 395 30 335 „BOY“ (Klasse 10), DE

30 2010 040 659 „BOY“ (Klassen 6, 20), DE 30 2019 023 880 „cable boy“ (Klassen

6, 8, 20) und DE 30 2019 218 096 „Flower Boy“ (Klassen 3, 18, 25) seien nach den

zur Beurteilung der Vergleichbarkeit heranzuziehenden Kriterien wie Verzeichnis

der Waren/Dienstleistungen, Anmeldezeitpunkt sowie Wortelemente etc. mit der

vorliegenden Anmeldung schon nicht vergleichbar. Die Wortmarke DE 304 27 112

„Boy“ (Klassen 9, 38, 42) sei lediglich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse

42 vergleichbar, ihr Anmeldezeitpunkt liege jedoch mehr als 17 Jahre zurück und

seitdem hätten sich Rechtsprechung, Verkehrsverständnis und zugrundezulegende

Fremdsprachenkenntnisse so stark entwickelt, dass deren Schutzfähigkeit heute

möglicherweise anders zu beurteilen wäre. Die Wortmarke DE 30 2019 210 669

„Fashion Boy“ (Klassen 30, 33, 35) weise ein „Wortmehrelement“ auf und sei aus

diesem Grunde nicht vergleichbar. Die weiteren Wortmarken DE DD653 958 „BOY“,

DE 307 34 531 „BOY“, DE 395 20 391 „AKKU-Boy“, DE 302 07 989 „Erotik Boy“

und DE 307 60 496 „MIET-BOY“ seien bereits gelöscht, so dass sich die Anmelderin

auf diese Voreintragungen nicht berufen könne. Zudem könne selbst aus

vergleichbaren Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung einer später

angemeldeten Marke hergeleitet werden. Im Übrigen hätten die vergleichbaren

Anmeldungen DE 306 10 750, „CRAZY BOY“ und DE 30 2018 237 858.0

ebenfalls nicht zu einer Eintragung als Marke geführt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß

beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Oktober

2021 und 14. April 2022 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, dass die Markenstelle den

bereits

im Rahmen der Erinnerungsbegründung erhobenen Einwand nicht

berücksichtigt habe, dass die Anmelderin als Werbeagentur die in Rede stehenden

Dienstleistungen für ihre Auftraggeber aus dem gewerblichen Bereich anbiete, nicht

aber für deren Kunden. Zielgruppe seien folglich die potenziellen Auftraggeber, also

in der Regel gewerblich tätige Unternehmen als Anbieter eigenständiger Waren

oder Dienstleistungen, die mit den von der Anmelderin erbrachten Dienstleistungen

einer Werbe- und Kommunikationsagentur in keinem inhaltlichen Zusammenhang

stünden. Zudem würden die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen der

Auftraggeber unter deren Namen oder Marken vertrieben, nicht unter dem Namen

und der Marke der Werbeagentur, die in ihrem Auftrag Kommunikations- oder

Werbemaßnahmen konzipiere für diese Waren oder Dienstleistungen. Jungen oder

junge Männer kämen

jedoch nicht als Auftraggeber der beanspruchten

Dienstleistungen in Betracht, da es sich bei diesen stets um minderjährige und damit

noch nicht oder nur beschränkt geschäftsfähige Privatpersonen handele. Daher sei

die angemeldete Bezeichnung „boy“ nicht zur Bezeichnung der Zielgruppe der

Dienstleistungen der Werbeagentur geeignet und für die von der Zurückweisung

betroffenen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 nicht rein beschreibend.

Der Markenanmeldung stünden keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder

Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Senat hat die Beschwerdeführerin am 17. Mai 2024 unter Zusendung von

Belegen darauf hingewiesen, dass der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

„boy“ Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG

entgegenstünden.

Hierauf hat die Beschwerdeführerin weiter ausgeführt, dass sich auch aus den vom

Senat zugesandten Nachweisen nicht ergebe, dass die Bezeichnung „boy“ in

Deutschland im allgemeinen Sprachgebrauch als beschreibender Begriff in

Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen verwendet werde. Den

angesprochenen Verkehrskreisen trete das angemeldete Wortzeichen „boy“ in

dieser Form, nämlich als Familiennamen der Gesellschafter der Anmelderin und in

englischer Sprache, entgegen und nicht in der Übersetzung als „Junge“. Im

Gegenteil würden die angeführten Beispiele gerade zeigen, dass in den Texten aus

der Werbewirtschaft die möglichen Adressaten der beanspruchten Dienstleistungen

stets als „Kinder und Jugendliche“, „junge Kundengruppen“, „Jugendliche“ oder

„junge Erwachsene“ bezeichnet würden und dass gerade nicht das angemeldete

Zeichen „boy“ beschreibend benutzt werde, während sich in den Texten andere

Anglizismen sehr wohl fänden. Das gelte ebenso für die geschlechterspezifische

Differenzierung von Zielgruppen der Werbung, wenn dort von „Gendermarketing“

oder „jungen Männern“ als Zielgruppe die Rede sei, wohingegen der Begriff „boy“

nicht als beschreibender Sachhinweis verwendet werde. Offensichtlich bestehe

somit kein Bedarf, das angemeldete Wortzeichen „boy“ in einer beschreibenden

Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zu verwenden.

Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Worts müsse in Bezug auf das angemeldete

Zeichen selbst beurteilt werden und nicht über den Umweg einer Übersetzung in

die deutsche Sprache. Soweit der Senat auf wenige Treffer verweise, bei denen das

angemeldete Zeichen „boy“ als Bestandteil eines Film- oder Buchtitels verwendet

werde, spreche dies eher für eine Schutzfähigkeit als Werktitel.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den am 17. Mai 2024 versandten Hinweis

des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66

Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache nur in

geringem Umfang Erfolg

Der Eintragung der Bezeichnung „boy“ steht im Zusammenhang mit den

beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen – mit Ausnahme der im Tenor Ziff.

1 genannten Dienstleistung – das absolute Schutzhindernis der fehlenden

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die

Markenstelle die Anmeldung insoweit gem. § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zu Recht

zurückgewiesen hat. Lediglich in Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42

„digitale Bildbearbeitung“ lassen sich Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und

Nr. 2 MarkenG nicht feststellen, so dass die angegriffenen Beschlüsse in diesem

Umfang aufzuheben waren (s. u. Ziff. 4.).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus,

denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen

jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen

zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.

Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu

kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer

Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart

Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,

228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66

f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 – KÖLNER

DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-

Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 –

HOT). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der

gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. –

Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM; a. a. O.

– #darferdas?

II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen

jeglicher

Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger

Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-

Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als

Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so

aufnimmt, wie es

ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH

a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872

Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich

für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten

Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten)

sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits

die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die

Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren

oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA

[#darferdas?]; a. a. O. 67 – Eurohypo; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen

Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM

m. w. N.).

Keine Unterscheidungskraft besitzen

insbesondere Zeichen, die einen

beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder

Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird

(EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-

Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 – HOT). Auch Angaben, die sich

auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht

unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein

enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen

hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den

beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten

erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der

angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-

Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009,

952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder

Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu,

die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer

bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer

entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rn. 11 – #darferdas? II;

a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT;

a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640

Rn. 13 – hey!).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten

Bezeichnung „boy“ im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen

Dienstleistungen

zu

verneinen, da die angesprochenen

inländischen

Verkehrskreise in dieser lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf den Inhalt

oder die Bestimmung der Dienstleistungen sehen – nämlich dass sich diese

inhaltlich mit Jungen befassen oder sich an Jungen richten bzw. auf diese

zugeschnitten sind – und sie daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis

auffassen werden.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 wenden sich in erster Linie

an Geschäftskunden, die Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Werbung

und Öffentlichkeitsarbeit für ihre unternehmerische Tätigkeit in Anspruch nehmen.

Demgegenüber richten sich die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen

sowohl an ein unternehmerisch tätiges Publikum als auch an die allgemeinen

Verkehrskreise und insbesondere an den Endverbraucher. Schließlich wenden sich

die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42

teilweise

ausschließlich an Geschäftskunden („Design von Werbemitteln für alle Medien und

Werbeträger unter Eischluss digitaler und elektronischer Medien- und Werbeträger;

Styling

(industrielles Design“),

im Übrigen sowohl an die allgemeinen

Verkehrskreise als auch an Geschäftskunden und Unternehmen.

b) Das angemeldete, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende

Wort „boy“ wird von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne

Weiteres verstanden und mit „Junge, Knabe“ übersetzt und auch im Sinne von

„junger Mann“ aufgefasst (vgl. Anlagen 1 - 3 zum Erstbeschluss der Markenstelle

für Klasse 35 des DPMA vom 25. Oktober 2021).

c) Im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen werden die

jeweils angesprochenen Verkehrskreise in diesem lediglich einen beschreibenden

Sachhinweis auf den

Inhalt bzw. die Bestimmung der beanspruchten

Dienstleistungen dahingehend sehen, dass sich die Dienstleistungen an Jungen

richten bzw. speziell für diese angeboten werden oder aber sich inhaltlich mit

Jungen befassen.

aa) Dies gilt zunächst

in Bezug auf die

in Klasse 35 beanspruchten

beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Werbung im weiteren Sinne.

In Bezug auf die Dienstleistungen „Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur;

Dienstleistungen einer PR-Agentur; Öffentlichkeitsarbeit

[Public Relations];

Marketing; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Erstellen

von Werbetexten; Präsentation von Waren, Dienstleistungen, Personen und Firmen

im Internet und anderen Medien; Marktforschung; Meinungsforschung; Planung,

Erstellung und Überwachung von Werbe- und Verkaufskonzepten zur

Verkaufsförderung; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Organisation von

Ausstellungen

und Messen

für wirtschaftliche

und Werbezwecke;

Verkaufsförderung [Sales promotion] für Waren und Dienstleistungen Dritter;

Produktion von Werbefilmen und Rundfunkwerbung; Entwicklung von

Kommunikationsstrategien zu Werbezwecken“ werden die angesprochenen

Verkehrskreise den Begriff

„boy“ als

Inhalts- oder Bestimmungsangabe

dahingehend auffassen, dass sich diese Dienstleistungen mit Jungs oder jungen

Männern befassen bzw. speziell auf diese zugeschnitten sind.

Werbedienstleistungen sind

in der Regel auf eine bestimmte Zielgruppe

ausgerichtet, wobei dem Geschlecht sowie dem Alter der potentiellen Kunden der

jeweiligen Auftraggeber

oftmals

ein

besonderes Gewicht

zukommt.

Demographische Merkmale beeinflussen den Erfolg von Werbemaßnahmen und

Kinder bzw. Jugendliche sind bereits seit langem als Adressaten von Werbung

definiert (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Hinweis des Senats vom 17. Mai 2024, Bl. 20

ff. d. A.). Gerade neue Werbeformen wie Influencer-Marketing sprechen dabei

Jugendliche und junge Erwachsene besonders an, was bereits vor Anmeldung der

verfahrensgegenständlichen Marke bekannt war (vgl. Anlage 2 zum Hinweis des

Senats, Bl. 31 ff. d. A.). Des Weiteren ist geschlechtsspezifische Werbung –

zwischenzeitlich unter der Bezeichnung „Gender Marketing“ – bereits seit

Jahrzehnten etabliert (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 33 ff. d. A.) und junge Männer

wurden als relevante Zielgruppe u. a. für Online- und Influencer-Werbung

identifiziert (vgl. Anlagenkonvolut 4, Bl. 38 ff. d. A.). Dementsprechend gibt es

Werbe- bzw. Marketingagenturen, die sich auf geschlechtsspezifische Werbung

fokussieren und hiermit werben (vgl. Anlagenkonvolut 5, Auszüge aus Webseiten

von Marketing-Agenturen u. a. mit Aussagen wie „Die Experten in Gender Marketing

und Gender Sales“, „Alles für „Frauenmarketing“ und „Männermarketing“ aus einer

Hand“, „Agentur-Schwerpunkte sind …Gender-Marketing“, „Agentur für Gender-

Marketing“ etc., Bl. 43 ff. d. A.). Ebenso gibt es – und gab es bereits zum

maßgeblichen Zeitpunkt vor Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke –

Agenturen, die auf speziell an Kinder und Jugendliche gerichtetes Marketing

ausgerichtet sind bzw. dieses anbieten und sich beispielsweise als „Deine

Partner:innen

für

Kinder-

und

Jugendmarketing“

oder

als

„Jugendkommunikationsagentur“ bezeichnen, sich als Social Media Agentur u. a.

an „Firmen mit einer sehr jungen Zielgruppe“ richten oder sich auf „Schulwerbung“

oder „Jugendmarketing“ spezialisiert haben (vgl. Anlagenkonvolut 6, Bl. 51 ff. d. A.).

Zwar ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass es sich bei der Bezeichnung

„boy“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Werbung nicht um eine sog.

Zielgruppenangabe in dem Sinne handelt, dass mit ihr die Zielgruppe der

beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 bezeichnet wird, da

sich diese Werbedienstleistungen nicht an die Konsumenten und somit die

Adressaten der Werbung, sondern an die Geschäftskunden wenden, die

Dienstleistungen der Werbung, des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit etc. in

Auftrag geben. Da sich aber die von diesen Geschäftskunden in Auftrag gegebene

Werbung, wie dargelegt, im Rahmen des sog. „Gender-Marketing“ und unter

Berücksichtigung der Bedeutung auch des Alters der Kunden speziell an Jungen

oder junge Männer wenden und auf diese zugeschnitten sein kann, werden die

angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung „boy“ einen beschreibenden

Hinweis auf den Inhalt bzw. die Bestimmung der angebotenen Dienstleistungen

sehen. Dies gilt umso mehr, als derartige Ausrichtungen von Werbeagenturen auf

bestimmte Zielgruppen feststellbar sind, wie zuvor ausgeführt.

Im Zusammenhang mit den ebenfalls

in Klasse 35 beanspruchten

Vermittlungsdienstleistungen („Vermittlung von Werbezeit in Kommunikations- und

Telekommunikationsmedien; Vermittlung von Werbeflächen; Vermittlung von

Werbe- und Förderverträgen für Dritte“) stellt „boy“ zwar keine unmittelbare

Bezeichnung des Inhalts oder der Bestimmung der Vermittlungsdienstleistungen

dar. Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs dieser Dienstleistungen mit

den vorgenannten Werbedienstleistungen im weiteren Sinne und vor dem

Hintergrund, dass bestimmte Kommunikationsmedien oder auch Außenwerbung für

einzelne Zielgruppen besonders relevant sind, wird durch die Angabe „boy“ jedoch

zumindest ein hinreichend enger sachlicher Bezug zu diesen Dienstleistungen

hergestellt (vgl. z. B. die Ergebnisse der IMPACT-Werbewirkungsstudie, nach

denen Außenwerbung junge Zielgruppen überdurchschnittlich erreicht, unter

https://www.epamedia.at/news/junge-zielgruppe/).

Daher

werden

die

angesprochenen Geschäftskunden

in der Bezeichnung

„boy“ auch

im

Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen keinen Herkunftshinweis sehen.

bb) Ebenso werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Wort

„boy“ eine Inhalts- oder Bestimmungsangabe und keinen Herkunftshinweis sehen,

wenn es ihnen im Zusammenhang mit den in Klasse 41 beanspruchten

Dienstleistungen „Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Videofilmproduktionen;

Musikproduktion;

Filmproduktion;

Konzeption,

Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften, Katalogen,

Prospekten und anderen Druckereierzeugnissen sowie entsprechenden

elektronischen Medien; Schulungen; Veranstaltung und Durchführung von

Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops

[Ausbildung];

Coaching; Redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, nämlich Bearbeitung von

Text und Darstellungen zur Veröffentlichung im Internet“ begegnet.

Diese Dienstleistungen können sich alle entweder speziell an Jungen richten bzw.

für diese bestimmt sein oder sich thematisch mit ihnen befassen. So gibt es

sportliche Aktivitäten, Seminare oder Ausbildungen, die nur für Jungen angeboten

werden oder bei diesen besonders beliebt sind (vgl. Anlagenkonvolut 7: „Jungen-

Seminar“, „Jungensport“ oder „Beliebte Berufe bei Jungs“ auf www.azubiyo.de, Bl.

70 ff. d. A.). Des Weiteren befassen sich Workshops, Seminare oder Fortbildungen

ebenso wie Druckereierzeugnisse oder Filme thematisch mit „Jungen“ oder „Boys“

und tragen entsprechende Titel, was auch für den Zeitpunkt vor Anmeldung des

beschwerdegegenständlichen Zeichens feststellbar ist (vgl. Anlagenkonvolut 8, Bl.

74 ff. d. A.). Dabei ist davon auszugehen, dass sich ein für Druckschriften – oder für

sonstige Medien mit bezeichnungsfähigem Inhalt – beschreibender Begriffsinhalt

regelmäßig gleichermaßen auf die Dienstleistungen, die zur Entstehung der

Druckschrift oder des Mediums, beispielsweise eines Films, führen, bezieht, wenn

das in Rede stehende Zeichen geeignet ist, einen weiten Themenbereich

abzudecken und den Inhalt einer Vielzahl unterschiedlicher Druckschriften (Medien)

zu umschreiben (vgl. BGH GRUR 2014, 483 Rn. 18 – test; GRUR 2013, 522 Rn. 17

– Deutschlands schönste Seiten). Dies ist vorliegend in Bezug auf die sehr

allgemeine Bezeichnung „boy“ anzunehmen.

Zu keinem anderen Ergebnis führt insoweit der Einwand der Beschwerdeführerin,

dass die vom Senat zugesandten Nachweise zur Verwendung von „boy“ als

Bestandteil eines Film- oder Buchtitels für eine Schutzfähigkeit der Bezeichnung als

Werktitel sprächen. Vorliegend geht es um die Schutzfähigkeit der angemeldeten

Bezeichnung als Marke und nicht um einen Werktitelschutz. Wenn eine

Bezeichnung in erster Linie als inhaltsbezogener Werktitel verstanden wird, fehlt ihr

jedoch die markenrechtliche Unterscheidungskraft, da in der Bezeichnung in

diesem Fall in erster Linie ein Hinweis auf den Inhalt und nicht auf die betriebliche

Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gesehen wird (vgl. Ströbele in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 121 m. w. N.).

Bei den weiteren

in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Digitaler

Bilderdienst, nämlich Editieren von Drucksachen mit Bildern, ausgenommen für

Werbezwecke; Desktop-Publishing

[Erstellen von Publikationen mit dem

Computer]; Digitale Bildbearbeitung, nämlich fotografische Gestaltung für Dritte“

besteht ein enger sachlicher Bezug dieser Dienstleistungen zu dem zu erstellenden

Werk bzw. der Publikation, in Bezug auf die die angemeldete Bezeichnung jeweils

als Inhaltsangabe verstanden werden kann. Dies gilt sowohl für das Editieren von

Drucksachen mit Bildern und das Desktop-Publishing als auch für die fotografische

Gestaltung. Daher wird durch die Angabe „boy“ ein enger beschreibender Bezug zu

diesen Dienstleistungen hergestellt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise

der Bezeichnung „boy“ auch in diesem Dienstleistungszusammenhang keinen

Herkunftshinweis entnehmen werden.

cc) Aus den unter Ziff. aa) und bb) genannten Gründen ist die Unterscheidungskraft

der angemeldeten Bezeichnung ebenfalls zu verneinen hinsichtlich der in Klasse 42

beanspruchten Dienstleistungen „Designerleistungen; Entwurf und Entwicklung von

Computerhard- und Software; Erstellung, Design, Installation und Aktualisierung

von Webseiten und Computer-Software; Erstellen von Multimediapräsentationen;

Beratung bei der Gestaltung von Homepages, Internetseiten und Profilen für

Kommunikationsplattformen; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Erstellung

von Computeranimationen; Styling [industrielles Design]; Design von Werbemitteln

für alle Medien und Werbeträger unter Einschluss digitaler und elektronischer

Medien- und Werbeträger“.

Bei diesen handelt es sich teilweise um Dienstleistungen, die in engem

Zusammenhang mit den in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen

stehen, wie beispielsweise das Design von Werbemitteln, so dass die Ausführungen

oben unter Ziff. aa) entsprechend gelten und die Bezeichnung „boy“ auch insoweit

lediglich als beschreibender Sachhinweis aufgefasst werden wird bzw. durch diese

zumindest ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen

hergestellt wird. Im Übrigen haben die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen

das Erstellen eines bestimmten Inhalts zum Gegenstand, so dass die Bezeichnung

„boy“ diesen Inhalt bezeichnet bzw. beschreibt und von den angesprochenen

Verkehrskreisen dementsprechend nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

d) Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung folgt des Weiteren nicht

daraus, dass es sich bei „Boy“ zugleich um den Familiennamen von Gesellschaftern

bzw. Geschäftsführern der Beschwerdeführerin handelt. Denn für das Vorliegen des

Schutzhindernisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es aus, wenn das Zeichen

zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe

enthält (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT).

Soweit die Beschwerdeführerin auf den Hinweis des Senats weiter ausführt, dass

die vom Senat zugesandten Belege weitgehend lediglich die Verwendung

deutscher Begriffe und keine Verwendung des angemeldeten Worts „boy“ zeigen

würden, so dass offensichtlich „kein Bedarf“ an einer beschreibenden Verwendung

des angemeldeten Wortzeichens „boy“ im Zusammenhang mit den beanspruchten

Dienstleistungen bestehe, so führt dies nicht zu einer anderen Bewertung der

Schutzfähigkeit. Für die Annahme des Schutzhindernisses der

fehlenden

Unterscheidungskraft ist nämlich nicht erforderlich, dass eine Bezeichnung bereits

lexikalisch nachweisbar

ist, zumal der Verkehr daran gewöhnt

ist,

im

Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm

sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form vermittelt werden (vgl.

BGH GRUR 2012, 272, Rn. 13 - Rheinpark-Center Neuss; BPatG, Beschluss vom

13.12.2018, 30 W (pat) 566/17 – Cinemood; Ströbele in: Ströbele/ Hacker/ Thiering,

a. a. O. § 8 Rn. 190). Dies gilt nicht nur in Bezug auf Wortneuschöpfungen, sondern

auch für fremdsprachige Begriffe, deren beschreibende Verwendung im Inland

dementsprechend nicht bereits nachweisbar sein muss für die Annahme fehlender

Unterscheidungskraft. Ebensowenig kommt es auf einen „Bedarf“ an der

Verwendung einer Bezeichnung in dem Sinne an, dass für eine beschreibende

Sachangabe nicht auch andere (deutsche) Begriffe zur Verfügung stehen. Vielmehr

ist es ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise den fremdsprachigen

Begriff, also die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende

Bezeichnung „boy“, verstehen und dass sie in diesem im Zusammenhang mit den

beschwerderelevanten Dienstleistungen

lediglich

einen

beschreibenden

Sachhinweis sehen werden. Für die Beurteilung des Verständnisses der

angesprochenen Verkehrskreise können dabei die bereits erfolgte Verwendung des

deutschen Begriffs

„Junge“

sowie

die weiteren

deutschsprachigen

Rechercheergebnisse sehr wohl herangezogen werden.

e) Etwas anderes ergibt sich schließlich nicht aus dem Hinweis der

Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA auf ihrer Ansicht nach

vergleichbare Voreintragungen, da diese

für die vorliegend zu

treffende

Entscheidung des Senats zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht

bindend sind. Auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht

von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen

werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 – Bild.T-online.de und ZVS

[Schwabenpost]; GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; BGH GRUR 2012, 276 Rn.

18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230 Rn. 12 –

SUPERgirl). Ergänzend wird auf den angegriffenen Erstbeschluss verwiesen, der

sich im Einzelnen und inhaltlich zutreffend mit den genannten Voreintragungen

auseinandersetzt, sowie auf die Ausführungen im Erinnerungsbeschluss zur

Zurückweisung weiterer Anmeldungen mit dem Bestandteil „boy“.

3. Aus denselben Gründen ist das angemeldete Zeichen „boy“ im vorgenannten

Umfang

zur

Beschreibung

von Merkmalen

der

beanspruchten

beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, beispielsweise deren Inhalt oder

Ausrichtung, geeignet und daher zugleich gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die

fraglichen Dienstleistungen freihaltebedürftig, wie dies auch zutreffend in den

angegriffenen Beschlüssen der Markenstelle festgestellt wurde.

4. Demgegenüber ist in Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42 „digitale

Bildbearbeitung“ ein beschreibender Begriffsinhalt nicht feststellbar, so dass

diesbezüglich weder von einer

freihaltebedürftigen noch von einer nicht

unterscheidungskräftigen Angabe ausgegangen werden kann. In diesem Umfang

hat die Beschwerde daher Erfolg.

Bei der Dienstleistung der digitalen Bildbearbeitung in Klasse 42 handelt es sich um

die computergestützte Bearbeitung von digitalen Bildern, die regelmäßig dazu dient,

Fehler zu beseitigen, die beim Fotografieren oder anderen Bilderfassungen

entstehen können, wie beispielsweise Über- und Unterbelichtung, Unschärfe,

Kontrastschwäche,

Bildrauschen,

Rote-Augen-Effekt

etc.

(vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildbearbeitung). Hierbei geht es daher um eine

technische Dienstleistung, bei der ein bereits vorhandener Inhalt bearbeitet wird.

Nach dem Verständnis des Senats unterscheidet sich diese in Klasse 42

beanspruchte Dienstleistung damit von der

in Klasse 41 beanspruchten

Dienstleistung „Digitale Bildbearbeitung, nämlich fotografische Gestaltung für

Dritte“, die durch den Bestandteil „fotografische Gestaltung für Dritte“ konkretisiert

wird und der Erstellung eines konkreten Inhalts dienen dürfte. Nach den

Feststellungen des Senats wird die in Klasse 42 beanspruchte, in erster Linie

technische Dienstleistung „Digitale Bildbearbeitung“ zwar möglicherweise Genrebezogen angeboten

(z.B.

spezialisiert auf Portraitfotos, Produktfotos,

Immobilienfotos oder Ähnliches), nicht aber in Bezug auf einen konkret benannten

Inhalt, so dass der Begriff „boy“ insoweit nicht beschreibend ist. Auch andere

Anhaltspunkte für das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft sind nicht

erkennbar, insbesondere ist aufgrund des Charakters der Dienstleistung ein enger

beschreibender Bezug der angemeldeten Bezeichnung zu dieser zu verneinen.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die

Beschwerdeführerin die Durchführung einer solchen nicht beantragt (§ 69 Nr. 1

MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3

MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur

statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft

Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt

war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht

der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften

über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou