BPatG Urteil vom 23.10.2024 – 5 Ni 14/22 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

5 Ni 14/22 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP 1 520 165

(DE 503 09 421)

ECLI:DE:BPatG:2024:231024U5Ni14.22EP.0

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2024 durch den Richter Heimen als

Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny, Dipl.-Phys. Univ.

Bieringer, Schödel und Dipl.-Phys. Christoph

für Recht erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 1 520 165 (Streitpatent), das

unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität der DE 102 29 498 vom

1. Juli 2002 am 25. Juni 2003 angemeldet worden ist. Die Erteilung des

europäischen Patents ist am 19. März 2008 veröffentlicht worden. Es ist am 25. Juni

2023 infolge Zeitablaufs erloschen. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung

“Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung der Emissionsspektrometrie“. In der

bis zu seinem Erlöschen geltenden Fassung umfasst es

insgesamt 15

Patentansprüche, mit dem Verfahrensanspruch 1 und auf diesen unmittelbar

zurückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 14 sowie dem nebengeordneten

Vorrichtungsanspruch 15. Die Klägerin wird aus dem Streitpatent wegen

Patentverletzung in zwei Verfahren gerichtlich in Anspruch genommen. Mit ihrer

Klage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents.

Die erteilten Patentansprüche 1 und 15 haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der

Laser- Emissionsspektrometrie,

bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten

Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird,

bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem

erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d der

Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche zusätzliche Geometrie-

Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden,

und nur

für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse

durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen

Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 ..

T2] befindet.

15. Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, insbesondere für die Laser-

Emissionsspektrometrie, mit einem Pulslaser zur Generierung eines

laserinduzierten Plasmas auf einem relativ zum Laserstrahl bewegten

Werkstück, einer Autofokuseinrichtung für den Laserstrahl, einem Detektor

zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung, und mit einer

Einrichtung zur Durchführung einer Elementsanalyse,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur

Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Unteransprüche 2 bis 14 wird auf das

Streitpatent verwiesen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung bezüglich

des Patentanspruchs 15 (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ)

sowie der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Art. II

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) hinsichtlich

der Patentansprüche 1 bis 15 geltend.

Sie stützt ihre Klage u. a. auf folgende Dokumente:

NK1

DE 197 30 885 A1

NK2

NK3

NK4

NK5

NK6

NK7

NK8

NK9

NK10

NK11

NK12

NK13

NK14

NK15

NK16

NK17

NK18

NK19

NK21

DE 195 42 554 A1

DE 693 23 860 T2

US 4 708 483 A

Noll, R., „Laser Measuring Technology – Applications for

Process and Quality Control in Production Lines“, VDI-Berichte

Nr. 1694, 2002

DE 38 22 143 A1

EP 0 599 153 A1

WO 96/14557 A1

DE 40 04 627 A1

DE 41 38 157 A1

DE 195 32 767 A1

US 2002 / 0 024 677 A1

US 5 900 611 A

WO 00 / 57 160 A2

Stepputat, M., Noll, R., „High-Speed Detection of Additives in

Technical Polymers with

Laser-Induced Breakdown

Spectrometry“, VDI-Berichte Nr. 1667, 2002

US 5 702 550 A

DE 41 28 176 A1

US 5 042 947 A

DE 44 26 475 A1

EP 1 520 165 B1 (Streitpatent = SP)

NK23

NK24

NK25

WO 2004 / 003 528 A2 (ursprüngliche PCT-Anmeldung)

Schriftwechsel aus EP-Prüfungsverfahren 15.10.2004

RWTH Vorlesungsverzeichnis WS 2001/2002 Diplomstudiengänge

NK26

EPO decision 222/86 – 22.09.1987

Die Klägerin ist insbesondere der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 1 nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift NK15 bzw. einer

Kombination der NK15 mit einer der Druckschriften NK1, NK2, NK3 oder NK4 sei.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 gehe über den Inhalt der

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei nicht neu bzw.

zumindest nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift NK15 bzw. gegenüber

einer Kombination der NK15 mit einer der Druckschriften NK5, NK6, NK7, NK8, NK9

oder NK10.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 520 165 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Klage in allen Punkten entgegen. Sie ist der Auffassung, dass

die erteilten Patentansprüche patentfähig seien und der Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 15 nicht unzulässig erweitert sei.

Als Übersicht der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik und für den

sich in diesem Bereich ergebenden Verlauf der technischen Entwicklung führt die

Beklagte folgende Druckschriften ein, um das dem Fachmann im Jahr 2014 dazu

bekannte Fachwissen zu illustrieren:

VP1

Noll, R. et al., „Laser-induced breakdown spectroscopy

expands into industrial applications“, Spectrochimica Acta

Part B, 2014

VP2

Noll, R. et al., SAB 2014, Fig. 2 Ishikawa diagram, 2014.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die

zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren

Inhalt der Akte Bezug genommen.

A.

Die Klage ist zulässig, insbesondere besteht das Rechtsschutzbedürfnis der

Klägerin.

Ist ein Patent wie hier das Streitpatent durch Zeitablauf erloschen, bedarf es eines

schutzwürdigen

Interesses der Klägerin an der Durchführung des

Nichtigkeitsverfahrens, da ein Interesse der Allgemeinheit an einer Überprüfung der

Rechtsbeständigkeit nicht mehr besteht (vgl. BGH GRUR 2023, 1178, Rn. 11 f. –

Leistungsüberwachungsgerät; BGH GRUR 2022, 1628, Rn. 15 – Stammzellengewinnung). Die Rechtsprechung bejaht ein solches Rechtsschutzbedürfnis

insbesondere dann, wenn die Klägerin damit rechnen muss, dass sie wegen

Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus dem damals noch bestehenden

Patent in Anspruch genommen wird (vgl. BGH GRUR 2022, 1628, Rn. 16 –

Stammzellengewinnung; GRUR 2021, 696 Rn. 7 – Phytase; GRUR 2020, 1074

Rn. 28 – Signalübertragungssystem; BPatG Urt. v. 20.9.2023 – 8 Ni 14/23, GRUR-

RS 2023, 33513 Rn. 34, beck-online).

So liegt der Fall hier, da die Klägerin nach übereinstimmenden Angaben der

Parteien als Beklagte in auf das Streitpatent gestützten Verletzungsverfahren, in

Anspruch genommen wird.

Die Nichtigkeitsklage ist jedoch nicht begründet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich

eingereichten Fassung gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs.

1 Buchst. c) EPÜ hinaus, und auch der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der

mangelnden Patentfähigkeit der Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Art. II § 6 Abs. 1

Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), 52, 54, 56 EPÜ liegt nicht vor.

I.

Zum Gegenstand des Streitpatents

1.

Das Streitpatent (SP; NK21) befasst sich mit der Laser-Emissionsspektroskopie (auch bekannt als „laserinduzierte Plasmaspektroskopie“ bzw. „LIBS

– Laser-Induced Breakdown Spectroscopy”). Dabei handelt es sich um ein

Analyseverfahren zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Materialien,

bei der ein hochfokussierter Laser zur Ablation der Oberfläche einer Probe

eingesetzt wird (SP, Abs. [0001]).

Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie ist ein laser-spektroskopisches Verfahren,

mit dem die elementspezifische Zusammensetzung einer Probe bestimmt werden

kann. Durch den Beschuss einer Probe mit kurzen Laserimpulsen wird ein kleines

Volumen der Probe verdampft und zu einem Plasma ionisiert (Laserablation). Beim

Zerfall des Plasmas wird Licht emittiert, das charakteristisch für die enthaltenen

Elemente

ist. Das Spektrum der Strahlung wird mit einem Spektrometer

aufgenommen. Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie benötigt oftmals keine

Probenaufbereitung und arbeitet relativ zerstörungsarm. Sie ermöglicht die

qualitative und – bei entsprechender Kalibrierung – die quantitative Bestimmung der

atomaren Zusammensetzung einer Probe simultan für eine Vielzahl von Elementen

(SP, Abs. [0002]).

Die Emission des entstehenden laserinduzierten Plasmas am Messort wird von

einer Empfangsoptik einer Detektoreinheit gesammelt und einem Spektrometer

zugeführt und dort ausgewertet, was mit Hilfe einer Kalibrierfunktion für jedes

Analyseelement erfolgt (SP, Abs. [0004]).

Kommen bei der Laser-Emissionsspektrometrie Fokussieroptiken mit fester

Brennweite zum Einsatz, muss das zu untersuchende Messobjekt bis auf wenige

Millimeter genau positioniert werden, um mittels einer zuvor erstellten Kalibrierung

eine quantitative Aussage über Analysekonzentrationen

im Material des

Messobjekts zu gewinnen. Dies wird nach Aussage des Streitpatents als nachteilig

angesehen. Denn bei einer Änderung der Probenposition oder der Neigung des

Messobjekts relativ zur feststehenden Fokuslage des Laserstrahls ändert sich der

detektierte Raumwinkel der Plasmaemission bedingt durch den veränderten

Abstand der Probenoberfläche zur festgehaltenen Position der Empfangsoptik der

Detektoreinheit oder durch eine partielle Abschattung des laserinduzierten Plasmas

durch das Messobjekt (SP, Abs. [0006]).

Als bekannter Stand der Technik ist die Veröffentlichung NK15 (VDI-Berichte Nr.

1167, u. a. von den Erfindern des Streitpatents) genannt, die im Prüfungsverfahren

berücksichtig worden ist. In dieser Schrift ist ein LIBS-Verfahren offenbart, das eine

Autofokussieroptik in Verbindung mit einem gepulsten Laser einsetzt, wobei der

Abstand der Autofokussieroptik zur Oberfläche des Messobjekts mit einem Laser-

Triangulationssensor bestimmt und die Fokuslage des Analyselasers auf diesen

Abstand eingestellt wird (SP, Abs. [0008]).

Nach Aussage des Streitpatents bestehe hierbei jedoch der Nachteil, dass stets

auch Messorte auf dem Messobjekt erfasst würden, deren Oberfläche in

geometrischer Hinsicht ungeeignet für eine quantitative Messung sei. Eine

möglichst genaue Messung setzt nach Ansicht des Streitpatents voraus, dass die

geometrische Beschaffenheit des Messorts weitgehend identisch zu derjenigen sei,

welche bei der Aufnahme der Kalibrierkurve vorgelegen habe (SP, Abs. [0012]).

2.

Vor diesem Hintergrund besteht laut Streitpatent das technische Problem

darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Emissionsspektrometrie

(insbesondere LIBS) mit verbesserter Messgenauigkeit, insbesondere für die

Erfassung bewegter Objekte bereitzustellen (SP, Abs. [0009]).

3. Als zuständigen Fachmann zur Lösung des Problems sieht der Senat einen

Physiker

(mit Hochschulabschluss), der mit der Emissionsspektrometrie,

insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, vertraut

ist und

fundierte

Kenntnisse in der Konstruktion, Funktion und Auslegung von darauf basierenden

Verfahren zur Materialanalyse bzw. zu ihrer Durchführung geeigneter Vorrichtungen

aufweist. Der von der Klägerin genannte Hochschulingenieur des Maschinenbaus,

insbesondere aus dem Bereich der Fertigungstechnik, weist entgegen der Ansicht

der Klägerin die für dieses Gebiet notwendigen Fachkenntnisse im Bereich der

spektralen Materialanalyse mittels Laser-Emissionsspektrometrie zur Überzeugung

des Senats nicht auf.

4. Als Lösung des genannten Problems werden ein Verfahren zur Durchführung

der Emissionsspektrometrie und eine zugehörige Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, welche mit den erteilten nebengeordneten Patentansprüchen 1

und 15 unter Schutz gestellt sind, angegeben. Diese lassen sich (in der

maßgeblichen Verfahrenssprache Deutsch) wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1:

1.1 Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der

Laser- Emissionsspektrometrie,

1.2

bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten

Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird,

1.3

bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem

erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt wird,

dadurch gekennzeichnet,

1.4

dass vor der Plasma-Generierung

1.4.1 neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche

1.4.2 zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes

auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden,

1.4.3 und nur

für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse

durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen

Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 ..

T2] befindet.

Patentanspruch 15:

15.1 Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, insbesondere für die Laser-

Emissionsspektrometrie,

15.2 mit einem Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas auf

einem relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück,

15.3 einer Autofokuseinrichtung für den Laserstrahl,

15.4 einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung, und

15.5 mit einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementsanalyse,

dadurch gekennzeichnet,

15.6 dass ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur

Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist.

5. Der zuständige Fachmann versteht die Lehre des Streitpatents und einige der

in den angegriffenen Ansprüchen verwendeten Begriffe vor dessen technischem

Hintergrund wie folgt.

5.1 Zum Patentanspruch 1

Das gemäß Merkmal 1.1 beanspruchte Verfahren dient zur Durchführung einer

Emissionsspektrometrie, und zwar einer Laser-Emissionsspektrometrie, wie sich

aus dem weiteren Wortlaut des Patentanspruchs 1 sowie der Beschreibung des

Streitpatents ergibt (vgl. Merkmal 1.2 und z. B. SP, Abs. [0002] – [0008], [0022],

[0024], [0026], [0031]).

Der Fachmann weiß, dass bei der Laser-Emissionsspektroskopie die Konzentration

einzelner chemischer Elemente in einer zu untersuchenden Probe dadurch

bestimmt wird, dass mit Hilfe eines fokussierten Laserstrahls (der „Analyselaser“

gemäß Wortlaut des Streitpatents), ein Plasma auf der Oberfläche eines zu

untersuchenden Messobjekts erzeugt wird, und die elementspezifische Emission

des laserinduzierten Plasmas gemessen wird (SP, Abs. [0002]). Dabei wird die

Emission des entstehenden laserinduzierten Plasmas am Messort von einer

Empfangsoptik einer Detektoreinheit gesammelt und einem Spektrometer zugeführt

und dort ausgewertet.

Für die Generierung eines laserinduzierten Plasmas wird nach dem Merkmal 1.2

ein Pulslaser eingesetzt. Unter einem Pulslaser versteht der Fachmann einen Laser,

der das Laserlicht nicht kontinuierlich, sondern in periodischen Pulsen emittiert.

Zudem soll der gepulste Laser gemäß Merkmal 1.2 automatisch auf ein Werkstück

fokussiert werden. Bezüglich der automatischen Fokussierung

lehrt das

Streitpatent, dass eine sog. Autofokussieroptik den Laserstahl auf die Werkstückoberfläche fokussiert (SP, Abs. [0041] i.V.m. Fig. 5) und im Autofokusbetrieb

der Abstand der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche fortlaufend zu

bestimmen

ist

(SP, Abs.

[0015]). Durch die Autofokussiervorrichtung

ist

gewährleistet, dass der Abstand ∆s der Fokusebene des Laserlichts zum

Durchstoßpunkt auf der Werkstückoberfläche über alle Messungen konstant ist (SP,

Abs. [0003], [0042]).

Gemäß Merkmal 1.3 wird beansprucht, dass neben dem Analyselaser ein Detektor

ein grundlegendes Bauteil für die Emissionsspektrometrie darstellt. Mittels dieses

Detektors wird die Strahlung des auf der Werkstückoberfläche laserinduzierten

Plasmas erfasst (Abs. [0004] i.V.m. Fig. 5, BZ 9, „Empfangsoptik“) und kann

anschließend ausgewertet werden. Hierzu nennt das Streitpatent bspw. ein

Spektrometer (SP, Abs. [0004], Abs. [0044] i.V.m. Fig. 5, BZ 20, „Spektrometer“).

Nach den Merkmalen 1.4, 1.4.1 und 1.4.2 werden vor der Plasma-Generierung

neben dem Abstand d zwischen Autofokussieroptik und Werkstückoberfläche,

welcher ein (erster) Geometrieparameter ist (SP, Abs. [0016]), zusätzliche

Geometrieparameter eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche

bestimmt. Der Fachmann versteht, dass somit vor der Abgabe eines Laserpulses

zunächst weitere Geometrieparameter potentieller Messorte zu bestimmen sind.

Dies bedeutet, dass in Folge Laserpulse nur auf ausgewählte Messorte abgegeben

werden, an denen die Oberfläche so ausgebildet ist, dass sie sich für eine

quantitative Messung eignet. Der korrekte Abstand der Autofokussieroptik zur

Werkstückoberfläche nach Merkmal 1.4.1 ist damit nicht alleiniger Bestandteil des

Auswahlkriteriums. Gemäß Merkmal 1.4.2 wird zwar explizit auf weitere

Geometrieparameter verwiesen, jedoch ohne diese dort weiter konkret zu

definieren. Als beispielhaft hierfür ist dem Streitpatent bis auf den Neigungswinkel

als ein möglicher Geometrieparameter (SP, Abs. [0017]) nichts weiter zu

entnehmen. Sein Absatz [0019] nennt zwar auch generell die Möglichkeit der

Verallgemeinerung auf weitere „relevante Geometrieparameter“, ohne jedoch dort

weitere Beispiele anzuführen. Diese bleiben damit dem Fachwissen des

Fachmanns überlassen.

Gemäß dem Merkmal 1.4.3 ist ein potentieller Messort nur dann als geeignet für die

spätere Elementanalyse anzusehen, wenn sich einer der zusätzlichen

Geometrieparameter an diesem Messort in einem vorgegebenen Toleranzbereich

befindet. Im Anspruchswortlaut sind die Toleranzbereiche allerdings nicht näher

spezifiziert. Es wird lediglich angeführt, dass sich hierfür mindestens einer der

zusätzlichen Geometrieparameter zwischen einem ersten Wert T1 und einem

zweiten Wert T2 befinden soll. Es wird jedoch nicht beansprucht, welche expliziten

geometrischen Intervalle zwischen den genannten Werten eines nicht weiter

konkretisierten Geometrieparameters bestehen. Wenn etwa als ein zusätzlicher

Geometrieparameter der Neigungswinkel herangezogen wird, deckt der

Anspruchswortlaut bspw. auch Toleranzbereiche zwischen T1 = -180 Grad und

T2 = 180 Grad ab.

Das Streitpatent lehrt hierzu, dass eine möglichst genaue Messung voraussetzt,

dass die geometrische Beschaffenheit des Messorts weitgehend identisch zu der

geometrischen Beschaffenheit ist, welche bei der Aufnahme der Kalibierkurve

vorgelegen hat. Die Toleranzbereiche sollen demnach so vorgegeben werden, dass

sie die bei der Kalibriermessung vorgelegten Geometrieparameter möglichst gut

wiedergeben (SP, Abs. [0012]–[0013]). Eine Kalibrierung oder Kalibrierkennlinien

sind jedoch im Patentanspruch 1 nicht benannt, so dass die in Merkmal 1.4.3

beanspruchten Toleranzbereiche sehr breit auszulegen sind.

5.2 Zum Patentanspruch 15

Räumlich-körperlich besteht die Vorrichtung für die Laser-Emissionsspektrometrie

(Merkmal 15.1) aus:

• einem Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas auf einem

relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück (Merkmal 15.2),

• einer Autofokussiereinrichtung für den Laserstrahl (Merkmal 15.3),

• einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung

(Merkmal 15.4),

• einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementanalyse (Merkmal 15.5),

• einem Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur

Bewegungsrichtung des Messobjekts (Merkmal 15.6).

Merkmal 15.2 umfasst dabei mehrere Möglichkeiten, welche Komponente der

Vorrichtung nun jeweils gegenüber einer anderen bewegt wird. Entweder wird der

Laser gegenüber einem ortsfesten Werkstück bewegt, oder das Werkstück

gegenüber einem ortsfesten Laser oder sowohl der Laser als auch das Werkstück

sind gegeneinander beweglich. Die Merkmale 15.3 bis 15.5 versteht der Fachmann

von messtechnisch-baulicher Seite ohne weitere Auslegungen. Merkmal 15.6

beansprucht allgemein ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils

quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts. Das können

in diesem

Zusammenhang

für den Fachmann

im gegebenen

technischen Kontext

verschiedene Mittel, wie z. B. ein Laser, ein mechanischer Werkstücktaster, eine

Lichtschranke oder eine Kamera sein.

5.3 Zur Lehre des Streitpatents

Das Verfahren zur

laserinduzierten Emissionsspektrometrie gemäß dem

Streitpatent lehrt damit für den Messbetrieb insbesondere Folgendes:

Es ist nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchzuführen,

bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb

eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet. Hierfür können entweder

die Daten von ungeeigneten Messorten verworfen werden, oder aber es wird nur an

denjenigen Orten ein Plasma

induziert, an denen die vorbestimmten

Geometrieparameter im Toleranzbereich liegen. Für den Fall, dass kein geeigneter

Messort vorliegt, wird nur ein Pumppuls, aber kein Laserpuls ausgelöst, womit die

thermische Stabilität – und damit die Gesamtlebensdauer – des Lasers erhöht wird.

Darüber hinaus können durch eine Ablenkung des Lasers quer zur

Bewegungsrichtung des Messobjekts zusätzliche potentielle Messorte ausgewählt

werden, womit die Anzahl der verwertbaren Messpunkte auf der Oberfläche des

Messobjekts und damit die Richtigkeit bzw. Zuverlässigkeit der Analyse erhöht wird

(SP, Abs. [0023] – [0024], [0039]).

Die Pulsvariation ist dabei derart vorzunehmen, dass für den Fall, dass ein

Messobjekt vorhanden ist, ein kleinerer Pulsabstand für den Analyselaser gewählt

wird, als für den Fall, dass kein Messobjekt erfasst wird. Dies führt dazu, dass bei

Vorhandensein eines Messobjekts möglichst viele Messungen vorgenommen

werden, was die statistische Messgenauigkeit steigert. Erfasst der Analyselaser

hingegen kein Messobjekt, so wird der Pulsabstand vergrößert (SP, Abs. [0029]).

Für die Positionierung des einzelnen Laserpulses an den zu bestimmenden

optimalen Messpositionen wird der Zeitpunkt der Erzeugung des Laserpulses durch

die Systemsteuerung ermittelt, und der Strahl des Analyselasers mit einer

Strahlablenkeinheit quer zur Vorschubrichtung des Messobjekts bewegt. Durch

dieses Verfahren wird die Anzahl der verwertbaren Messungen auf bewegten Teilen

gegenüber dem Stand der Technik gesteigert (SP, Abs. [0036]).

Die objektive Aufgabe besteht aus Sicht des Senats damit darin, ein aus dem Stand

der Technik bekanntes LIBS-Verfahren hinsichtlich der Messgenauigkeit

weiterzuentwickeln, damit es

schneller, genauer, betriebsstabiler und

ressourcenschonender als die bereits bekannten Verfahren des Stands der Technik

arbeitet.

II.

Zu den vorgebrachten Nichtigkeitsgründen

Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 ist gegenüber den Ursprungsunterlagen

nicht unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ)

und erweist sich – genauso wie auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 – in

seiner Gesamtheit als patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138

Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ).

1.

Zum Nichtigkeitsgrund

der

unzulässigen

Erweiterung

von

Patentanspruch 15:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 geht nicht über den Inhalt der

Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen

Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Der Fachmann entnimmt den

Gegenstand

des

genannten

Patentanspruchs

den

ursprünglichen

Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig.

Laut Klägerin sei das Merkmal 15.6 „dass ein Mittel zur Vermessung des

Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts

vorgesehen ist“ den Ursprungsunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu

entnehmen.

Der erste Teil des Merkmals 15.6 ist in der ursprünglichen Anmeldung (NK23)

durchaus offenbart (Unterstreichungen hinzugefügt): „Um eine automatische

Selektion geeigneter Messpunkte zu ermöglichen sind Mittel zur Vermessung der

Probenoberfläche vorgesehen, die auch quer zur Bewegungsrichtung des

Messobjekts messen. So kann beispielsweise im erfindungsgemäßen Verfahren

der Abstand d zwischen dem Oberflächenelement 4 und der Fokussieroptik 1 mit

Hilfe einer Triangulationseinheit 17 bestimmt werden, siehe Fig. 4a.“ (NK23, S. 7,

Z. 3–9, auch i.V.m. Figur 4a). Auch der Rest des Merkmals 15.6 ist durch eine

Textstelle belegt, da das dortige Mittel zur Vermessung auch für die Messung eines

Oberflächenprofils geeignet ist, nachdem das Vorsehen einer Triangulation dort

zwingend auch eine entsprechende Einrichtung voraussetzt (Unterstreichung

hinzugefügt): „… dass vor der Plasmainduzierung von zumindest einem Teilbereich

der

Werkstückoberfläche

das

Oberflächenprofil

mittels

eines

Triangulationsverfahrens bestimmt wird, …“ (NK23, S. 6, Z. 21–23).

Damit ist aus Sicht des Senats für den Fachmann im Ergebnis der vollständige

Sachgehalt des Merkmals 15.6 gemäß Patentanspruch 15 ursprünglich offenbart,

dass die vorgesehenen Mittel zur Vermessung der Probenoberfläche auch geeignet

sind, ein Probenoberflächenprofil zu vermessen.

2.

Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Dem Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung

steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nicht entgegen, da das

unter Schutz gestellte Verfahren gegenüber dem

im Nichtigkeitsverfahren

entgegengehaltenen Stand der Technik neu ist und auch auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruht. Dies gilt in analoger Weise für den Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 15.

2.1 Zum Patentanspruch 1

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu und beruht auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Er erweist sich somit im Ergebnis als patentfähig und damit

als bestandskräftig (vgl. (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1

Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

2.1.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber dem im

Verfahren befindlichen Stand der Technik, da aus keiner der als Stand der Technik

genannten Druckschriften dessen sämtliche Merkmale bekannt sind. Die mangelnde

Neuheit seines Gegenstands wurde klageseitig auch nicht geltend gemacht.

2.1.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht ausgehend vom im

Verfahren genannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da

er durch diesen nicht nahegelegt ist.

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für

den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für

die Beurteilung dieser Frage ist nicht ausschlaggebend, welche Überlegungen der

Erfinder angestellt hat, um die beanspruchte Lehre aufzufinden. Entscheidend ist

vielmehr, ob der Stand der Technik Anlass gab, zu dieser Lehre zu gelangen.

2.1.2.1 Der Fachartikel NK15 (VDI-Berichte 1667, 35-40 (2002)) beschreibt ein

hier in Rede stehendes Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektroskopie,

im Rahmen dessen Werkstücke, welche sich auf einem Förderband bewegen,

mittels LIBS untersucht werden (NK15, S. 36, Abschnitt 2., Z. 1 - 3; Merkmal 1.1).

Dabei kommt ein Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas zum

Einsatz, welcher automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird (NK15, S. 37, Z. 1 -

7; Merkmal 1.2). Die vom Plasma emittierte Strahlung wird detektiert und mit dem

erfassten Spektrum wird eine Elementanalyse durchgeführt (NK15, S. 37, Z. 7 - 15;

Merkmal 1.3). Vor der Plasma-Generierung wird der Abstand der Autofokussieroptik

zur Werkstückoberfläche gemessen (NK15, S. 37, Abschnitt 4., Z. 1 - 2; Merkmal

1.4 und 1.4.1).

Die NK15 offenbart damit ein ähnliches Verfahren wie das Streitpatent. Sie zeigt

jedoch nicht, dass zusätzliche Geometrieparameter eines potentiellen Messorts auf

der Werkstückoberfläche bestimmt werden (nicht Merkmal 1.4.2) und dass nur für

diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen

sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrieparameter innerhalb eines

vorgegebenen Toleranzbereichs befindet (nicht Merkmal 1.4.3). Die NK15 gibt für

ein entsprechendes Vorgehen weder eine Veranlassung vor, noch kann der

Fachmann dieser Druckschrift unmittelbar entnehmen, weitere zusätzliche

Geometrieparameter zu bestimmen und diese in Folge auch im Rahmen seiner

Messung zu berücksichtigen. Im Gegenteil befasst sich die NK15 nur mit der

Problematik der Autofokussierung des Analyselasers (vgl. NK15, S. 40, Abschnitt 6)

und misst dazu statisch an einer Stelle des betroffenen Werkstücks. Damit vermag

sie entgegen der Auffassung der Klägerin dem Fachmann aber keinerlei Anregung

zu geben, abweichend von dieser Lehre – wie beansprucht – an mehreren Stellen

des Werkstücks Geometrieparameter zu bestimmen.

Die von der Klägerin als Beleg für das Fachwissen eingeführte deutsche

Offenlegungsschrift NK11 (DE 195 32 767 A1) zeigt zwar ein bekanntes

Triangulationsverfahren zur Bestimmung des Oberflächenprofils eines Objekts,

jedoch nicht im Zusammenhang mit einem laserbasierten Verfahren zur Elementanalyse und nicht zur Bestimmung der potentiellen Messorte für eine solche

Elementanalyse. Für eine Zusammenschau der NK15 mit der NK11 fehlt dem

Fachmann auch jegliche Anregung, denn das in der NK15 beschriebene und

funktionsfähige Verfahren beruht auf dem Einsatz eines

statischen

Triangulationssensors zur Verwendung an einem Messort. Eine Kombination dieser

beiden bekannten Verfahren aus NK11 und NK15 wäre zwar wohl prinzipiell

technisch möglich, eine konkrete Veranlassung für dieses Vorgehen mit Messung

mehrerer Abstände wurde seitens der Klägerin jedoch nicht überzeugend dargelegt

und kann vom Senat auch nicht festgestellt werden.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfinderisch gegenüber der Lehre

der Druckschrift NK15 zusammen mit dem einschlägigen Fachwissen, wie es durch

die Druckschrift NK11 belegt ist.

2.1.2.2

Auch die Kombination der NK15 mit den übrigen von der Klägerin

hierzu herangezogenen Druckschriften NK1 bis NK4 sowie NK7 und NK17 oder mit

weiteren eingeführten Druckschriften führt nicht zum Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 1. Im Einzelnen:

a) Keine der Druckschriften NK1 bis NK4 befasst sich mit der Verbesserung der

Messgenauigkeit eines LIBS-Verfahrens

im Zusammenhang mit der

Materialanalyse für bewegte Objekte und kann demzufolge dem zuständigen

Fachmann auch keine Schritte aufzeigen, wie er das aus der NK15 an sich bekannte

LIBS-Verfahren in diese Richtung weiterentwickeln könnte. Vielmehr betreffen die

Druckschriften NK1 bis NK4 überwiegend optische Vermessungsverfahren, doch

keine im Zusammenhang mit (elektro-)optischen Materialuntersuchungen, im Sinne

von Elementanalysen. Es gibt für den Fachmann damit auch keine Veranlassung,

die Lehre der Druckschrift NK15 zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf dieser

Grundlage weiterzuentwickeln. Eine solche wurde seitens der Klägerin jedenfalls

nicht überzeugend dargelegt und ist für den Senat auch nicht feststellbar. Für die

einzelnen eben genannten Druckschriften stellt sich dieser Sachverhalt wie folgt

dar:

Die NK1 (DE 197 30 885 A1) befasst sich mit einem Verfahren zur automatischen

Erkennung von Oberflächenfehlern an Rohkarosserien, die eine Nachbearbeitung

erfordern. Es handelt sich dabei um ein rein optisches Messverfahren, bei dem

Rohkarosserien mit Licht bestrahlt, und die Reflexionen mittels Kameras erfasst

werden. Die Druckschrift befasst sich nicht mit LIBS bzw. das beschriebene

Verfahren gehört nicht zum Bereich der Materialanalyse, weshalb es für den

Fachmann fernliegt, diese Druckschrift im gegebenen technischen Kontext als

Stand der Technik in Betracht zu ziehen.

Die NK2 (DE 195 42 554 A1) beschreibt bei einem Verfahren zur Prüfung von

Schweißnähten den Einsatz von Triangulationsverfahren zur Oberflächenvermessung bzw. zur Bestimmung eines Oberflächenprofils mittels Laser. Dabei

wird die gemessene Oberfläche mit einer Referenzmessung, die an einer

Musterschweißnaht gewonnen wurde, verglichen. Das Verfahren betrifft keine

Materialanalyse und gibt keine Hinweise in Richtung einer Weiterentwicklung an

sich bekannter LIBS-Verfahren. Damit liegt eine Beiziehung dieser Druckschrift für

den Fachmann ebenfalls nicht nahe.

Die NK3 (DE 693 23 860 T2) befasst sich mit der Messung einer Form einer

Oberfläche, z. B. plattenförmiger Artikel wie Konstruktionsmaterialien oder

Stahlplatten. Dabei

ist bekannt, mittels Triangulation die Abstände zu

Messoberflächen eines Werkstücks zu messen und daraus die Oberflächenform zu

ermitteln, um damit bspw. ein Walzwerk derart zu steuern, dass die Ebenheit von

Stahlplatten verbessert wird. Eine Materialanalyse oder LIBS-Verfahren sind hier

nicht angesprochen. Damit liegt auch hier eine Beiziehung der genannten

Druckschrift für den Fachmann nicht nahe.

Die NK4 (US 4,708,483 A) beschreibt ein weiteres optisches Messgerät zur

Triangulationsbestimmung von Abstand und Neigung einer Oberfläche bspw.

mittels Laserlicht. Sie hat keine Materialanalyse oder Emissionsspektrometrie zum

Gegenstand. Auch eine Beiziehung dieser genannten Druckschrift liegt damit für

den Fachmann im gegebenen technischen Kontext nicht nahe.

b) Die weiteren von der Klägerin im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 nur

allgemein angesprochenen Druckschriften NK7 und NK17 betreffen zwar

Materialanalyseverfahren, doch führen auch sie nicht zum Gegenstand des hier in

Rede stehenden Verfahrens:

Die NK7 (EP 0 599 153 A1) hat ein Verfahren und eine Vorrichtung zur stofflichen

Identifikation von Werkstoffen, d. h. zur Materialanalyse von Werkstoffen beim

Materialrecycling, zum Gegenstand. Dabei wird die zu bestimmende Probe mittels

Laserlicht erhitzt und die dabei entstehende Wärmeabstrahlung zur stofflichen

Identifikation des Probenmaterials benutzt. Nicht von der Lehre dieser Druckschrift

mit umfasst ist eine Vermessung eines Oberflächenprofils der Werkstoffe. Der

Druckschrift ist damit kein Ansatzpunkt entnehmbar, wie der Fachmann von der

technischen Thematik der Werkstoffidentifikation zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung geführt werden soll. Hierzu wurde auch

klageseitig nichts vorgetragen; solches ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

Vergleichbares gilt für die Druckschrift NK17 (DE 41 28 176 A1). Diese beschreibt

lediglich eine Wechselwirkung zwischen Laserpulsen und Geometrieparametern

einer Werkstückoberfläche, wobei die Betriebsparameter an der Bearbeitungsstelle

entsprechend einzustellen sind, um geeignete Ergebnisse zu erhalten. Diese

Druckschrift liegt damit weiter ab.

2.1.3 Die von der Klägerin im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 nicht

näher diskutierten Druckschriften NK5, NK6, NK8 bis NK10, NK12 bis NK14, NK16,

NK18 und NK19 beschreiben u. a. verschiedene Verfahren zur Materialanalyse

mittels Laserlicht bzw. verschiedene Triangulationsverfahren, doch liegen diese

inhaltlich sämtlich vom streitpatentlichen Gegenstand weiter ab und offenbaren

ebenfalls keine Verfahren, die allein oder in Kombination mit anderen genannten

Druckschriften zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 führen würden.

2.2 Zum Patentanspruch 15

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 ist neu und beruht auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit. Er erweist sich somit im Ergebnis ebenfalls als patentfähig

und damit als bestandskräftig (vgl. (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138

Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

2.2.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 ist neu gegenüber dem

Stand der Technik, da aus keiner der genannten Druckschriften dessen sämtliche

Merkmale bekannt sind.

Im Einzelnen wird die Neuheit des Patentanspruchs 15 von der Klägerin mit der

Druckschrift NK15 bestritten, was aus Sicht des Senats aber nicht durchgreifen

kann. Dieser Fachartikel

lehrt

zwar

eine Vorrichtung

für

Laser-

Emissionsspektrometrie (NK15, Abs. 3 „LIBS set-up“ sowie Fig. 1 i.V.m. S. 37, Z.

1–14) mit den Merkmalen 15.1 (Fig. 1 „set-up of the LIBS analyser“), 15.2 (Fig. 1,

„Nd:YAG laser“), 15.3 (Fig. 1, „AF-FO“), 15.4 (Fig. 1, „PR“) und 15.5 (Fig. 1, „PC“).

Die Vorrichtung nach der NK15 weist per se einen seitlich vom Band montierten

Laser auf (NK15, Fig. 2). Sie zeigt jedoch keine Mittel zur Vermessung des

Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts (nicht

Merkmal 15.6). Die fest montierte Optik des Triangulationssensors dort wäre dazu

technisch auch nicht in der Lage (NK15, Fig. 1, AF-TS). Die Argumentation der

Klägerin dazu, dass in Figur 2 der NK15 der Triangulationssensor seitlich an dem

Förderband angeordnet sei, vermag nicht zu überzeugen, denn der Messstrahl ist

dort zwar quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts montiert, doch mit dieser

Anordnung ist es technisch unmöglich, ein Probenoberflächenprofil quer zur

Bewegungsrichtung des Messobjekts zu erstellen. Damit sind nicht sämtliche

Merkmale des Patentanspruchs 15 aus dieser Druckschrift entnehmbar.

2.2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 beruht auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift NK15, und zwar

unabhängig davon, ob die Klägerin mit dem Fachwissen argumentiert oder von

einer Zusammenschau mit anderen Druckschriften des Stands der Technik

ausgeht. Beide Argumentationslinien greifen im Ergebnis jeweils nicht durch.

2.2.2.1 Die NK15 gibt dem Fachmann insbesondere schon keine Anregung, eine

Messung eines Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des

Messobjekts vorzusehen. Auf Basis der Lehre dieser Druckschrift ergibt sich

nämlich für den Fachmann dafür schlicht kein Anlass, denn die dort eingesetzte und

problemlos funktionsfähige Triangulationsmessung dient einzig dazu, den Abstand

der Messapparatur zur Probenoberfläche zu messen, um die Autofokussiereinheit

zu steuern. Hierfür genügt

jeweils eine Messung an dem Punkt der

Probenoberfläche, an dem anschließend die LIBS durchgeführt werden soll. Selbst

wenn der Fachmann sein ihm an die Hand gegebenes Fachwissen – das u. a. auch

durch die Druckschrift NK11 belegt werden kann – einbeziehen würde, welches ihm

vermittelt, dass mittels Triangulation auch mehrere Abstände gleichzeitig gemessen

werden könnten, so fehlt es doch im Kontext der NK15 an einem nachvollziehbaren

technischen Grund, dieses Vorgehen auch unmittelbar in die aus der NK15

bekannte Vorrichtung zu implementieren.

2.2.2.2

Auch die Kombination der NK15 mit den übrigen genannten

Druckschriften NK5 bis NK10, NK12 bis NK14, NK16 oder NK17 führt nicht zum

Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15. Von der Klägerin wurde jedenfalls

keine konkrete Veranlassung für eine jeweilige Zusammenschau überzeugend

dargelegt und eine solche ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Im Einzelnen:

Die NK5 beschreibt zwar ein Verfahren zur Oberflächenvermessung von

Werkstücken mittels Lasertriangulation, wobei geometrische Merkmale, die Dicke

eines Werkstücks oder die Oberflächentopologie eines Stahlblechs bestimmt

werden, doch

fehlt dem Fachmann eine Veranlassung, diese Lehre

im

Zusammenhang mit der Vorrichtung nach der NK15 einzusetzen.

Die NK6 (DE 38 22 143 A1) hat einen optisch abtastenden Verschiebungssensor

zum Gegenstand, der ebenfalls das Mittel der Triangulation verwendet, um das

Oberflächenprofil eines Objekts optisch abzutasten. Inwieweit eine Anwendung an

einem bewegten Objekt möglich ist, sei dahingestellt, denn auch hier fehlt dem

Fachmann eine überzeugende Anregung, diesen Sensor bei der Vorrichtung aus

der NK15 zu implementieren.

Die NK7 (EP 0 599 153 A1) betrifft eine Materialanalyse von Werkstoffen beim

Recycling, wobei eine stoffliche Identifikation durchgeführt wird, indem die Probe

mittels Laser erhitzt und die dabei entstehende Wärmeabstrahlung analysiert wird.

Nicht

inbegriffen

ist eine Vermessung eines Oberflächenprofils der

Werkstoffproben, auch nicht quer zur Bewegungsrichtung. Damit kann diese

Druckschrift per se keinen technischen Beitrag leisten, der sich im Patentanspruch

15 wiederfinden könnte.

Die NK8 (WO 96/14557 A1) lehrt eine automatisierte optische Inspektion von

Produkten (Schüttgut, wie z. B. Kaffeebohnen, Reis oder Erbsen) mittels

elektronischer Bildverarbeitung, basierend auf einer Triangulations-Zeilenkamera.

Auch hier sieht der Fachmann keinerlei Veranlassung, diese Lehre bei einer

Vorrichtung nach der NK15 einzusetzen.

Die NK9 (DE 40 04 627 A1) zeigt zwar ein LIBS-Verfahren zur Bestimmung von

Materialeigenschaften polymerer Werkstoffe mittels eines gepulsten Lasers, der in

zeitlichen Abständen ein Plasma auf der Werkstoffoberfläche erzeugt, welches

spektral zerlegt und aus welchem mittels einer Spektralanalyse Materialkonzentrationen bestimmt werden. Dabei wird die Probenoberfläche in ein Raster

unterteilt, wobei der Laserstrahlfokus mittels eines Umlenkspiegels quer über die

Probenoberfläche bewegt wird. Die NK9 lehrt jedoch keine Mittel zur Vermessung

des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts. Damit

kann auch diese Druckschrift keinen technischen Beitrag leisten, der sich z. B. im

Merkmal 15.6 wiederfinden könnte.

Die NK10 (DE 41 38 157 A1) lehrt eine Dickenbestimmung einer Beschichtung unter

Verwendung eines gepulsten Laserstrahls, der eine entsprechend kleine Menge an

Material aus der Oberfläche verdampft und dabei ein Plasma erzeugt, dessen

Strahlung erfasst und spektral analysiert werden kann. Nicht angesprochen sind

Mittel zur Vermessung eines Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung

des Messobjekts. Damit

fehlen auch hier entsprechende

technische

Überschneidungen insbesondere mit dem beanspruchten Merkmal 15.6.

Ebenso wenig sind die als noch weiter abliegend anzusehenden Druckschriften

NK12, NK13, NK14, NK16 und NK17 geeignet, das Vorliegen einer erfinderischen

Tätigkeit in Bezug auf den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 in Frage

zu stellen.

2.3 Die ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 14 gestalten den

Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1, auf den sie jeweils direkt oder indirekt

rückbezogen sind, in nicht selbstverständlicher Weise weiter aus und erweisen sich

gemäß den obigen Ausführungen zum Patentanspruch 1 damit ebenfalls als

patentfähig.

3. Da die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 15 nicht eine

bloße Aggregation von Merkmalen sind, sondern vielmehr der synergistische Effekt

der Erfindung darin zu sehen ist, einen Analyselaser und einen Triangulationslaser

zur Vermessung des Probenoberflächenprofils bei einem an sich bekannten LIBS-

Verfahren vorzusehen, war im Ergebnis die Klage abzuweisen.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf

Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigen schriftlich oder

in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Heimen

Dr. Wollny

Bieringer

Schödel Christoph

Bundespatentgericht

5 Ni 14/22 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

23. Oktober 2024