BPatG Beschluss vom 14.11.2024 – 25 W (pat) 542/21

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 542/21 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die international registrierte Marke 1 374 778

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

14. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

der Richterin Fehlhammer sowie des Richters Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5,

Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021 aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2024:141124B25Wpat542.21.0

I.

LIVLONG

Das Zeichen

ist am 17. März 2017 in der Schweiz als nationale Marke eingetragen und am

18. Juli 2017 unter der Nummer 1 374 778 als IR-Marke für die nachfolgend

genannten Waren international registriert worden:

Klasse 5:

Compléments nutritionnels à usage médical; préparations de vitamines;

compléments alimentaires minéraux; additifs et matières premières à

usage médical pour compléments nutritionnels, à savoir vitamines,

acides aminés, antioxydants, extraits de plantes et d'herbes, de graisses

et huiles animales et végétales à usage médical, oligo-éléments,

protéines à usage médical, préparation de minéraux, substances

minérales, préparations albumineuses, lécithines à usage médical et

enzymes à usage médical, tous les produits mentionnés ci-dessus seuls

ou combinés; compléments nutritionnels à usage médical à base

d'extraits d’algues; compléments nutritionnels à usage non médical à

base de protéines ou de graisses; compléments nutritionnels à usage

non médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone; compléments

nutritionnels à usage non médical, à savoir vitamines, substances

minérales, oligo-éléments,

fibres alimentaires;

tous

les produits

mentionnés ci-dessus seuls ou combinés et sous forme de capsules,

pilules ou poudre;

Klasse 29:

Protéines animales et végétales pour l’alimentation humaine, viande,

poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits, gelées, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et

graisses comestibles, protéines à usage non médical et lécithines à

usage non médical pour l’alimentation humaine; tous les produits

mentionnés ci-dessus seuls ou combinés;

Klasse 30:

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines

et préparations faites de céréales, miel, sirop de mélasse, levure, poudre

pour faire lever, moutarde, vinaigres, sauces (assaisonnements), épices,

germes de céréales en poudre, herbes transformées; tous les produits

mentionnés ci-dessus seuls ou combinés;

Klasse 31:

Aliments pour animaux; semences; racines alimentaires; plantes et fleurs

naturelles;

Klasse 32:

Boissons sans alcool; jus de fruits; jus de légumes; sirops pour boissons;

préparations pour faire des boissons.

Ihre Inhaberin hat die Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland nach

dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von

Marken beantragt. Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,

Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021

wurde der Marke IR 1 374 778 gemäß §§ 119, 124 i. V. m. § 113 MarkenG in der

bis 30. April 2022 geltenden Fassung und §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik

Deutschland vollumfänglich verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die Angabe

„LIVLONG“ sei eine Abwandlung der Bezeichnung „LIVE LONG“ bzw. „LIVE-LONG“

(engl. „lange leben“), die sich optisch kaum und klanglich sowie semantisch gar

nicht von dieser unterscheide. Insofern werde die Abweichung entweder für einen

Druckfehler gehalten oder unbemerkt bleiben. Das Zeichen stelle eine unmittelbar

beschreibende Angabe in werbemäßiger Form dar, da es auf Produkte hinweise,

die ein langes Leben versprechen würden. Die beanspruchten Waren könnten - je

nach Konsum - auch eine gesundheitsfördernde Wirkung aufweisen sowie aufgrund

besonderer Eigenschaften zum gesundheitlichen Wohlbefinden und somit zu einem

langen Leben beitragen. Der angesprochene Verkehrskreis sehe

in dem

Kennzeichen ferner nur ein Werbewort und eine Qualitätsangabe, zumal die

Thematik der gesunden Ernährung in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus

der (Durchschnitts-) Verbraucher geraten sei. Mit der Qualitätsangabe „LIVLONG“

werde ein langes Leben versprochen, so dass sie eine eindeutige verkaufs- und

absatzfördernde Werbebotschaft vermittele. Das Fehlen von Informationen,

aufgrund welcher konkreten Eigenschaften die bezeichneten Waren zu einem

langen Leben beitragen, entspreche dem Charakter einer Werbeaussage, um einen

möglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften, Vorteile oder

Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu

erfassen. Zudem seien übertreibende Anpreisungen gängige Werbemittel. Das

Zeichen vermittele keine über das bloße Wortverständnis hinausgehende

unterscheidungskräftige Aussage. Die Tatsache, dass es in asiatischen Ländern als

Namenskombination verstanden werden könne, stehe einem beschreibenden

Verständnis im Inland nicht entgegen. Der Durchschnittsverbraucher werde deshalb

die orthographisch

falsch gebildete, aber dennoch verständliche Angabe

„LIVLONG“ nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Sie eigne sich

besonders für die beanspruchten Waren als allgemeines Werbewort und könne

nicht

für einen Einzelnen monopolisiert werden. Die Abwandlung zur

beschreibenden Angabe „LIVE LONG“ könne keinen schutzbegründenden

Überschuss bewirken.

Hiergegen richtet sich die am 25. März 2021 eingelegte Beschwerde der Inhaberin

der Schutz suchenden IR-Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für

Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021

aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, die Bezeichnung „LIVLONG“ werde nicht ohne

weiteres Nachdenken mit der englischen Wortfolge „live long“ in Verbindung

gebracht oder gleichgesetzt. Stattdessen komme ihr aufgrund erkennbarer

Unterschiede

in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein

individueller Charakter zu. Es handele sich um ein kompaktes Einwort-Zeichen, das

im Gesamteindruck kürzer als die Kombination „live long“ sei und eine komplexere

Schreibweise mit der unüblichen Buchstabenverbindung

„VL“ aufweise.

Vergleichbar sei es mit dem Zeichen „AGEID“, das

laut Beschluss des

Bundespatentgerichts vom 24. September 2020 in der Sache 30 W (pat) 507/19 als

schutzfähig angesehen worden sei. Darüber hinaus werde der Buchstabe „V“ wie

der Konsonant „f“ und nicht wie der Konsonant „w“ ausgesprochen. Des Weiteren

werde die IR-Marke auch vom inländischen Verkehr als die Kombination des

europäischen beziehungsweise asiatischen Vornamens „Liv“ oder „Li“ und des

vornehmlich

im

asiatischen Raum

verbreiteten Nachnamens

„Long“

wahrgenommen. Damit würden Assoziationen mit Asien und der traditionellen

chinesischen Medizin hervorgerufen. In Deutschland gebe es vergleichbare

Bezeichnungen beispielsweise für asiatische Restaurants und Lebensmittelläden.

Hierbei komme insbesondere dem Namen „Long“, der vielen anderen asiatischen

Namen und Begriffen ähnele, große Bekanntheit zu. Der Verkehr werde, selbst

wenn er die Wortfolge „live long“ erkenne, zwangsläufig auch die Unterschiede

wahrnehmen. Zudem stelle die Kürze und Prägnanz der IR-Marke ein wesentliches

Indiz für deren Unterscheidungskraft dar. Die Ansicht der Markenstelle, das

Kennzeichen „LIVLONG“ würde in unmittelbar beschreibender Weise darauf

hinweisen, die gegenständlichen Waren versprächen ein langes Leben, sei

rechtsfehlerhaft. Es bestehe zwischen den ebenfalls beanspruchten Pflanzen und

Blumen sowie selbst den

„gesunden“ Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln einerseits und einem langen Leben andererseits kein direkter

und konkreter Zusammenhang. Zudem stehe die Tatsache, dass einige Waren

ungesunde Eigenschaften besäßen, im Widerspruch zu dieser Interpretation.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakte

Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch

im Übrigen zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann der IR-Marke 1 374 778 der Schutz

in der Bundesrepublik Deutschland nicht nach §§ 107 Abs. 1, 113 Abs. 1, 37 Abs. 1,

8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs.1 Satz 2 PMMA, Art. 6quinquies B

Nr. 2 PVÜ verweigert werden. Deshalb ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich zum 1. Mai 2022 auf

vorliegenden Fall anwendbare Vorschriften des Markengesetzes geändert. Wegen

Fehlens einer Übergangsvorschrift ist das zum Zeitpunkt dieser Entscheidung über

die Beschwerde maßgebliche Recht anzuwenden. Eine Änderung des

maßgeblichen Regelungsgehalts ist damit nicht verbunden.

2. Eine Aufhebung des Beschlusses vom 16. März 2021 nach § 70 Abs. 3 Nr. 2

MarkenG ohne Sachentscheidung war nicht geboten. Zwar hat die Markenstelle die

beanspruchten Waren der Klasse 29 „protéines à usage non médical et lécithines à

usage non médical pour l’alimentation humaine“ in ihrem Beschluss mit „Proteine

zur nicht-medizinischen Verwendung und Lecithine, die nicht für den menschlichen

Verzehr bestimmt sind“ teilweise unzutreffend übersetzt. Aus der Begründung der

Schutzverweigerung ergibt sich allerdings nicht mit der für eine Zurückverweisung

gebotenen Eindeutigkeit, dass die Markenstelle diese Übersetzung auch ihrer

Prüfung zu Grunde gelegt hat.

3. Der um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachsuchenden IR-Marke

kann in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren nicht jegliche

Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis

aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die

Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11

- Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-

Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das

Schutzhindernis der

fehlenden Unterscheidungskraft

ist

im Lichte des

zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,

die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH

GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei

der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der

beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in

denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen

aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der

einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24

- Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR

2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des

Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten;

GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH

MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen

lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet

(vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674

Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer

bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden

Verwendung

in der Werbung

- stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link

economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640

Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch

solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten

Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL

WM 2006).

a) Der Begriff „LIVLONG“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Insbesondere gehört er

nicht der englischen Sprache an. Er kann zum einen als Abwandlung des ihm am

nächsten kommenden englischen Wortes „livelong“ angesehen werden, das so viel

wie „ganz“ oder „lang“ im Deutschen bedeutet (vgl. Online-Wörterbuch „Collins“

unter „https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/livelong“).

Zum anderen kann die

IR-Marke als Verkürzung der englischsprachigen

Kombination „live long“ im Sinne von „lebe lange“ oder „lange leben“ interpretiert

werden. Allerdings setzt dies voraus, dass der Verkehr nicht nur den Vokal „E“ am

Schluss der Silbe „LIV“ ergänzt, sondern darüber hinaus die beiden Bestandteile

„LIV“ und „LONG“ trennt. Hinzu kommt die Großschreibung, die zwar im Verkehr

häufig anzutreffen ist, jedoch zu einer weiteren Abweichung vom Erscheinungsbild

der

regelmäßig klein

(unter Umständen mit großen Anfangsbuchstaben)

geschriebenen Wortfolge „live long“ führt. Diese drei von ihr abweichenden

Merkmale (kein „E“, kein Leerraum, Großschreibung) lassen erwarten, dass

maßgebliche Teile des Verkehrs die IR-Marke nicht sofort mit der Wortfolge „live

long“ gleichsetzen werden.

Des Weiteren ist „Liv“ - wie die Beschwerdeführerin ausführt - ein in Deutschland

verbreiteter Vorname. Der weiterhin von ihr ins Feld geführte chinesische

Familienname „Li“ spielt demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle, da er nicht

der ersten Silbe des Wortes „LIVLONG“ entspricht. Ergänzend ist vorliegend in

Betracht zu ziehen, dass der Bestandteil „LONG“ unabhängig von Groß- oder

Kleinschreibung im Inland häufig von Anbietern asiatischen Essens verwendet wird

und dem Verkehr als asiatischer Familienname gegenübertritt. Insofern ist nicht

ausgeschlossen, dass Teile der angesprochenen Verkehrskreise die IR-Marke als

die ohne Leerraum geschriebene Zusammensetzung eines Vor- und Nachnamens

im Sinne von „LIV LONG“ verstehen.

Zusammenfassend kann der Ausdruck „LIVLONG“ auf dreierlei Weise gedeutet

werden. Keine dieser Interpretationen liegt jedoch auf der Hand, sondern ergibt sich

erst nach weiteren Überlegungen des Verkehrsteilnehmers, der der IR-Marke

begegnet.

b) Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass der Begriff „LIVLONG“ allenfalls dann

eine Sachaussage in Verbindung mit den von der IR-Marke beanspruchten Waren

vermittelt, wenn er im Sinne von „lebe lange“ verstanden wird. Selbst in diesem Fall

bedarf es zumindest eines weiteren Gedankenschritts, um den Grund für die

lebensverlängernde Wirkung der beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen

5, 29, 30, 31 und 32 zu erkennen. Es handelt sich hierbei um Nahrungsmittel für

Menschen oder Tiere, deren lebensverlängernde Wirkung unterschiedliche Gründe

haben kann. Es ist beispielsweise möglich, dass sie auf den darin enthaltenen

Stoffen (u. a. Vitamine, Ballaststoffe oder Mineralien) oder auf der Häufigkeit ihres

Konsums beruht. Um dem Ausdruck „LIVLONG“ folglich die Funktion einer

beschreibenden Angabe beimessen zu können, muss er zunächst mit der Wortfolge

„live long“ gleichgesetzt und anschließend im Hinblick auf die Eigenschaften der in

Rede stehenden Waren hinterfragt werden. Bei der Beurteilung der

Unterscheidungskraft ist jedoch davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke

verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es

einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH

GRUR Int 2005, 135 Rn. 20 - Maglite; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 - Pippi-

Langstrumpf-Marke). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender (sachbezogener) Aussagehalt der Marke muss deshalb so deutlich und

unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise

unmittelbar

und

ohne weiteres Nachdenken

erkennbar

ist

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 187 unter Verweis

u. a. auf BGH GRUR 2012, 276 Rn. 11 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.;

EuG GRUR 2001, 835 Rn. 37 - EuroHealth). Dies ist vorliegend jedoch nicht der

Fall.

c) Entsprechendes gilt, wenn die IR-Marke im Sinne von „live long“ interpretiert und

diese Wortfolge lediglich als anpreisende Angabe verstanden wird. Zu Recht hat die

Markenstelle darauf hingewiesen, dass eine gesunde Ernährung zunehmend in den

Fokus der (Durchschnitts-)Verbraucher geraten ist. Sie kann nicht nur einem

beschwerdefreien, sondern auch einem langen Leben dienen. Insofern ist zu

erwarten, dass das Herausstellen der

lebensverlängernden Wirkung der

beanspruchten Waren der Klassen 5, 29, 30, 31 und 32 einen verkaufsfördernden

Effekt hat. Um die Funktion einer Werbeaussage erfüllen zu können, muss die

betreffende Angabe jedoch aus sich heraus verständlich sein. Potentielle Abnehmer

der beworbenen Produkte sollen durch sie schnell und eindeutig angesprochen

werden, um ihre Kaufentscheidung treffen zu können. Dies ist bei interpretationsbedürftigen Zeichen - wie vorliegend „LIVLONG“ - jedoch nicht der Fall. Da sie

sowohl als das englische Wort „livelong“, als Zusammensetzung eines Vor- und

Nachnamens, aber auch im Sinne von „live long“ verstanden werden kann, ist davon

auszugehen, dass der maßgebliche Teil des angesprochenen Verkehrs die

IR-Marke nicht als Werbeaussage ansehen wird bzw. sie nicht als solche ohne

Weiteres erkennen kann (vgl. zur Interpretationsbedürftigkeit von Werbeaussagen

auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 4. Auflage, § 8 Rn. 305).

4. Auch liegen die Voraussetzungen des Schutzverweigerungsgrunds nach § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Er greift dann nicht ein, soweit eine beschreibende

Angabe nur angedeutet wird

und allenfalls aufgrund gedanklicher

Schlussfolgerungen erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

14. Auflage, § 8 Rn. 484). Vorliegend bedarf es - wie unter Ziffer 4 b) ausgeführt -

zu vieler Gedankenschritte, um der schutzsuchenden Marke in Verbindung mit den

beschwerdegegenständlichen Waren eine eindeutige beschreibende Aussage

entnehmen zu können.

Kortbein

Fehlhammer

Staats