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BPatG Urteil vom 15.01.2025 – 5 Ni 2/23 (EP)
5. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:150125U5Ni2.23EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
5 Ni 2/23 (EP) (Aktenzeichen)
…
In der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BPatG:2025:150125U5Ni2.23EP.0
betreffend das europäische Patent EP 2 899 528
(DE 60 2014 004 139)
hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund
der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2025 durch den Richter
Heimen als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr.
Wollny, Dr. Meiser, Dipl.-Phys. Univ. Bieringer und Dipl.-Phys. Christoph
für Recht erkannt:
I. Das Europäische Patent EP 2 899 528 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
für nichtig
erklärt.
II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents EP 2 899 528 (Streitpatent
– SP), das am 24. Januar 2014 angemeldet worden ist. Die Erteilung ist am
12. Oktober 2016 veröffentlicht worden. Das in englischer Sprache gefasste
Streitpatent
trägt die Bezeichnung “CONTACT ANGLE MEASUREMENT
APPARATUS“, übersetzt “Kontaktwinkelmessvorrichtung”. Es ist in Kraft und
umfasst in der beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung nach einem Einspruchsverfahren (EP 2 899 528 B2, im Folgenden als B2-Schrift bezeichnet) insgesamt
15 Patentansprüche. Mit Patentanspruch 1 sowie den auf diesen unmittelbar
oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 14 wird eine Vorrichtung
beansprucht, der nebengeordnete Patentanspruch 15 betrifft ein Verfahren.
Der geltende Patentanspruch 1 lautet in Verfahrenssprache (Bezugszeichen
entfernt; Merkmalsgliederung hinzugefügt):
M1.1
A contact angle measurement apparatus for measuring a
M1.2
M1.3
contact angle between a surface of a solid sample body and
at least one drop of sample liquid disposed on the surface,
the apparatus comprising:
a liquid reservoir arrangement for storing at least one liquid,
at least one drop dosing device in fluid communication with
the liquid reservoir arrangement and adapted and arranged
for applying a drop of a liquid stored in the liquid reservoir
arrangement onto a surface of a sample body,
M1.4
an illuminating device adapted and arranged for illuminating
each drop applied by the at least one drop dosing device and
disposed on the surface from a first side of the at least one
drop, and
M1.5
an image recording device adapted and arranged for
recording an image of at least a transition region between
the surface and each drop applied by the at least one drop
dosing device and disposed on the surface in side view from
a second side of the drop opposite the first side,
M1.6
wherein each of the at least one drop dosing device
comprises a liquid line which comprises an outlet and a valve
and which is adapted to guide a liquid stored in the liquid
reservoir arrangement towards the outlet and out of the outlet
onto the surface,
M1.7
wherein the contact angle measurement apparatus further
comprises a liquid pressurizing system which is adapted to
pressurize liquid from the liquid reservoir arrangement,
M1.8
and wherein the contact angle measurement apparatus
further comprises a controller connected to the liquid
pressurizing system and adapted to control operation of the
liquid pressurizing system,
M1.9
wherein the valve is adapted for selectively blocking and
allowing flow of liquid through the liquid line
M1.10
wherein the controller is connected to the valve of each of
the at least one drop dosing device characterised in that
M1.11
for each of the at least one drop dosing device, the controller
is adapted to control opening and closing of the respective
valve to apply a drop of the respective liquid from the
respective liquid line to the surface in a jet of pressurized
liquid,
M1.12
wherein for each of the at least one drop dosing device the
controller and the valve are adapted such that the jet applies
the liquid to the surface as a continuous stream
M1.13
with a flow rate of 45 µl/s or less.
Der Patentanspruch 15 lautet (Bezugszeichen entfernt; Merkmalsgliederung
hinzugefügt):
M15.1
A method for measuring a contact angle between a surface of
M15.2
M15.3
a solid sample body and at least one drop of sample liquid
disposed on the surface with a contact angle measurement
apparatus, the apparatus comprising:
a liquid reservoir arrangement,
at least one drop dosing device in fluid communication with
the liquid reservoir arrangement and comprising a liquid line,
which comprises an outlet and a valve adapted for selectively
blocking and allowing flow of liquid through the liquid line,
M15.4
and which is adapted to guide a liquid stored in the liquid
reservoir arrangement towards the outlet and out of the outlet
onto the surface,
M15.5
M15.6
M15.7
M15.8
M15.9
M15.10
an illuminating device,
an image recording device,
a liquid pressurizing system, and
a controller connected to the valve of each of the at least one
drop dosing device and to the liquid pressurizing system, the
method comprising the following steps:
- storing at least one liquid in the liquid reservoir arrangement,
- pressurizing liquid from the liquid reservoir arrangement with
a liquid pressurizing system,
M15.11
- applying a drop of the at least one liquid stored in the liquid
reservoir arrangement onto the surface of the sample body
with the at least one drop dosing device in a jet of pressurized
liquid by opening and closing of the respective valve with the
controller, wherein the jet applies the liquid to the surface as a
continuous stream with a flow rate of 45 µl/s or less,
M15.12
- illuminating the drop disposed on the surface from a first
side of the drop with the illuminating device, and recording an
image of at least a transition region between the surface and
the drop disposed on the surface in side view from a second
side of the drop opposite the first side.
Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1
rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die B2-Schrift verwiesen.
Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage die vollständige Nichtigerklärung des
Streitpatents.
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im Hauptantrag in der geltenden
Fassung, sowie hilfsweise in der Fassung von insgesamt 11 Hilfsanträgen,
nämlich den mit Schriftsatz vom 08.02.2024 eingereichten Hilfsanträgen 1, 2,
2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6 und 7 und dem in der mündlichen Verhandlung vom
15.01.2025 eingereichten Hilfsantrag 8.
Mit Hilfsantrag 1 wird zwischen den Merkmalen M1.7 und M1.8 das Merkmal
M1.71 eingefügt und die Konjunktion „and“ gestrichen. Merkmal M1.71 lautet
(Änderungen ggü. Hauptantrag hervorgehoben bzw. gestrichen):
M1.71 wherein the
liquid pressurizing system (37)
includes a
compressed gas system (37), which comprises a source (41-
49) of pressurized gas adapted to provide pressurized gas at a
defined pressure and which is adapted to pressurize liquid
from
the
liquid reservoir arrangement
(35) using
the
pressurized gas, and
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Mit Hilfsantrag 2 wird nach Merkmal M1.13 das Merkmal M1.142 eingefügt. Es
lautet (Änderungen ggü. Hauptantrag hervorgehoben):
M1.142 wherein for each of the at least one drop dosing device (30) the
liquid line (31) and the valve (38) are configured such that,
when applying a drop (8) having a contact angle of 90°, the ratio
of the diameter of the jet to the diameter of the drop (8) is 0.2
or less.
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Hilfsantrag 2A unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 lediglich durch die Streichung
des nebengeordneten Verfahrensanspruchs.
Hilfsantrag 3 enthält eine Kombination der Hilfsanträge 1 und 2.
Hilfsantrag 3A enthält eine Kombination der Hilfsanträge 1 und 2A.
Der Hilfsantrag 4 beruht auf Hilfsantrag 1. Der Patentanspruch 1 enthält neben den
Merkmalen M1.71 und M1.142 zusätzlich das Merkmal M1.134, dass aus dem
geltenden Unteranspruch 3 stammt, wobei die Passage „the degree of opening of
the respective valve (38)“ und das „or“ gestrichen wurden. Es lautet (Änderungen
ggü. Hauptantrag hervorgehoben):
M1.134 wherein the controller (39) is adapted to adjust, for each of the at
least one drop dosing device (30), the drop volume by adjusting
the time interval during which the respective valve (38) is opened,
the degree of opening of the respective valve (38) and/or the pressure
to which the respective liquid is pressurized by the liquid
pressurizing system (37).
Hilfsantrag 4A unterscheidet sich von Hilfsantrag 4 lediglich durch die Streichung
des nebengeordneten Verfahrensanspruchs.
Der Gegenstand gemäß Fassung nach Hilfsantrag 5 kombiniert die Merkmale
des erteilten Patentanspruchs 1 mit den kennzeichnenden Merkmalen des
Patentanspruchs 13. Die hinzugekommenen Merkmale M1.145, M1.155 und
M1.165 in Patentanspruch 1 lauten (Änderungen ggü. Hauptantrag hervorgehoben):
M1.145 wherein the contact angle measurement apparatus further
comprises an actuation means (50) for actuation by an operator
and connected to the controller (39),
M1.155 wherein the controller (39) is adapted to detect actuation of the
actuation means (50) and,
M1.165 upon detecting actuation, to automatically control the at least
one drop dosing device (30) to apply a respective drop (8) of
liquid to the surface (6), the illuminating device (20) to
illuminate each drop (8) applied by the at least one drop dosing device (30), and the image recording device (10) to record
an image of each of the drops (8) illuminated by the illuminating
device (20).
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Hilfsantrag 6 integriert die kennzeichnenden Merkmale der geltenden Patentansprüche 9, 10 und 12 in den Vorrichtungsanspruch 1. Die neuen Merkmale
M1.146, M1.156 und M1.166 des Patentanspruchs 1 lauten (Änderungen ggü.
Hauptantrag hervorgehoben):
M1.146 wherein the contact angle measurement apparatus further
comprises two of the drop dosing devices (30), wherein the
outlets (32) of the two drop dosing devices are arranged such
that two drops (8) can be applied to the surface (6) next to each
other,
M1.156 wherein the liquid reservoir arrangement (35) comprises two
liquid reservoirs (36) for storing two different liquids, and
wherein the liquid line (31) of each of the two drop dosing
devices (30) is in fluid communication with a different one of
the two liquid reservoirs (36),
M1.166 wherein the image recording device (10) is adapted to record
an image of the two drops (8) simultaneously.
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 7
besteht aus einer Kombination der Hilfsanträge 5 und 6 (Merkmale M1.145,
M1.155, M1.165, M1.146, M1.156, M1.166). Zusätzlich wird das aus dem
geltenden Patentanspruch 14 stammende Merkmal M1.157 vor dem Merkmal
M1.166 ergänzt. Es lautet (Änderungen ggü. Hauptantrag hervorgehoben):
M1.157 wherein the controller (39) is adapted to automatically control, upon
detecting actuation of the actuation means (50), each of the two drop
dosing devices (30) such that two drops (8) are applied to the surface
(6) next to each other,
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Die Fassung des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 8 kombiniert die Hilfsanträge 1 und 4/4A, sie enthält das Merkmal M1.71 nach Hilfsantrag 1 sowie das
aus Hilfsantrag 4/4A bekannte Merkmal M1.134. Der nebengeordnete
Verfahrensanspruch wird korrespondierend geändert.
Wegen des geänderten Wortlauts der Anspruchssätze im Übrigen wird auf die
eingereichten Hilfsanträge verwiesen.
Die Klägerin stützt
ihr Nichtigkeitsbegehren
im Wesentlichen auf die
Nichtigkeitsgründe der
fehlenden Patentfähigkeit gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik sowie offenkundiger Vorbenutzungen. Dazu trägt
sie vor, die mangelnde Patentfähigkeit des Streitpatents beruhe schon auf dem
Umstand, dass die Klägerin u.a. bereits im Jahr 2007 unter der Bezeichnung
„DataPhysics“ eine aus verschiedenen Komponenten bestehende,
im
Zusammenwirken patentgemäße Kontaktwinkelmessvorrichtungen herstellt und
an verschiedene Abnehmer vertrieben habe.
Die Klägerin ist ferner der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht neu, zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gegenüber dem
Stand der Technik nach D1 bzw. der D1 im Zusammenhang mit dem Wissen und
Können des Fachmannes bzw. in Kombination mit den Druckschriften D2, D4
und D32, sowie der D2 mit Fachwissen und diversen Kombinationen des
druckschriftlichen Standes der Technik mit der vorgetragenen offenkundigen
Vorbenutzung. Ferner macht die Klägerin die mangelnde Ausführbarkeit geltend.
Die Klägerin erachtet das Streitpatent auch in den Fassungen der Hilfsanträge
als nicht rechtsbeständig und hält die Hilfsanträge teilweise für unzulässig.
Die Klägerin stützt ihren Vortrag u. a. auf die nachfolgenden Beweismittel und
Druckschriften:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
(=D21)
EP 0 919 801 A1
DE 100 22 503 A1
YUAN, Y., LEE, T.R.: Chapter 1. Contact Angle and Wetting
Properties. In: BRACCO, G., HOLST, B. [Hrsg.]: Surface
Science Techniques. Springer Series in Surface Sciences,
Vol. 51; 2013, Springer Berlin : Heidelberg
EP 1 650 544 B1
EP 2 555 000 A1
US 2010 / 024 529 A1
D8
Verkaufsunterlagen an P … von B … Group betreffend
„Surface Analyst Model SA1001“, 2013/2014
D9
Handbuch, KRÜSS, DSA3, Software for Drop Shape Analysis;
Manual V1.72-02 2004 – 2009
D10
Katalog, KRÜSS, Drop Shape Analysis System DSA100,
D11-
D14
D17
D18
D20
Custom-Made Flexibility
Konvolut von Unterlagen zum Beleg einer oder mehrerer der
postulierten offenkundigen Vorbenutzungen
Preisliste DataPhysics, 02.2007
Katalog DataPhysics: Products for surface chemistry“, 01.2013
WO 03 / 072 258 A1
D22 –
Konvolut von Unterlagen zum Beleg einer oder mehrerer der
D31
D43
postulierten offenkundigen Vorbenutzungen
LINDEMANN, T.: Droplet Generation From the Nanoliter to the
Femtoliter Range. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg im Breisgau, 2006
D46
-
Konvolut von Unterlagen zum Beleg einer oder mehrerer der
D58
postulierten offenkundigen Vorbenutzungen
Der Senat hat den Parteien am 30. Oktober 2023 und in der mündlichen
Verhandlung einen Hinweis erteilt.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent EP 2 899 528 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 8, eingereicht mit Schriftsatz vom
8. Februar 2024 bzw. in der mündlichen Verhandlung, erhält.
Die Beklagte hat ferner erklärt, dass die Hilfsanträge in der Reihenfolge 2, 2A, 6, 1, 5,
3, 3A, 8, 4, 4A und 7 zur Entscheidung gestellt und sowohl Hauptantrag als auch
Hilfsanträge als geschlossene Anspruchssätze verteidigt werden.
Sie tritt dem klägerischen Vorbringen in der Sache entgegen. Die Beklagte vertritt die
Auffassung, gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik sei der Gegenstand
des Streitpatents neu und erfinderisch sowie ausführbar offenbart. Sie bestreitet
darüber hinaus, dass die Klägerin vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents einen
patentgemäßen Gegenstand hergestellt und vertrieben habe. Jedenfalls in der Fassung
einer der Hilfsanträge sei das Streitpatent rechtsbeständig.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte
Bezug genommen.
Entscheidungsgründe§
Die Klage ist zulässig. Sie ist auch begründet, da dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund
der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ.
Ob daneben der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 2
IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b i. V. m. Art. 83 EPÜ) oder auch eine
offenkundige Vorbenutzung vorliegt, wie von der Klägerin geltend gemacht, kann daher
dahinstehen.
I.
1. Das Streitpatent (SP) betrifft laut Absatz [0001] eine Kontaktwinkelmessvorrichtung,
um einen Kontaktwinkel zwischen einer Oberfläche eines Probenkörpers und
mindestens einem Tropfen einer Probenflüssigkeit, die auf dieser Oberfläche abgesetzt
wurde, zu messen, wobei diese Vorrichtung folgendes umfasst: eine Flüssigkeitsreservoiranlage, um die mindestens eine Probenflüssigkeit zu speichern,
mindestens ein Flüssigkeitsdosierungsgerät, das in fluidischer Verbindung mit der
Flüssigkeitsreservoiranlage steht, und dazu ausgestaltet ist, einen Tropfen einer
gespeicherten Flüssigkeit auf die Oberfläche eines Probenkörpers aufzubringen, eine
Beleuchtungseinrichtung, die dazu ausgestaltet ist, jeden dieser aufgebrachten Tropfen
von einer ersten Seite aus zu beleuchten, eine Bildaufnahmeeinrichtung, die dafür
ausgestaltet ist, ein Bild von mindestens einer Übergangsregion zwischen der
Oberfläche und jedem einzelnen Tropfen in einer Seitenansicht von einer zweiten Seite,
die der ersten Seite gegenüberliegt, aufzunehmen.
Das Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf Oberflächen von Festkörpern sei auf
vielen technischen Gebieten von großer Bedeutung, z.B. bei Prozessen wie
Beschichtung, Anstrich, Säuberung, Drucken, hydrophobes oder –philes Ummanteln,
Verkleben, Dispergieren, usw. Für ein bestimmtes Paar aus Festkörper und Flüssigkeit
sei das Benetzungsverhalten u.a. durch die freie Oberflächenenergie des Festkörpers
und die Oberflächenspannung der Flüssigkeit festgelegt. Gemäß dem Auftragen der
Flüssigkeit auf die Oberfläche des Festkörpers, bestimmten diese Parameter auch den
Winkel zwischen der Oberfläche der Flüssigkeit und dem Festkörper an dem Punkt, an
dem sich beide Oberflächen treffen. Die Messung dieses Kontaktwinkels könne zur
Bestimmung des Benetzungsverhaltens dienen. Auf dieser Grundlage seien Verfahren
bekannt, die Oberflächen bzgl. ihrer Benetzungseigenschaften dadurch kennzeichnen,
dass sie einen oder mehrere Tropfen mit bekannten Eigenschaften (z.B. bekannter
Oberflächenspannung) als Sensoren auf eine interessierende Oberfläche aufbrächten,
und den sich einstellenden Kontaktwinkel messen. Würden zwei oder mehr unterschiedliche Flüssigkeiten unterschiedlicher Polarität aufgebracht, sei es zudem
möglich, die freie Oberflächenenergie aus den gemessenen Kontaktwinkeln der
verschiedenen Tropfen abzuleiten (SP, Abs. [0002], [0003]).
Gemäß Beschreibung
sei
aus
der DE
765 C1
eine
Kontaktwinkelmessvorrichtung bekannt, die diese Verfahren durchzuführen vermag,
Sie umfasse eine spritzenartige Dosiervorrichtung, um einen abgemessenen
Flüssigkeitstropfen auf eine Festkörperoberfläche aufzubringen, eine Beleuchtungsvorrichtung, um den Tropfen von einer ersten Seite zu beleuchten, und eine Kamera,
um ein Schattenbild des Tropfens von einer gegenüberliegenden zweiten Seite
aufzunehmen. Eine Bildverarbeitungsvorrichtung, die eine Konturerkennung des
Tropfens und der Festkörperoberfläche im von der Kamera aufgenommenen Bild
durchzuführen und anschließend den Kontaktwinkel basierend auf der erkannten
Tropfenkontur und der Festkörperoberfläche zu bestimmen vermöge. Eine
Dosiervorrichtung dieses Typs werde dergestalt benutzt, dass sie nahe an die
Oberfläche, auf die der Tropfen aufgebracht werden soll, herangeführt werde, indem
ein sich an der Spritzenspitze bildender Tropfen dort abgesetzt wird. Das habe den
Nachteil, dass im Falle von verschiedenen interessierenden Oberflächenpunkten die
Nadel/ Spritzenspitze stets nachgeführt werden müsse, ohne dass sie die Oberfläche
berühre. Darüber hinaus sei der Absetzprozess des Tropfens kompliziert, weshalb
dieser Vorgang insgesamt sehr langsam vor sich gehe. Im Falle dass die freie
Oberflächenenergie bestimmt werden solle, müssten zwei oder mehr Tropfen
unterschiedlicher Flüssigkeiten nacheinander mittels derselben Dosiereinrichtung
aufgebracht bzw. zwei baugleiche unmittelbar nebeneinander verwendet werden, wobei
sie Verbindung zu den unterschiedlichen Flüssigkeitsreservoirs besitzen oder
anderweitig Zugang zu diesen haben müssten. Die erste Variante besitze den Nachteil,
dass der Messprozess noch langsamer ablaufe, die zweite, dass aufgrund der
Vermeidung von Kontaminationen der Messflüssigkeiten, diese Art Tropfendosierungsanlage klobig ausfalle. In Folge sei es schwierig, die Tropfen nahe beieinander zu
platzieren, um sie in einem gemeinsamen Kamerafoto aufzunehmen (SP, Abs. [0004]
– [0006]).
Aus EP 0 919 801 A1 (D1) sei ein Kontaktwinkelmessgerät gemäß Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 bekannt. Gemäß EP 2 555 000 A1 (D5) sei eine Dosiervorrichtung
für Flüssigkeiten bekannt, mit der eine fliegende Abgabe kleinster Tropfen mit hoher
Genauigkeit ermöglicht werde. US 2010 / 0 024 529 (D6) beschreibe eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Messung der Benetzungseigenschaften einer Flüssigkeit auf
einer Oberfläche. Diese Vorrichtung vermöge einen pulsweisen Auftrag kleinerer
Flüssigkeitsvolumina zu realisieren, um letztlich ein Gesamtvolumen aufzutragen.
EP 1 650 544 A1 (D4) beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren, um das
Benetzungsvermögen einer sich bewegenden Oberfläche zu bestimmen. Dieses
Verfahren beinhalte einen „liquid jet“, der zum Auftragen der Flüssigkeit auf einer
Oberfläche genutzt werde, wobei das Substrat im rechten Winkel zum „liquid jet“
verlaufe, so dass letztlich eine Feuchtigkeitsspur entstehe. Ferner werde die Breite
dieser Spur unmittelbar nach deren Auftrag und in einer gewissen Entfernung zu dieser
Spur gemessen. Diese beiden Messwerte würden anschließend als Maß für das
Benetzungsvermögen der Oberfläche genutzt, indem überprüft werde, ob sich die Breite
der Spur verändere oder gleichbleibe (SP, Abs. [0007] - [0010]).
2. Die Aufgabe des Streitpatents ist danach zu bewerten, was die beanspruchte
Vorrichtung im gegebenen Kontext tatsächlich leistet (vgl. BGH, Urteil vom
4. Februar 2010, Xa ZR 36/08 – Gelenkanordnung). In der Streitpatentschrift wird
als Aufgabe genannt, ein Kontaktwinkelmessgerät zur Verfügung zu stellen, das einen
sicheren und schnelleren Messeinsatz des Gerätes ermögliche, wobei es die in den
oben zitierten Absätzen der Beschreibung genannten Nachteile vermeide (vgl. SP,
Abs. [0011]).
Das technische Problem, mit welchem sich das Streitpatent objektiv befasst,
besteht nicht in der allgemeinen Weiterentwicklung einer Kontaktwinkelmessvorrichtung per se, sondern betrifft konkret die Art und Weise, wie ein Tropfen einer
nicht weiter bestimmten Probeflüssigkeit letztlich effizienter auf ein nicht weiter
festgelegtes Substrat aufgebracht werden kann.
3. Als maßgeblichen Fachmann sieht der Senat einen Elektrotechniker oder Physiker
mit Universitätsabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion,
der Entwicklung und des automatisierten Praxiseinsatzes von Messgeräten für die
Analyse von physikalischen Eigenschaften von Oberflächen und Grenzflächen,
insbesondere von Kontaktwinkelmessvorrichtungen.
4. Dem unabhängigen Patentanspruch 1 der geltenden Fassung legt der Senat
folgendes Verständnis zugrunde:
Der Patentanspruch 1 ist auf eine Kontaktwinkelmessvorrichtung („A contact angle
measurement apparatus“) gerichtet, die geeignet ist, zwischen der Oberfläche eines
Festkörpers und mindestens einem auf seiner Oberfläche aufgebrachten
Flüssigkeitstropfen den Kontaktwinkel („contact angle“) zu messen, der ein Maß für die
Benetzungsfähigkeit einer Oberfläche / eines Substrates darstellt; dieser Winkel ist
i.d.R. für unterschiedliche Flüssigkeit-Substrat-Paare verschieden (vgl. SP, Abs. [0001],
[0013]; Merkmal M1.1).
Diese Vorrichtung ist aus folgenden Komponenten aufgebaut, nämlich:
• einer Flüssigkeitsspeicheranordnung („liquid reservoir arrangement“): in dieser wird
mindestens eine Flüssigkeit aufbewahrt, die zum Ausbringen eines Tropfens für die
Kontaktwinkelmessung dient (vgl. SP, Abs. [0014]; Merkmal M1.2),
• mindestens einer Tropfendosiervorrichtung („drop dosing device“) (vgl. SP,
Abs. [0015],
[0017]; Merkmale M1.3, M1.6
(1.Teil))
die mit
der
Flüssigkeitsspeicheranordnung in Fluidverbindung steht, z.B. über einen Schlauch
oder eine Röhre; die einen Tropfen der gespeicherten Flüssigkeit auf die Oberfläche
(„surface“) eines Probekörpers („sample body“) bringt und eine Flüssigkeitsleitung
(„liquid line“) mit Auslass („outlet“) umfasst, die die für die Absetzung des
gewünschten Tropfens auf der Festkörperoberfläche notwendige Flüssigkeitsmenge
zum Auslass leitet („guide“);
• einer Beleuchtungsanordnung („illuminating device“), die zur Beleuchtung des
mindestens einen auf der Festkörperoberfläche aufgebrachten Tropfens von einer
ersten Seite („first side“) dient, d. h. de facto parallel zur Oberfläche des Festkörpers
(vgl. SP, Abs. [0016]; Merkmal M1.4);
• einer Bildaufnahmevorrichtung („image recording device“), die dazu dient, ein Bild
zumindest von der Übergangsregion zwischen der Festkörperoberfläche und der
Oberfläche jedes durch die mindestens eine Dosiervorrichtung auf derselben
aufgebrachten Flüssigkeitstropfens aufzunehmen, und zwar ausgehend von einer
zweiten Seite („second side“), die der o. g. ersten Seite gegenüberliegt („opposite“);
eine solche Vorrichtung kann z. B. durch eine CCD- oder Videokamera verwirklicht
sein (vgl. SP, Abs. [0016]; Merkmal M1.5);
• einem Flüssigkeitsdrucksystem
(„liquid pressurizing
system“), das
zur
Druckbeaufschlagung der Flüssigkeit aus der Flüssigkeitsspeicheranordnung (vgl.
SP, Abs. [0018], [0043]; Merkmal M1.7) dient und beispielsweise mittels einer (Gas-
)Druckkammer verwirklicht werden kann;
• einem Ventil
(„valve“), das zur Blockierung bzw. zum Durchlass eines
Flüssigkeitsstroms (vgl. SP, Abs. [0017], [0019]; Merkmale M1.6 (2.Teil), M1.9) dient
und damit die Regelung für das für den abzugebenden Tropfen vorgesehene
Flüssigkeitsvolumen bildet;
• einer Steuerungseinheit („controller“) (vgl. SP, Abs. [0019], [0020]; Merkmale M1.8,
M1.10), die mit dem Flüssigkeitsdrucksystem zur Steuerung verbunden ist, und
dabei die Bedienung desselben steuert (also die hierfür relevanten beweglichen
Teile bzw. Komponenten des „drop dosing device“) und auch mit dem Ventil jeder
der mindestens einen Tropfendosiervorrichtungen steuerungstechnisch verbunden
ist, wobei jeweils die Details (ob z. B. die Verbindung als datentechnische und/oder
elektrische Verbindung ausgestaltet ist) dem Fachmann überlassen bleiben.
Die Merkmale M1.11 bis M1.13 präzisieren die Steuerungseinheit dahingehend, dass
sie das Öffnen und Schließen des Ventils der mindestens einen Tropfendosiervorrichtung dergestalt steuert, dass die einem Tropfen entsprechende Flüssigkeitsmenge druckbeaufschlagt durch die Flüssigkeitsleitung gelangt und in einem Strahl („jet
of pressurized liquid“) auf der Festkörperoberfläche aufgebracht wird (vgl. SP, Abs.
[0019]; Merkmal M1.11); dabei ist als „jet“ i. S. d. Streitpatents ein Flüssigkeitsstrahl zu
verstehen, der als solcher erst dann so bezeichnet wird, wenn er die Auslassöffnung
(„nozzle 32“) verlässt (vgl. SP, Abs. [0010], [0017], [0019], [0021], [0022], [0025], [0041],
[0043]);
Ferner sind die Steuerungseinheit und das Ventil dazu ausgebildet, dass der
Flüssigkeitsstrahl in einem kontinuierlichen Strom („continuous stream“) austritt (vgl.
SP, Abs. [0019]; Merkmal M1.12), und zwar in einem das gesamte abzusetzende
Tropfenvolumen umfassenden „Flüssigkeitspaket“; die hierfür veranschlagte Flussrate
(„flow rate“) beträgt kleiner oder gleich 45 µl/s (vgl. SP, Abs. [0021]; Merkmal M1.13),
nach dem Verständnis des Fachmanns jedenfalls so lange, bis das gewünschte
Tropfenvolumen auf der Festkörperoberfläche abgesetzt ist. Dabei kommt es im
Rahmen des Patentanspruchs letztlich nicht darauf an, ob dieser Strahl an- und/ oder
abschwellend oder intervallweise austritt, denn dazu äußert sich auch das SP nicht.
Als zentrale Maßnahme ist mit den Merkmalen M1.11 und M1.12 aus Sicht des Senats
folglich das Absetzen eines Tropfens mittels eines kontinuierlichen Strahls umfasst, der
durch das Ein- bzw. Ausschalten des Ventils gesteuert wird, wobei es sich mit dem mit
Merkmal M1.13 beanspruchten Wert um eine von den geltenden Randbedingungen und
Parametern der Messumgebung abhängige, aber für den Fachmann typische Flussrate
für die Tropfenbildung handelt. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung – aus
Sicht des Senats zutreffend - gezeigt, dass der Fachmann insbesondere unter
Berücksichtigung der grundlegenden Gesetze der Hydrodynamik und insbesondere der
fundamentalen Gleichungen von Young-Laplace und Bernoulli weiß, für welche
Flüssigkeiten sich welche Oberflächenkrümmung derselben bei bestimmten
Druckverhältnissen einstellt bzw. welche hydrodynamischen Eigenschaften welche
Flüssigkeiten bei bestimmten Geometrie-/Volumen- und Druckverhältnissen aufweisen
und/oder welcher Energieeintrag mit diesen bei einem Auftrag auf ein Substrat,
entsprechend den jeweiligen apparativen Werten, verbunden ist. Der Fachmann
entnimmt damit dem Merkmal 1.13 in direkter Konsequenz auch, welche Flussrate
hierfür im beanspruchten Intervall einzustellen ist, um ein gewünschtes Tropfenvolumen
abzusetzen.
II.
Zur geltenden Fassung des Patents (Hauptantrag)
In der geltenden Fassung ist das Streitpatent nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ für nichtig zu erklären, da der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem im Verfahren genannten Stand der
Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
1. Die Druckschrift EP 0 919 801 A1 (D1), die vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden ist, und die Priorität des in der Beschreibungseinleitung genannten Standes der Technik nach der DE 195 54 765 in Anspruch
nimmt, betrifft eine Kontaktwinkelmessvorrichtung.
1.1. Wie auch die Parteien nicht anzweifeln, sind die Merkmale M1.1 bis M1.10 des
Oberbegriffs der Druckschrift D1 zu entnehmen.
Im Einzelnen zeigt die Druckschrift D1 eine Kontaktwinkelmessvorrichtung zur Messung
eines Kontaktwinkels zwischen einer Oberfläche eines festen Probenkörpers und
mindestens einem auf die Oberfläche aufgebrachten Tropfen einer Flüssigkeit, die
letztlich als Probeflüssigkeit für eine Kontaktwinkelmessung dient (D1, Patentanspruch 1 und Abs. [0027] i. V. m. Fig. 1, insb.: „Messkopf 4“ sowie „Probenkörper 7“
mit zu untersuchender „Oberfläche 6“ und „Tropfen 8“, der über eine „Dosierkanüle 30“
auf die „Oberfläche 6“ des „Probenkörpers 7“ aufgebracht wird; Merkmal M1.1).
Diese Kontaktwinkelmessvorrichtung umfasst hierbei eine Tropfendosiervorrichtung
(D1, Fig. 1 i. V. m. Abs. [0036], u.a. „Dosierkanüle 30“, „Dosierpumpe 36“, Merkmal
M1.2) die mit einer Flüssigkeitsspeicheranordnung in einer Fluidverbindung steht und
dazu
ausgebildet
und
angeordnet
ist,
einen Tropfen
einer
in
der
Flüssigkeitsspeicheranordnung gespeicherten Flüssigkeit auf eine Oberfläche eines
Probenkörpers aufzubringen (D1, Abs. [0015] und [0034] bis [0036] i. V. m. Fig. 1, insb.
der Flüssigkeitsweg vom „Vorratsbehälter 42“ über die „Schlauchleitungen 44, 38“ zur
„Dosierkanüle 30“ mit der „Öffnung 32“ zur Tropfenabgabe auf die „Oberfläche 6“ des
„Probenkörpers 7“, sofern die „Dosierpumpe 36“ den nötigen Förderdruck aufbaut;
Merkmal M1.3).
Die dortige Kontaktwinkelmessvorrichtung weist auch eine Beleuchtungsvorrichtung
auf, die dazu ausgebildet und angeordnet ist, jeden von der mindestens einen
Tropfendosiervorrichtung aufgebrachten und auf der Oberfläche angeordneten Tropfen
von einer ersten Seite des mindestens einen Tropfens zu beleuchten (D1, Abs. [0013],
[0032], [0033] i. V. m. Fig. 1, insb. „Beleuchtungseinrichtung 20“ mit „Lichtquelle 22“
(z.B. „Glühbirne“), die Licht über einen „Kondensor 24“ durch das „Prisma 26“ in den
zur Messung vorgesehenen Raum einstrahlt und den „Tropfen 8“ von der Seite (in Fig.
1 von links) beleuchtet; Merkmal M1.4).
Es ist aus dieser Druckschrift auch eine Bildaufnahmevorrichtung bekannt, die dazu
dient, ein Bild zumindest einer Übergangsregion zwischen der Oberfläche und jedem
durch die mindestens eine Tropfendosiervorrichtung aufgebrachten und auf der
Oberfläche angeordneten Tropfen in seitlicher Ansicht einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Tropfens aufzunehmen (D1, Abs. [0010], [0028],
[0029] i. V. m. Fig. 1, insb. die „Kamera 10“ mit einem „Objektiv 12“, sowie gemeinsamer
„optischer Achse A-A“ und deren Lichtaufnahme über das „totalreflektierende Prisma
14“ auf der
rechten Seite der Fig. 1 und damit dem
„Prisma 26“ der
Beleuchtungseinrichtung - bezogen auf die Probenoberfläche gegenüberliegend - auf
der linken Seite der Fig. 1; Merkmal M1.5).
Ferner zeigt die Druckschrift D1 auch, dass
jede der mindestens einen
Tropfendosiervorrichtungen eine Flüssigkeitsleitung umfasst, welche einen Auslass und
ein Ventil umfasst und dazu ausgebildet ist, in der Flüssigkeitsspeicheranordnung
gespeicherte Flüssigkeit in Richtung des Auslasses und aus dem Auslass auf die
Oberfläche zu führen, wobei dies durch ein Flüssigkeitsdrucksystem bewerkstelligt wird,
das die Flüssigkeit aus der Flüssigkeitsspeicheranordnung mit Druck beaufschlagt (D1,
wie für Merkmal M1.3 erneut die Abs. [0015], [0034] bis [0036], i. V. m. Fig. 1, sowie
dem „Dreiwegeventil 40“ als Bestandteil oder nachgelagerter Teil der „Dosierpumpe
36“, die mittels eines Kolbens betrieben wird; Merkmale M1.6 und M1.7).
Es ist dort auch eine Steuerungseinheit bekannt, die dazu ausgebildet ist, die
Bedienung des Flüssigkeitsdrucksystems zu steuern (D1, Abs. [0034] und [0037] i. V.
m. Fig. 1, insb. steuert dort ein „Mikroprozessor“ den „Antrieb 34“ der „Dosierpumpe
36“; Merkmal M1.8).
Es
ist auch bekannt, das genannte Ventil so einzusetzen, dass es einen
Flüssigkeitsstrom durch die Flüssigkeitsleitung wahlweise zu blockieren oder
freizugeben vermag (D1, wie für die Merkmale M1.3, M1.6 und M1.7 erneut die Abs.
[0015], [0034] bis [0036], i. V. m. Fig. 1, indem das „Dreiwegeventil 40“ zwei Arbeitstakte
aufweist: Im ersten Arbeitstakt wird zur Füllung des Kolbenraums der „Dosierpumpe 36“
ausgehend vom „Vorratsbehälter 42“ die „Schlauchleitung 38“ und damit die
„Dosierkanüle 30“ durch das Ventil von einer Flüssigkeitszufuhr abgeschnitten, und im
zweiten Arbeitstakt, der „Vorratsbehälter 42“ samt „Schlauchleitung 44“ vom
Flüssigkeitsweg abgekoppelt, wogegen die „Schlauchleitung 38“ und damit die
„Dosierkanüle 30“ durch das Ventil mit Flüssigkeit aus dem Kolbenraum beaufschlagt
wird; Merkmal M1.9), wobei die genannte Steuerungseinheit mit dem Ventil jeder der
mindestens einen Tropfendosiervorrichtung verbunden ist (D1, ebenda und Abs. [0037]:
„Die Steuerung des Antriebs 34, der Dosierpumpe 36 und des Dreiwegeventils 40
erfolgt vorzugsweise über einen Mikroprozessor.“ (Unterstreichung hinzugefügt);
Merkmal M1.10).
1.2 Das Streitpatent gilt gegenüber der Druckschrift D1 als neu, da keines der Merkmale
des Kennzeichens des geltenden Patentanspruchs 1 unmittelbar und eindeutig aus
dieser Druckschrift zu entnehmen ist. Im Einzelnen bedeutet dies, dass zwar bekannt
ist, die Steuerungseinheit für jede der mindestens einen Tropfendosiervorrichtung für
das Öffnen und Schließen der entsprechenden Ventile einzusetzen (vgl. Merkmal
M1.10), nicht jedoch dergestalt, dass die Flüssigkeit ausdrücklich in Form eines Strahls
aus der Flüssigkeitsleitung auf die zu untersuchende Oberfläche übertritt (Merkmal
M1.11 nicht); zudem ist aus D1 nicht bekannt, dass dieser Strahl in Form eines
kontinuierlichen Stroms aufgebracht wird (Merkmal M1.12 nicht) und zwar mit einer
konkreten oberen Grenze für die Flussrate von 45 µl/s (Merkmal M1.13 nicht).
2. Die Druckschrift D1 beschreibt aber in Absatz [0016] zumindest zwei
unterschiedliche Varianten für das Absetzen eines Probetropfens auf ein zu
untersuchendes Substrat. Das Absetzen eines Tropfens beinhaltet in beiden
Fällen, dass diese Maßnahme jeweils aus mehreren Gründen sehr zeitaufwändig
ist. Es kommt hierbei insbesondere auf eine fein abgestimmte Einstellung des
Abstandes zwischen Kanülenspitze und Substrat an. Für die eine Variante gilt dies,
da der Fachmann weiß, dass bei zu großem Abstand der Kanüle vom Substrat ein
sich ablösender Tropfen beim Auftreffen auf dem Substrat sehr leicht zerplatzt, und
in Folge an diesem keine sinnvolle Kontaktwinkelmessung mehr vorgenommen
werden kann. Für die zweite Variante ist entscheidend, die Kanüle so nahe an die
Substratoberfläche heranzuführen, dass ein sich bildender Tropfen nahezu ständig
mit der die Flüssigkeit abgebenden Kanüle in Kontakt steht, bis er das vorgesehene
Volumen erreicht hat (worauf die Kanüle zurückgezogen wird). Dabei muss er mit
sehr großer Präzision platziert werden, damit weder die Kanüle noch das Substrat
mechanischen Schaden nehmen, noch der Füll- und Absetzvorgang des Tropfens
ggf. außer Kontrolle gerät und keine Messfähigkeit hergestellt wird. Diese Randbedingungen führen zu einem zeitintensiven Vorlauf, bevor eine Kontaktwinkelmessung durchgeführt werden kann.
Wie die Klägerin zurecht anführt, ist der Fachmann aus diesen Gründen,
ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1, bestrebt, auf eine weniger
zeitaufwändige sowie fehleranfällige und damit in der Praxis effizientere und
robustere Methode für das Absetzen eines Probetropfens auf ein Substrat
hinzuwirken. Neben einem größeren Messfortschritt liegt damit im technischen
Kontext auch das Ziel nahe, zu einer fehlertoleranteren und im Ergebnis
rentableren Aufbringmethode zu gelangen.
Zur Erreichung seines Zieles sind dem Fachmann dabei Kenntnisse zuzubilligen
(vgl. zu seinem Hintergrund ausdrücklich nochmals Abschnitt I.3), die per se nicht
nur auf Kontaktwinkelmessvorrichtungen beschränkt sind, sondern sich gerade
auch auf technische Gebiete erstrecken, in denen ganz allgemein das punktgenaue
und volumetrisch exakte (ggf. automatisierte) Absetzen von Flüssigkeiten auf einen
Untergrund eine entscheidende Rolle spielt. Dabei
ist er auch mit den
physikalischen Eigenschaften von Fluiden und Substraten, sowie den dort zum
Einsatz kommenden Methoden, Baugruppen und deren Funktionsweise bzw. ihren
technischen Grenzen entsprechend vertraut (vgl. die vorveröffentlichte Dissertation
von LINDEMANN [2006] (D43), insb. S. 8, Kap. 1.4, Abs. 2 und 3).
Folglich können die der Druckschrift D1 nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbaren Merkmale auch keine erfinderische Tätigkeit begründen, da sie für den
Fachmann im Ergebnis sämtlich nur von physikalisch begründeten Vorgaben
abhängig (vgl. Auftragsverfahren, sinnvolle Flussrate) und ihm damit aufgrund
seiner Kenntnisse im gegebenen technischen Kontext nahegelegt sind. Es
übersteigt jedenfalls weder sein Fachwissen, gemäß den sich ihm stellenden
Randbedingungen die für sein Einsatzgebiet (Substrat, Fluid) entsprechende Art
des Tropfenauftrags, noch eine dafür konkret geeignete Flussrate zu wählen bzw.
einzustellen (Merkmale M1.11 bis M1.13).
Als Beleg für dieses Fachwissen kann die Druckschrift DE 100 22 503 A1 (D2)
dienen, die im streitpatentlichen Fachgebiet speziell folgende technische Methodik
dokumentiert:
Im Rahmen einer Kontaktwinkelmessvorrichtung (dort „Vorrichtung zum Bestimmen
des Randwinkels“ genannt) wird, ausgehend von einer ähnlich strukturierten
Messapparatur, wie sie die Druckschrift D1 zeigt, die Absetzung eines Probetropfens
auf ein Substrat unter Einsatz einer Piezo-Pumpe thematisiert, um in einer Weise wie
in der Druckschrift D1 gelehrt, einen Tropfen abzusetzen als „Tropfen-auf-Anforderung
– (drop-on-demand)“-Typ; (D2, Sp. 2, Z. 9 - 18 i. V. m. Sp. 4, Z. 48 - 55), aber auch als
gleichwertige Alternative in einer „Ausstoß-auf-Anforderung“ - (jet-on-demand)“-Art als
– wortsinngemäße Übersetzung des Begriffes „jet“ - Freistrahl i. S. d. Streitpatents unter
Zuhilfenahme einer nicht weiter festgelegten anderen „Pumpe“ (D2, Sp. 2, Z. 9 - 18
i.V.m. Sp. 4, Z. 55 - 63 sowie Patentanspruch 8).
Die letzte Variante umfasst für den Fachmann somit das Absetzen eines Tropfens in
Form eines insgesamt kontinuierlichen Flüssigkeitsstrahls (vgl. zum weiteren Beleg des
fachmännischen Verständnisses eines „jet“ erneut D43, S. 8, Kap. 1.4, Abs. 3, insb.:
„The jet-on-demand regime is similar to the drop-on-demand regime with the main
difference that a jet is ejected rather than a single droplet. … the ejected jet is still on
demand which means that also in this case every actuation pulse produces one single
jet.“ (Unterstreichungen hinzugefügt) und damit eines kontinuierlich ausströmenden
Strahls bzw. eines entsprechenden „Flüssigkeitspakets“ wie beansprucht; Merkmale
M1.11 und M1.12).
Zudem wird in der Druckschrift D2 für diese Form der Aufbringung eines Probetropfens
ausdrücklich thematisiert, dass „bei einem solchen Freistrahlsystem darauf zu achten
[ist], dass die durch die Dosierung in den liegenden Tropfen 2 eingebrachte kinetische
Energie so gering ist, dass keine Beeinflussung der Tropfenkontur erfolgt.“ (D2, Sp. 4,
Z. 57 - 61). Damit gibt die Druckschrift D2 dem Fachmann – sofern nötig - den
entscheidenden Hinweis, dass er entsprechend den gegebenen Randbedingungen
auch eine geeignete Flussrate wählen muss, um diese Problematik in der Praxis in für
ihn funktional sinnvoller Weise zu handhaben (Merkmal M1.13). Diese Lösung als ein
generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer
Art, gehört damit aus Sicht des Senates zum allgemeinen Fachwissen des
angesprochenen Fachmanns, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu
beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen
Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich,
mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen. Dies ist hier
nicht der Fall
(vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2014, X ZR 139/10 –
Farbversorgungssystem).
Ergänzend wird angemerkt, dass die Druckschrift D2 auch vorsieht, dass „die
Betätigung der Dosiereinrichtung (3) und die Bildaufnahme mit der Kamera (4) mittels
einer Steuereinrichtung zeitgesteuert aufeinander abgestimmt sind.“ (D2, Patentanspruch 10), sodass sowohl die Absetzung eines Freistrahls mit einer bestimmten
Flussrate als auch die eigentliche Messung steuerungstechnisch automatisiert und
funktionstüchtig umgesetzt sind bzw. werden können. Diese Angabe stützt damit obige
Ansicht, dass entsprechende Maßnahmen im Rahmen einer Kontaktwinkelmessvorrichtung vom Fachmann
in geeigneter Weise bedacht und baulich/
verfahrenstechnisch ohne weiteres realisiert werden können, sofern sie im gegebenen
technischen Kontext sinnvoll und/oder gefordert sind (erneut Merkmal M1.10).
Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten ist der Senat davon überzeugt, dass es
nicht das Fachwissen des Fachmanns übersteigt, eine Freistrahlformung, z. B. wie in
der Druckschrift D2 mittels einer „Pumpe“ gelehrt, entsprechend mit dem Ventil der
Druckschrift D1 oder einem ggf. entsprechend anzupassenden Ventil in einen
funktionsfähigen Zusammenhang zu stellen, ist doch das Ventil gemäß dem Patentanspruch 1 in sich merkmalstechnisch nicht so ausgestaltet, dass diese Anpassungsmaßnahme unmöglich erscheint, sondern vielmehr im Kontext zweckmäßig und aus
Sicht des Senates für den Fachmann auch mit geringem Aufwand realisierbar, ohne
erfinderisch tätig zu werden. Zu einer gegenteiligen Ansicht liefert z. B. die Lehre der
Druckschrift D2 auch keinen Anlass, wird der Einsatz eines Ventils im dortigen Kontext
doch weder als nachteilig beschrieben noch ausdrücklich ausgeschlossen.
Somit ergeben sich sämtliche Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 aus der
Druckschrift D1 zusammen mit dem Fachwissen, wie es z. B. mit der Lehre der
ebenfalls eine Kontaktwinkelmessvorrichtung betreffenden Druckschrift D2
belegbar ist. Sein Gegenstand beruht damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
3. Da die Beklagte das Streitpatent im Übrigen als geschlossenen Anspruchssatz
verteidigt und sich sein unabhängiger Patentanspruch 1 nicht als rechtsbeständig
erweist, hat es in seiner gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung insgesamt
keinen Bestand. Nach Erörterung dieses Punktes zur Ermittlung des tatsächlich
Gewollten in der mündlichen Verhandlung (vgl. hierzu BGH, GRUR 2017, 57 –
Datengenerator) entspricht es dem ausdrücklich geäußerten Willen der Beklagten,
zur Prüfung der Fassung nach den in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsanträgen überzugehen, sofern sich das Streitpatent gemäß Patentanspruch 1
gemäß Hauptantrag als nicht rechtsbeständig erweist.
4. Damit kann dahinstehen, ob mit weiteren klageseitig eingereichten Anlagen auch
eine offenkundige Vorbenutzung des Streitgegenstandes verbunden ist.
III.
Zu den Hilfsanträgen
Die Beklagte vermag ihr Patent auch nach Maßgabe der Hilfsanträge nicht erfolgreich
zu verteidigen, da die Gegenstände der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 08.
Februar 2024 eingereichten Hilfsanträge 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6 und 7 und des in
der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2025 gestellten Hilfsantrags 8 jeweils
nicht rechtsbeständig sind, weil sie nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweisen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 56
EPÜ).
Im Einzelnen verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der Reihenfolge der Hilfsanträge
2, 2A, 6, 1, 5, 3, 3A, 8, 4, 4A und 7, weshalb dieselben im Folgenden auch in dieser
Reihenfolge abgehandelt werden:
1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 2A unterscheidet sich von der
beschränkt aufrecht erhaltenen Fassung gemäß der B2-Schrift des Streitpatents
dadurch, dass – in Fortsetzung obiger Gliederung - nach dem Merkmal M1.13 das
Merkmal M1.142 hinzugefügt worden ist, das wie folgt lautet (ohne Bezugszeichen):
M1.142 wherein for each of the at least one drop dosing device the liquid line and the
valve are configured such that, when applying a drop having a contact angle of
90°, the ratio of the diameter of the jet to the diameter of the drop is 0.2 or less.
1.1 Mit dem hinzugefügten Merkmal M1.142 wird, ohne konkret ein Substrat oder eine
Probenflüssigkeit festzulegen, beansprucht, dass beim Auftrag („applying“) eines
Probetropfens („drop“) davon ausgegangen wird, dass dieser einen Kontaktwinkel von
90° aufweist („having a contact angle of 90°). Wenn dem so ist, soll sich das Verhältnis
aus dem Durchmesser des Freistrahls zum Durchmesser des aufgebrachten Tropfens
(„the ratio of the diameter of the jet to the diameter of the drop“) auf 0,2 oder weniger
belaufen. Die Beklagte sieht in dieser Angabe eine allgemeingültige Bauvorschrift für
ihre Kontaktwinkelmessvorrichtung, die – wie sie auch in der mündlichen Verhandlung
exemplarisch vorrechnet - den Durchmesser eines abzusetzenden Tropfens mit dem
Strahldurchmesser des Freistrahls in Beziehung setzt. Ihre Auffassung mittels dieses
vorgegebenen Quotienten ein bautechnisch erfindungsrelevantes Merkmal zu kreieren,
kann per se nicht greifen, da im Vorfeld z. B. weder ein konkreter Kanülendurchmesser
o. ä. als tatsächliches bauliches Merkmal der gegebenen Apparatur genannt wird, noch
in welcher konkreten – ggf. geeignet standardisierten - Umgebung samt dort geltenden
Randbedingungen (Referenzflüssigkeit, Referenzsubstrat, Entfernung der Kanüle vom
Substrat als Maßgabe für die Aufweitung und damit die tatsächliche Geometrie eines
die Kanüle verlassenden Strahles an einem bestimmten Ort im Raum, etc.) diese
Maßgaben gelten sollen. Die Annahme, dass ein unbekanntes Flüssigkeit-Substrat-
Paar einen 90° Winkel ausbildet, und dann ein Quotient zweier Parameter von 0,2 gilt,
stellt baulich keine das Gesamtsystem ausreichend bestimmende Angabe dar, da sie
lediglich eine Auswahl aus einer Vielzahl von variablen Randbedingungen bezeichnet.
Diese Auswahl ist aber nicht geeignet, das Gesamtsystem im Kontext ausreichend zu
bestimmen, was für den Fachmann letztlich zu einem unterbestimmten System führt,
dem er im Rahmen von üblichen Messreihen über die Variation unterschiedlicher
weiterer Parameter jedoch näher zu kommen trachtet, da dies zur Kalibrierung seiner
Apparatur für den Praxiseinsatz ohnehin nötig ist.
1.2 Die Klägerin stellt in Abrede, dass der Sachgehalt dieses Merkmals den Fachmann
überhaupt so weit instruiert, dass er eine damit verbundene Lehre auch ausführen kann.
Dieser Ansicht vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn letztlich wird mit
diesem Merkmal nur eine von vielen Möglichkeiten von Parameterpaaren als Quotient
formuliert, die ein Fachmann sich bei Bedarf aufgrund seines Fachwissens mit
absehbarem Aufwand erschließen kann und im Rahmen der Kalibrierung seiner
Apparatur letztlich auch muss.
1.3 Mit dieser Maßgabe ist es aus Sicht des Senates dem Fachmann ohne weiteres
möglich,
auf Basis
seiner
praktischen Erfahrungen
aus
bisherigen
Kontaktwinkelmessungen, sowie in Kenntnis hierbei zum Einsatz gelangter Probeflüssigkeiten und Substrate, Flüssigkeits-Substrat-Paare, für die die geforderte Winkel-
Bedingung zusammen mit dem o. g. Quotienten von 0,2 erfüllt ist, über eine Folge von
Messreihen zu ermitteln, indem er sukzessive jeweils mindestens einen Parameter der
im Rahmen der geltenden Randbedingungen für ihn variablen Parameterschar ändert.
Damit stößt der Fachmann letztlich iterativ u. a. auch auf die hier beanspruchten
Geometrien, die obige Verhältnisangabe erfüllen (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2014,
X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem). In direkter Konsequenz aus der Gestaltung
üblicher Messreihen, wie sie
letztlich
für
jede Kalibrierung einer beliebigen
Messapparatur – und damit auch einer Kontaktwinkelmessvorrichtung - vorzunehmen
sind, kann für den Fachmann mit einer solchen Angabe jedoch keine erfinderische
Tätigkeit verbunden sein (Merkmal M1.142).
1.4 Da die Beklagte das Streitpatent auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 als
geschlossenen Anspruchssatz verteidigt und sich sein unabhängiger Patentanspruch 1 nicht als rechtsbeständig erweist, hat es insgesamt keinen Bestand.
Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des im Anschluss zu betrachtenden
Hilfsantrags 2A hat keinen Bestand. Da sich der Hilfsantrag 2A von der Fassung
des Hilfsantrags 2 nur dadurch unterscheidet, dass der bisherige Verfahrensanspruch 15 gestrichen worden ist, gelten die obigen Ausführungen unter 1.1 bis
1.3 mit derselben Konsequenz auch für den Hilfsantrag 2A.
2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von der beschränkt
aufrecht erhaltenen Fassung gemäß der B2-Schrift des Streitpatents dadurch, dass –
in Fortsetzung obiger Gliederung - nach dem Merkmal M1.13 die Merkmale M1.146,
M1.156 und M1.166 hinzugefügt worden sind, die wie folgt lauten (ohne Bezugszeichen):
M1.146 wherein the contact angle measurement apparatus further comprises two of the
drop dosing devices, wherein the outlets of the two drop dosing devices are
arranged such that two drops can be applied to the surface next to each other,
M1.156 wherein the liquid reservoir arrangement comprises two liquid reservoirs for
storing two different liquids, and wherein the liquid line of each of the two drop
dosing devices is in fluid communication with a different one of the two liquid
reservoirs,
M1.166 wherein the image recording device is adapted to record an image of the two
drops simultaneously.
2.1 Mit diesen drei hinzugefügten Merkmalen wird faktisch die Verdoppelung
wesentlicher, unabhängig voneinander vorgesehener, baulicher Bestandteile des
bisherigen Tropfenmanagementsystems, bestehend u. a. aus einem Flüssigkeitsreservoir („comprises two liquid reservoirs for storing two different liquids“) und einer
Dosiervorrichtung („further comprises two of the drop dosing devices“) – zusammen mit
den diese verbindenden Leitungen - beansprucht, die die Apparatur zum Absetzen
zweier Tropfen ggf. unterschiedlicher Probenflüssigkeiten nebeneinander („next to each
other“) befähigt (Merkmale M1.146 und M1.156). Diese beiden Tropfen werden dann von
der Bildaufnahmevorrichtung gleichzeitig aufgenommen („image recording device is
adapted to record an image of the two drops simultaneously“; Merkmal M1.166).
2.2 Diese baulichen Maßnahmen sind für den Fachmann bereits in der Druckschrift D1
angelegt, da auch dort bei Bedarf mehrere Dosierkanülen mit jeweils eigenem
Vorratsbehälter und Leitungsaufbau eingerichtet werden können (D1, Abs. [0038],
insb.: „Wenn über den Meßkopf 4 Tropfen verschiedener Probenflüssigkeiten auf die
Oberfläche 6 aufgebracht werden sollen, können mehrere Dosierkanülen vorgesehen
sein, die vorzugsweise über eine zugeordnete Dosierpumpe und eine Ventileinrichtung
jeweils mit einem eigenen Vorratsbehälter für die Probenflüssigkeit in Verbindung
stehen. ...“; Merkmale M1.146 und M1.156). Wenn der Fachmann damit in die Lage
versetzt wird, zwei Tropfen nebeneinander auf dem zu untersuchenden Substrat
abzusetzen, ist es nur konsequent - weil diese Zeitersparnis nutzend - dieselben in
Folge gleichzeitig mit der gleichen Bildaufnahmevorrichtung aufzunehmen. Eine hierfür
günstige geometrische Platzierung etwa auf einer Achse senkrecht zur Achse des
parallel zur Substratoberfläche geführten Lichtes, ist die denklogisch einzig sinnvolle,
weshalb der Fachmann diese auch entsprechend den sich
ihm bietenden
Randbedingungen geeignet umsetzt (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2014, X ZR 139/10
– Farbversorgungssystem). Die Voraussetzungen sind durch die in der dortigen Figur
1 gezeigte Strahlführung über die beiden Prismen 14 und 26 einfach und gleichzeitig
flexibel umgesetzt, kommt es doch letztlich nur darauf an, beide Tropfen dergestalt
abzusetzen, dass ihre Längsausdehnung nebeneinander betrachtet höchstens den
durch die beiden Prismen aufgespannten Raum ausfüllen darf. Diese Begrenzung in
der Praxis auf Basis der Geometrie (d. h. der Breite) der beiden Prismen im
Messfeldbereich und bei der letztlich bei begrenzter Flussrate, Absetzzeit und
Kanülendurchmesser nur durch die jeweilige Oberflächenspannung des Tropfenmediums bestimmten Ausdehnung des jeweiligen Tropfens einzuhalten, übersteigt
keinesfalls das fachmännische Handeln (Merkmal 1.166).
Auch die Druckschrift D6 beschäftigt sich bereits mit der effizienten Aufbringung und
Aufnahme mehrerer Probetropfen auf einem Substrat (D6, Fig. 2A, insb. BZ „liquid 2“,
„data generating component 50“, „reservoir 64“, „camera 80“, i. V. m. Abs. [0036] und
[0070]; Merkmale M1.146 und M1.156) allerdings nicht in der streitpatentgemäßen
Geometrie der Druckschrift D1 (vgl. D1, Fig. 1 i. V. m. SP, Fig. 1 jeweils die
Lichtstrahlführung; Merkmal M1.166 teils). Sie dokumentiert jedoch, dass eine solche
Vorgehensweise anzustreben, d. h. eine Messfortschrittsverbesserung durch
Vermehrung einen Tropfen absetzender baulicher Komponenten zu erreichen, und
dieselben dann gemeinsam aufzunehmen und auszuwerten, eine
fachübliche
Überlegung darstellt (Merkmal M1.166 Rest).
2.3 Den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 im gegebenen
technischen Kontext zu verwirklichen, geht damit ausgehend von der Lehre der
Druckschrift D1 ebenfalls nicht über das fachmännische Wissen, wie es durch die
Druckschriften D2 und D6 belegt ist, hinaus und kann daher auch keine erfinderische
Tätigkeit begründen.
3. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der beschränkt
aufrecht erhaltenen Fassung gemäß der B2-Schrift des Streitpatents dadurch, dass – in
Fortsetzung obiger Gliederung – nach dem Merkmal M1.7 und vor dem Merkmal M1.8
erstmals das Merkmal M1.71 in den bisherigen Anspruchswortlaut eingeschoben
worden ist; es lautet (ohne Bezugszeichen):
M1.71 wherein the liquid pressurizing system includes a compressed gas system, which
comprises a source of pressurized gas adapted to provide pressurized gas at a
defined pressure and which is adapted to pressurize liquid from the liquid
reservoir arrangement using the pressurized gas,
3.1 Mit dem neuen Merkmal M1.71 wird das System zur Druckbeaufschlagung des
Flüssigkeitsreservoirs dahingehend präzisiert, dass es sich hierbei um eine Gasdruckanlage handelt („the liquid pressurizing system includes a compressed gas system“).
3.2 Wie die Klägerin zu Recht argumentiert, ist in auf große Genauigkeit angelegten
druckbasierten Messsystemen der Einsatz von fachüblichen gasdruckgesteuerten
Anordnungen besonders vorteilhaft, da ein Gas als kompressibles Medium einen mit
sehr geringen Fehlern behafteten großen Arbeitsbereich im Rahmen einer Pneumatik
(z.B. im Gegensatz zu Flüssigkeiten in einer Hydraulik) aufweist. Auf diese Weise
gelingt dem Fachmann eine äußerst präzise Einstellung von Drücken
in
unterschiedlichsten Einsatzbereichen, insbesondere aber auch im Rahmen einer
Präzisionsdosierung von Flüssigkeiten. Dieses Basiswissen befähigt ihn jedenfalls
ohne weiteres, ein anspruchsgemäßes gasdruckbetriebenes System in der Apparatur
der Druckschrift D1 zur Tropfendosierung zu implementieren, ohne hierbei vor
unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt zu werden (vgl. BGH, Urteil vom 11. März
2014, X ZR 139/10 – Farbversorgungssystem; Merkmal M1.71).
Soweit die Beklagte die Auffassung vertritt, dass das Vorsehen eines gasdruckbasierten
Flüssigkeitsauftrags im Kontext der Druckschrift D1 generell abwegig sei, kann dies
folglich nicht durchgreifen. Zunächst sei zur Begründung erneut darauf verwiesen (vgl.
obige Ausführungen zum Hauptantrag), dass der Fachmann im technischen
Zusammenhang der Druckschrift D1 letztlich bestrebt ist, in der Praxis auf eine
effizientere Methode für das Absetzen eines Probetropfens auf ein Substrat
hinzuarbeiten, um in der Konsequenz zu einem größeren Messfortschritt zu
gelangen. Dabei muss er aber weiterhin auf die Einhaltung eines punktgenauen und
volumetrisch exakten Absetzens von Flüssigkeiten auf ein gegebenes Substrat achten.
Folglich wird dieser in naheliegender Weise auch die ihm im Kontext dieser Vorgabe
fachübliche und bewährte Technik, dieses mit einer gasdruckbetriebenen Flüssigkeitsquelle zu realisieren, in Betracht ziehen. Die Druckschrift D5 belegt dieses fachübliche Vorgehen, indem unter dieser Zielsetzung (D5, z.B. Abs. [0017], [0018],
[0031], [0039]: „accuracy“) im Rahmen des Aufbringens von Tropfen auf ein
Substrat (D5, Abs. [0001], insb.: „The present invention relates to a technique for
sucking a discharge liquid through one nozzle and fly-discharging the discharge liquid
…“) für die Ausbringung der Flüssigkeit explizit der Einsatz einer gasdruckbetriebenen
Flüssigkeitsquelle vorgesehen ist (D5, Abs. [0004], Z. 41: „pressurized gas supply
source“ (im Rahmen des dortigen Standes der Technik); Abs. [0035] i. V. m. Fig. 12:
„gas regulator 3“, „pressurized gas source 4“ (für die Apparatur gemäß der D5)). Daher
kann und wird der Fachmann in Kenntnis der Apparatur aus der Druckschrift D1 dort
eine gasdruckbetriebene Flüssigkeitsquelle auch entsprechend im Rahmen seiner
dortigen Verbesserungsarbeiten geeignet adaptieren und baulich in die dortige
Kontaktwinkelmessvorrichtung einzubinden wissen
(Merkmal M1.71), denn
durchgreifende Hinderungsgründe oder gar Nachteile hierfür sind aus Sicht des
Senates nicht zu erkennen.
Ferner verweist der Senat darauf, dass in vergleichbarer Weise auch in der
Kontaktwinkelmessvorrichtung der Druckschrift D6, die als Nachweis fachüblichen
Vorgehens
im gegebenen
technischen Kontext gelten kann, bereits eine
gasdruckbetriebene Tropfenabsetzung thematisiert wird (D6, Abs. [0038], insb.: „…
Pressurization of the reservoir may be accomplished by a piston (66) as shown in FIG.
26 or by other pressurization techniques, such as pumps and gas charging. …“;
Merkmal M1.71).
3.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 geht damit ausgehend
von der Lehre der Druckschrift D1 ebenfalls nicht über das fachmännische Wissen
hinaus, wie es durch die Druckschrift D2 und D5 (bzw. D6) belegt ist, und kann daher
ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen.
4. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von der beschränkt
aufrecht erhaltenen Fassung gemäß der B2-Schrift des Streitpatents dadurch, dass –
in Fortsetzung obiger Gliederung - nach dem Merkmal M1.13 die Merkmale M1.145,
M1.155 und M1.165 hinzugefügt worden sind, die wie folgt lauten (ohne Bezugszeichen):
M1.145 wherein the contact angle measurement apparatus further comprises an
actuation means for actuation by an operator and connected to the controller,
M1.155 wherein the controller is adapted to detect actuation of the actuation means
and,
M1.165 upon detecting actuation, to automatically control the at least one drop dosing
device to apply a respective drop of liquid to the surface, the illuminating device
to illuminate each drop applied by the at least one drop dosing device, and the
image recording device to record an image of each of the drops illuminated by
the illuminating device.
4.1 Mit diesen drei hinzugefügten Merkmalen wird de facto ein beliebiger Schalter
(„actuator“) zur Bedienung durch einen Nutzer der Apparatur beansprucht („for
actuation by an operator“), der mit der Steuerung verbunden ist („connected to the
controller“; Merkmal M1.145). Die Steuerung registriert, wenn der Schalter betätigt wird
(„adapted to detect actuation“; Merkmal M1.155) und steuert in Folge das Absetzen des
Tropfens, das Anstrahlen desselben durch die Beleuchtungseinrichtung und die
Aufnahme der einzelnen Tropfen mittels der Bildaufnahmevorrichtung („to automatically
control the at least one drop dosing device to apply a respective drop of liquid to the
surface and the image recording device to record an image of each of the drops
illuminated by the illuminating device“; Merkmal M1.165). Somit beinhalten diese
Angaben, dass durch die Betätigung des o. g. Schalters ein vollautomatischer
Messvorgang initiiert und durchgeführt wird, welcher dabei in seinem Ablauf durch die
Steuerung kontrolliert wird.
4.2 Dem Fachmann ist aus der Praxis hinlänglich bekannt, dass der Mensch als
Fehlerfaktor stets die Qualität einer – wie vorliegend hochgenau durchzuführenden –
Messprozedur gefährden kann, weshalb er auf den höchstmöglichen Grad einer
Automatisierung seiner Messung abstellen wird. Zwar sieht der Senat dies als
Selbstverständlichkeit an, jedoch verweist die Klägerin zu Recht auf die Lehre der
Druckschrift D1, in welcher bereits die prinzipielle Automatisierung einer Kontaktwinkelmessvorrichtung mit angelegt
ist.
Insbesondere der dortige Passus
„Alle
Ausgestaltungen der Erfindung lassen sich besonders rationell einsetzen, wenn die
Kontaktwinkel-Meßvorrichtung Einrichtungen zum zumindest teilweise automatischen
Steuern und/oder Auswerten des Meßablaufs aufweist.“
(D1, Abs.
[0021]
(Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmale M1.155 und M1.165), führt zudem mit der
dadurch gewonnenen Effizienz noch einen weiteren entscheidenden Grund an. Dass
es für das Starten einer automatischen Messung einer entsprechenden Aktivierung
durch einen Nutzer bedarf, ist in der Messtechnik eine Funktionsnotwendigkeit, sei es
durch das Starten eines Programmes über einen Rechner oder Prozessor am jeweiligen
Gerät oder mechanisch durch das Umlegen bzw. Drücken eines dort angebrachten
Schalters/Aktuators. Dieses Fachwissen wird zudem auch durch die Druckschrift D6
belegt, welche
im Rahmen einer Kontaktwinkelmessvorrichtung eine Vielzahl
unterschiedlich gestalteter Schalter bzw. Aktuatoren mit dieser Zielsetzung zeigt (D6,
Abs. [0038] i. V. m. Fig. 2A+C, 3, 4, 5A und 6, jeweils „actuating device 92“; Merkmal
M1.145).
4.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5, geht damit
ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 ebenfalls nicht über das fachmännische
Wissen hinaus, wie es durch die Druckschriften D2 und D6 nachgewiesen ist. Daher
kann durch diesen für das Streitpatent ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründet
werden.
5. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 und 3A stellt eine Kombination der
Merkmale aus den Hilfsanträgen 2 bzw. 2A und 1 dar.
Damit kann die Verteidigung des Streitpatents auch auf Basis dieser beiden
Hilfsanträge aus denselben Gründen nicht greifen, wie dies zu den Hilfsanträgen 2 bzw.
2A und 1 bereits ausgeführt worden ist, denn besondere Synergieeffekte sind durch die
Zusammenfassung der jeweilig ergänzten Merkmale nicht gegeben.
6. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von der beschränkt
aufrecht erhaltenen Fassung gemäß der B2-Schrift des Streitpatents dadurch, dass wie
im Rahmen des Hilfsantrags 1 das Merkmal M1.71 zwischen die bisherigen Merkmale
M1.7 und M1.8 eingeschoben wird und zusätzlich das auch im weiter unten
abgehandelten Hilfsantrag 4 bzw. 4A an das bisherige Merkmal M1.13 angefügte
Merkmal M1.134 hinzutritt. Das im Vergleich zum Hilfsantrag 1 neue Merkmal M1.134
lautet wie folgt (ohne Bezugszeichen):
M1.134 wherein the controller is adapted to adjust, for each of the at least one drop
dosing device, the drop volume by adjusting the time interval during which the
respective valve is opened, the degree of opening of the respective valve and/or
the pressure to which the respective liquid is pressurized by the liquid
pressurizing system.
6.1 Zur Auslegung des Merkmals M1.71 wird vollinhaltlich auf die Ausführungen zum
Hilfsantrag 1 verwiesen. Was das Merkmal M1.134 anbelangt, ist mit diesem verbunden,
dass die Steuerung sowohl das Tropfenvolumen durch die Anpassung eines hierfür
vorgesehenen Zeitintervalls, während dem das Ventil geöffnet ist („the controller is
adapted to adjust … the drop volume by adjusting the time interval during which the
respective valve is opened“), sowie durch den Öffnungsgrad desselben, kontrolliert
(„degree of opening of the respective valve“), und/oder indem diese den Druck reguliert
unter dem das Flüssigkeitsreservoir steht („adjusting … the pressure to which the
respective liquid is pressurized“).
6.2 Wie im Rahmen des Hilfsantrags 5 ausgeführt, ist auch hier dem Fachmann aus der
Praxis hinlänglich bekannt, dass ein Nutzer die Qualität einer hochgenau
durchzuführenden Messprozedur gefährden kann. Daher wird er auf den
höchstmöglichen Grad einer Automatisierung abstellen, die dies zu minimieren hilft.
Hierfür verweist die Klägerin erneut zu Recht auf die Lehre der Druckschrift D1. In dieser
ist die entsprechende Automatisierung speziell einer Kontaktwinkelmessvorrichtung
bereits angelegt. Insbesondere belegt dies der Passus „Alle Ausgestaltungen der
Erfindung lassen sich besonders rationell einsetzen, wenn die Kontaktwinkel-
Meßvorrichtung Einrichtungen zum zumindest teilweise automatischen Steuern
und/oder Auswerten des Meßablaufs aufweist.“ (D1, Absatz [0021]). Relevant für eine
derartige Steuerung sind dabei sämtliche Komponenten, die den Messprozess
beeinflussen können, bzw. sämtliche Parameter, die für einen Fachmann, bei der
Durchführung von Messungen abseits fester Randbedingungen von Bedeutung sind,
und seinerseits variiert werden können. Das schließt in natürlicher Weise die
Festlegung von Zeit- und Geometrie- bzw. Volumenvorgaben für das Absetzen eines
Tropfens der Probeflüssigkeit als auch Parameter, die das Ventil per se betreffen
(Öffnungsgrad, -dauer, etc.), in natürlicher Weise mit ein (vgl. die Ausführungen in
Abschnitt I.5 zu den grundlegenden Gesetzen der Hydrodynamik z. B. der Bernoulli-
Gleichung). Denn im gegebenen technischen Kontext ergibt sich für ihn keine
einfachere Art und Weise, möglichst fehlerneutral eine Interaktion der gegebenen
Baugruppen umzusetzen (Merkmal M1.134).
In der Druckschrift D5 sind zudem in vergleichbarem Zusammenhang dieselben eben
genannten Punkte abgehandelt, weshalb die Druckschrift auch erneut zum Nachweis
des fachmännischen Wissens in diesem Kontext genannt wird (D5, Abs. [0009] und
[0027]; Merkmal M1.134).
6.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 8, geht damit
ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 ebenfalls nicht über das fachmännische
Wissen hinaus, wie es z.B. durch die Druckschriften D2 und D5 nachgewiesen werden
kann. Daher kann auf Basis dieses Hilfsantrags ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit
begründet werden.
7. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 und 4A unterscheidet sich von der
Fassung gemäß Hilfsantrag 8 dadurch, dass – in Fortsetzung obiger Gliederung - nach
dem Merkmal M1.134 das Merkmal M1.142 – wie bereits im Hilfsantrag 2 und 2A -
hinzugefügt worden ist.
7.1 Damit kann die Verteidigung des Streitpatents bezogen auf den Patentanspruch 1
auch auf Basis dieser beiden Hilfsanträge aus denselben Gründen nicht greifen, wie
dies zu den Hilfsanträgen 2 und 2A bzw. 8 bereits ausgeführt worden ist.
7.2 Da die Beklagte das Streitpatent auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4 als
geschlossenen Anspruchssatz
verteidigt und
sich
sein unabhängiger
Patentanspruch 1 nicht als rechtsbeständig erweist, hat es insgesamt keinen
Bestand. Nach Erörterung dieses Punktes zur Ermittlung des tatsächlich Gewollten
in der mündlichen Verhandlung (vgl. hierzu BGH, GRUR 2017, 57 – Datengenerator) entspricht es dem ausdrücklich geäußerten Willen der Patentinhaberin
und Beklagten, zur Prüfung der Fassung nach den in der mündlichen Verhandlung
weiter eingereichten Hilfsanträgen in der o.g. Reihenfolge überzugehen, sofern
sich das Streitpatent gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 4 als nicht
rechtsbeständig erweist. Damit war als nächstes der Hilfsantrag 4A zu betrachten.
Da sich der Hilfsantrag 4A von der Fassung des Hilfsantrags 4 aber nur dadurch
unterscheidet, dass der bisherige Verfahrensanspruch 13 gestrichen worden ist,
gelten die Ausführungen unter 7.1 mit derselben Konsequenz auch für den
Hilfsantrag 4A.
8. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 stellt eine Kombination der Merkmale
gemäß Hilfsantrag 6 mit dem neuen Merkmal M1.157 dar, das zwischen die Merkmale
M1.156 und M1.166 eingeschoben worden ist. Dieses Merkmal lautet wie folgt (ohne
Bezugszeichen):
M1.157 wherein the controller is adapted to automatically control, upon detecting
actuation of the actuation means, each of the two drop dosing devices such that
two drops are applied to the surface next to each other,
8.1 Mit diesem eingefügten Merkmal wird die Steuerung („controller“) dahingehend
weiter ausgestaltet, dass diese nach Registrierung einer Aktivierung durch den Schalter
(„actuator“), die Absetzung zweier Tropfen - durch jede der beiden im Hilfsantrag 6
eingeführten Tropfendosiereinrichtungen - unmittelbar nebeneinander („next to each
other“) initiiert und kontrolliert (Merkmal M1.157).
8.2 Mit derselben Begründung, wie bereits ausführlich zum Hilfsantrag 5 und 6
angeführt, ist auch die mit dem Merkmal M1.157 verbundene Eigenschaft der Steuerung
als im Kontext übliches Fachwissen zu bewerten. Dem Fachmann ist aus der Praxis
bekannt, dass bei einer baulich begründeten Duplizierung durchzuführender
Maßnahmen im Rahmen der beanspruchten Vorrichtung für eine ohnehin komplexe
Messung der Unsicherheitsfaktor Mensch noch weniger Eingriffsmöglichkeiten in den
Messvorgang haben sollte, weshalb er auf eine weitere Erhöhung des
Automatisierungsgrades abzielt. In diesem Kontext wird erneut auf die klageseitig
angeführte Lehre der Druckschrift D1 verwiesen, in welcher ein automatisches Steuern
und/oder Auswerten des Messablaufs als am erfolgversprechendsten und effizientesten
dargestellt wird; dies ist dort insbesondere auch vor dem Hintergrund der dort
erwähnten möglichen Verdoppelung von Dosierkanülen zu bewerten (D1, Abs. [0021]
i. V. m. Abs. [0038]). Daher ist in Folge dessen auch der mit dem Merkmal M1.157
verbundene Sachgehalt ungeeignet, eine erfinderische Tätigkeit des Streitpatents zu
begründen.
8.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 7, geht damit
ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 ebenfalls nicht über das fachmännische
Wissen hinaus, wie es bereits im Rahmen der Ausführungen zu den Hilfsanträgen 5
und 6 nachgewiesen ist. Daher kann auch durch diesen Hilfsantrag keine erfinderische
Tätigkeit begründet werden.
9. Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob mit weiteren klageseitig eingereichten
Anlagen auch eine offenkundige Vorbenutzung einzelner Gegenstände von
Hilfsanträgen verbunden ist.
10. Da keine der Verteidigungslinien der Beklagten zum Erfolg führt, war der Klage
stattzugeben und das Streitpatent zu widerrufen.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V.
m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.
V.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf
Monaten nach Verkündung, durch einen
in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in
elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzulegen.
Heimen
Dr. Wollny
Dr. Meiser
Bieringer
Christoph
Bundespatentgericht
5 Ni 2/23 (EP) (Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Januar 2025
…
Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle