BPatG Urteil vom 06.05.2025 – 3 Ni 9/22 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 9/22 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2025:060525U3Ni9.22EP.0

betreffend das europäische Patent EP 1 936 440

(DE 60 2007 054 428)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Mai 2025 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, die

Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und Dorn, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie die Richterin Dr.-Ing. Philipps

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I.

Das europäische Patent EP 1 936 440 wird für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es

folgende Fassung erhält:

II.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

IV.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 10. Dezember 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung US 615056

vom 22. Dezember 2006 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents

1 936 440 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Method of making a low melt toner“

(in Deutsch laut Streitpatentschrift „Verfahren zur Herstellung eines Toners mit niedrigem Schmelzpunkt“). Die Erteilung des in Kraft befindlichen Streitpatents wurde

am 4. April 2018 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt es unter

dem Aktenzeichen 60 2007 054 428.9.

Das Streitpatent umfasst 5 Patentansprüche, darunter den Verfahrensanspruch 1

mit den darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 5.

Der Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. A method of making a toner comprised of a binder comprising an amorphous polymer material and a crystalline polymer material,

wherein the amorphous polymer material has an acid number that is greater

than the acid number of the crystalline polymer material by a value of 6 or

more, and

wherein the crystalline polymer material is present in an amount of from 5

to 25% by weight of the binder,

the method comprising forming an aqueous emulsion of the amorphous polymer material and the crystalline polymer material, and aggregating toner

particles from the aqueous emulsion.

In deutscher Sprache lautet er gemäß Streitpatentschrift:

1. Verfahren zum Herstellen eines Toners, der ein Bindemittel umfasst, das ein

amorphes Polymermaterial und ein kristallines Polymermaterial umfasst,

wobei das amorphe Polymermaterial eine Säurezahl aufweist, welche um einen Wert von 6 oder mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polymermaterials,

wobei das kristalline Polymermaterial in einer Menge von 5 bis 25 Gew.-%

des Bindemittels vorhanden ist,

wobei das Verfahren das Bilden einer wässrigen Emulsion des amorphen

Polymermaterials und des kristallinen Polymermaterials und das Aggregieren von Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion umfasst.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung

des Streitpatents und stützt diese auf mangelnde Patentfähigkeit in Form fehlender

Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit. Sie stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:

TM1

TM6

EP 1 936 440 B1 (Streitpatent)

JP 2005-077784 A

TM6a

englische Übersetzung der TM6

TM7

JP 2005-274614 A

TM7a

englische Übersetzung der TM7

TM8

TM9

US 2004/0142266 A1

US 2006/0063086 A1

TM10

Fukuda, M. et al.: Toner with Gradated Resin Composition Made by Suspension Polymerization Technique. Recent Progress in Toner Technology, 1997, S. 393-395

TM11

US 2006/0216625 A1

TM12

US 2003/0039910 A1

TM13

EP 1 126 324 A1

TM14

EP 1 921 508 A2

TM16

Östberg, G. u. Bergenståhl, B.: Emulsification of Alkyds for Industrial

Coatings. Journal of Coatings Technology, Vol. 68, No. 858, 1996, S. 39-

45.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 936 440 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen,

dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 6 gemäß

Schriftsatz vom 28. März 2025 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und verteidigt ihr Patent

in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 6, wegen deren Wortlaut auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 28. März 2025 verwiesen wird. Sie hält den Gegenstand

des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten

Fassungen nach den Hilfsanträgen für schutzfähig.

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Das Streitpatent ist in der erteilten

Fassung gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a)

i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand mangels Neuheit

nicht patentfähig ist. Demgegenüber ist die Klage in Bezug auf den Hilfsantrag 2, in

dessen Fassung die Beklagte ihr Patent beschränkt verteidigt, unbegründet, da sich

der beanspruchte Erfindungsgegenstand nach dieser zulässigen Fassung als

schutzfähig erweist.

I.

1.

Das Streitpatent (SP) betrifft ein Emulsionsaggregationsverfahren zur Herstellung von Tonern mit niedrigem Schmelzpunkt bei gleichzeitig herausragender

Feuchtigkeitsunempfindlichkeit der Ladeeigenschaften (vgl. TM1 = SP Abs. 0001).

Niedrigschmelzende Toner seien bekannt. Diese könnten beispielsweise ein amorphes Polyestermaterial aufweisen, in das ein kristalliner Polyester eingemischt ist,

der den niedrigen Schmelzpunkt des Polyestertoners verbessere. Allerdings würde

dies die Ladungsfähigkeit des Toners verringern, insbesondere bei höheren Temperaturen und/oder bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit. Dies könne dadurch bedingt sein, dass während des Schmelzvorgangs der Tonerpartikel kristallines Polyestermaterial an die Toneroberfläche migrieren könne, wo es auskristallisieren und

somit mit der Tonerladung bei hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit

interferieren könne (vgl. SP Abs. 0003-0004). Um diesem Effekt entgegenzutreten,

sei versucht worden, eine zusätzliche Außenschicht aus amorphem Polyestermaterial auf der Toneroberfläche zu platzieren, so dass das an die Oberfläche migrierte

Tonermaterial abgedeckt würde. Dies sei aber mit einigen Schwierigkeiten verbunden (vgl. SP Abs. 0005).

Die US 2004/0265721 A offenbare einen Toner mit einem Bindemittel, einem Farbmittel und einem Wachs, wobei das Bindemittel eine Mischung aus amorphem und

kristallinem Polyester aufweise. Das Dokument offenbare auch, dass der Toner

durch eine konventionelle Pulverisierungsmethode hergestellt werden könne oder

durch eine Methode, die eine Lösung oder eine Dispersion als Ausgangsmaterial

bereitstelle, das in wässrigem Lösungsmittel dispergiert würde, das organische Lösungsmittel abgetrennt und nach einem Waschvorgang das erhaltene Produkt getrocknet würde (vgl. SP Abs. 0006).

Die JP 2004 226847 A offenbare einen positiv geladenen Toner, der ein Bindemittel,

ein Farbmittel und ein Ladungskontrollmittel aufweise, wobei das Bindemittel einen

kristallinen und einen amorphen Polyester aufweise. Das Dokument offenbare

auch, dass der Toner durch Kneten und Pulverisieren, durch eine Phaseninversions-Emulgationsmethode oder durch eine Polymerisationsmethode hergestellt werden könne (vgl. Abs. 0007).

2.

Das Streitpatent, das selbst keine konkrete Aufgabe nennt, stellt sich vor dem

Hintergrund des in den Absätzen 0001 bis 0007 beschrieben Standes der Technik

und den dabei aufgezeigten Problemen die objektive Aufgabe, Toner mit niedrigem

Schmelzpunkt und guter Feuchtigkeitsunempfindlichkeit bereitzustellen, sodass die

Ladeeigenschaften des Toners möglichst wenig beeinflusst werden.

3.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in

der mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung einen Toner vor, dessen

Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1.1

Verfahren zum Herstellen eines Toners,

der ein Bindemittel umfasst, das ein amorphes und ein kristallines Polymermaterial umfasst,

1.1.1 wobei das amorphe Polymermaterial eine Säurezahl aufweist, welche

um einen Wert von 6 oder mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polymermaterials

1.1.2 wobei das kristalline Polymermaterial in einer Menge von 5 bis 25

Gew.-% des Bindemittels vorhanden ist,

wobei das Verfahren das Bilden einer wässrigen Emulsion des amorphen Polymermaterials und des kristallinen Polymermaterials

und

das Aggregieren von Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion umfasst.

4.

Der Fachmann, vorliegend ein Chemiker mit Kenntnissen in der Polymerisationstechnik und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Tonern, der in ein

Team aus Materialwissenschaftlern und Drucktechnikern eingebunden ist, wird die

erläuterungsbedürftigen Merkmale des Patentanspruchs 1 wie folgt verstehen:

a)

Das Bindemittel gemäß Merkmal 1.1 wird im Streitpatent nicht konkret

definiert. Dem Fachmann ist bekannt, dass die Bezeichnung „Bindemittel“ als

Sammelbegriff für Produkte gilt, die gleichartige oder verschiedenartige Stoffe

miteinander verbinden.

Anspruchsgemäß wird das Bindemittel lediglich dadurch definiert, dass es ein

amorphes und ein kristallines Polymermaterial umfasst.

Den Unterschied zwischen amorphem und kristallinem Polymermaterial erläutert

das Streitpatent in Absatz 0020. Demnach bezeichnet „kristallin“ beispielsweise ein

Material mit dreidimensionaler Struktur und umfasst sowohl kristalline als auch

semikristalline Materialien. Dabei versteht das Streitpatent unter „semikristallin“

Materialien mit weniger als 100 % Kristallinität, beispielsweise 10-60 %. Ein

Polymer wird als kristallin angesehen, wenn es Kristalle mit einer regelmäßigen

Struktur seiner Atome in einem Gitter und einen definierten Schmelzpunkt aufweist.

Dagegen weist ein amorphes Polymer eine solche Kristallstruktur nicht auf und

ebenso auch keinen definierten Schmelzpunkt.

b)

Nach Absatz 0014 des Streitpatents bedeutet die Säurezahl nach

Merkmal 1.1.1 die Menge an Kalium- oder Natriumhydroxid in mg, die erforderlich

ist, um die Säurebestandteile von 1 g Probematerial zu neutralisieren. Das

Probematerial kann dabei in einem geeigneten Lösemittel gelöst vorliegen,

beispielsweise Toluol oder Isopropanol, während es mit dem Hydroxid titriert wird.

c)

Der Fachmann erfährt aus der Beschreibung in Absatz 0042 ff., was unter

„Bilden einer wässrigen Emulsion“ gemäß Merkmal 2 und „Aggregieren von

Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion“ gemäß Merkmal 3 zu verstehen ist.

Demnach werden die Tonerpartikel allgemein durch Emulsionsaggregation

hergestellt. Dazu kann

jede geeignete Emulsionsaggregationsmetode zur

Anwendung kommen. Diese würden

typischerweise die grundlegenden

Verfahrensschritte der Aggregation einer Emulsion mit den entsprechenden

Komponenten beinhalten, mit nachfolgender Koaleszenz der Aggregate, gefolgt von

optionalem Waschen und Trocknen der erhaltenen Tonerpartikel (Abs. 0042).

Umfasst ist mit den Merkmalen 2 und 3 das Bilden einer wässrigen Emulsion und

aus dieser das Aggregieren von Tonerteilchen. Die nachfolgenden Schritte, wie die

Koaleszenz der Aggregate, schließen die Merkmale 2 und 3 demnach nicht ein.

In Absatz 0043 wird eine beispielhafte Emulsionsaggregationsmethode vorgestellt.

Danach wird erst eine wässrige kolloidale Polymerdispersion („Latex“) oder

Emulsion aus Bindemittel, Wachs, Farbmittel und weiteren gewünschten Zusätzen

hergestellt. Dabei können die amorphen und kristallinen Polyesterbestandteile

zunächst in verschiedenen Emulsionen erzeugt und anschließend zu einem

Vortoner gemischt werden, der dann aggregiert wird. Jedoch ist, wie oben

beschrieben, gemäß Absatz 0042 jede geeignete Emulsionsaggregationsmethode

möglich und das Verfahren somit nicht auf die in Absatz 0043 beschriebene

Methode beschränkt.

Die Art der Aggregation wird ebenfalls nicht näher präzisiert. Nach Absatz 0043

kann dies beispielsweise durch Zugabe eines Aggregationsmittels erfolgen, wobei

es sich allgemein um eine wässrige Lösung eines divalenten oder multivalenten

Kations handelt.

Zur Erzeugung der wässrigen Emulsion der Harze kann gemäß dem

Ausführungsbeispiel in Absatz 0050 beispielsweise Ethylacetat eingesetzt werden.

Dieses wird im weiteren Verfahren zwar wieder abdestilliert, wie auch die Beklagte

ausführt, allerdings kann daraus nicht gefolgert werden, dass in einer wässrigen

Emulsion gemäß den Merkmalen 2 und 3 grundsätzlich kein Lösemittel vorliegen

darf. Auch wird das konkrete Verfahren, wie die wässrige Emulsion gebildet werden

soll, nicht vorgegeben.

II.

In der erteilten Fassung erweist sich das Streitpatent mangels Neuheit gegenüber

der Druckschrift TM6 als nicht patentfähig.

TM6 stellt Toner mit sehr guter Transparenz, Farbentwicklung, niedrigem

Schmelzpunkt, wenig „Offset“ (Tonerablagerungen) bei hohen Temperaturen, sehr

guter Haltbarkeit und Lebensdauer vor (vgl. TM6a, Abstract). Ein Toner (Merkmal 1)

kann nach TM6 durch Sprühen einer Emulsion erzeugt werden, die durch Mischen

eines wässrigen Mediums mit einer Lösung erhalten wird, die ein Bindemittel und

ein organisches Lösemittel enthält, wobei das Bindemittel mindestens ein

kristallines Harz und ein amorphes Harz aufweist (Merkmal 1.1) und wobei die

Säurezahl des amorphen Harzes höher ist als die Säurezahl des kristallinen Harzes

(vgl. TM6a, Anspruch 1).

Auch Merkmal 1.1.1 ist offenbart. Gemäß Anspruch 1 und Absatz 0014 der TM 6

soll der Säuregehalt des amorphen Harzes höher sein als der des kristallinen

Harzes. In Absatz 0026 wird konkret angegeben, dass der Säuregehalt des

amorphen Harzes (unter Beachtung des offensichtlichen Fehlers, dass zweimal

„crystalline resin“ angegeben ist, wobei es sich bei der ersten Angabe um

„amorphous resin“ handeln muss) mindestens um den Wert 5, vorzugsweise um

den Wert 10 mg KOH/g höher sein soll als der des kristallinen Harzes. Im

Ausführungsbeispiel 1 wird dann für das amorphe Harz ein Säuregehalt von 9,1 mg

KOH/g genannt, für das kristalline Harz von 0,19 mg KOH/g (vgl. TM6a Abs. 0176

und 0177). In Beispiel 2 wurde das amorphe Harz durch ein anderes mit einem

Säuregehalt von 19,3 mg KOH/g ersetzt (vgl. TM6a Abs. 0187), in Beispiel 3 durch

eines mit einem Säuregehalt von 31,7 mg KOH/g (vgl. TM6a Abs. 0194), jeweils bei

gleichbleibendem Säuregehalt für das kristalline Harz von 0,19 mg KOH/g. Somit

ist in allen Beispielen die im Merkmal 1.1.1 geforderte Säurezahl des amorphen

Harzes um mehr als das sechsfache größer als die Säurezahl des kristallinen

Harzes, so dass auch Merkmal 1.1.1 in der TM6 unmittelbar und eindeutig offenbart

ist.

Nach Anspruch 6 sowie Absatz 0011 der TM6 soll der Anteil an kristallinem Harz

bezogen auf den Anteil an amorphem und kristallinem Harz 1 bis 30% Gew.%

betragen, womit auch Merkmal 1.1.2 offenbart ist.

Nach Absatz 0014 wird eine Lösung hergestellt, indem in einem organischen

Lösemittel ein Tonermaterial, das ein Bindemittel mit mindestens einem kristallinen

Harz und einem amorphen Harz aufweist, gelöst oder dispergiert wird. In die so

erhaltene Mischlösung wird ein wässriges Medium zugegeben, was mit

ansteigender Menge an Wasser zu einer Phasenumkehr der dann vorliegenden

Emulsion von zunächst w/o (Wasser-in-Öl-Emulsion) in o/w (Öl-in-Wasser-

Emulsion) (Merkmal 2) führt (vgl. TM6a, Abs. 0016).

Nach den Erläuterungen in Absatz 0016 findet in dem Moment, in dem die ölige

Phase in dem wässrigen Medium dispergiert wird, eine Phaseninversion zu einer

Emulsion (o/w) statt, in der amorphes Harz mit hohem Säuregrad aufgrund seiner

Wasseraffinität vorzugsweise an die Oberfläche der Tonerpartikel wandert, wobei

das kristalline Harz mit niedriger Säurezahl von den Partikeln umhüllt wird. Die

Emulsion wird anschließend als Tropfen versprüht, wobei sich die Tonerpartikel

aggregieren (Merkmal 3), was zu feineren Tonerpartikeln mit einheitlicher

Größenverteilung führt. Nach Absatz 0092 kann es sich bei dem wässrigen Medium

um Wasser oder eine Flüssigkeit mit Wasser als Hauptbestandteil handeln.

Somit

ist

in TM6 ein Verfahren zum Herstellen eines Toners mit allen

patentgemäßen Merkmalen

offenbart,

sodass

der Gegenstand

des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht neu gegenüber TM6 ist.

Dem Argument der Beklagten, der Fachmann würde eine Emulsion, wie sie in der

TM6 gelehrt werde, nicht als eine wässrige Emulsion des Polymermaterials gemäß

Merkmal 2 verstehen, kann nicht gefolgt werden. Wie sich u.a. auch aus der TM16

ergibt, sind dem Fachmann grundsätzlich verschiedene Herstellungsverfahren zur

Bildung einer wässrigen Emulsion bekannt, wobei darunter auch das Bilden einer

wässrigen Emulsion unter Phaseninversion, wie sie in TM6 erfolgt, fällt (vgl. TM16

linke Spalte ab „Emulsification Techniques“ bis S. 40 li. Spalte, Ende erster Abs.).

Da die Merkmale 2 und 3 keine weiteren Einschränkungen zur Herstellung der

wässrigen Emulsion definieren, fällt auch das Bilden der wässrigen Emulsion gemäß TM6 unter die patentgemäße Verfahrensweise. Darüber hinaus wird darauf

hingewiesen, dass ein solches Verfahren auch in der vom Streitpatent selbst zitierten JP 2004 226847 A genannt wird und somit auch im Bereich der Tonerherstellung

dem Fachmann geläufig war (vgl. oben Pkt. I. 1. i.V.m. TM1 Abs. 0007).

III.

Soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1 verteidigt,

führt dies nicht zum Erfolg, da sich der beanspruchte Gegenstand in dieser Fassung

ebenfalls mangels Neuheit als nicht schutzfähig erweist.

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet Patentanspruch 1 wie folgt:

Gemäß Hilfsantrag 1 wurde also lediglich die Bezeichnung „Verfahren“ in

„Emulsionsaggregationsverfahren“ präzisiert. Da ein solches jedoch, wie zur

Auslegung unter Punkt I. 4. c) dargelegt, nicht auf die in Absatz 0043 beschriebene

Methode beschränkt ist und lediglich die Vorgänge „Emulsionsbildung“ gemäß

Merkmal 2 und „Aggregation“ gemäß Merkmal 3 gefordert werden, die beide jeweils

im Verfahren der TM6 benannt sind (vgl. Ausführungen zur TM6 in Pkt. II), fehlt es

auch dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 mit dieser

Präzisierung an der notwendigen Neuheit gegenüber der Druckschrift TM6.

IV.

Allerdings kann die Beklagte ihr Patent in der Fassung nach Hilfsantrag 2 erfolgreich

verteidigen, weil sich der beanspruchte Gegenstand in dieser Fassung als schutzfähig erweist.

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 wurde der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 3 in den erteilten Patentanspruch 1 aufgenommen, sodass der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wie folgt lautet:

Die erteilten Unteransprüche 2, 4 und 5 sind hieran angepasst.

1.

Die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 2 ist zulässig, da der Gegenstand

des erteilten Patentanspruchs 3 vollständig in den Patentanspruch 1 aufgenommen

wurde. Die Zulässigkeit des Hilfsantrags 2 wurde von der Klägerin auch nicht bemängelt.

2.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist neu.

a)

Das in Hilfsantrag 2 präzisierte Merkmal, dass es sich bei dem amorphen

und kristallinen Polymermaterial jeweils um ein Polyestermaterial handeln soll, ist

in TM6 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Nach Anspruch 7 der TM6 soll es sich bei dem kristallinen Harz um kristallines Polyesterharz handeln. Nach Anspruch 8 soll es sich bei dem amorphen Harz um Polyurethanharz handeln. Dass es sich bei dem amorphen Harz auch um einen Polyester handeln kann, ist in TM6 nicht wörtlich offenbart. In Absatz 0027 der TM6

werden zwar Beispiele für amorphe Harze aufgelistet, darunter Polyarylate, bei denen es sich um Polyester handelt. Allerdings führt TM6 im Absatz 0027 weiter aus,

dass Polyurethanharze und Polyharnstoffharze bevorzugt seien, da sich diese

durch besonders vorteilhafte Eigenschaften, wie z.B. gute Fixiereigenschaften, Haltbarkeit und Lagerfähigkeit, auszeichnen. Darüber hinaus werden in TM6 ab Absatz

0028 bis Absatz 0058 sowie in den Beispielen ab Absatz 0174 ausschließlich Polyurethane beschrieben. Damit entnimmt der Fachmann keine unmittelbare und eindeutige Lehre, Polyester als amorphe Harze im streitpatentgemäßen Sinn einzusetzen.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 neu gegenüber

TM6.

b)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist auch neu gegenüber der von der Klägerin hierzu noch genannten TM14, da diese Druckschrift,

die aufgrund ihrer Nachveröffentlichung nur zur Diskussion der Neuheit herangezogen werden kann, nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1.1.1 offenbart.

Die TM14 betrifft Tonerzusammensetzungen und Verfahren zu ihrer Herstellung

(vgl. TM14 Abs. 0001). Konkret wird ein Emulsions-Aggregationsverfahren wörtlich

genannt, wobei als Bindemittel eine Mischung eingesetzt wird, die einen kristallinen

Polyester und einen amorphen Polyester umfasst (vgl. TM14 Abs. 0001, 0045,

0070, 0071). Ein entsprechendes Verfahren, das eine erste Emulsion aus wenigstens einem kristallinen Polyester und eine zweite Emulsion aus mindestens einem

amorphen Polyester sowie das Aggregieren (und Koaleszieren) von Tonerteilchen

durchläuft, wird umfassend z.B. in Absatz 0027 Nr. (26) beschrieben. Dass dabei

das Harz in einem Lösemittel gelöst und dann in Wasser als Emulsionsmedium gemischt werden kann, wird in Absatz 0072, erster Satz, ausgeführt. Dabei können

wasserlösliche Alkalimetall-Hydroxide als Stabilisierer zugegeben werden. Konkret

heißt es dann in Absatz 0073, erster Satz: „aqueous emulsion“. Gemäß Absatz 0027

Nr. (5) ist der kristalline Polyester in einer Menge von 5 bis etwa 35 Gew.-% vorhanden.

Damit sind in TM14 zwar die Merkmale 1, 1.1, 1.1.2, 2 und 3 offenbart.

TM14 offenbart jedoch nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1.1.1, wonach

der amorphe Polyester eine Säurezahl aufweist, welche um einen Wert von 6 oder

mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polyesters.

TM14 geht zwar auch auf Säurezahlen ein (vgl. TM14 letzte Spalte der Tabelle in

Abs. 0064 und Abs. 0065). Sie führt dazu aus, dass ein Anstieg an Säureendgruppen im Harz zu einer höheren Säurezahl führt (vgl. TM14 Abs. 0068 u. 0069 jeweils

le. Satz). In Beispiel 1 in Absatz 0107 wird die Herstellung eines amorphen Polyesterharzes beschrieben, das eine Säurezahl von 13.3 aufweist (vgl. Abs. 0107 Z. 43-

44). Die amorphen Polyester nach den Beispielen 3 und 4 weisen Säurezahlen von

5,6 und 15,43 auf (vgl. Abs. 0109 und 0110 jeweils le. Satz). Das Ausführungsbeispiel 2 (Abs. 0108) zur Herstellung eines kristallinen Polyesters nennt für diesen

keine Säurezahl. Nach Anspruch 5 soll der kristalline Polyester eine Säurezahl zwischen 1 und 20 aufweisen. Nach Anspruch 9 soll der amorphe Polyester ebenfalls

eine Säurezahl von 1 bis 20 aufweisen. Damit ist jedoch in TM14 nicht unmittelbar

und eindeutig das in Merkmal 1.1.1 geforderte Verhältnis zwischen Säurezahl des

amorphen Polyesters und Säurezahl des kristallinen Polyesters offenbart. Denn mit

diesen Angaben kann die Säurezahl zwischen den Polyestern bei Betrachtung der

jeweils niedrigsten und höchstens Werte auch jeweils gleich sein. Darüber hinaus

wird in Absatz 0027 Nr. (7) der TM14 für das amorphe Harz eine Säurezahl von

etwa 0,9 bis 30 und unter Nr. (10) für das kristalline Harz eine Säurezahl etwa 1 bis

20 angegeben, sodass bei Betrachtung der unteren Werte die Säurezahl des amorphen Harzes sogar geringer wäre als die des kristallinen Harzes. Gleiches gilt für

die unter Nr. (8) und (9) angegeben Säurezahlen, wonach für das amorphe Polyesterharz ein oberer Wert für die Säurezahl von 17 bzw. 15 angegeben wird, während

für das kristalline Polyesterharz gemäß Nr. (10) ein oberer Wert für die Säurezahl

von 20 genannt ist.

Ein bestimmtes erforderliches Verhältnis der Säurezahlen von amorphem und kristallinem Polyester ist somit in TM14 an keiner Stelle unmittelbar und eindeutig offenbart.

3.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht auch auf

einer erfinderischen Tätigkeit.

a)

Ausgehend von TM6 mag dem Fachmann zwar der Griff zu Polyarylaten –

und damit zu einer bestimmten Gruppe von Polyestern – als amorphe Harze nahegelegen haben, nicht aber zu Polyestern im Allgemeinen, insbesondere da in Absatz

0027 der TM6 beschrieben wird, dass Polyurethanharze bevorzugt seien. Es gibt in

TM6 auch keinen Hinweis darauf, dass sich neben den genannten Polyarylaten

auch andere Polyester eignen. Demnach hatte der Fachmann keine Veranlassung,

die in TM6 genannten Polyarylate gegen beliebige Polyester auszutauschen. Daher

ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch

die TM6 nicht nahegelegt.

b)

Auch vor dem Hintergrund der TM7 bis TM13 beruht der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

aa)

TM7 beschreibt einen transparenten Toner mit hohem Glanzgrad über die

gesamte Oberfläche eines Bildes. Damit befasst sich die TM7 mit einer anderen

technischen Lehre als das Streitpatent, das sich mit niedrigem Schmelzpunkt und

guter Feuchtigkeitsunempfindlichkeit eines Toners beschäftigt.

Der Toner nach TM7 weist einen kristallinen und einen amorphen Polyester als

Bindeharz auf, wobei zwischen dem Molekulargewicht und den Säurezahlen jedes

Harzes eine bestimmte Relation besteht (vgl. TM7a Anspr. 1 i.V.m. Abstract und

Abs. 0001). Damit sind die Merkmale 1 und 1.1 in TM7 offenbart. Nach TM7 ist es

bevorzugt, den Toner durch Mischen von Emulsionen des kristallinen und des

amorphen Polyesters und anschließender Aggregation der emulgierten Partikel zu

bilden (vgl. TM7a Abs. 0029). Die jeweiligen Emulsionen sind auf wässriger Basis

(vgl. TM7a Abs. 0159

„Emulsion A“, auf die sich alle nachfolgenden

Emulsionsherstellungen beziehen, auch die der amorphen Polyester, vgl. Abs.

0164). Damit sind in TM7 auch die Merkmale 2 und 3 offenbart.

Eine Mengenangabe für das kristalline Polymermaterial gemäß Merkmal 1.1.2 ist

der TM7 jedoch nicht zu entnehmen. Darüber hinaus wird in TM7 auch kein

bestimmtes Verhältnis der Säurezahlen der beiden Polymere zueinander gemäß

Merkmal 1.1.1 gelehrt, vielmehr kommt es ausschließlich auf das beschriebene

Verhältnis zwischen dem Molekulargewicht und den jeweiligen Säurezahlen an.

Daran ändert auch die Zusammenstellung aus den Beispielen in den Absätzen 0170

bis 0175 nichts, mit der die Klägerin anhand der jeweils eingesetzten Emulsionen

aufzeigen möchte, dass entsprechende Säurezahldifferenzen vorliegen. Solche

mögen sich zwar aus den Berechnungen ergeben, sie sind hingegen nicht

unmittelbar und eindeutig offenbart. Soweit die Klägerin demnach die Auffassung

vertritt, dass auch eine zufällige Offenbarung oder eine Offenbarung aufgrund einer

inhärenten Eigenschaft – vorliegend ausgehend von TM7 – ausreiche, um das

Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen, übersieht sie, dass eine

solchermaßen zufällige Offenbarung zwar für eine Neuheitsprüfung in Betracht

kommt, es für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit aber stets einer Veranlassung

und bewusster Überlegungen des Fachmanns bedarf, um ausgehend von einem

gegebenen Stand der Technik gezielt zum streitpatentgemäßen Gegenstand zu

gelangen. Da es in TM7 jedoch keinen Hinweis auf Säurezahldifferenzen der

Polymermaterialien gibt, erhält der Fachmann weder einen Hinweis noch eine

Anregung, solche in dem transparenten Toner nach TM7 auszubilden.

TM8 betrifft Polyester-basierte Tonerzusammensetzungen, die eine Mischung aus

kristallinem Harz und verzweigtem amorphem Harz aufweisen und sich –

entsprechend einer Teilaufgabenstellung des Streitpatents - bei niedrigen

Temperaturen fixieren lassen (vgl. TM8 Anspr. 1 i.V.m. Abs. 0001). Nach Absatz

0025 soll das amorphe Harz zu 40 bis 90 % des Toners, das kristalline Harz zu 5

bis 40 % vorhanden sein (vgl. Sp. 4 Zeilen 11 bis 14). Nach Absatz 0041 soll

allgemein das kristalline Harz zu 10 bis Gew. 40%, bevorzugt zu 15 bis 25 Gew.%

und das verzweigte amorphe Harz zu 60 bis 90 Gew.%, bevorzugt zu 70 bis 85

Gew.% vorhanden sein, woraus sich ein Verhältnis von kristallinem Harz zum

amorphen Harz ergibt, welches das Merkmal 1.1.2 umfasst.

Der Fachmann wird jedoch nicht angeregt, die TM8 mit der TM7 zu kombinieren, da

sich, wie bereits ausgeführt, die Lehren der beiden Druckschriften unterscheiden.

So zielt die TM7 auf einen transparenten Toner mit hohem Glanzgrad ab, die Lehre

der TM8 hingegen auf einen Toner, der sich bei niedrigen Temperaturen fixieren

lassen kann.

Darüber hinaus ist in TM8 kein Hinweis auf ein bestimmtes Verhältnis der

Säurezahlen von amorphem und kristallinem Harz gemäß Merkmal 1.1.1 zu

entnehmen.

Aus diesem Grund würde der Fachmann diese Druckschriften weder kombinieren

noch bei Kombination

in naheliegender Weise zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gelangen.

Der Toner nach TM12 weist zwar ein Bindemittel auf, in dem ein kristalliner Polyester

zu 1 bis 40 Gew.% enthalten ist (vgl. TM12 Anspr. 1), womit Merkmal 1.1.2 umfasst

ist. Die TM12 betrifft jedoch wie die TM8 einen Toner mit verbesserter Fixierbarkeit

bei niedrigen Temperaturen (vgl. TM12 Abs. 0004). Damit würde der Fachmann ─

wie bei TM8 ausgeführt ─ auch die TM12 nicht mit der TM7 kombinieren.

Abgesehen davon fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 1.1.1 in TM12.

TM13 beschäftigt sich ebenfalls mit niedrig schmelzenden Tonern (vgl. TM13 Abs.

0004), die ein Bindemittel aufweisen, das einen kristallinen Polyester und einen

amorphen Polyester umfasst, wobei sich das Verhältnis von kristallinem zu

amorphem Polyester in einem Bereich von 1/99 bis 50/50 bewegt (vgl. TM13 Anspr.

1). Damit ist zwar auch in TM13 Merkmal 1.1.2 offenbart, es fehlt aber

gleichermaßen an der Offenbarung des Merkmals 1.1.1, ganz abgesehen davon,

dass der Fachmann aus den gleichen Gründen wie zur TM8 beschrieben auch die

TM13 nicht mit der TM7 kombinieren würde.

bb) TM9 stellt verschiedene niedrig schmelzende Tonerzusammensetzungen

und

ihre Herstellungsverfahren vor, wobei die Toner eine Mischung aus

verzweigtem amorphem Polyester, einem kristallinen Polyester, einem Farbmittel

und optional einem Wachs umfassen (vgl. TM9 Anspr. 1 u. Abs. 0001). Das

Herstellungsverfahren umfasst das Bilden einer Vor-Toner-Mischung aus

amorphem und kristallinem Polyester mit anschließender Aggregation und

Koaleszenz (vgl. TM9 Anspr. 1 u. 14). Nach Absatz 0045 soll das kristalline Harz im

Toner allgemein zu 10 bis 40 Gew.% vorhanden sein, das amorphe Harz zu 60 bis

90 Gew.%. Damit sind in TM9 die Merkmale 1, 1.1, 2 und 3 offenbart. Umgerechnet

auf den Anteil im Bindemittel mag damit auch Merkmal 1.1.2 erfüllt sein. Es fehlt

aber auch in TM9 an einer Angabe für Merkmal 1.1.1.

Die TM9 lässt in ihrer Beschreibung keinerlei Bedarf an Verbesserungen erkennen,

weshalb eine Lösung, die Merkmal 1.1.1 aufweist, dem Fachmann aufgrund seines

Fachwissens nicht nahegelegen hat. Daran kann auch die Kenntnis der TM10, die

von der Klägerin als Fachwissen vorgelegt wurde, nichts ändern, da sich diese mit

Suspensionspolymerisationsverfahren, also mit einem ganz anderen technischen

Gebiet beschäftigt.

Die TM11, die zwar die unterschiedlichen Löslichkeiten zwischen dem amorphem

und dem kristallinen Polyester anspricht, jedoch keine Angaben zur Säurezahl

macht, führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung, denn der Fachmann müsste

aus ihr eine klare Anregung erhalten, auf Merkmal 1.1.1 in einem Toner nach TM9

zu achten. Diese Anregung erhält er jedoch nicht, insbesondere weil der TM9

keinerlei Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und der

Differenz in der Säurezahl zwischen den beiden Polymermaterialien zu entnehmen

ist.

c) Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, sodass auch diese die

erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht Frage zu

stellen vermögen. Eine mögliche Kombination dieser zum Aufzeigen fehlender

erfinderischer Tätigkeit wurde von der Klägerin auch nicht vorgetragen.

4.

Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Patentansprüche 2 bis 4, die über

Selbstverständlichkeiten hinausgehende Vorzugsmerkmale des Verfahrens nach

Patentanspruch 1 betreffen, patentfähig.

5.

Bei dieser Sachlage kam es auf die Hilfsanträge 3 bis 6 nicht mehr an.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf

Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich bzw. in

elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Schramm

Dr. Münzberg

Dorn

Dr. Jäger

Dr. Philipps

Bundespatentgericht

3 Ni 9/22 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

6. Mai 2025

…

Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle