BPatG Urteil vom 07.08.2025 – 7 Ni 5/25 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

7 Ni 5/25 (EP)

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2025:070825U7Ni5.25EP.0

…

betreffend das europäische Patent EP 1 677 974

(DE 50 2004 010 012)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 7. August 2025 durch die Vorsitzende Richterin

Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dr. von Hartz, die Richterin Dr.-Ing.

Philipps und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

I.

Die Klage wird abgewiesen.

II.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags

vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin macht die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland erteilen europäischen Patents 1 677 974

(Streitpatent) geltend.

Der Beklagte war Inhaber des am 2. November 2004 in deutscher Sprachfassung

angemeldeten und infolge Ablaufs der Patentdauer am 2. November 2024

erloschenen Streitpatents mit der Bezeichnung „TRÄGERELEMENT FÜR DIE

HERSTELLUNG VON WERBEMATERIALIEN“. Das beim Deutschen Patent- und

Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2004 010 012.0 geführte Streitpatent betraf

ein Trägerelement

für die Herstellung von Werbematerialien und dessen

Verwendung. Das Streitpatent umfasste in der erteilten Fassung insgesamt 25

Patentansprüche, wobei die Erzeugnisansprüche 1 bis 23 sowie die

Verwendungsansprüche 24 und 25 nebengeordnet waren. Das Streitpatent nahm

die Priorität einer deutschen Schrift (20316799 U) vom 31. Oktober 2003 in

Anspruch.

Seine geltende, durch die Klägerin insgesamt angegriffene Fassung hatte das

Streitpatent durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. Dezember 2023 – X

ZR 127/21 erhalten. Wegen des Inhalts des Urteils wird auf die Anlage MFG5 Bezug

genommen. Eine geänderte Patentschrift (C5)

ist

im nationalen Register

veröffentlicht.

In dieser Fassung umfasste das Streitpatent nach der

Nummerierung 25 Patentansprüche, in der Sache 24 Patentansprüche mit einem

unabhängigen, auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch 1 und den jeweils auf

diesen Anspruch unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüchen 2

bis 22

(unter Entfall des erteilten Unteranspruchs 8 sowie geänderter

Rückbeziehung) sowie die beiden Verwendungsansprüche.

Patentanspruch 1 in der Fassung des Urteils des Bundesgerichtshofes lautet

entsprechend der C5 Schrift:

Wegen der weiteren Unteransprüche und der Verwendungsansprüche wird auf die

Veröffentlichung der entsprechenden C5-Schrift inhaltlich Bezug genommen.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent in der geltenden Fassung.

Die

hiesige Nichtigkeitsklägerin

benennt

im Vergleich

zum

ersten

Patentnichtigkeitsverfahren in ihrer Klage vom 8. August 2024 zusätzliche

Dokumente und Unterlagen als Stand der Technik und stützt sich auf den

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit sowie

fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138

Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ). Darüber hinaus macht sie – erstmals –

den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung geltend (Art. II § 6 Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ).

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr

eingereichte Schriften und Dokumente:

MFG2

EP 1 677 974 B1 (Streitpatent)

MFG2a

DE 203 16 799 U1 (Prioritätsschrift)

MFG3

MFG4

MFG5

WO 2005/110738 A1

BPatG, Urteil v. 28. Juli 2021, 3 Ni 27/19 (EP)

BGH, Urteil v. 12. Dezember 2023, X ZR 127/21

MFG8

JP 2001 317171 - SUGAI

MFG8a

Übersetzung von SUGAI

MFG 9

DE 699 02 236 T2 - CONDON

MFG10

DE 41 35 097 A1 - MURSCHALL

MFG12

JP 2000 273654 - NIPPON

MFG12a

deutsche Maschinenübersetzung von NIPPON (MFG12)

MFG20

Prüfbericht 24-0080E2 vom 13.06.2024

MFG20a

Foto: Bedruckten Belegmuster 2013 für Gutachten 24-0080E2

MFG21

Preisliste 2002 zu 3M Scotch-Lane 6250

MFG22

Technische Information zu 3M Scotchlane 6250, 2014

MFG23

Auszug Lieferschein 3M Deutschland GmbH - LOESING

MFG24

Rakuten.co.jp – 3M Scotch-Lane 6250 von 2024

MFG24a

Maschinenübersetzung der MFG24

MFG25

Homepage 3M Japan – ScotchLane 6250, 2024

MFG25a

Datenblatt zur Lieferung von Scotch-Lane 6250 von 2024

MFG25b

Übersetzung MFG25a (als MFG26b bezeichnet und zu „MFG26a“

eingereicht)

MFG26

Gutachten 24-0080.1, v. 28.6.2024, IKT Stuttgart, Muster von 2024

MFG27

Gutachten 24-0080.2, v. 26.7.2024, IKT Stuttgart, Muster von 2002

MFG28

Broschüre „Technische Information“, A… GmbH

MFG29

Bilder zu Verklebungen der A… GmbH

MFG30

Oberflächentechnik für den Maschinenbau, Seiten 5, 6 und 427,

Kirsten BOBZIN

MFG33

Wayback Asphalt Art

MFG34

Rechnungsjournal D3

MFG35

Debitorenliste D3

MFG36

Schreiben AG Hagen

MFG37

Impressum Internet der Asphalt Art

MFG38

Treuhandvertrag D3

MFG39

Gründung GmbH

MFG40

Treuhandvertrag Asphalt Art

MFG41

STRAMAT Verkehrszeichen

MFG42

Produktpräsentation Asphalt Art

MFG43

IKT 2021 Prüfbericht 21-0129

MFG44

Untersuchungsbericht MAS

MFG45

Wayback –Fussballglobus 3

MFG46

Artikel WELT

MFG47

Wayback Artikel Fussballglobus

MFG48

Wayback Artikel ServiCon

MFG49

Wayback Shapeshifter

MFG50

Wayback Shapeshifter als Partner

MFG51

Scan Übersichtsdokument zu Materialproben

Bilddateien

„Shell Fruchtallee 3“, „Foto nach 3 Monaten“, „DSCF0030“ und

„DSCF0032“

Materialprobe zu Muster 1 aus MFG26/IKT2024 (Muster 1)

Materialprobe zu Muster 2 aus MFG26/IKT2024 (Muster 2)

Materialprobe zu Muster 3 aus MFG27/IKT2002 (Muster 3)

Materialprobe zu Asphalt Art Asphaltfolie (Muster 4)

Im ersten Nichtigkeitsverfahren machte die Herstellerin von Asphaltklebefolien – die

C… AG mit Sitz

in der Schweiz – die vollumfängliche Nichtigerklärung

geltend. Die Klageschrift datierte vom 22. August 2019. Zwischen dem Beklagten

und der Rechtsvorgängerin der ersten Nichtigkeitsklägerin bestand bis Ende 2019

eine geschäftliche Beziehung

in Form eines Lizenzvertrages. Dieses

Nichtigkeitsverfahren endete mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 12. Dezember

2023 (Az: X ZR 127/21), mit welchem das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt

wurde. Patentanspruch 1 wurde am Ende dahingehend ergänzt „wobei auf die

Oberfläche (2) eine Farbschicht (6) zur Ausgestaltung eines Werbemotivs

aufgebracht ist“. Der erteilte Patentanspruch 8 entfällt.

Der Beklagte nimmt die jetzige Nichtigkeitsklägerin und Abnehmerin der Produkte

der C… AG aus dem Streitpatent zivilgerichtlich

in Anspruch. Er

mahnte die jetzige Klägerin mit Schreiben vom 23. Januar 2023, wegen dessen

Inhalt auf die Anlage NB12 Bezug genommen wird, ab. Hierauf reagierte die

Nichtigkeitsklägerin mit Schreiben vom 7. Februar 2023 und führte u.a. aus, dass

die C… AG die hiesige Klägerin

in

jeder Hinsicht und mit allen

verfügbaren Ressourcen bei der Verteidigung gegen die von dem Beklagten geltend

gemachten Ansprüchen unterstützen würde. Der Beklagte erhob gegen die hiesige

Klägerin mit Schriftsatz vom 15. Februar 2023 Klage vor dem Landgericht

Düsseldorf. Das zwischenzeitlich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängige

Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass entgegen der Auffassung des Beklagten ihre

Nichtigkeitsklage zulässig sei. Sie sei nicht Partei der ersten Nichtigkeitsklage

gewesen und habe – unstreitig – keine vertragliche Abrede mit dem Beklagten

getroffen, sich an das erste Nichtigkeitsurteil des Bundesgerichtshofes gebunden

zu fühlen. Aus diesem Grunde wirke die Rechtskraft dieses Urteils nicht für und

gegen sie. Die vorliegende Nichtigkeitsklage sei auch nicht rechtsmissbräuchlich.

Die Fallkonstellation eines Strohmanns liege nicht vor. Die Klägerin habe ein

erhebliches eigenes Interesse an der Vernichtung des Streitpatents, weil sie

Verletzungsbeklagte

im das Streitpatent betreffenden Verfahren vor dem

Oberlandesgericht Düsseldorf sei. Die Grundsätze eines Strohmann-Falles seien

nicht auf die Grundsätze der Rechtskraft übertragbar.

Die Klägerin behauptet, dass der Beklagte selbst die Lehre des Streitpatents vor

dem Prioritätstag offenkundig vorbenutzt habe. Die Firma 3M (im Folgenden „3M“)

habe die Bodenwerbefolie

(Markierungsfolie) 3M Scotch-Lane 6250 TM

(nachfolgend „SL6250“) seit dem Jahr 2002 vertrieben. Der Beklagte habe die Folie

SL6250 von 3M jedenfalls seit dem Jahr 2002 bezogen, vermarktet und an Dritte

vertrieben. Das Material werde seit spätestens 2002 unverändert angeboten und

vermarktet. Dies belegten die Laboruntersuchungen von 2024. Unterstützend

zeigten Untersuchungen der Folie SL6250 aus den Jahren 2002 und 2013, dass die

Eigenschaften und Merkmale der Folie SL6250 im Zeitraum von 2002 bis heute

unverändert seien. Diesbezüglich wird inhaltlich Bezug genommen auf die Berichte

der Anlagen MFG20, MFG26 und MFG27.

Herr T…, u.a. Miterfinder, und der Beklagte hätten spätestens seit 2002 über

eine enge Kooperation zwischen deren beiden Firmen das Material SL6250 von 3M

für Aufträge bedruckt bzw. das Material unbedruckt weiterverkauft. Hierzu sei Herr

T… unter anderem mit der Firma „D… GmbH“ und der Beklagte mit

seiner Firma tätig gewesen.

Seit spätestens August 2004 habe die Firma A… eine Bodenwerbefolie auf

dem Boden einer öffentlich zugänglichen Shell Tankstelle (im Folgenden Folie

„Shell“) in Hamburg aufgeklebt. Die Folie „Shell“, wie aus den in Bezug

genommenen Anlagen MFG33, WBM4 ersichtlich, habe der Folie SL6250

entsprochen.

Schließlich sei vor dem Anmeldetag im Jahr 2004 anlässlich der Bewerbung der

Fußball-WM 2006 eine Folie, die der erfindungsgemäßen Lehre entsprochen haben

soll, in Köln im Rahmen des Kunstprojekts Fußball-Globus (im Folgenden: Fußball-

Globus) verklebt worden. Bezüglich der Umstände und Einzelheiten wird auf den

Inhalt der Anlagen MFG42 bis MFG48 verwiesen, deren tatsächliche Umstände

unter Zeugenbeweis gestellt würden. Ob die dort verklebte Folie der SL6250

entsprochen habe, könne nach dem Vortrag der Klägerin dahingestellt bleiben. Im

weiteren Verlauf des Verfahrens behauptet die Klägerin, dass die bei dem

Kunstprojekt verwendete Folie der Folie SL6250 entsprochen habe. Dies sei die

einzige Folie des Beklagten für den outdoor-Bereich gewesen, die er zu diesem

Zeitpunkt vertrieben habe.

Im Übrigen sei die technische Lehre des Streitpatents nicht ausführbar, da das

Streitpatent nirgends zeige, welche körperlichen Merkmale oder Verfahrensschritte

erforderlich seien, um die beanspruchte und für die Erfindung wesentliche Rautiefe

von mindestens 10 µm auf der Folie zu erreichen. Die Erfindung gemäß dem

Patentanspruch 1 sei auch nicht ausführbar, da die spezifische Rautiefe mit einem

nach oben offenen Bereich von mindestens 10 µm definiert sei.

Ferner sei die Lehre des Streitpatents nicht neu und nicht erfinderisch. Die

Entgegenhaltungen MFG8 (D1 in vorheriger Klage), MFG9 (D2 in vorheriger Klage)

und MFG12 würden den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

neuheitsschädlich vorwegnehmen. Gleiches gelte für den Vertrieb der Folie SL6250

im Jahr 2002. Da das Streitpatent die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehme,

weil das Merkmal 2.1 („Eine Rautiefe von 10 µm“) an keiner Stelle

im

Prioritätsdokument erwähnt sei, komme es

für weitere offenkundige

Vorbenutzungen auf den Anmeldetag an. Daher sei die technische Lehre des

Streitpatents gegenüber den Folien, die im Rahmen des Kunstprojekts Fußball-

Globus bzw. bei der Shell-Tankstelle in der Öffentlichkeit verklebt worden seien,

nicht neu.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei auch nicht erfinderisch gegenüber der

Zusammenschau von MFG8 und MFG9 jeweils mit MFG10 oder MFG12. Dieser

Anspruchsgegenstand sei auch deshalb nicht erfinderisch, weil der Fachmann

ausgehend von der MFG8, MFG9 oder MFG12 mit seinem Fachwissen zum

Erfindungsgegenstand gelange.

Gleiches gelte für die Unteransprüche sowie die nebengeordneten Ansprüche.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 677 974 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte bezieht sich zur Stützung seines Vorbringens u.a. auf folgende von

ihm eingereichte Schriften und Dokumente:

NB1

NB2

NB3

NB4

NB5

NB6

NB7

NB8

NB9

NB10

NB11

NB12

NB13

NB14

NB15

NB16

NB17

Internetseite www.asphalt-art.de

Internetseite www.igepa.de

Internetseite www.continentalgrafix.com

Datenblatt „AsphaltWalk ®“

Lizenzvertrag

Zusatzvereinbarung Lizenzvertrag

Auszug Schweizer Handelsregister

Urteil LG Düsseldorf: Lizenzzahlung

Schreiben Beklagter vom 4. April 2019

E-Mail Beklagte vom 14. November 2019

Aufforderungsschreiben vom 4. November 2021

patentanwaltliches Abmahnschreiben vom 23. Januar 2023

Schreiben Nichtigkeitsklägerin vom 7. Februar 2023

Nichtigkeitsklage der C… AG vom 22. August 2019

Urteil Bundespatentgericht vom 28. Juli 2021

Urteil Bundesgerichtshof vom 12. Dezember 2023

Patentverletzungsklage gegen Nichtigkeitsklägerin vom 15. Februar

NB18

Patentverletzungsurteil LG Düsseldorf, Az: 4c O 7/23, vom 21. März

NB19

NB20

NB21

NB22

Klagebeantwortung im Verletzungsverfahren vom 21. Juli 2023

Schreiben Klägervertreter vom 30. Januar 2023

E-Mail Nichtigkeitsklägerin vom 30. Januar 2023

E-Mail Beklagtenvertreter vom 1. Februar 2023

NB23

NB24

Berufungsbegründung Nichtigkeitsklägerin vom 21. Juni 2024

Schriftsatz Nichtigkeitsklägerin im Verletzungsverfahren vom 19.

September 2024

NB25

Schreiben Klägervertreter im ersten Nichtigkeitsverfahren vom 26.

NB26

NB27

NB28

NB29

NB30

NB31

NB32

NB33

NB34

NB35

April 2021

Kopie Auszug Handelsregister HRB 53785 vom 02.10.2024

Beschluss AG Köln, Az: 74 IN 164/04, Insolvenzeröffnungsbeschluss

J. Trader

Kopie Auszug Handelsregister HRB 1785

Kopie Auszug Handelsregister HRB 55777 vom 02.10.2024

Schreiben ASPHALT ART vom 17. August 2007

Schreiben Maxton Langmaack vom 10. Juli 2009

englische Maschinenübersetzung zur JP 2000 273654A (MFG12)

Auszug der Wayback-Machine analog zu MFG33

Auszug aus der Webseite der Firma Shapeshifter Media

Rechnung RE200412/03745

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält

die vorliegende Nichtigkeitsklage für unzulässig, im Übrigen das Streitpatent in der

geltenden Fassung für rechtsbeständig.

Der Beklagte erachtet die Nichtigkeitsklage für unzulässig, da die jeweiligen

Nichtigkeitsklägerinnen sich zum Vorgehen abgestimmt hätten. Die hiesige Klägerin

habe durch ihr Verhalten dokumentiert, dass die erste Nichtigkeitsklage der

Herstellerin ausreichend sei und ihre Interessen wahre. Zwar bestehe zwischen den

Parteien

keine Nichtangriffsabrede,

indes müsse

sich

die

hiesige

Nichtigkeitsklägerin die Rechtskraft des ersten Nichtigkeitsurteils als „Strohmann“

entgegenhalten lassen. Auch wenn die hiesige Nichtigkeitsklägerin wegen

Patentverletzung zivilgerichtlich in Anspruch genommen werde, habe sie kein

schützenswertes Eigeninteresse an ihrer Nichtigkeitsklage. Denn ein solches

Eigeninteresse sei dann unbehelflich, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtung eine

Einheit zwischen der ersten und der zweiten Nichtigkeitsklägerin bestehe.

Unabhängig davon sei die Nichtigkeitsklage unzulässig, wenn sich ihre Erhebung

als Verstoß gegen Treu und Glauben darstelle. Hier sei in Blick zu nehmen, dass

die erste Nichtigkeitsklägerin im Auftrag der hiesigen Nichtigkeitsklägerin die

Nichtigkeitsklage erhoben habe. Dies belege die Prozesshistorie, insbesondere die

gemeinsame patentanwaltliche Vertretung.

Die Nichtigkeitsklage stelle sich zumindest als rechtsmissbräuchlich dar, da sie nicht

der Klärung eines echten rechtlichen Interesses diene, sondern nur darauf abziele,

den Rechtsbestand des Streitpatents erneut in Frage zu stellen, obwohl dieser

bereits bestätigt worden sei.

Der Beklagte bestreitet, dass die Folie SL6250 die technische Lehre des

Streitpatents vorwegnehme. Es handele sich vielmehr um eine Markierungsfolie. In

der vorgelegten Preisliste sei sie ausschließlich als Markierungsfolie bezeichnet.

Dem Prüfbericht (Anlage MFG27) sei nicht zu entnehmen, dass es sich bei dem

untersuchten Musterstück um ein Musterstück der Folie SL6250 handele und dieses

Musterstück aus dem Jahr 2002 stamme. Der Beklagte bestreitet, dass eine Firma

D… GmbH dieses Material im Jahr 2002 auf einer Rolle von der A…

GmbH gekauft habe.

Den Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, dass es sich bei der Folie

für das Kunstprojekt Fußball-Globus um die Folie SL6250 gehandelt habe, bestreitet

der Beklagte. Es sei nicht die einzige Folie gewesen, die er in diesem Zeitraum

vertrieben habe.

Soweit die Klägerin zu dem Projekt Shell-Tankstelle vortrage, ergebe sich aus den

Unterlagen nicht, welche Art von Substrat verwendet worden sei, welchen Aufbau

dieses gehabt habe und ob dieses die streitpatentgemäßen Merkmale erfüllt habe.

Allein aus der Verwendung des Begriffs „Asphaltfolie“ lasse sich eine offenkundige

Vorbenutzung der streitpatentgemäßen technischen Lehre nicht belegen. Es sei

aus der in WBM4 der Anlage MFG33 vorgelegten Abbildung nicht ersichtlich, aus

welchen Materialien die dort gezeigte Folie gebildet worden sei, sodass die

behauptete offenkundige Vorbenutzung des streitpatentgemäßen Trägerelements

nicht belegt sei.

Im Übrigen sei der Gegenstand der technischen Lehre des Streitpatents ausführbar

und rechtsbeständig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 13. Mai 2025 einen qualifizierten

gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung

gegeben.

Die Klägerin rügt, dass das Bestreiten des Beklagten in der mündlichen

Verhandlung, bei der Folie für das Kunstprojekt Fußball-Globus habe es sich um

eine Folie des Produkts SL6250 gehandelt, verspätet sei. Dieses Bestreiten sei

außerhalb des vom Senat gesetzten Fristenregimes erfolgt.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit

sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

7. August 2025 verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Das Streitpatent ist in der geltenden

Fassung

rechtsbeständig, denn

insoweit

liegen die geltend gemachten

Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der

fehlenden

Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1

Buchst. a) und b), Art. 54, 56 EPÜ) nicht vor.

A.

Die Klage ist zulässig. Weder der Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents noch

sonstige Gründe stehen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegen.

I.

Die Klage ist trotz Erlöschens des Streitpatents weiterhin zulässig, weil die

Nichtigkeitsklägerin wegen Verletzung des Streitpatents zivilgerichtlich in Anspruch

genommen wird (vgl. BGH, GRUR 2023, 1363 Rn. 7 – Anzeigemonitor; siehe auch

BGH GRUR 2023, 1178, Rn 12ff. – Leistungsüberwachungsgerät). Das Verfahren

gegen die Nichtigkeitsklägerin ist in der Berufung vor dem Oberlandesgericht

Düsseldorf anhängig.

II.

Der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage der Klägerin steht der Einwand

entgegenstehender Rechtskraft nicht entgegen.

1.

Zwar hat der Bundesgerichtshof eine frühere, von einer anderen juristischen

Person unter Geltendmachung auch derselben Nichtigkeitsgründe (mangelnde

Patentfähigkeit) erhobene Nichtigkeitsklage mit Urteil teilweise abgewiesen. Dieses

rechtskräftige Urteil wirkt nach § 325 Abs. 1 ZPO aber nur für und gegen die

Parteien und diejenigen Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit deren

Rechtsnachfolger geworden sind (vgl. BPatG, Urteil vom 20. September 2023 –

8 Ni 14/23 (EP) –, Rn. 49 - 50, juris). Für das Patentnichtigkeitsverfahren gilt nichts

Abweichendes (vgl. BGH, GRUR 2012, 540 – Rohrreinigungsdüse I). Vorliegend ist

die Klägerin weder Partei des Vorprozesses noch ist sie die Rechtsnachfolgerin der

früheren Klägerin des Vorprozesses geworden.

2.

Eine über § 325 Abs. 1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung

(Rechtskrafterstreckung) kommt grundsätzlich nur auf Grund einer gesetzlichen

Regelung in Betracht (BGH, a. a. O. – Rohrreinigungsdüse I; BPatG, Urteil vom 7.

Juni 2016 – 3 Ni 16/15 (EP) –, Rn. 38, juris; Urteil vom 17. Juni 2020 – 6 Ni 1/19

(EP) –, Rn. 54, juris)). Solche sind vorliegend in zivilprozessualer Hinsicht nicht

einschlägig. Auch das materielle Recht bietet vorliegend keine Grundlage dafür,

dass ein am Verfahren nicht beteiligter Dritter die rechtskräftige Entscheidung

gegen sich gelten lassen muss (vgl. BGH a. a. O. – Rohrreinigungsdüse I, unter

Hinweis u.a. auf § 129 Abs. 1 HGB).

3.

Zwar hat die unmittelbare Gestaltung eines Rechtsverhältnisses oder einer

Rechtsposition durch das rechtskräftige Nichtigkeitsurteil des Bundesgerichtshofes

aus dem Jahr 2023 mittelbare Auswirkungen auf Dritte durch die

Gestaltungswirkung des Urteils. Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Reflex,

nicht um eine Ausdehnung der Rechtskraft, so dass eine Rechtskraftwirkung

gegenüber Dritten nicht eintreten kann. Vorschriften, nach denen eine Klägerin die

rechtskräftige Entscheidung in einer Nichtigkeitsklage eines ihrer Lieferanten gegen

sich gelten lassen muss, gibt es indes nicht (vgl. BPatG, Urteil vom 17. Juni 2020 –

6 Ni 1/19 (EP) –, Rn. 54, juris).

4.

Soweit der Beklagte der Auffassung ist, die Wertungen der wirtschaftlichen

Einheit in Bezug auf privatrechtliche Nichtangriffsabreden seien auf Fälle der

Rechtskraft zu übertragen, kann dem nicht beigetreten werden. Dies gilt unabhängig

davon, dass eine privatrechtliche Nichtangriffsabrede vorliegend nicht in Rede

steht.

Die Klägerin muss sich nicht die in der Person der damaligen Klägerin begründeten

Einwendungen entgegenhalten lassen, weil sie – wie der Beklagte vorträgt – bei

wirtschaftlicher Betrachtung mit dieser identisch sei. Diese für den Einwand der

Nichtangriffsabrede aus Treu und Glauben aufgestellten Grundsätze lassen sich auf

das Institut der Rechtskraft und der Rechtskrafterstreckung nicht übertragen (BGH,

GRUR 2012, 540, Rn. 14 – Rohrreinigungsdüse I; BPatG, Urteil vom 17. Juni

2020 – 6 Ni 1/19 (EP) –, Rn. 54, juris; Urteil vom 7. Juni 2016 – 3 Ni 16/15 (EP) –,

Rn. 39, juris; Urteil vom 7. Februar 2012 – 4 Ni 68/09 (EU) –, Rn. 77, juris).

Das „Erst-Recht“- Argument des Beklagten kann bereits deshalb nicht überzeugen,

weil es sich um unterschiedliche Rechtsvorschriften bzw. Rechtsgrundsätze

handelt, die nicht vergleichbar sind. Eine solche Übertragung von Grundsätzen

würde die gesetzgeberische Wertung und Vorgaben überspielen. Wertungen

innerhalb vertraglicher Pflichten

lassen Raum

für Lösungen, bei denen

gegebenenfalls die rechtliche Unterscheidung zwischen der juristischen Person in

ihrer Bedeutung so zurücktritt, dass sich die Gesellschaft wie ihr Gesellschafter (und

umgekehrt) behandeln lassen muss. Auf das Institut der Rechtskraft (und der

Rechtskrafterstreckung) lassen sich solche Wertungen nicht übertragen (vgl. BGH,

GRUR 2012, 540, Rn. 14 – Rohrreinigungsdüse I).

III.

Die Klägerin ist entgegen der Auffassung des Beklagten auch nicht wegen einer

„Strohmanneigenschaft“ nach Treu und Glauben an der Klageerhebung gehindert.

1.

Die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage findet dort ihre Grenze, wo sich aus

der Person des Klägers oder aus den Beziehungen der Parteien zueinander

besondere

Umstände

ergeben,

welche

die

Durchführung

des

Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen diesen Parteien und unter den besonderen

Umständen dieses Falles als anstößig oder jedenfalls als dem auch im Prozessrecht

zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben widersprechend erscheinen

lassen (BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009, GRUR-RR 2010, 136-138; Urteil vom 2.

Juni 1987, GRUR 1987, 900, 901 m.w.N.). Solche Umstände hat die

Rechtsprechung unter anderem dann angenommen, wenn über die Patentfähigkeit

bereits rechtskräftig entschieden ist, der unterlegene Nichtigkeitskläger diese

gleichwohl weiter bekämpfen will und deshalb ein Dritter als Strohmann des

früheren Klägers und allein in dessen Interesse erneut Nichtigkeitsklage erhebt (vgl.

BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009, a.a.O.). Dagegen ist die Nichtigkeitsklage

desjenigen (vermeintlichen) „Strohmanns“ zulässig, der zugleich ein ins Gewicht

fallendes eigenes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat

(so schon BGH, Urteil vom 2. Juni 1987, X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 903 -

Entwässerungsanlage; Urteil vom 30. April 2009, Xa ZR 64/08 Tz. 10; BPatG, Urteil

vom 17. Juni 2020, 6 Ni 1/19 (EP), Rn. 56, juris).

2.

Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass die

hiesige Nichtigkeitsklägerin lediglich als Strohmann auftritt.

Der Beklagte trägt vor, dass die hiesige Nichtigkeitsklägerin den „Auftrag“ erteilt

habe, die erste Nichtigkeitsklage

(von der C… AG) zu erheben.

Danach hätte – wenn überhaupt – die erste Nichtigkeitsklage unzulässig sein

können und dieser Einwand dort geltend gemacht werden müssen (vgl. BPatG,

Urteil vom 7. Februar 2012 – 4 Ni 68/09 (EU), Rn. 76, juris).

Da die Nichtigkeitsklägerin von dem Beklagten selbst wegen Patentverletzung in

Anspruch genommen wird, hat sie ein ureigenes Interesse daran, mit den ihr von

der Rechtsordnung zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Interessen zu verteidigen.

Hierzu zählt auch der Einwand der

fehlenden Rechtsbeständigkeit des

Klagepatents im Verletzungsverfahren. Dieser Einwand, soll er formal Erfolg

versprechen, setzt die Erhebung einer Nichtigkeitsklage voraus.

Die gemeinsame patentanwaltliche Vertretung

zweier unterschiedlicher

Nichtigkeitsklägerinnen lässt keine zwingenden Rückschlüsse auf eine Strohmann-

Eigenschaft der hiesigen Nichtigkeitsklägerin zu. Dies und eine abgestimmte

Prozessstrategie führen keineswegs dazu, dass eine zweite Nichtigkeitsklage

unzulässig wäre. Dies würde den Grundsatz der Popularklage über Gebühr

einschränken. Ein Patentinhaber muss sich grundsätzlich auf mehrere

Nichtigkeitsklagen mehrerer Nichtigkeitskläger einstellen, die auch eine

„gemeinsame Prozessstrategie“ bzw. gleiche Nichtigkeitsgründe anführen. Dass

Herstellerin und Abnehmer im Rahmen von Lieferbeziehungen zusammen oder

getrennt die Lieferbeziehung gegen vermeintliche patentrechtliche Angriffe

abwehren, begründet keinen Verstoß gegen Treu und Glauben, da ihnen jeweils ein

eigenes wirtschaftliches und rechtliches Interesse an der Nichtigerklärung des

Streitpatents zukommt.

Auch die mögliche Übernahme von Anwaltskosten durch die

frühere

Nichtigkeitsklägerin lässt das eigene Interesse der hiesigen Nichtigkeitsklägerin an

der Nichtigkeitsklage nicht entfallen (vgl. BGH, Urteil vom 18. März 2014 – X ZR

77/12 – GRUR 2014, 758-764).

IV.

Auch sonst bestehen keine Anhaltspunkte für eine Unzulässigkeit der Klage der

Nichtigkeitsklägerin.

1.

Die Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage ist auch in Fällen anzunehmen,

wenn zwischen dem Kläger und dem Verpflichteten eine sog. wirtschaftliche

Parteiidentität vorliegt (vgl. (BGH, Urteil vom 10. Juli 2012 – X ZR 98/11 –, Rn. 15,

juris; GRUR 1987, 900 Tz. 24

- Entwässerungsanlage). Eine bloße

Konzernverbundenheit reicht insoweit nicht aus (BPatG, Urteil vom 30. Juli 2020 –

7 Ni 54/19 (EP) – Rn. 34, juris).

2.

Die von dem Beklagten hervorgehobene „enge personelle und wirtschaftliche

Verflechtung“ mit der früheren Nichtigkeitsklägerin kann nach der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofes allenfalls Anlass sein, um (überhaupt) in die Prüfung

einzutreten, ob ein Strohmannverhältnis besteht, rechtfertigt aber nicht ohne

weiteres die Schlussfolgerung, dass kein eigenes

Interesse an der

Nichtigkeitserklärung des Schutzrechts bestünde.

Soweit der Beklagte einwendet, er sehe sich erneut Angriffen auf das Patent

ausgesetzt, die mit weitgehend

identischen Gründen bereits

in einem

vorangegangenen Verfahren behandelt worden seien, so hat er dies hinzunehmen.

Zwar muss der Beklagte befürchten, dass das im früheren Verfahren erfolglose

Nichtigkeitsbegehren, von einem anderen Kläger vorgetragen, nunmehr Erfolg hat.

Dies ist jedoch lediglich die Folge der Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage als

Popularklage. Das vom Gesetzgeber mit der Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage

als vorrangig anerkannte Allgemeininteresse an der Vernichtung zu Unrecht

eingetragener Schutzrechte

kann nicht deshalb hinsichtlich einzelner

Nichtigkeitsgründe rechtskräftig verneint werden, weil ein einzelner Kläger diese

erfolglos geltend gemacht hat (vgl. BPatG, Urteil vom 1. Februar 2018 – 2 Ni 6/16

(EP) –, BPatGE 56, 102-107, Rn. 145).

B.

Die Nichtigkeitsklage hat in der Sache keinen Erfolg. Die geltende Fassung des

Streitpatents ist rechtsbeständig.

I.

1.

Das Streitpatent betrifft ein Trägerelement

für die Herstellung von

Werbematerialien und dessen Verwendung (vgl. Absatz [0001] des Streitpatents).

Herkömmliche Werbematerialien umfassten gedruckte Papierbahnen und Folien,

die an entsprechenden Werbewänden festgelegt würden. Dabei müsse auf eine

sichere Verbindung zwischen dem bedruckten Papier und der als Untergrund

benutzten Plakatwand geachtet werden, die auch beibehalten werde. Das sei im

Allgemeinen nur erreichbar, wenn die Plakatwand dem unmittelbaren Zugriff von

Passanten entzogen sei bzw. ein solcher Zugriff nur mit bewusster

Zerstörungsabsicht erfolgen könne. Daher müssten als Untergrund benutzte

Plakatwände an entsprechend geschützten Orten aufgestellt sein. Im Hinblick auf

diese Probleme sei bereits vorgeschlagen worden, besondere Werbematerialien

einzusetzen, die auch auf frei zugänglichen Untergrundbereichen, wie etwa Wegen

oder Straßen, aufgebracht werden könnten.

Im Hinblick auf die dabei

hervortretenden Probleme des unvermeidlichen Abriebs des Werbemotivs sei

vorgeschlagen worden, Werbematerialien mit einer Laminatstruktur einzusetzen,

bei denen das Werbemotiv von einer Schutzschicht abgedeckt sei. Die Herstellung

entsprechender Werbematerialien sei allerdings mit hohen Kosten verbunden (vgl.

Absatz [0002]).

Aus der EP 0 569 921 B1 sei ein selbstklebendes Oberflächenbelagmaterial

bekannt, wobei jedoch die Möglichkeit der Aufbringung auf Untergrundbereichen

wie Wege oder Straßen nicht angesprochen sei (vgl. Absatz [0003]).

Die DE 4 129 262 A1 beschreibe folienförmige Wechseldekorelemente, die jedoch

für die Schaufensteraußengestaltung ausgelegt seien. Die mit dem Aufbringen auf

Untergründen verbundenen Probleme gingen daher ebenfalls aus dieser Schrift

nicht hervor (vgl. Absatz [0004]).

2.

Das Streitpatent stelle sich gemäß Absatz

[0005] die Aufgabe,

Trägerelemente für die Herstellung von Werbematerialien bereitzustellen, welche

unter Gewährleistung einer hohen Abriebbeständigkeit des Werbemotivs auf

Untergründe wie Straßen, Wege und dergleichen aufbringbar seien. Die Elemente

sollten

unter

den

üblichen

Umwelteinflüssen,

insbesondere

Temperaturbedingungen, einerseits haltbar und andererseits ohne Beschädigung

des Untergrunds wieder abziehbar sein.

3.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der

geltenden Fassung ein mehrschichtiges Trägerelement vor, dessen Merkmale sich

wie folgt gliedern lassen:

1. Mehrschichtiges Trägerelement

1.1 für die Herstellung von Werbematerialien, umfassend

2. eine Folie (1), deren Oberfläche (2)

2.1 eine Rautiefe von mindestens 10 µm aufweist

3. eine nicht-elastische Schicht (3) und

4. eine Haftvermittlerschicht (4),

5. wobei auf die Oberfläche (2) eine Farbschicht (6) zur Ausgestaltung

eines Werbemotivs aufgebracht ist.

4.

Der Fachmann, vorliegend ein Diplom-Ingenieur oder Master of Engineering

der Fachrichtung Verfahrenstechnik oder Materialwissenschaften mit mehrjähriger

Berufserfahrung

in der Entwicklung und Anwendung von Klebefolien und

Laminatprodukten, insbesondere auf dem Gebiet bedruckter Dekorfolien, wird die

erläuterungsbedürftigen Merkmale des Patentanspruchs 1 wie folgt verstehen:

4.1 Merkmal 1.1 betrifft die Zweckangabe

„für die Herstellung von

Werbematerialien“. Das heißt, der Farbauftrag muss nur geeignet sein, ein

Werbemotiv auszugestalten.

Anders verhält es sich bei dem Anspruchswortlaut gemäß Merkmal 5, wonach die

Farbschicht „auf die Oberfläche (2) aufgebacht ist“. Demnach erfordert das

Merkmal 5, dass die Farbe tatsächlich aufgebracht ist und eine damit verbundene

Bedruckung somit auch vorhanden ist.

4.2 Das Streitpatent definiert nicht, wie eine streitpatentgemäße „Schicht“

konkret ausgestaltet ist, also ob es sich beispielsweise nur um eine durchgängige,

kontinuierliche, oder auch um eine unterbrochene Schicht handeln kann.

Die Reihenfolge der Schichten ist durch den Wortlaut des Patentanspruchs 1 zwar

nicht vorgegeben, ergibt sich jedoch aus der Beschreibung, wonach die Folie nach

Merkmal 2 und die nicht-elastische Schicht nach Merkmal 3 aufeinanderfolgen. So

heißt es in Absatz [0015]: „Die beschriebene Folie a) ist ihrerseits auf eine nichtelastische Schicht b) aufgebracht.“ Nach Absatz [0019] kann zum Befestigen des

erfindungsgemäßen Trägermaterials auf einem Untergrund die nicht-elastische

Schicht b) ein zum Erzeugen einer Haftung geeignetes Mittel c) aufweisen, das im

ersten Satz des Absatzes [0020] als Haftvermittler bezeichnet wird, darüber hinaus

im Streitpatent auch als Haftmittelschicht, Haftungsmittelschicht oder

Haftvermittlungsschicht bezeichnet wird (vgl. Absätze [0006], [0007], [0025],

[0026]). Demnach handelt es sich bei der Haftvermittlerschicht gemäß Merkmal 4

um die äußerste Schicht, die auf der nicht-elastischen Schicht aufgetragen wird, um

das Trägerelement auf dem Untergrund zu befestigen. Die genannten Absätze

beziehen sich nicht auf spezielle Ausführungsbeispiele, sodass die genannte

Anordnung die Reihenfolge vorgibt.

Es ist jedoch aufgrund der Bezeichnung „umfassend“ in Patentanspruch 1 nicht

ausgeschlossen, dass weitere Schichten enthalten sind bzw. eine der genannten

Schichten wiederum aus mehreren Schichten besteht. So kann z.B. gemäß Absatz

[0025] zwischen der Haftungsmittelschicht und der nicht-elastischen Schicht eine

Verstärkungsschicht angeordnet sein.

4.3 Nach Absatz [0010] des Streitpatents ergibt sich durch die Rautiefe der

Folienoberfläche, dass die Oberfläche trittfest und rutschsicher ist. Damit muss es

sich bei Oberfläche (2) gemäß Merkmal 2 zumindest um die äußere, also die der

nicht-elastischen Schicht abgewandte Oberfläche der Folie handeln, somit die

äußerste Schicht, die von Passanten betreten werden kann. Allerdings ist nach dem

Wortlaut nicht ausgeschlossen, dass auch beide Oberflächen der Folie eine

entsprechende Rautiefe aufweisen können.

Gemäß Absatz [0008] des Streitpatents sind für die Folie verschiedene Materialien

einsetzbar. Bevorzugt seien Polymere oder Polymergemische, die die Folien

enthalten würden oder aus denen diese bestehen würden. Als Beispiele nennt die

Streitpatentschrift Polyvinylchlorid, Polyethylen, Polyacrylat oder Polyurethan (vgl.

Absatz [0008]), was sich in den Patentansprüchen 4 und 5 wiederfindet.

Grundsätzlich ist aber nach Patentanspruch 1 i.V.m. der Beschreibung kein

konkretes Material zwingend vorgeschrieben.

4.4 Die Rautiefe gemäß Merkmal 2.1 wird im Streitpatent nicht näher erläutert,

weshalb der Fachmann auf sein Fachwissen und die allgemein bekannte

Bedeutung von „Rautiefe“ zurückgreifen muss. Der Fachmann unterscheidet dabei

zwischen den Begriffen Rauheit oder Rauigkeit einerseits und dem Begriff Rautiefe

andererseits. Allgemein werden mit den Begriffen, die der Oberflächenphysik

entstammen, Unebenheiten einer Oberflächenhöhe definiert. Dem Fachmann sind

hierzu verschiedene Messverfahren und Bestimmungsmethoden bekannt.

Die gemittelte Rautiefe Rz, auf welche die Klägerin verweist, bezieht sich auf die

Maxima und die Minima eines Oberflächenprofils und bedient sich dazu der

Messung auf fünf verschiedenen Strecken. In jedem der fünf Bereiche wird jeweils

die Einzelrautiefe bestimmt, die der Abstand des höchsten vom tiefsten Punkt des

Profils innerhalb einer Einzelmessstrecke ist. Das arithmetische Mittel dieser

Einzelrautiefen ergibt dann die gemittelte Rautiefe Rz (vgl. auch z.B. MFG30, S. 6,

Abb. 1.5).

Da das Streitpatent lediglich von „Rautiefe“ spricht, ohne zu präzisieren, ob es sich

um das Vorhandensein von Einzelrautiefen oder um die gemittelte Rautiefe Rz

handeln soll, wie die Klägerin den Begriff verstehen möchte, wäre eine solche

Interpretation des Begriffs „Rautiefe“ lediglich spekulativ.

Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes im Berufungsurteil genügt für die

Beurteilung des Rechtsbestands die Schlussfolgerung, dass zur Verwirklichung von

Merkmal 2.1 jedenfalls erforderlich ist, dass die Differenz zwischen den höchsten

und den niedrigsten Bereichen zumindest über einen erheblichen Teil der

Folienoberfläche hinweg den Mindestwert erreicht oder überschreitet. Diese

Sichtweise wird auch vorliegend zu Grunde gelegt.

Von der Rautiefe abzugrenzen ist der Mittelrauwert Ra, der ebenfalls nur als

Ergebnis einer arithmetischen Berechnung existiert. Seine Berechnungsgrundlage

ist jedoch die Rauheitsmessung der gesamten Oberfläche. Auch wenn es sich

gemäß den Ausführungen der Klägerin bei der Angabe „Rautiefe“ im Streitpatent

nicht um den Mittelrauwert Ra handeln kann, ist damit noch nicht aufgezeigt, dass

es sich um die gemittelte Rautiefe Rz handeln muss, wobei auf die obigen

Ausführungen zur Benennung der „Rautiefe“ Bezug genommen wird.

Wie in Kap. B. I. 4.3 bereits ausgeführt, ergibt sich gemäß Absatz [0010] des

Streitpatents durch die genannte Rautiefe der Folienoberfläche, dass die

Oberfläche trittfest und rutschsicher ist. Ferner werde eine Vergrößerung der

effektiven Oberfläche erreicht. Vorzugsweise liege die Rautiefe der Folienoberfläche

bei 100 bis 200 µm, besonders bevorzugt 50 bis 150 µm, ganz besonders bevorzugt

von 80 bis 120 µm, höchst bevorzugt von 90 bis 110 µm. Das Streitpatent schweigt

jedoch darüber, ob diese Eigenschaften auch bei der beanspruchten Rautiefe von

mindestens 10 µm bereits gegeben sind.

Nach Absatz [0012] bewirke die Rauigkeit der Oberfläche darüber hinaus eine

Verzahnung der Oberfläche mit der jeweiligen Farbschicht, so dass die Festigkeit

und damit die Abriebfestigkeit der Farbe entscheidend erhöht werde. Abgesehen

davon komme es überraschenderweise zu einer Erhöhung der Farbbrillanz.

4.5 Gemäß Absatz [0015] des Streitpatents bedeutet „nicht-elastisch“ gemäß

Merkmal 3, dass beim Aufbringen des Trägerelements auf einen Untergrund eine

Anpassung an Unebenheiten erreicht wird und der Gesamtverbund des

Trägerelements in der an diese Untergrundform angepassten Ausgestaltung

verbleibt. Das Trägerelement könne demgemäß durch Ausüben eines leichten

Drucks an die jeweiligen Untergrundflächen angepasst werden. Demnach kann es

sich bei „nicht-elastisch“ im Sinne des Streitpatents nicht um einen starren, nicht

anpassbaren Gesamtverbund handeln.

Als vorteilhaftes Material wird in Absatz [0017] der Einsatz von Metall enthaltenden

Materialien genannt oder die nicht-elastische Schicht könne auch aus Metall

bestehen. Allerdings muss dieses, wie oben ausgeführt, an die Untergrundform

anpassbar sein. Gemäß Absatz [0017] sind Aluminium enthaltende oder hieraus

bestehende Schichten bevorzugt.

4.6 Wie in Kap. B. I. 4.2 ausgeführt, handelt es sich bei der Haftvermittlerschicht

gemäß Merkmal 4 um die äußerste Schicht, die auf der nicht-elastischen Schicht

aufgetragen wird, um das Trägerelement auf dem Untergrund zu befestigen. Diese

Haftvermittlerschicht kann gemäß Absatz [0038] durch ein Trägermaterial geschützt

sein, das vor dem Auftrag des erfindungsgemäßen Trägerelements abgezogen

wird.

Die konkrete Ausgestaltung der Haftvermittlerschicht wird im Streitpatent nicht

beschrieben.

Das Streitpatent erläutert lediglich ebenfalls in Absatz [0038], dass im Beispiel

gemäß der einzigen Figur auf eine Aluminiumschicht mit einer Dicke von 50 µm eine

Haftvermittlerschicht mit einer Dicke von 70 µm aufgebracht worden sei. Als Material

sei in dem erfindungsgemäßen Beispiel ein Klebstoff auf Kautschukbasis eingesetzt

worden. Erst in den Unteransprüchen 17 bis 22 werden Anforderungen an die

stofflichen Eigenschaften der Haftvermittlerschicht gestellt, wonach bestimmte

Temperaturen ihrer Applizierbarkeit sowie erreichter Haltbarkeit sowie Materialien

auf Kautschukbasis oder Acrylatbasis genannt werden.

Da es sich hierbei nur um Beispiele handelt, beschränken diese die stoffliche

Zusammensetzung der Haftvermittlerschicht gemäß Merkmal 4 nicht.

4.7 Gemäß Merkmal 5 soll auf die Oberfläche (2) der Folie eine Farbschicht (6)

zur Ausgestaltung eines Werbemotivs aufgebracht sein. Nachdem die Reihenfolge

der Schichten der Merkmale 2 bis 4 gemäß der Beschreibung vorgegeben ist (vgl.

Auslegung in Kap. B. I. 4.2), kann es sich bei der Farbschicht nur um eine Schicht

handeln, die nach der Herstellung des Trägerelements (das mindestens aus den

Schichten der Merkmale 2 bis 4 besteht) als letzte Schicht aufgebracht wird, somit

um die Oberfläche der Folie, die der nicht-elastischen Schicht gegenüberliegt, wie

auch der einzigen Figur ─ unter Tausch der aufgrund eines offensichtlichen Fehlers

dargestellten Bezugszeichen 1 und 2 ─ zu entnehmen ist.

Dabei wird eine konkrete stoffliche Zusammensetzung für die Farbschicht im

Streitpatent nicht benannt. Lediglich erst in den Unteransprüchen 8, 9, 11 und 12

wird präzisiert, dass sie lösemittelfrei sein soll, aus photopolymerisierbaren

Monomeren, Oligomeren und/oder Präpolymeren aufgebaut sein soll, einen

Photoinitiator aufweisen und ein haftungsförderndes Mittel enthalten soll. Diese

Vorgaben beschränken den Patentanspruch 1 jedoch nicht.

Vor dem Hintergrund der objektiven Aufgabe, dass das Werbemotiv eine hohe

Abriebbeständigkeit aufweisen soll, versteht der Fachmann Merkmal 5 jedoch

zwangsläufig auch dahingehend, dass die gemäß Merkmal 5 auf die Oberfläche (2)

der Folie (1) aufgebrachte Farbschicht (6) zur Ausgestaltung eines Werbemotivs

ebenso eine entsprechende Abriebbeständigkeit aufweisen muss. Dies ergibt sich

auch aus Absatz [0012] der Beschreibung, wonach sich die Folie ganz besonders

für das abriebfeste Aufbringen von weiteren Schichten, insbesondere von

Farbschichten eigne und wonach durch die Rauigkeit der Folienoberfläche die

Festigkeit und damit die Abriebfestigkeit der Farbe entscheidend erhöht werde.

Untermauert wird dieses Verständnis dadurch, dass es gemäß Absatz [0030] der

Beschreibung erfindungsgemäß vorteilhaft sei, dass auf die Farbschicht zum Schutz

der Druckfarbe nicht eine weitere Laminatfolie in Form einer kostenverursachenden

transparenten Folienschicht gelegt werden müsse. Auch vor diesem Hintergrund

muss es sich, wie oben dargelegt, bei der Farbschicht um die letzte Schicht handeln,

die auf derjenigen Oberfläche der Folie aufgebracht wird, welche der nichtelastischen Schicht gegenüberliegt und welche die nach Merkmal 2.1 geforderte

Oberflächenrauigkeit aufweist, wie es auch in der einzigen Figur dargestellt ist.

4.8 Zusammenfassend

liegt anhand der Beschreibung des Streitpatents

eindeutig folgende Schichtfolge vor:

- Farbschicht auf rauer Oberfläche (2) der Folie (1)

- Folie mit bestimmter Rautiefe an der Oberfläche (2)

- nicht-elastische Schicht (3)

- Haftvermittlerschicht (4)

II.

Das Streitpatent nimmt zwar die Priorität nicht wirksam in Anspruch, erweist sich

aber gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik als neu und auf

erfinderischer Tätigkeit beruhend. Auch der Vortrag der Klägerin über die

offenkundige Vorbenutzung kann die Rechtsbeständigkeit nicht in Frage stellen.

Darüber hinaus ist auch die Ausführbarkeit gegeben.

1.

Das Streitpatent nimmt die Priorität nicht wirksam in Anspruch, denn in der

Prioritätsschrift MFG2a ist eine Rautiefe von 10 µm (Merkmal 2.1) nicht offenbart.

MFG2a spricht eine Rautiefe oder Rutschfestigkeit nicht einmal an, sondern

beschäftigt sich ausschließlich mit einem Werbematerial, das ein abriebbeständiges

Werbemotiv auf einem Trägermaterial aufweist und kostengünstig hergestellt

werden soll (vgl. MFG2a Absätze [0001] u. [0003]). Die Abriebfestigkeit wird dabei

dadurch verbessert, dass die zur Erzeugung des Werbemotivs eingesetzte Farbe

nicht durch einfaches Trocknen zum Aushärten gebracht wird, sondern mit Hilfe

einer durch elektromagnetische Wellen initiierten chemischen Reaktion (vgl.

MFG2a Absatz [0005]. Da das Streitpatent somit eine Merkmalskombination

beansprucht, die u.a. eine bestimmte Rautiefe mit einschließt, die kein Gegenstand

der Prioritätsschrift war und somit in der Prioritätsschrift nicht als in ihrer Gesamtheit

als zur angemeldeten Erfindung gehörig offenbart war, ist die Priorität nicht wirksam

in Anspruch genommen (vgl. BGH, GRUR 2002, 146-149 – Luftverteiler).

Damit gilt für das Streitpatent der Anmeldetag 2. November 2004 als Zeitrang.

2.

Die Ausführbarkeit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 ist gegeben. Im

Streitpatent finden sich zwar keine Informationen, wie die geforderte Rautiefe

hergestellt werden kann, dem Fachmann sind hierfür aber grundsätzlich Verfahren

wie beispielsweise Prägen oder das Aufbringen von kleinen Partikeln als typische

Vorgehensweisen bekannt. Demnach bedarf es zur Erzeugung der Rautiefe auch

keiner weiteren Erläuterung, zumal es auf die Art der Herstellung auch nicht

ankommt. Nur beispielhaft wird auf die Druckschrift MFG9 verwiesen, wonach eine

Polymerschicht beispielsweise durch Prägung, Aufrauung oder Hinzufügen

abrasiver Teilchen modifiziert werden kann (vgl. MFG9, S. 8 Z. 6-9). Entgegen der

Auffassung der Klägerin ist es nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch

brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist (vgl.

BGH, GRUR 2010, 916-918 – Klammernahtgerät).

Bei der geforderten Rautiefe von mindestens 10 µm gemäß Merkmal 2.1 handelt es

sich um eine

typische Größenordnung

für die Oberflächenbeschaffenheit

gattungsgemäßer Folien. Nur beispielhaft wird hier auf die MFG 8 verwiesen,

wonach Aluminiumoxidpartikel mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von

200 µm in eine Urethanharzschicht mit einer Dicke von etwa 100 µm eingebettet

werden, sodass sich eine Rautiefe von etwa 100 µm ergeben muss (vgl. MFG8a

Absatz [0029]). Auch nach MFG9 werden abrasive Partikel eingesetzt, deren Größe

etwa 10 bis 100 µm aufweisen sollte (vgl. MFG9, S. 18/19 Brückensatz).

Demnach war der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare

Schwierigkeiten in der Lage, die Lehre des Patentanspruchs 1 auf Grund der

Gesamtoffenbarung der Patentschrift

in Verbindung mit dem allgemeinen

Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der

angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. BGH, GRUR 2022, 1055-1059 –

Kinderrückhaltesystem).

Auch ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann ausführbar offenbart

sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs

erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre

aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren

Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten

Höchstwert zu übertreffen (vgl. BGH GRUR 2019, 713-718 – Cer-Zirkonium-

Mischoxid I; BGH GRUR 2019, 718-725 ─ Cer-Zirkonium-Mischoxid II). Vorliegend

entnimmt der Fachmann die Lehre, dass die genannte Rautiefe die Folienoberfläche

trittfest und rutschsicher macht, ferner, dass durch eine Vergrößerung der effektiven

Oberfläche eine Verzahnung der Oberfläche mit der jeweiligen Farbschicht erfolgt

und damit die Abriebfestigkeit der Farbe entscheidend erhöht wird, sodass keine mit

entsprechenden Kosten verbundene zusätzliche Schutzschicht über der

Farbschicht erforderlich ist (vgl. MFG2 Absätze [0002], [0010] und [0012]).

3.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents erweist

sich als neu gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik und den geltend

gemachten offenkundigen Vorbenutzungen.

Zum Stand der Technik gehört nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ alles, was vor dem

Anmelde- bzw. Prioritätstag der Anmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder

mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich

gemacht worden ist (BGH GRUR 2020, 833, Rn. 27 - Konditionierverfahren). Wie in

Kap. B. II.1 ausgeführt, hat das Streitpatent die Priorität nicht wirksam in Anspruch

genommen, so dass für den Zeitrang auf den Anmeldetag des Streitpatents, den 2.

November 2004, abzustellen ist.

3.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, da der im Verfahren

befindliche druckschriftliche Stand der Technik nicht sämtliche seiner Merkmale

aufweist, insbesondere ist sein Gegenstand nicht durch die Druckschriften MFG8,

MFG9 und MFG12 neuheitsschädlich vorweggenommen.

3.1.1 Der Inhalt der MFG8 (entspricht der D1 der vorherigen Klage) betrifft ein Anti-

Rutschband (vgl. MFG8a Titel). Dieses besteht aus mehreren Schichten

(Merkmal 1), wie beispielweise in Abb. 3 gezeigt.

Gemäß Absatz [0008] der MFG8 umfasst das dargestellte Anti-Rutschband einen

Basisfilm 1 (bestehend aus einem Verbundmaterial aus Harzfilm 4 und Metallfolie 2,

die im Beispiel nach Abb. 3 durch eine Klebstoffschicht 3 miteinander verbunden

sind) und eine Harzschicht 5 mit einer rutschhemmenden Funktion (nachfolgend als

„rutschhemmende Harzschicht" bezeichnet), die auf einer Seite des Basisfilms

laminiert ist. Hinsichtlich der Bezeichnungen unterscheidet die MFG8 einen Harzfilm

(Bezugszeichen 4) und eine Harzschicht (Bezugszeichen 5). Aufgrund der

Darstellung der Harzschicht 5 in gezackter Form weist diese rutschhemmende

Schicht auch eine bestimmte Rautiefe auf. Dies ergibt sich auch aus Absatz [0025]

der MFG8a, wonach die rutschhemmende Harzschicht ferner rutschhemmende

Partikel 7 aufweisen kann, vgl. z.B. Abb. 4

oder Abb. 5, wonach die rutschhemmenden Partikel 7

in das

Innere der

rutschhemmenden Harzschicht 5 eingebettet sind.

Das Antirutsch-Band mag für die Herstellung von Werbematerialien geeignet sein

(Merkmal 1.1). Der Harzfilm 4 kann nach Absatz

[0009] verschiedene

Kunststofffilme wie beispielsweise einen Polyvinylchloridfilm umfassen, sodass

auch Merkmal 2 offenbart ist. Die nicht-elastische Schicht nach Merkmal 3 wäre

durch die Metallfolie 2 gegeben, die Haftvermittlerschicht nach Merkmal 4 durch die

Klebstoffschicht 6.

Auch Merkmal 2.1, wonach die Oberfläche der Folie eine Rautiefe von mindestens

10 µm aufweisen soll, ist offenbart. So wird gemäß dem Ausführungsbeispiel 1 in

Absatz [0029] zunächst ein Basisfilm aus den Schichten 2 bis 4 hergestellt, auf den

anschließend ein Urethanharzfilm (Bezugszeichen 5 in obiger Abb. 4) aufgebracht

wird, auf den Aluminiumoxidpartikel verteilt werden (diese entsprechen dem

Bezugszeichen 7 in obiger Abb. 4). Wie bereits zur Ausführbarkeit in Kap. B. II. 2

ausgeführt, beträgt die Dicke der Urethanharzschicht 100 µm, während die

durchschnittliche Teilchengröße der Aluminiumoxidpartikel 200 µm beträgt. Gemäß

Absatz [0027] wird darauf hingewiesen, dass die rutschhemmenden Partikel so

konfiguriert sein können, dass sie in die Harzschicht eingebettet sind und

gleichzeitig teilweise an der Oberseite der Harzschicht freigelegt sind, sie könnten

aber auch vollständig in der Harzschicht eingebettet sein. Demnach muss sich die

Rautiefe im Bereich von mindestens 100 µm bewegen.

Von Bedeutung ist, dass Merkmal 2 i.V.m. Merkmal 2.1 nur dann in MFG8 offenbart

ist, wenn die Schichten 4 und 5 gemeinsam die patentgemäße Folie (1) darstellen,

oder wenn nur die Harzschicht 5 als patentgemäße Folie angesehen wird, deren

Oberfläche die entsprechende Rautiefe aufweist. Würde man nur den Harzfilm 4 als

streitpatentgemäße Folie ansehen, wäre Merkmal 2.1. nicht erfüllt.

Dementsprechend muss der Auftrag der Farbe gemäß Merkmal 5 auf der

Harzschicht 5 (welche die Oberfläche mit der Rautiefe bildet) erfolgen, also auf der

äußersten Schicht.

Nach Absatz [0010] der MFG8a kann der Harzfilm, also das Bezugszeichen 4 in

den oben abgebildeten Figuren, mit einer geeigneten Farbe gefärbt oder mit einem

geeigneten Muster bedruckt werden. Konkret heißt es: „Ferner kann zusätzlich zu

dem gewünschten Anti-Rutscheffekt gleichzeitig ein Effekt als Anzeigeschicht

erzielt werden, indem der Harzfilm, solange die rutschhemmende Harzschicht im

Wesentlichen transparent ist und der Zustand des Harzfilms durch diese Schicht

beobachtet werden kann, mit einer geeigneten Farbe gefärbt wird oder auf der

Oberfläche ein geeigneter Slogan oder ein geeignetes Muster oder dergleichen

aufgedruckt wird.“

In Absatz [0011] wird ergänzt: „Beschreibt man den oben erwähnten Effekt als

Anzeigeschicht näher, so kann, wenngleich nicht in der Abbildung dargestellt, auf

der Oberseite des Harzfilms (an der Seite der rutschhemmenden Harzschicht) eine

Anzeigeschicht mit einem vorbestimmten Muster oder dergleichen gebildet werden.

Hier wird "Muster und dergleichen" im weiteren Sinne verwendet und bezieht sich

beispielsweise auf Schriftzeichen, Symbole, Slogans, Muster oder Kombinationen

davon, die häufig als Anzeigemuster auf Anti-Rutschbändern verwendet werden.“

Aus diesen Beschreibungsstellen ergibt sich eindeutig, dass das Aufbringen der

Farbe zwar auf dem Harzfilm 4, aber unterhalb der obersten, transparenten und

rutschhemmenden Harzschicht 5 erfolgen soll. Eine weitere Schicht auf der

Farbschicht ist zwar ─ wie zur Auslegung ausgeführt – nach dem Wortlaut des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht ausgeschlossen, es fehlt aber die

Ausgestaltung der Farbschicht auf der rutschhemmenden Oberfläche der Folie, was

gemäß der Lehre des Streitpatents, wie dargelegt, erforderlich ist.

Auch wenn es sich bei den Abbildungen 3 bis 5 der MFG8 nur um

Ausführungsbeispiele handelt, ist der Gesamtoffenbarung der MFG8 jedenfalls

durchgehend zu entnehmen, dass über dem – ggf. mit einem Farbmotiv versehenen

– Harzfilm 4 eine weitere, rutschhemmende Schicht angeordnet ist, sodass es ─

entgegen der streitpatentgemäßen Erfindung ─ auf eine besondere

Widerstandsfähigkeit der Farbschicht dann nicht mehr ankommt. Nach Absatz

[0021] kann anstelle eines Filmbildungsverfahrens die Harzschicht auch durch

Aufkleben eines (weiteren) Harzfilms auf den Basisfilm gebildet werden, wobei in

diesem Fall die rutschhemmende Funktion durch ein ungleichmäßiges Muster im

Voraus auf der Oberseite des (weiteren) Harzfilms gebildet oder auf der Oberfläche

des Films nach dem Anbringen des Harzfilms verliehen wird, sodass auch in diesem

alternativen Fall eine eventuell vorher vorhandene Farbschicht auf dem Harzfilm 4

„geschützt“ wäre. In jedem Fall ist eine – oberste ─ rutschhemmende Harzschicht

auch nach Patentanspruch 1 der MFG8 beansprucht.

Damit ist Merkmal 5, wonach die Farbschicht auf der rauen Oberfläche der Folie

angebracht sein soll, nicht in MFG8 offenbart.

Entsprechend führt der Bundesgerichthof in seinem Urteil dazu aus (vgl. MFG5, Rn.

80), dass die Oberfläche der in D1 (vorliegend MFG8) offenbarten Trägerelemente

zwar zum Bedrucken mit einem Werbemotiv geeignet sei, dass D1 sowie D2

(vorliegend MFG9) aber keine Elemente offenbare, bei denen eine solche

Bedruckung vorhanden sei. Zu Recht sei das Patentgericht zu dem Ergebnis

gelangt, dass ein Bedrucken der rauen Oberfläche ausgehend von D1 und D2 nicht

nahegelegt gewesen sei (Urteil Rn. 81). Im Weiteren führt der Bundesgerichtshof

aus, ausgehend von D1 (vorliegend MFG 8) und D2 (vorliegend MFG 9) ergebe sich

vielmehr der Eindruck, dass die Farbschicht unterhalb der rutschfesten Schicht

angeordnet werden müsse, um sie hinreichend zu schützen.

3.1.2 Der Inhalt der MFG9, die der D2 der vorherigen Klage entspricht, betrifft ein

„Werbemittel für Draußen“ und befindet sich damit wie das Streitpatent auf dem

Gebiet der Außenbereichswerbung (vgl. MFG9 Titel und S. 1 Z. 10-11).

Im seitenübergreifenden Absatz der Seiten 4/5 der MFG9 wird beschrieben, dass

es angesichts des demonstrierten Erfolges von Bodengraphikartikeln erwünscht sei,

diese nicht nur im Innenbereich in der Nähe des beworbenen Produktes, sondern

auch im Außenbereich auf horizontalen Oberflächen, wie z. B. Bürgersteigen,

Parkplätzen und dergleichen einzusetzen, um den potentiellen Kunden an den

Geschäftsort zu locken, wo die beworbenen Produkte verkauft werden. Jedoch

hätten sich die

früher

für die

Innenbereichs-Bodengraphiken verwendeten

mehrlagigen Laminate für den Außenbereichseinsatz auf für den Fußgängerverkehr

gedachten Oberflächen als nicht geeignet erwiesen. Um sicherzustellen, dass der

graphische Artikel für diesen Einsatz geeignet sei, müsse die Schutzschicht in einer

Außenumgebung nicht nur wetterfest ausgelegt sein, sondern auch eine

ausreichende Griffigkeit bereitstellen, um zu ermöglichen, dass Personen über den

graphischen Artikel gehen könnten, ohne den sicheren Halt zu verlieren. Gemäß

S. 6 Z. 16-20 weise der graphische Artikel der Erfindung, welcher bevorzugt auf eine

horizontale Oberfläche aufgebracht werde, auf welcher Fußgängerverkehr erwartet

werde, eine bebilderbare Basisschicht und eine Bildschutzschicht auf. Allein hier

kommt bereits zum Ausdruck, dass eine Bebilderung/Bedruckung, also eine

Farbschicht (6) gemäß Streitpatent, in der MFG9 von einer darüber liegenden

Schutzschicht abgedeckt wird.

Auf der ersten Hauptoberfläche der bebilderbaren Basisschicht

ist eine

Kleberschicht aufgebracht, auf der zweiten Hauptoberfläche eine Bildschicht (vgl.

MFG9

S. 6

Z. 20-27).

Die

Bildschutzschicht

(in MFG9

auch

Bildschutzoberflächenschicht genannt) enthält eine Kleberschicht auf ihrer ersten

Hauptoberfläche zur Verklebung mit der Bildschicht und/oder der Basisschicht. Auf

der zweiten Hauptoberfläche sind die Reibungseigenschaften der Bildschutzschicht

zur Verbesserung der Griffigkeit modifiziert, wobei der Informationsfluss der

darunterliegenden Bildschicht nicht wesentlich verdeckt sein soll (vgl. MFG 9, S. 6

Z. 27 – S. 7 Z. 3).

Gemäß S. 11, Z. 19-26, kann eine Oberfläche der Basisschicht mit beispielsweise

einer dünnen Metallschicht verstärkt werden, womit Merkmal 3 offenbart ist. MFG9

führt nicht aus, auf welcher Seite der Folie die Metallschicht (=nicht-elastische

Schicht im patentgemäßen Sinn) im Schichtverbund angeordnet sein soll. Sie kann

sich demnach in nachfolgender Schichtabfolge oberhalb oder unterhalb der

Basisschicht befinden.

Somit liegt bei dem Graphikartikel nach MFG9 folgende Schichtabfolge des

mehrschichtigen Trägerelements (Merkmal 1) vor:

1) modifizierte Reibeigenschaften

(1. Teil von Merkmal 2.1) der

2)

3)

4)

Bildschutzschicht

Bildschutzschicht

Kleberschicht

Bildschicht (entspricht streitpatentgemäßer Farbschicht (6) gemäß Merkmal

5)

5a) ggf. Metallschicht, zumindest wenn 5b nicht vorhanden

5)

polymerische Filmbasisschicht, z.B. Polyethylen (Merkmal 2; vgl. S.10

Z.30/31)

5b) ggf. Metallschicht, zumindest wenn 5a nicht vorhanden (Merkmal 3)

6)

Kleberschicht (Merkmal 4)

Da sich das so in MFG9 beschriebene Trägerelement grundsätzlich für die

Herstellung von Werbematerialien eignet, ist in MFG9 auch Merkmal 1.1 offenbart.

Merkmal 2.1 ist in MFG9 ebenfalls offenbart, da zur Herstellung der Griffigkeit

beispielsweise eine Binderschicht aufgebracht werden kann, in die kleine abrasive

Partikel eingebettet sind (vgl. S. 18 Z. 9-12). Um die angemessene Griffigkeit

festzustellen, soll die Binderschicht nur etwa die Hälfte des Durchmessers der

gewählten abrasiven Partikel betragen (vgl. S. 8, Z. 16-20). Die Größe der Partikel

wird im Weiteren mit etwa 10 bis etwa 100 µm angegeben. Selbst wenn diese in der

Binderschicht komplett eingebunden sind, würde demnach ein Bereich bis 50 µm

aus dieser hervorragen.

Die oben aufgeführte Bildschicht 4) entspricht der patentgemäßen Farbschicht (6)

nach Merkmal 5. Gemäß S. 9 Z. 15-19 ist ein Merkmal der Erfindung nach MFG9

eine ungleichmäßige oberste Oberfläche

für den Kontakt mit dem

Fußgängerverkehr, um eine ausreichende Griffigkeit bereitzustellen, ohne

Beeinträchtigung der Bildqualität der Graphik unterhalb dieser Oberfläche. Somit ist

die Bildschicht unterhalb der Schicht mit der modifizierten Oberfläche (Griffigkeit)

angeordnet. Um unter das patentgemäße Merkmal 5 zu fallen, müsste jedoch in

obiger Schichtbeschreibung die Bildschicht 4) auf der Schicht mit den modifizierten

Reibeigenschaften 1) versehen sein und nicht darunter.

Auch den Figuren der MFG9 ist durchgehend zu entnehmen, dass die aufgeraute

Oberfläche nicht eine Eigenschaft der Folie (Basisschicht) ist, sondern der darüber

angebrachten Bildschutzschicht, sodass die Farbschicht (Bildschicht) nicht auf der

rauen Oberfläche, sondern unterhalb der rauen Oberfläche angeordnet ist.

Demensprechend liegt, wie bei der MFG8, auch bei der MFG9 nicht das

patentgemäße Schichtsystem vor, denn die Bildschicht ist nicht auf der rauen

Oberfläche, sondern unter der rauen Oberfläche angebracht.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent auch neu

gegenüber der MFG9.

3.1.3 Die Druckschrift MFG12 betrifft ein bedrucktes beschichtetes Metallblech mit

hervorragender Rutsch- und Abriebfestigkeit, das z.B. für dekorative Bodenbeläge

(„decorative flooring materials“) verwendet werden kann (vgl. die zur Übersetzung

der MFG12 herangezogene englische, vom europäischen Patentamt bereitgestellte

Maschinenübersetzung „Patent Translate“ NB32, Absatz [0001]).

Nach Absatz [0006] der NB32 weist das Metallblech auf der Oberfläche eine

transparente oder halbtransparente, Glasflocken aufweisende Decklackschicht

(„topcoat coating“) mit einer Oberflächenrauigkeit („surface roughness“) von Ra 1,0-

6,0 µm auf, die durch Farbstoffsublimation bedruckt wird.

Die einzige Figur der MFG12 zeigt folgende Ausführungsformen (vgl. auch NB32

Absatz [0007]):

Nach MFG12 handelt es sich somit um ein mehrschichtiges Trägerelement, das für

die Herstellung von patentgemäßen Werbematerialien geeignet sein mag (Merkmal

1.1). Das Grundblech 1 könnte dabei dem streitpatentgemäßen Merkmal 3

zugeordnet werden, allerdings bezieht sich die MFG12 durchgehend auf

beschichtete Stahlbleche (vgl. NB32 Absätze [0003], [0014], [0020], [0021], [0024],

[0027], [0030] - [0032]) mit einer Dicke von 500 µm (vgl. NB32 Absätze [0020],

[0030]), während für die nicht-elastische Schicht (3) nach Merkmal 3 im Streitpatent

Dicken von 20 bis 100 µm vorgeschlagen werden (vgl. MFG2 Absatz [0018]). Wie

bereits zur Auslegung in Kap. B I. 4.5 dargelegt, muss die nicht-elastische Schicht

an die Untergrundform anpassbar sein, wobei streitpatentgemäß Aluminium

enthaltende oder hieraus bestehende Schichten bevorzugt werden (vgl. MFG2

Absatz [0017]). Im einzigen Beispiel gemäß Absatz [0037] und [0038] wird eine

Aluminiumschicht mit einer Dicke von 50 µm beschrieben. Mit den in MFG12

offenbarten Stahlblechen,

deren Dicke

somit

das

zehnfache

der

streitpatentgemäßen nicht-elastischen Schichten umfassen und die aufgrund des

Werkstoffs aus Stahl eine größere Härte als Aluminium aufweisen sollten, ist nicht

unmittelbar und eindeutig offenbart, dass diese auch an den Untergrund anpassbar

sind. Somit offenbart die Druckschrift MFG12 auch nicht unmittelbar und eindeutig

ein streitpatentgemäßes Trägerelement.

Für die Decklackschicht wird nach MFG12 vorzugsweise ein wärmehärtendes Harz

verwendet, wobei in den Beispielen durchweg Polyesterharz genannt wird (Merkmal

2, vgl. NB32 Absätze [0020], [0021] und [0030]). Wie bereits ausgeführt, wird die

Decklackschicht durch Farbstoffsublimation bedruckt (vgl. NB32 Absätze [0020],

[0031] u. [0035]). Die so eingebrachte Farbe wird in NB32 als „sublimation dye-dyed

layer 5“ bezeichnet (vgl. NB32 Absätze [0012]). Demnach ist nicht ausgeschlossen,

dass es sich auch um eine Farbschicht im Sinne des Streitpatents (Merkmal 5)

handelt, da dieses die Ausgestaltung einer „Schicht“ nicht weiter definiert (vgl.

hierzu auch Auslegung in Kap. B. I. 4.2).

Hinsichtlich der Neuheitsfrage kann jedoch auch dahinstehen, ob Merkmal 5 in

MFG12 unmittelbar und eindeutig offenbart ist, da in MFG12 zumindest auch keine

Haftvermittlerschicht gemäß Merkmal 4, die auf die nicht-elastische Schicht zur

Befestigung des Trägerelements auf einem Untergrund aufgebracht ist, offenbart

ist. Denn die in der einzigen Figur „b“ gezeigte Schicht 3, als „Primer“ bezeichnet

(vgl. NB32 Absatz [0007]), dient lediglich der Verbindung des Grundblechs 1 mit der

Grundlackschicht 2 und kann nicht der Befestigung des Trägerelements auf einem

Untergrund dienen.

Darüber hinaus wird in MFG12 von einer Oberflächenrauigkeit von Ra 1,0-6,0 µm

gesprochen (vgl. NB32 Absatz [0006] u. Anspruch 1), wobei Ra, wie zur Auslegung

in Kap. B. I. 4.4 ausgeführt, den Mittenrauwert darstellt. Dieser Wert von 1,0 bis

6,0 µm liegt deutlich unterhalb des nach Merkmal 2.1 geforderten Wertes von

mindestens 10 µm. Die Klägerin trägt vor, dass durch Heranziehen eines

Umrechnungsfaktors von typischerweise etwa 6 von diesem Mittenrauwert Ra auf

die gemittelte Rautiefe Rz umgerechnet werden könne. Da diese aber, wie ebenfalls

in Kap. B. I 4.4 dargelegt, im Streitpatent nicht angesprochen wird, sondern lediglich

eine Rautiefe ohne Hinweis auf ein arithmetisches Mittel,

ist dieser

Umrechnungsfaktor nicht hilfreich, um die Offenbarung des Merkmals 2.1 in MFG12

unmittelbar und eindeutig zu belegen. Da sich der Mittenrauwert, wie zur Auslegung

in Kap. B. I. 4.4 erwähnt, auf die gemittelte Rauheitsmessung der gesamten

Oberfläche bezieht,

ist daher nicht ausgeschlossen, dass auch die

streitpatentgemäße Rautiefe von mindestens 10 µm in MFG12 nicht erreicht wird.

Jedenfalls ist mit der Angabe des Mittenrauwertes von Ra 1,0 bis 6 µm das gemäß

der Auslegung in Kap. B I. 4.4 dargelegte Erfordernis zur Verwirklichung von

Merkmal 2.1, nämlich dass die Differenz zwischen den höchsten und den

niedrigsten Bereichen zumindest über einen erheblichen Teil der Folienoberfläche

hinweg den Mindestwert erreicht oder überschreitet, nicht gegeben.

Im Ergebnis fehlt es an der unmittelbar und eindeutigen Offenbarung des Merkmals

2.1.

Aus den genannten Gründen, nämlich der fehlenden Haftvermittlerschicht unterhalb

der Metallschicht sowie keiner unmittelbar und eindeutige Offenbarung der

streitpatentgemäßen Rautiefe von mindestens 10 µm und einer Anpassbarkeit des

Trägerelements

an

eine Untergrundform,

ist

der Gegenstand

des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu gegenüber MFG12.

3.2 Die von der Klägerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen

bzw. Vorveröffentlichungen greifen ebenfalls nicht durch.

3.2.1 Ob der Verkauf der Folie SL6250 durch den Beklagten bzw. dessen Firma

„A…“ im Jahr 2002 stattgefunden hat, bedarf keiner abschließenden Klärung, da

den vorgelegten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, dass

die Folie SL6250 die technische Lehre des Streitpatents vorweggenommen hat.

a)

Durch Vorbenutzung wird eine Lehre öffentlich zugänglich, wenn die nicht

nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Möglichkeit eröffnet ist, dass

beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und ausreichende

Kenntnis von der Erfindung erlangen

(BGH GRUR 2022, 1294 ─

Oberflächenbeschichtung; BGH GRUR 2020, 833 Rn. 28 – Konditionierverfahren;

BGH GRUR 2015, 463, Rn. 39 – Presszange; BGH GRUR 1996, 747, Rn. 89 –

Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem). Hat vor dem Anmeldetag eine solche

Möglichkeit der Kenntnis bestanden, ist unerheblich, ob eine konkrete Person von

dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht hat (BGH, GRUR 2025, 310,

Rn. 66 - Servicemodul).

Die Partei, die sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, ist hierfür

darlegungs- und beweisbelastet (vgl. BGH GRUR 2001, 819 – Schalungselement;

BGH, Urteil vom 10. November 1998, X ZR 137/94, Rn. 40, juris; BPatG, Urteil vom

22. März 2023 – 8 Ni 9/23 (EP) –, Rn. 125, juris; BPatG, Urteil vom 11. Oktober

2016 – 2 Ni 5/12 (EP) –, Rn. 99, juris).

b)

Unter Annahme dieser Grundsätze dürfte davon auszugehen sein, dass die

Folie SL6250 durch den behaupteten Verkauf nicht zum Stand der Technik gehört.

Es ist bereits fraglich, ob die Klägerin eine solche offenkundige Vorbenutzung

schlüssig vorgetragen hat.

Relevant in diesem Zusammenhang ist, ob der Prüfbericht gemäß Anlage MFG27

vom 26.7.2024, welcher das vorliegend relevante und geprüfte Muster 3 enthalten

haben soll, eine Folie des Typs SL6250 aus dem Jahr 2002 zum Prüfgegenstand

gehabt hat. Die Firma „D… GmbH“ habe – so die Klägerin – das Material

(Muster 3) im Jahr 2002 auf einer Rolle von der „A… GmbH“ bzw. dem

Beklagten gekauft. Unabhängig von der strittigen Frage der rechtlichen Existenz der

jeweiligen juristischen Personen im vorliegenden Fall hat der Beklagte diesen

Sachvortrag bestritten. Die vorgelegten Unterlagen der Klägerin lassen bereits

keine hinreichend konkrete Geschäftsbeziehung in Bezug auf die Folie SL6250

erkennen. Einen Kaufvertrag, Lieferschein oder eine Rechnung, welche Hinweise

auf einen Erwerbsvorgang vor dem Anmeldetag zumindest indizieren könnten,

werden nicht vorgelegt. Auch der Umstand, wie Herr T… ohne direkte

gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der „D… GmbH“ in den Besitz des

Musters gelangt sein soll, wird nicht vorgetragen. Insoweit fehlt ein hinreichender

Sachvortrag zur Übertragungs- bzw. Besitzkette des Musters, vom Verkäufer über

die Erwerber bis hin zum Prüfinstitut, welches ausweislich des Prüfprotokolls eine

„Bodenfolie weiß“ untersucht hat.

c)

Aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen, insbesondere dem

Prüfbericht entsprechend der Anlage MFG27 zu der weißen Folie, ist die

patentgemäße Lehre jedenfalls nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Die Ausführungen der Klägerin, allein die Preisliste nach MFG21 belege, dass der

streitpatentgemäße Gegenstand offenkundig vorbenutzt gewesen sei, können das

Vorhandensein der streitpatentgemäßen Merkmale nicht darlegen, da diese in

MFG21 nicht beschrieben werden. Darüber hinaus deutet der Kommentar „Material

läuft 2002 aus, Restmengen sind verfügbar“ auf S. 11 der MFG21 darauf hin, dass

sich anschließend die Zusammensetzung oder Bezeichnung der in MFG21

dargebotenen Materialien mit ihren zu diesem Zeitpunkt zugehörigen Eigenschaften

geändert hat.

Die Untersuchungsberichte MFG20, MFG26 und MFG27 lassen ─ neben der

Bestimmung der Rauigkeit durch Weißlicht-Interferometrie ─ aufgrund der als einzig

deklarierten Prüfmethode mittels Lichtmikroskopie nicht unmittelbar und eindeutig

die Verwirklichung der Merkmale 3 und 4 belegen. Denn anhand einer

lichtmikroskopischen Aufnahme alleine können – wie der Senat aus eigener

Sachkenntnis beurteilen kann – Materialeigenschaften wie z.B. „elastisch“ oder

„nicht-elastisch“ nicht erkannt oder einfach mitgelesen bzw. aufgrund des

Fachwissens entnommen werden. Der Vermerk „Eine nicht elastische Schicht, laut

Auftraggeber aus Aluminium (2)“ auf S. 11 der MFG 27 ─ die im Übrigen laut IKT-

Beschreibung lediglich eine „Bodenfolie weiß“ (vgl. MFG27 S. 1) und im Gegensatz

zur MFG 20 oder MFG 26 keine „Bodenfolie 6250“ zum Gegenstand hatte ─ kann

die Sach- und Rechtslage ebenfalls nicht ändern, da der Hinweis „laut Auftraggeber“

bereits indiziert, dass die Untersuchungen mit entsprechenden Vorerwartungen

bzw. Vorgaben durchgeführt worden waren, ohne einen echten Nachweis für die

Eigenschaften zu führen. Die in den Prüfberichten angeführten Bilder lassen zwar

verschiedene Schichten erkennen, aber keine weiteren Merkmale, insbesondere

kann anhand der Lichtmikroskopaufnahmen nicht auf die Eigenschaften der

Schichten geschlossen werden, wie dem Ausgleich von Unebenheiten oder das

Vorliegen von Schichten mit den Merkmalen 3 und 4.

3.2.2 Die weitere von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung, der

Beklagte bzw. seine Firma habe eine „patentgemäßen Folie“ in der Öffentlichkeit im

Rahmen des Projekts Fußball-Globus in Köln im Jahr 2004 (zur Bewerbung der

Fußball-WM 2006) verklebt, greift ebenfalls nicht durch.

a)

Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass das Bestreiten des Beklagten in

der mündlichen Verhandlung, dass nach Auffassung der Klägerin die in Köln

verklebte Folie der Folie SL6250 entsprochen habe, verspätet sei, kann dem nicht

gefolgt werden. Diese erstmals von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung

aufgestellte Behauptung konnte der Beklagte zulässigerweise bestreiten.

Zwar läge in einem Bestreiten grundsätzlich ein Verteidigungsmittel im Sinne von

§ 83 PatG i.V.m. § 99 PatG, § 282 ZPO (vgl. BGH, Beschluss vom 6. März 2025 –

VII ZR 224/23 –, Rn. 17, juris), welches vorliegend nach dem Ablauf der vom Senat

gesetzten letzten Frist erfolgte und somit verspätet sein könnte. Gleichwohl ist dies

nicht der Fall, weil die Klägerin schriftsätzlich diese konkrete Behauptung nicht

aufgestellt hat. Vielmehr hat sie ausgeführt, dass die Frage, ob die beim Projekt

Fußball-Globus verwendete Folie der Folie SL6250 entsprach, dahingestellt bleiben

könne. Ferner führte sie aus, dass es sich bei dem Material für das Projekt Fußball-

Globus um eine Folie von 3M gehandelt habe. Dass es sich hierbei um die Folie

SL6250 von 3M gehandelt hat, ergibt sich aus diesem Vortrag nicht, so dass

offenblieb, welche Folie mit welchen technischen Eigenschaften verwendet worden

ist.

Hieraus folgt, dass der Beklagte den neuen Sachvortrag der Klägerin, dass es sich

bei der beim Projekt Fußball-Globus verwendet Folie um die SL6250 gehandelt hat,

zulässigerweise bestreiten konnte.

b)

Allein der Hinweis der Klägerin, dass die „patentierte Asphaltfolie“ vertrieben

bzw. verklebt worden sein soll, führt zu keiner anderen Beurteilung der Sach- und

Rechtslage. Auch wenn der Vortrag zutreffend sein sollte, dass die

im

Verletzungsverfahren verwendeten Folien der hiesigen Klägerin (und dortigen

Beklagten) der patentgemäßen Lehre bzw. den Produkten des Beklagten

entsprechen sollten, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass „die patentgemäße

Lehre“ für das Kunstprojekt in Köln zum Einsatz gekommen wäre.

c)

Soweit der Vortrag der Klägerin soweit verengt werden könnte, dass der

Beklagte bzw. seine Firma zum fraglichen Zeitpunkt im outdoor-Bereich lediglich die

Folie SL6250 verkauft bzw. verwendet hätte und somit auch bei diesem Projekt die

Folie SL6250 zum Einsatz gekommen wäre, kann gleichwohl nicht von einer

offenkundigen Vorbenutzung ausgegangen werden. Denn insoweit kommen die

zuvor stehenden Ausführungen in Bezug auf die Folie SL6250 zum Tragen, vgl.

Kap. B II 3.2.1, in dem dargelegt wird, dass die Folie SL6250 die technische Lehre

des Streitpatents nicht unmittelbar und eindeutig vorweggenommen hat.

d)

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen war eine

Beweisaufnahme aus Rechtsgründen nicht geboten.

3.2.3 Im Ergebnis gilt nichts Anderes für die von der Klägerin vorgetragenen

offenkundige Vorbenutzung im Rahmen des Projekts der Tankstelle „Shell“ in

Hamburg. Für diese offenkundige Vorbenutzung gilt ebenfalls, dass den

Untersuchungsberichten zu der Folie SL6250 nicht die technischen Merkmale der

erfindungsgemäßen Lehre entnommen werden können wie unter Abschnitt B. II.3.2

ausgeführt wurde.

3.2.4 Weitere offenkundige Vorbenutzungen bzw. Vorveröffentlichungen hat die

Klägerin nicht hinreichend konkret dargelegt.

a)

Insoweit kann der vorgelegten Broschüre entsprechend der Anlage MFG28,

unabhängig von den tatsächlichen Umständen, die erfindungsgemäße Lehre nicht

unmittelbar und eindeutig entnommen werden.

Der Inhalt der MFG28 betrifft ein Datenblatt (Technische Information) zur

Asphaltfolie der A… GmbH, dem jedoch kein Datum zu entnehmen ist, das

nach den Ausführungen der Klägerin die Bedruckbarkeit zu SL6250 aufzeigen soll.

Allerdings ist der technischen Information nicht zu entnehmen, dass es sich

tatsächlich um SL6250 handelt. Die in MFG28 beschriebene Asphaltfolie soll sich

durch extrem gute Griffigkeit und Rutschfestigkeit auszeichnen (vgl. 1. Seite,

Beschreibung, 2. Abs.). Die Asphaltfolie soll aus den 4 Schichten (Merkmal 1)

1) Folie aus 2 Schichten:

Polyurethan (Merkmal 2)

Weichaluminium (Merkmal 3)

2) Klebstoff (Merkmal 4)

3) Abdeckpapier

4) Druck

bestehen. Auch wenn damit der patentgemäße Schichtaufbau mit den Merkmalen 2

bis 4 erfüllt sein mag, ist Merkmal 2.1 jedenfalls der MFG28 nicht zu entnehmen. Es

ist zwar auf S. 1, letzte Zeile, von einer strukturierten Oberfläche die Rede, aber es

werden keine Rautiefen o.ä. angegeben. Lediglich auf der zweiten Seite wird die

„Rutschfestigkeit“ nach DIN51130/BGR181 genannt, die der Klasse R10

entsprechen soll, womit aber auch kein Hinweis auf die Rautiefe zu entnehmen ist.

Denn die Rutschhemmung und damit die Reibungseigenschaft wird nicht nur durch

die Oberflächenstruktur, sondern auch durch die Materialien des Bodenbelags oder

die Oberflächenbehandlung beeinflusst.

Der MFG28 ist ferner nicht zu entnehmen, dass es sich um ein technisches

Datenblatt der Folien nach MFG26 oder MFG27 handeln soll. Nach MFG26, das ein

Muster aus 2024 betreffen soll, handelt es sich um „Bodenwerbefolien 6250“, wovon

in MFG28 wiederum keine Rede ist. Nach dem relevanten Prüfbericht MFG27 heißt

es nur „Bodenfolie weiß“. Demnach ergibt sich aus den Dokumenten MFG27 und

MFG28 nicht unmittelbar und eindeutig das Vorliegen eines Folienverbundes mit

dem Merkmalen 1 bis 5 und auch kein eindeutiger Zusammenhang zwischen

MFG27 und MFG28.

b)

Nichts Anderes ergibt sich für die Informationen entsprechend der Anlage

MFG48, welche von der „A… GmbH“ veröffentlicht worden ist. Auch diesen

Unterlagen ist kein Hinweis auf Merkmal 2.1 zu entnehmen.

4.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch auf

erfinderischer Tätigkeit.

4.1 Der Inhalt der Druckschrift MFG10 (entspricht der D3 der vorherigen Klage)

betrifft eine nicht siegelbare, matte, trübe, biaxial orientierte Mehrschichtfolie

(Merkmal 1), bestehend aus einer Basisschicht und einer einseitig oder beidseitig

darauf angeordneten Deckschicht/en (vgl. MFG10, S.2 Z.3-4). Die Basisschicht

besteht im Wesentlichen aus einem Polypropylenpolymer, die Deckschichten im

Wesentlichen aus einem Blend aus High Density Polyethylen (HDPE) und

Polypropylen. Beidseitig angeordnete Deckschichten können gleich oder

verschieden sein. Mindestens eine Oberfläche der Mehrschichtfolie soll matt und

trübe sein (vgl. MFG10, S. 2 Z. 5-7).

Nach MFG10 soll insbesondere eine Mehrschichtfolie zur Verfügung gestellt

werden, die durch eine hohe Trübung und einen minimalen Glanz mindestens einer

Oberfläche ausgezeichnet ist. Zusätzlich soll die Folie mindestens eine Deckschicht

mit einer rauen Oberfläche aufweisen (vgl. MFG10, S. 2 Z. 23-25). Je nach ihrem

Verwendungszweck soll die Folie gegebenenfalls zusätzlich eine bedruckbare

Oberfläche und/oder eine hohe, über lange Lagerzeiten hinweg beständige

Oberflächenspannung und/oder eine geringe Reibung und damit gute

Laufeigenschaften auf schnelllaufenden Verpackungsmaschinen besitzen (vgl.

MFG10, S. 2 Z. 26-28).

Nach S. 6 Z. 35-44 der MFG10 wurden die coronabehandelten Folien 14 Tage bzw.

6 Monate nach ihrer Produktion (Kurzzeit- und Langzeit-Beurteilung) bedruckt

(Merkmal 5), wobei die erfindungsgemäßen Polyolefinfolien die erforderliche hohe

Folientrübung und den niedrigen Oberflächenglanz bei gleichzeitig rauer Oberfläche

aufwiesen. Die Folie eigne sich auch als Trägerfolie für Klebebänder (vgl. S. 4 Z. 37-

38), womit zumindest indirekt eine Haftvermittlerschicht (Merkmal 4) offenbart ist.

Gemäß S. 4 Z. 42-43 eignet sich die Folie ebenfalls zur Herstellung von Laminaten

mit z.B. Metallen, womit auch Merkmal 3 offenbart sein mag.

Gemäß S. 4 Z. 14-18 der MFG10 zeichnet sich die Mehrschichtfolie (Merkmal 1 und

2) insbesondere durch einen minimalen Glanz und eine maximale Trübung in

Kombination mit einer rauen Oberfläche aus, wobei die Rauigkeit bei über 1,0 µm

liegt. Dabei lässt die MFG10 offen, um welche Art von Rauigkeit es sich handeln

soll, welche Bestimmungsmethode dahinter steht und ob es sich ggf. um den

Mittenrauwert Ra handeln könnte. Es wird auf S. 6 Z. 24 zwar auf die DIN 4768 zur

Bestimmung der Rauigkeit verwiesen, gleichwohl unterscheidet aber auch diese

zwischen den Ermittlungen der Rauheitskenngrößen Ra, Rz oder Rmax, so dass es

in MFG10 offen bleibt, welche Rauheitskenngröße den Angaben zu Grunde liegen

soll. Eine Rauigkeit von > 1µm kann daher nicht mit einer streitpatentgemäßen

Forderung für die Rautiefe von >= 10 µm gleichgesetzt werden, insbesondere da

die Rauigkeit gemäß der Tabelle auf S. 7 der MFG10 einen Höchstwert von 4,4 µm

aufweist. Damit ist, wie zur Auslegung in Kap. B I. 4.4 dargelegt, die zur

Verwirklichung von Merkmal 2.1 erforderliche Differenz von mindestens 10 µm

zwischen den höchsten und den niedrigsten Bereichen zumindest über einen

erheblichen Teil der Folienoberfläche hinweg nicht offenbart.

Mit der gleichen Begründung wie zur MFG12 ist damit auch in der Druckschrift

MFG10 die Rautiefe nach Merkmal 2.1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

4.2 Eine Kombination der MFG10 mit der MFG8 oder der MFG9 hat dem

Fachmann nicht nahegelegen, sodass diese Druckschriften die erfinderische

Tätigkeit nicht in Frage zu stellen vermögen. Denn nachdem es in MFG10 um

Mehrschichtfolien mit einer hohen Trübung und minimalem Glanz geht, in den

Druckschriften MFG8 und MFG9 dagegen um Abriebfestigkeit bzw. Griffigkeit,

handelt es sich um verschiedene Lehren, die der Fachmann nicht ohne

entsprechenden konkreten Anlass kombiniert hätte. Dieser Anlass ist vorliegend

nicht gegeben.

4.3 Nachdem in MFG8 und MFG9 Merkmal 5 nicht offenbart ist, es in MFG8 und

MFG9 vielmehr darauf ankommt, dass die Farbschicht durch eine darüberliegende

Schicht geschützt ist, sich die Farbe somit nicht auf der rauen Oberfläche des

Folienverbundes befindet, bestand für den Fachmann keine Veranlassung, von

dieser Lehre abzuweichen und eine Farbstoffsublimation gemäß der MFG12

durchzuführen. Demnach hätte der Fachmann die MFG8 oder MFG9 auch nicht mit

der MFG12 kombiniert.

4.4 Eine Kombination der MFG8 oder der MFG9 jeweils mit dem Fachwissen lag

dem Fachmann ebenfalls nicht nahe, da keine der beiden Druckschriften eine

Veranlassung oder einen Hinweis bietet, die Farbschicht auf der rauen

Oberflächenschicht anzuordnen.

4.5 Auch die Betrachtung der MFG12 als Ausgangspunkt kann die Einschätzung

des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit nicht ändern. Wie bereits in Kap.

B. II. 3.1.3 ausgeführt, ist in MFG12 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass

die nicht-elastische Schicht, also das Grundblech 1, an die Untergrundform

anpassbar ist. Die MFG12 betrifft dekorative Beläge, beispielsweise für Aufzüge

oder Fußbodenbeläge (vgl. NB32 Absatz [0001]), womit der Fachmann in erster

Linie Materialien verbindet, die nicht verformbar sind bzw. sich nicht an eine

Untergrundform anpassen. Allein aus diesem Grund lag es dem Fachmann nicht

nahe, die MFG12, deren nichtelastische Schicht eine Stahlplatte

ist, als

Ausgangspunkt heranzuziehen, um streitpatentgemäße Werbematerialien

bereitzustellen. Darüber hinaus gibt die MFG12 keinerlei Hinweis auf ein Haftmittel

oder einen Hinweis darauf, ob das Trägerelement verklebt oder verschraubt werden

soll. Der Fachmann würde zumindest auch einen Hinweis erwarten, wie das

Haftmittel für die Bodenbeläge überhaupt ausgestaltet sein könnte. Daher hatte der

Fachmann auch keine Veranlassung, ein Trägerelement nach MFG12 mit einer

Haftvermittlerschicht gemäß Merkmal 4, auf die ggf. eine Schutzfolie vor dem

Gebrauch angebracht ist, auszustatten.

4.6 Das Prioritätsdokument MFG2a, das aufgrund der nicht wirksam in Anspruch

genommenen Priorität als Stand der Technik anzusehen ist, konnte den Fachmann

ebenfalls nicht zum streitpatentgemäßen Gegenstand führen. Denn, wie bereits in

Kap. B. II 1. dargelegt, beschäftigt sich die Druckschrift MFG2a ausschließlich mit

einem Werbematerial, das ein abriebbeständiges Werbemotiv auf einem

Trägermaterial aufweist und kostengünstig hergestellt werden soll (vgl. MFG2a

Absätze [0001] u. [0003]). Die Abriebfestigkeit wird nach MFG2a dadurch

verbessert, dass die zur Erzeugung des Werbemotivs eingesetzte Farbe nicht durch

einfaches Trocknen zum Aushärten gebracht wird, sondern mit Hilfe einer durch

elektromagnetische Wellen initiierten chemischen Reaktion (vgl. MFG2a Absatz

[0005]). Der Fachmann entnimmt MFG2a keinerlei Hinweis darauf, dass die

Oberfläche des Werbematerials auch rutschfest ausgerüstet sein soll. Darüber

hinaus ist eine Rutschfestigkeit nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Rauigkeit

verbunden, denn auch die Auswahl bestimmter Materialien können bereits eine

gewünschte Rutschfestigkeit bewirken. Aus diesem Grund war es dem Fachmann

nicht nahegelegt, die Folienoberfläche des Werbematerials nach MFG2a mit einer

streitpatentgemäßen Rautiefe zu versehen.

4.7 Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, sodass auch diese die

erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht Frage zu

stellen vermögen. Eine mögliche Kombination dieser zum Aufzeigen fehlender

erfinderischer Tätigkeit wurde von der Klägerin auch nicht vorgetragen.

5.

Mit dem Patentanspruch 1

sind auch die nebengeordneten

Verwendungsansprüche patentfähig, da sie sich neben der bestimmten

Verwendung durch die gleichen technischen Merkmale wie der Patentanspruch 1

auszeichnen.

Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 22 sind auf Patentanspruch 1 rückbezogen

und werden von dessen Rechtsbeständigkeit mitgetragen.

C.

I.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91

Abs. 1 ZPO.

II.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 ZPO.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer

in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße

45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten

Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pekarek

Brunn

Dr. v. Hartz

Dr. Philipps

Dr. Deibele

Bundespatentgericht

7 Ni 5/25 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

7. August 2025

Spanier

Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle