Rechtsprechung / BPatG / 2025
BPatG Urteil vom 18.11.2025 – 7 Ni 4/24 (EP)
7. Senat · ECLI:DE:BPatG:2025:181125U7Ni4.24EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
7 Ni 4/24 (EP)
(Aktenzeichen)
…
In der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BPatG:2025:181125U7Ni4.24EP.0
betreffend das europäische Patent 0 930 131
(DE 698 33 944)
hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 18. November 2025 durch die Vorsitzende
Richterin Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dipl.-Ing. Wiegele, Dr. von
Hartz und Dipl.-Chem. Dr. Deibele
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent 0 930 131 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Patentansprüche 14 bis 18 für nichtig erklärt.
II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags
vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Klägerin macht die teilweise Nichtigerklärung des ursprünglich auch mit Wirkung
für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 930 131
(Streitpatent) geltend. Es ist mit Ablauf des 30. Juli 2018 erloschen.
Der Beklagte war eingetragener Inhaber des in englischer Verfahrenssprache
erteilten Streitpatents, das am 30. Juli 1998 angemeldet worden ist und die Priorität
der koreanischen Schrift KR 3600214 vom 30. Juli 1997 in Anspruch genommen
hat. Die Erteilung ist am 22. März 2006 veröffentlicht worden. Das Streitpatent trug
die Bezeichnung „METHOD OF MANUFACTURING POROUS ELECTRODE WIRE
FOR ELECTRIC DISCHARGE MACHINING AND STRUCTURE OF THE
ELECTRODE WIRE“ („VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PORÖSEM
ELEKTRODENDRAHT FÜR FUNKENEROSIONSMASCHINEN UND AUFBAU
DES ELEKTRODENDRAHTS)“ und wird gegenwärtig beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer 698 33 944.4 geführt. Die Klägerin wird wegen einer
behaupteten Patentverletzung während der Laufzeit des Streitpatents zivilrechtlich
in Anspruch genommen.
Das Streitpatent umfasste in der erteilten Fassung 18 Patentansprüche, von denen
die Patentansprüche 14 bis 18 angegriffen werden. Patentanspruch 14 und die
unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 15 bis 18 bezogen sich
auf einen Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbehandlung.
Der erteilte Patentanspruch 14 lautet in der Verfahrenssprache – entsprechend der
veröffentlichten Schrift - wie folgt:
In deutscher Übersetzung lautet dieser Patentanspruch entsprechend:
Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen Unteransprüche 15 bis 18 wird auf
die Streitpatentschrift EP 0 930 131 B1 Bezug genommen.
Der Beklagte verteidigt schriftsätzlich das Streitpatent in seiner erteilten Fassung
sowie mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Mai 2024
sowie mit den Hilfsanträgen 4 und 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. September
2025.
Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
In Hilfsantrag 2 werden die Patentansprüche 14 bis 18 gestrichen und
Patentanspruch 1 wie folgt verändert:
Die Patentansprüche 2 bis 13 sind ebenfalls als Verfahrensansprüche aufgeführt.
Nach Hilfsantrag 3 lautet Patentanspruch 14, auf den in den Patentansprüchen 15
bis 18 unmittelbar oder mittelbar Bezug genommen wird, wie folgt:
Der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 4 lautet gemäß eingereichter Anlage unter
Aufführung der Patentansprüche 1 bis 13 wie folgt:
Zu Hilfsantrag 4 führt der Beklagte schriftsätzlich aus, dass die Ansprüche 1 bis 15
des 4. Hilfsantrages identisch mit den Ansprüchen 1 bis 18 des 3. Hilfsantrages
seien, wobei folgende Änderungen durchgeführt worden seien: zusätzlich sei das
zweite Metall näher definiert worden (gestützt durch Beschreibungsseiten 6 und 7,
sowie durch die erteilten Ansprüche 17 und 18); die Ansprüche 17 und 18 seien
gestrichen worden.
Nach Hilfsantrag 5 hat Patentanspruch 14 folgende Fassung:
Die Klägerin macht mit
ihrer Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsgründe der
unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6
Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und c), Art. 54, 56
EPÜ).
Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr
eingereichte Druckschriften und Dokumente:
A1
A1a
A1b
A5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
Streitpatentschrift
deutsche Übersetzung
Offenlegungsschrift A1
WO 1999/006183 (eingereicht am 17.10.2025)
EP 0 733 431 A1
Nacharbeitungsbericht vom 17.10.2016
Untersuchungsbericht der MS95 Probenserie E
Untersuchungsbericht der MS95 Probenserie E Nachmessungen
Auszug www.materialmagazin „Kupfer-Zink-Legierungen“
Auszug Deutsches Kupferinstitut „Kupfer-Zink-Legierungen“
D7
D8
D9
D10
D11
Erklärung N… zu den Anlagen D2 bis D4
DD 239761 B5
„Fundamentals of the past, the present and the future of wire
technology for EDM applications“, by D.S. Tomalin, Juli/August 1998
Schliffbilder der Drahtproben A2a, A2b, E1 und E4 aus Bericht D2
interne Unterlage der B… GmbH
vom 11.02.2014
zur
Nachstellung der Beispiele aus der EP 0 733 431 A1
D12
interne Excel-Tabelle der B… GmbH vom 04.02.2013 zur
Probenbezeichnung bei den Nacharbeitungen
D13
DPMA Registerauszug zu EP 1 009 574 (DE 698 13 840.6)
Die Klägerin trägt vor, dass die technische Lehre des Streitpatents gegenüber der
impliziten Offenbarung der D1 (EP 0 733 431 A1) nicht neu sei. Dem Fachmann
seien durch die Beschreibung des dortigen Verfahrens Kenntnisse zugänglich
gemacht worden, die bei der Nacharbeitung zwangsläufig offenbart seien.
Sie behauptet, sie habe einen Erodierdraht entsprechend dem ersten
Ausführungsbeispiel der technischen Lehre der D1 nachgearbeitet, deren Lehre
prioritär sei. Die Einzelheiten der Nacharbeitung aus dem Jahr 2013 seien in einem
internen Bericht vom 17.10.2016 durch Herrn B1…, dem Erfinder der technischen
Lehre der D1, und Herrn N… festgehalten worden (Anlage D2). Der Versuch sei
entsprechend dem Inhalt der Anlage D2 durchgeführt worden. Die Klägerin habe
den nachgearbeiteten Draht – konkret die Probe
„E4“ – durch das
Gemeinschaftslabor für Elektromikroskopie (GFE) der RWTH im Jahr 2014
untersuchen lassen. Wegen des ersten Berichts „Untersuchung der MS95
Probenserie E“ wird auf die Anlage D3 Bezug genommen. Die Anlage D4 betrifft
eine Nachmessung der Probe E4 durch das gleiche Institut. Die zeitlichen
Unterschiede der Versuche seien gerichtlichen Auseinandersetzungen geschuldet.
Ferner sei von einer unzulässigen Erweiterung auszugehen, da – entsprechend
Merkmal 3.3 – eine Legierungsschicht, aufweisend eine größere Härte und eine
geringere Dehnung als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht, über den
Offenbarungsgehalt der Anmeldung hinausgehe.
Die Gegenstände von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 und 3 seien
unzulässig erweitert, nicht ausführbar, da keine Lehre offenbart sei, wie das
kumulative Erfordernis erfüllt werden könne, sowie nicht patentfähig. Hilfsantrag 2
sei unzulässig, weil dieser unklar formuliert sei, da er den nicht angegriffenen
Patentanspruch 1 in das Verfahren einbeziehe und der Patentanspruch 1 nunmehr
als ein Erzeugnisanspruch (product-by-process-Anspruch) formuliert sei. Der
Gegenstand von Hilfsantrag 3 sei nicht patentfähig, weil die nunmehr beanspruchte
bestimmte Legierung des Kerndrahts im Stand der Technik bekannt gewesen sei,
wie sich auch der D8 und D9 ergebe. Der Gegenstand von Patentanspruch 14
gemäß Hilfsantrag 4 sei nicht ausführbar. Gleiches gelte für den Gegenstand des
Anspruchs 14 von Hilfsantrag 5. Zudem sei die technische Lehre nicht neu und nicht
erfinderisch.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patents 0 930 131 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 14 bis 18 für
nichtig zu erklären.
Für den Beklagten ist in der mündlichen Verhandlung niemand erschienen. Es ist
aufgrund des bisherigen schriftsätzlichen Vortrags des Beklagten sinngemäß davon
auszugehen, dass er Klageabweisung beantragt sowie das Streitpatent hilfsweise
mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Mai 2024 sowie
mit den Hilfsanträgen 4 und 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. September 2025,
jeweils als geschlossenen Anspruchssatz in nummerischer Reihenfolge verteidigen
will.
Der Beklagte bezieht sich zur Stützung seines Vorbringens u.a. auf folgende von
ihm eingereichte Druckschriften und Dokumente:
MHP4
EDX-Linienprofil (20kV) aus S. 34 der D3 der Klägerin mit ergänzter
MHP5
MHP 8
ß-Phase 4 µm
Cu/Zn Phasendiagramm
Protokoll der Verhandlung am BPatG im Parallelverfahren 7Ni 3/24
Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält
das Streitpatent in der verteidigten Fassung bzw. in den Fassungen der Hilfsanträge
für rechtsbeständig bzw. patentfähig.
Er bestreitet, dass der gemäß dem Beispiel 1 der EP 0 733 431 A1 nachgearbeitete
Erodierdraht, dem Erodierdraht der Ansprüche 1 bis 18 des Streitpatents
entspreche.
Er ist der Auffassung, dass es sich bei der nachgearbeiteten Drahtprobe E4
unmöglich um einen Draht nach EP 0 733 431 A1 handeln könne, da bei dem
nachgearbeiteten Draht ß-Phasen gebildet worden seien. Zudem fehlten sämtliche
Zeitangaben,
Temperaturangaben
und Geschwindigkeiten
zu
den
Versuchsbedingungen. Letztlich habe die Klägerin nicht patentgemäße
Bedingungen gewählt, die dann bei der Drahtprobe E4 zu einer ß-Phase von 4 µm
geführt hätten.
Eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor. Dass die Beschichtungsschicht eine
andere Härte und Dehnung als der Kerndraht aufweise, sei in den Absätzen [0030],
[0032] und [0034] offenbart.
Die technische Lehre des Streitpatents sei zumindest nach einem der Hilfsanträge 1
bis 5 schutzfähig.
Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 29. Juli 2025 einen qualifizierten
gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung
gegeben.
Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit
sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom
18. November 2025 verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents
im Umfang der
Patentansprüche 14 bis 18 ist zulässig und begründet.
A.
Die Entscheidung über die hiesige Nichtigkeitsklage ergeht durch streitiges Urteil.
Dies
gilt
trotz
des Umstandes,
dass
der Beklagte
bzw.
seine
Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen sind.
Nach § 82 PatG kann im Verfahren vor dem Patentgericht wegen des das
Patentnichtigkeitsverfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes bei
Nichterscheinen einer ordnungsgemäß geladenen Partei auch ohne sie verhandelt
und gegebenenfalls durch streitiges Urteil entschieden werden (vgl. BGH, Urteil vom
24. Mai 2005 – X ZR 207/01 –, Rn. 29, juris; Urteil vom 18. November 2003 – X ZR
128/03 –, juris). Im Falle der Säumnis einer ordnungsgemäß geladenen Partei ist
deshalb im Patentnichtigkeitsverfahren nicht durch Versäumnisurteil, sondern durch
streitiges Urteil zu entscheiden (vgl. BGH GRUR 1994, 360 - Schutzüberzug für
Klosettbrillen; GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerät). So liegt der Fall hier.
B.
Die Klage ist trotz Ablaufs der Schutzdauer des Streitpatents zulässig. Ein
Rechtsschutzbedürfnis auf Seiten der Klägerin liegt vor.
1.
Das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht
erteilten, nicht schutzfähigen Patents rechtfertigt die Nichtigkeitsklage nur solange,
als das Recht noch wirksam und in Kraft ist. Ist es hingegen entfallen, kann es
allenfalls noch Rechte Einzelner betreffen. Ab diesem Zeitpunkt kann ein Angriff auf
das Schutzrecht nicht mehr mit Allgemeininteressen gerechtfertigt werden, vielmehr
muss ein Rechtsschutzbedürfnis dargelegt werden. Dies gilt sowohl dann, wenn das
Streitpatent bereits bei Klageerhebung nicht mehr in Kraft steht, als auch in dem
Fall, dass das Streitpatent während des Rechtsstreits erlischt (BGH GRUR 1965,
231, 233 – Zierfalten).
Ein Rechtsschutzbedürfnis liegt vor, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat,
er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen
zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in
solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme
ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH GRUR 2020, 1074 Rn. 25 ff. –
Signalübertragungssystem; Urteil vom 20. Juni 2023 – X ZR 31/21 –, Rn. 16, juris -
Leistungsüberwachungsgerät). Kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage gegen
ein erloschenes Patent besteht hingegen, wenn der Patentinhaber auf alle
Ansprüche aus dem Patent verzichtet hat (BGH GRUR 2025, 55 Rn. 10 –
Testosteronester).
Maßgeblich für das Vorliegen des Rechtsschutzbedürfnisses ist der Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung
(BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 –
Duschabtrennung; GRUR 2022, 1628 Rn. 15 - Stammzellengewinnung).
2.
Unter Anwendung dieser Grundsätze ist von einem Rechtsschutzbedürfnis
der Klägerin auszugehen. Die Besorgnis, dass der Beklagte bzw. befugte Dritte die
Klägerin wegen Verletzung des Streitpatents in der Vergangenheit in Anspruch
nehmen könnte, besteht. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass ein
Dritter ihr gegenüber Rechte aus dem Streitpatent für Patentverletzung während der
Laufzeit des Patents geltend macht. Der Beklagte hat auch nicht vorgetragen, dass
er darauf verzichtet hat, diese möglichen Ansprüche geltend zu machen.
C.
Die Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents hat auch in der Sache
Erfolg. Denn das Streitpatent erweist sich, soweit angegriffen, in der erteilten
Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 1 – 5 als nicht patentfähig, mithin
als nicht rechtsbeständig.
I.
1.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten
Elektrodendrahtes und einen beschichteten Elektrodendraht zur Verwendung bei
einer Funkenerosionsbearbeitung, insbesondere einen porösen Elektrodendraht mit
einer verbesserten Bearbeitungsgeschwindigkeit und das Verfahren zu dessen
Herstellung.
Bei einer Draht-Funkenerodiermaschine werde ein Elektrodendraht durch ein
Startloch eines Werkstücks hindurch eingesetzt, der kontinuierlich durch das Loch
hindurch zugeführt werde. Zwischen dem Draht und der Innenseite des Lochs
werde eine Hochfrequenzspannung angelegt, um zwischen diesen eine
Lichtbogenentladung auszulösen. Anschließend könne eine Bearbeitung des
Werkstücks in einer gewünschten Form erreicht werden, indem das Werkstück
während
der
Lichtbogenentladung
geschmolzen
werde
und
die
Bearbeitungspartikel unter Verwendung einer Bearbeitungsflüssigkeit und einer
sofortigen Verdampfungsleistung zwischen dem Draht und dem Werkstück entfernt
würden. Die Bearbeitungsflüssigkeit aus entionisiertem Wasser diene auch dazu,
um die Bearbeitungswärme abzuleiten. Die Bearbeitungseffizienz, insbesondere die
Bearbeitungsgeschwindigkeit, hänge maßgeblich von Bearbeitungsparametern ab,
wie beispielsweise der Zuführungsgeschwindigkeit der Bearbeitungsflüssigkeit,
dem Bearbeitungsstrom sowie der Form und Frequenz der Bearbeitungsspannung.
Aus dem Stand der Technik sei bekannt, als Erodierdraht einen Kupferdraht
einzusetzen, da Kupfer eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweise und sich
aufgrund seiner hohen Dehnungseigenschaft leicht zu feinen Drähten formen lasse.
Als nachteilig sei dabei aber die geringe mechanische Festigkeit von Kupfer
bekannt. Aus der US 4.287.404 sei ein zinkbeschichteter Draht auf einem Kupfer-
oder Messingkern bekannt, bei dem auf dem Kernmaterial mit relativ hoher
Zugfestigkeit oder hoher elektrischer Leitfähigkeit wie beispielsweise Kupfer,
Messing ein Beschichtungsmaterial mit relativ niedriger Verdampfungstemperatur
wie z.B. Zink, oder deren Legierung galvanisiert werde, um einen beschichteten
Draht auszubilden.
Zur Verbesserung der Leistung eines beschichteten Drahtes sei aus dem Stand der
Technik weiterhin bekannt, auf einem metallischen Kern bestehend aus Kupfer oder
Messing eine Schicht aus Zink oder einer Kupfer-Zink-Legierung aufzubringen und
durch anschließende Wärmebehandlung eine Mischlegierungsschicht zwischen
dem Kernmaterial und dem Beschichtungsmaterial auszubilden.
Durch die Beschichtung des Kerns mit einem Material wie Zink werde die
Verbesserung der Bearbeitungsgeschwindigkeit des beschichteten Drahtes
erreicht, da Zink eine Schmelztemperatur und eine Verdampfungstemperatur
aufweise, die niedriger als die des Kernmaterials sei. Eine weitere Verbesserung
werde durch Wärmebehandlung der Zinkschicht auf dem Kern erreicht, um durch
Diffusionsreaktion zwischen dem Kern und der Beschichtung eine Kupfer-Zink-
Legierungsschicht auszubilden.
Nach Angabe der Streitpatentschrift liege die Aufgabe des Streitpatents darin, einen
beschichteten Draht
für
Funkenerosionsbearbeitung mit
verbesserter
Bearbeitungsgeschwindigkeit durch Vergrößerung des mit Kühlflüssigkeit in Kontakt
stehenden Oberflächenbereichs des Drahtes bereitzustellen, um so die
Kühlfähigkeit des Drahtes zu erhöhen. Weiterhin solle der Draht eine verbesserte
Bearbeitungsgeschwindigkeit und eine verbesserte Spülbarkeit aufweisen, indem
der Kontakt der Kühlflüssigkeit nicht nur mit der Oberfläche des Drahtes, sondern
auch mit dem inneren Teil des Drahtes ermöglicht werde. Darüber hinaus solle auch
ein Verfahren zur Herstellung eines porös beschichteten Drahtes mit vergrößertem
Oberflächenbereich bereitgestellt werden.
2.
Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann
ist ein Absolvent einer
Fachhochschule oder mit vergleichbarem Abschluss der Fachrichtung
Maschinenbau, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik oder dgl. anzusehen, der über
mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der funkenerosiven Schneidtechnik von
elektrisch leitenden Werkstoffen verfügt. Von ihm können Fachwissen über die
gezielte, bereichsweise Einstellung der stofflichen Zusammensetzung des
Elektrodenmaterials
für die
jeweilig gesetzten Anforderungen an das
Eigenschaftsprofil unter den verschleißintensiven Schneidbedingungen und
Kenntnisse über die Auswahl der geeigneten Drahtelektrode je nach Anforderungen
des zu bearbeitenden Materials erwartet werden.
3.
Der erteilte Patentanspruch 14 der
im Streitpatent wiedergegebenen
deutschen Übersetzung lässt sich folgendermaßen gliedern:
M0
Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbearbeitung,
aufweisend:
M1
einen Kerndraht, gebildet von einem ersten Metall, das Kupfer aufweist
M2.1 eine Beschichtungsschicht, (befindlich) auf der Legierungsschicht,
M2.2 gebildet von einem zweiten Metall, das eine Verdampfungstemperatur
aufweist, die geringer ist als die des ersten Metalls,
M3.1 eine Legierungsschicht, ausgebildet auf dem Kerndraht,
M3.2 ausgebildet durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten und dem
zweiten Metall,
M3.3 aufweisend eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der
Kerndraht oder die Beschichtungsschicht,
M4.1 die Legierungsschicht und die Beschichtungsschicht weisen Risse auf,
M4.2 die Risse weisen in eine Richtung senkrecht zur Längsrichtung des
Elektrodendrahtes,
M4.3 die
resultierende
Legierungsschicht
und
die
resultierende
Beschichtungsschicht sind mit einer schwammähnlichen Struktur porös.
4.
Der Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des
Patentanspruchs 14 von Folgendem aus:
4.1 Der Patentanspruch
ist
auf
einen Elektrodendraht
für
Funkenerosionsbearbeitung gerichtet (Merkmal M0).
4.2 Nach Merkmal M1 weist der Elektrodendraht einen aus einem ersten Metall
bestehenden Kerndraht auf, wobei das erste Metall Kupfer aufweist.
Dementsprechend kann das erste Metall auch aus einer Kupferlegierung wie
Messing bestehen (Absatz [0019]).
4.3 Nach der Merkmalsgruppe 2 weist der Elektrodendraht eine äußere
Beschichtungsschicht auf einer Legierungsschicht auf, die von einem zweiten Metall
gebildet wird, das eine Verdampfungstemperatur aufweist, die geringer ist als die
des ersten Metalls. Entsprechend Absatz [0019] kann das zweite Material Zink,
Aluminium oder Zinn aufweisen. Aber auch hier sind Legierungen der betreffenden
Metalle miteingeschlossen
(vgl. Absatz
[0032]), so dass auch die
Beschichtungsschicht aus einer Zink-Kupfer-Legierung wie Messing bestehen
kann.
4.4 Nach
der Merkmalsgruppe 3 weist
der Elektrodendraht eine
Legierungsschicht auf, die sich durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten
und dem zweiten Metall auf dem Kerndraht ausgebildet hat, wobei die
Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der
Kerndraht oder die Beschichtungsschicht aufweisen soll. Das Merkmal lässt offen,
wie bzw. wodurch die Diffusionsreaktion erfolgt ist.
Für den Begriff „Dehnung“ wird in der ursprünglichen englischsprachigen
Offenbarung der Begriff „elongation“ verwendet. „Elongation“ kann im technischen
Sinne sowohl als „Dehnung“ als auch als „Bruchdehnung“ übersetzt werden. Für
den Fachmann gibt die Dehnbarkeit an, wie weit ein Werkstoff verlängert werden
kann, ohne dass er bricht oder reißt (in %). Die Bruchdehnung kennzeichnet
hingegen die bleibende Verlängerung nach dem Bruch, bezogen auf die
Anfangsmesslänge. Demensprechend ist im Kontext des Streitpatents, ein
bewusstes Brechen der Legierungsschicht
(und der darauf befindlichen
Beschichtungsschicht) zu erreichen, der Verlauf von Dehnung und Bruchdehnung
hier gleichzusetzen.
Unter der Härte eines Metalls versteht der Fachmann den mechanischen
Widerstand, den ein Werkstoff der mechanischen Eindringung eines anderen
Körpers entgegensetzt. Die Härte eines Körpers wird üblicherweise durch die
Eindringtiefe eines Prüfkörpers in einen Probenkörper unter einer definierten
Belastung bestimmt (Brinell- bzw. Vickershärte).
4.5
Nach der Merkmalsgruppe 4 weisen sowohl die Legierungsschicht als
auch die Beschichtungsschicht Risse auf, die in eine Richtung senkrecht zur
Längsrichtung des Elektrodendrahtes weisen, wodurch die
resultierende
Legierungsschicht und die
resultierende Beschichtungsschicht mit einer
schwammähnlichen Struktur porös sein sollen.
4.5.1 Damit wird die Ausbreitungsrichtung der Risse als senkrecht zur
Längsrichtung des Drahtes beschrieben. Nach Angaben des Streitpatents
entstehen die Risse durch das nochmalige Ziehen des Drahts nach der
Wärmebehandlung und der Wiederabkühlung in der Luftatmosphäre, da die
Legierungsschicht zwischen dem Kern und der Beschichtungsschicht die höchste
Härte und die geringste Dehnung aufweist und
(gemeinsam mit der
Beschichtungsschicht) unter der Zugbelastung reisst (vgl. Absatz [0034]).
4.5.2 Der Beklagte hat diesbezüglich das Protokoll der Verhandlung im
Parallelverfahren 7 Ni 3/24 (EP) (Anlage MHP-8) eingereicht und auf die dortige
Auslegung des Merkmals „im Wesentlichen senkrecht“ durch den Senat bezüglich
der geometrischen Anordnung der Körner zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes
verwiesen. Die Klägerin tritt dem entgegen und ist der Auffassung, dass der
Beklagte
versuche, einen anderen Sachverhalt aus einem anderen
Nichtigkeitsverfahren auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Die Sachverhalte
seien klar unterschiedlich. Die Klägerin hält daher die aus der Sache 7 Ni 3/24 (EP)
auf den vorliegenden Fall übertragene Auslegung des Senats bzw. des Beklagten
für unzutreffend.
Auch wenn das vorliegende Streitpatent und das Streitpatent des Verfahrens 7 Ni
3/24 (EP) auf unterschiedlichen prioritätsbegründenden Anmeldungen beruhen und
nur im aktuellen Verfahren die schwammähnliche poröse Struktur beansprucht wird,
sind die beanspruchten Gegenstände der jeweils angegriffenen Elektrodendrähte
sehr ähnlich. Die
im Parallelverfahren beanspruchten Körner an der
Drahtoberfläche, die ebenfalls in einer Richtung im Wesentlichen senkrecht zu einer
Längsrichtung des Elektrodendrahtes angeordnet sein sollen, werden bei den
Drähten beider Verfahren jeweils durch die im aktuellen Verfahren beanspruchten
Risse voneinander getrennt, wobei dementsprechend in beiden Verfahren jeweils
explizit bzw. implizit die Ausrichtung der Körner und der Risse beansprucht wird.
Daher ist das Merkmal 4.2 „senkrecht zur Längsrichtung“ bezüglich der Anordnung
der Risse nicht anders auszulegen als das Merkmal bezüglich Ausrichtung der
Körner im Parallelverfahren.
4.5.3 Die Klägerin verweist in ihrem Vortrag auf die Figur 4a des Streitpatents und
führt dazu aus, dass von in der Gesamtheit der Risse vorliegenden senkrechten
Orientierung der Risse keine Rede sein könne, da es Risselemente gebe, die
senkrecht erschienen, aber auch viele, die davon abweichen würden. Dies stünde
auch im Einklang mit der Beschreibung des Streitpatents auf Seite 4, Spalte 6,
Absatz [0031], in dem es „approximately perpendicular“ heißt.
Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen. Im Streitpatent ist
durchgehend von „senkrecht“ („perpendicular“ Anspruch 14, Absatz [0034]) bzw.
„annähernd senkrecht“ („approximately perpendicular“ - Absatz [0027], [0029] und
[0031]) die Rede. Einzig die von der Klägerin genannte Figur 4a, die einen porös
beschichteten Draht gemäß der vorliegenden Erfindung zeigen soll, könnte davon
abweichend auch Risse zeigen, die nicht annähernd senkrecht zur Längsrichtung
des Drahtes verlaufen. Allerdings wird auch
in der dazugehörigen
Figurenbeschreibung in Absatz [0029] die Ausrichtung der Risse als „annähernd
senkrecht“ beschrieben, so dass sich für den Fachmann allein aus der Figur 4 kein
anderes Verständnis ergibt. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Darstellung
der Figur 4a einerseits keine besondere Qualität aufweist und andererseits ein Foto
der räumlichen Oberflächenmorphologie eines zylindrischen Drahtes darstellt,
womit die Ausrichtung der Risse auch teilweise räumlich verzerrt ist.
Daher ist die Figur 4a nicht dafür geeignet, die übrige, durchgehende Offenbarung
einer
zumindest annähernd
senkrechten Anordnung der Risse
zur
Drahtlängsrichtung zu entkräften.
4.5.4 Dementsprechend bezieht sich die Formulierung „senkrecht“ auf die
geometrische Anordnung der Risse zu der Längsrichtung des Elektrodendrahtes,
wobei dem Fachmann bewusst ist, dass die Anordnung der Risse in engen Grenzen
von dem geforderten Winkelmaß von 90 Grad abweichen kann, da geringfügige
Toleranzen den komplexen Herstellungsbedingungen geschuldet sind, die für eine
derartige Einstellung der Risse der Oberfläche des Drahtes erforderlich sind. Die
betreffende Formulierung in Merkmal 4.2 impliziert dabei, dass der überwiegende
Teil der Gesamtheit der Risse auf der Drahtoberfläche im Wesentlichen senkrecht
zur Längsachse des Elektrodendrahtes angeordnet sein muss. Selbst wenn in
Einzelbereichen substantielle Abweichungen von der beanspruchten Ausrichtung
vorliegen, lässt die Formulierung in Merkmal 4.2 nur in sehr engen Grenzen geringe
Abweichungen in der beanspruchten Anordnung der Gesamtheit der Risse auf der
Drahtoberfläche zu.
4.5.5 Unter „schwammartig porös“ versteht das Streitpatent einen Draht mit einer
durch die Rissausbildung erheblich vergrößerten Oberfläche, wodurch der Draht
effektiver gekühlt und gespült werden kann (vgl. Absätze [0027] bis [0031]).
II.
Der Gegenstand des Anspruchs 14 des Streitpatents erweist sich in der erteilten
Fassung als nicht rechtsbeständig, denn gegenüber der erteilten Fassung liegt
der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II §
6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c, Art. 123 EPÜ) vor. Der
Gegenstand von Patentanspruch 14 geht über den Inhalt der Anmeldung in der
ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil mit dem Merkmal 3.3 die
Legierungsschicht über eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der
Kerndraht oder die Beschichtungsschicht verfügt.
1.
Die Klägerin trägt vor, im Prüfungsverfahren sei das ursprüngliche Merkmal
des Anspruchs 14
„wobei die Legierungsschicht durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten
Metall und dem zweiten Metall ausgebildet ist und unter anderem die höchste
Dehnung aufweist“
unzulässig geändert worden in
„wobei die Legierungsschicht durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten
Metall und dem zweiten Metall ausgebildet ist und eine größere Härte und eine
geringere Dehnung aufweist als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht“.
Das geänderte Merkmal 3.3 spezifiziere zwei kumulative Eigenschaften der
Legierungsschicht, nämlich die Härte und die Dehnung der Legierungsschicht, in
Relation
zu
zwei Alternativen, nämlich dem Kerndraht oder der
Beschichtungsschicht.
Die
„oder“-Verknüpfung
bedeute,
dass
die
Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweise als die
Beschichtungsschicht und dass der Kerndraht diese Bedingungen nicht erfüllen
müsse, oder andersherum. Die ursprüngliche Anmeldung enthalte jedoch keine
direkte Offenbarung für diese „oder“-Verknüpfung, also die Alternativen; weder in
den Ansprüchen noch in der Beschreibung.
Der Fachmann könne der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung EP 0
930 131 A1 keine Offenbarung für Merkmal 3.3 entnehmen, wonach die
Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweise als der
Kerndraht (gebildet von dem ersten Metall) oder die Beschichtungsschicht (gebildet
von dem zweiten Metall). Stattdessen entnehme der Fachmann der ursprünglichen
Offenbarung, insbesondere dem Absatz [0016], dass die Legierungsschicht eine
größere Härte und eine geringere Dehnung aufweisen müsse als das erste Metall
und das zweite Metall, also als der Kern und die Beschichtungsschicht. Damit stelle
der erteilte Anspruch 14 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung eine
unzulässige Erweiterung dar.
2.
Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Die „oder“-Verknüpfung beinhaltet,
dass die Legierungsschicht jeweils eine größere Härte und eine geringere Dehnung
aufweisen soll als die Beschichtungsschicht oder der Kerndraht. Sie lässt dabei
jeweils die Härte-/Dehnungsverhältnisse gegenüber der
jeweils anderen
Komponente (Kerndraht bzw. der Beschichtungsschicht) offen. Daher umfasst das
Merkmal 3.3 auch die ursprünglich offenbarte Variante, dass die Legierungsschicht
eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweist als der Kerndraht und die
Beschichtungsschicht. Der Gesamtoffenbarung ist aber nirgends die vom erteilten
Patentanspruch 14 durch die „oder“-Verknüpfung mitumfasste mögliche Variante zu
entnehmen, dass die Beschichtungsschicht eine höhere größere Härte und eine
geringere Dehnung aufweisen könnte als der Kerndraht, im Umkehrschluss die
Beschichtungsschicht eine niedrigere Härte und eine größere Dehnung aufweisen
kann als die Legierungsschicht.
Damit geht der Gegenstand des Anspruchs 14 über die ursprüngliche Offenbarung
der Anmeldeschrift hinaus.
3.
Der Beklagte verweist in diesem Zusammenhang nur auf die Absätze
[0030], [0032] und [0034] der Beschreibung der EP 0 930 131 A1, in denen offenbart
werde, dass die Beschichtungsschicht eine höhere Härte und geringere Dehnung
als der Kerndraht aufweisen könne. Dies ändert aber nichts daran, dass der
Gesamtoffenbarung
der
ursprünglichen Unterlagen mit
einer
Zink-
Beschichtungsschicht und einer Legierungsschicht aus Messing nicht zu
entnehmen ist, dass ein Kerndraht eine aufweisend niedrigere Härte und eine
größere Dehnung aufweisen kann als die Legierungsschicht.
4.
Damit sind der erteilte Anspruch 14 und auch die darauf rückbezogenen
Ansprüche 15 bis 18 unzulässig.
III.
Die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 5 sind nicht patentfähig, mithin nicht
rechtsbeständig, weil diese entweder nicht neu sind bzw. nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a, Art. 55, 56 EPÜ) oder die Hilfsanträge unzulässig sind.
1.
Der Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht
patentfähig, da seine Lehre durch den Stand der Technik vorbekannt ist. Er ist durch
die Nacharbeitung des Beispiels 1 der D1 offenbart.
1.1 Grundsätzlich ist der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren den
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend macht, verpflichtet
darzutun, dass im Stand der Technik eine technische Lehre oder technische Lehren
bekannt waren, aus denen sich alle Merkmale der technischen Lehre des
Streitpatents aus einem Dokument ergibt. Er muss ferner diejenigen technischen
und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen der Senat die
angestrebte rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann u.a.
Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen
Weg auch zu gehen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 – X ZR 151/12 –,
BPatGE 54, 301-302, Rn. 49 – Zwangsmischer; Urteil vom 27. August 2013 - X ZR
19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 36 - Tretkurbeleinheit).
Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs schlüssig und erheblich, wenn die Partei Tatsachen vorträgt,
die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend
gemachte Recht als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen. Der
Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu
können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen (BGH NJW-RR 2022,
634 Rn. 10; GRUR 2022, 1302 Rn. 65, juris - Brustimplantat).
1.2 Der nach dem Beispiel 1 der vorveröffentlichten Druckschrift D1 hergestellte
Erodierdraht „E4“ weist nach dem Vortrag der Klägerin und den in Bezug
genommenen Untersuchungsberichten D3/D4 alle Merkmale des Gegenstands des
Patentanspruches 14 auf. Das Bestreiten des Beklagten, der Erodierdraht E4 könne
nicht entsprechend dem Beispiel 1 der Druckschrift D1 nachgearbeitet sein, ist
unsubstantiiert, so dass der Sachvortrag der Klägerin als zugestanden gilt.
1.2.1 Zum
für die Neuheitsprüfung
relevanten Offenbarungsgehalt einer
Entgegenhaltung gehört auch das, was bei der Nacharbeitung des
vorbeschriebenen Verfahrens über dessen Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig
offenbart wird (vgl. BGH Urteil vom 30. Januar 2024 – X ZR 15/22, Rn. 75f, beckonline; Beschluss vom 17. Januar 1980 – X ZB 4/79, GRUR 1980, 283, 285 –
Terephthalsäure; vgl. auch BPatG, Urteil vom 15. Juli 2025 – 3 Ni 12/23 (EP) –, Rn.
86, juris). Diese Voraussetzung ist dagegen nicht erfüllt, wenn sich das angestrebte
Ergebnis bei der Nacharbeitung des bekannten Verfahrens nur zufällig einstellt (vgl.
BGH Urteil vom 30. Januar 2024 – X ZR 15/22, Rn. 76, beck-online). Ersteres ist
hier der Fall.
1.2.2 Nach diesen Grundsätzen ist der Vortrag der Klägerin in Bezug auf die
Nacharbeitung des Beispiels 1 der D1 und Untersuchung des Erodierdrahts „E4“
schlüssig.
Die Klägerin hat vorgetragen, dass sie anlässlich der Vorbereitung von möglichen
Rechtsstreitigkeiten mit Dritten bzgl. eines ähnlich gelagerten Patents (EP 1 009
574) im Rahmen der Rechtsverteidigung das Beispiel 1 der Entgegenhaltung D1
(EP 0 733 431 A1) im Jahr 2013 nachgearbeitet hat.
Insoweit hat sie – die zeitlichen Abläufe erklärend – konkret den Ablauf des
Versuchs beschrieben und an Hand einer eidesstattlichen Versicherung
untermauert. Dass der Bericht über diese Nacharbeitung im Jahr 2013 erst im Jahr
2016 erfolgte, ist der zu diesem Zeitpunkt erfolgten rechtlichen Auseinandersetzung
mit Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen geschuldet.
Die einzelnen Versuchsschritte ergeben sich an Hand der eidesstattlichen
Versicherung (Anlage D7) hinreichend konkret. Bei der Nacharbeitung wurden die
spezifischen Prozessschritte gemäß den Vorgaben des in der D1 (EP 0 733 431)
beschriebenen Beispiels 1 durchgeführt. Insoweit werden die Ausgangs- und
Rahmenbedingungen gemäß Absatz [0008] der D1 aufgeführt sowie weitere
Versuchungsbedingungen wie Spule, Füllgewicht und Durchlaufgeschwindigkeit
dargestellt. Unter Darstellung einer Abbildung einer Glüheinheit mit Drahtverlauf
wird die Drahttemperatur beim Durchlaufen der Glüheinheit grafisch dargestellt.
Zudem erfolgt eine detaillierte Prozessbeschreibung. Eine Probenbeschreibung –
entsprechend Anlage D10 – ergänzt diesen Vortrag.
Die so hergestellte Probe (Erodierdraht) wurde diesem Verfahren zugeordnet und
die Probennummer „E4“ zugewiesen. Mithin war die durch die Nacharbeitung
hergestellte Probe hinreichend identifizierbar.
Unter anderem diese Probe des hergestellten Drahtes, gekennzeichnet als MS95
Probenserie, wurden dem Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie (GFE)
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Analyse
übergeben. Im Rahmen der Analyse ist der generelle Aufbau des Drahtmusters im
Hinblick auf Struktur und Phasenbestand von Drahtkern und Mantelschicht(en)
ermittelt worden.
Die Ergebnisse der Analyse vom GFE sind in zwei Berichten mit Datum vom
20.08.2014 zusammengefasst (Anlage D3 und D4).
Aus diesem Sachvortrag ergibt sich hinreichend, nach welchem Verfahren und unter
welchen Versuchsbedingungen der Erodierdraht „E4“ nachgearbeitet wurde. Die so
hergestellte
Probe
„E4“ wurde
dann
detailliert
untersucht. Die
Untersuchungsberichte verdeutlichen, dass der nach Beispiel 1 der D1 hergestellte
Erodierdraht die Merkmale des Patentanspruchs 14 offenbaren. Weitere
Einzelheiten sind für einen schlüssigen Sachvortrag zunächst nicht erforderlich und
hängen vom Sachvortrag des Beklagten ab.
1.2.3 Das Bestreiten des Beklagten ist nicht rechtserheblich, denn der Beklagte
hätte dem Sachvortrag der Klägerin in der Sache erheblich entgegnen können, wie
er selbst angekündigt hat. Dieser prozessualen Verpflichtung ist er nicht
nachgekommen.
a)
Nach den Regeln der gestuften Darlegungslast hängen die Anforderungen
an die Substantiierungslast des Bestreitenden davon ab, wie substantiiert der
darlegungspflichtige Gegner vorgetragen hat. Liegt ein substantiierter Vortrag der
darlegungspflichtigen Partei vor, kann sich der Gegner nicht auf ein substanzloses
Bestreiten zurückziehen, wenn ihm nach Lage der Dinge ein substantiiertes
Bestreiten möglich und zumutbar ist (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2021 - I ZR
201/20, GRUR 2022, 229 Rn. 38 - Ökotest III; GRUR 2022, 1302 Rn. 85. juris -
Brustimplantat).
b)
Der Beklagte hat den Sachvortrag der Klägerin nicht in rechtserheblicher
Weise bestritten.
aa) Er hat „vollumfänglich“ bestritten, dass der Erodierdraht gemäß Beispiel 1 der
Entgegenhaltung D1 dem Erodierdraht der Ansprüche 1 bis 18 des erteilten Patents
entspricht.
In diesem Zusammenhang hat der Beklagte Zeugen benannt,
eidesstattliche Versicherungen angekündigt und vorgetragen, dass der Beklagte
das Beispiel 1 der D1 „gerade nachstelle“ und die Ergebnisse „schnellstmöglich
nachreichen“ werde.
Weitere Einzelheiten zu dem Versuchsabzug, Ablauf, Untersuchung, der
Übereinstimmung der im Versuch hergestellten Probe E4 mit der untersuchten
Probe E4 hat er nicht im Detail in Frage gestellt. Zudem hat er nicht bestritten, dass
die nach dem Beispiel 1 hergestellte Probe der untersuchten Probe entspricht.
bb) Auch wenn zu konzedieren ist, dass der Beklagte Einzelheiten zum
durchgeführten Versuch aus seiner Sicht nicht bestreiten kann, da diese in der
Sphäre der Klägerin lagen, hätte er jedoch diesbezüglich mehr vortragen können
und müssen.
Er hätte dezidiert zur Nacharbeitung des Beispiels 1 aus der D1 vortragen können,
denn aus dem schriftsätzlichen Vortrag des Beklagten ist zu entnehmen, dass er im
zeitlichen Zusammenhang mit dem Nichtigkeitsverfahren („gerade“) den Versuch
nachgestellt habe und die Untersuchungsberichte „schnellstmöglich“ nachreichen
wolle. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er nicht nur in der Lage ist,
ebenfalls nach dem Beispiel 1 der D1 einen Erodierdraht herzustellen, sondern in
Begriff war, dies zu tun. Gleichwohl hat der Beklagte keine Gründe vorgetragen, aus
denen sich ergeben könnte, dass ihm die Vorlage eines Untersuchungsberichts
unmöglich gewesen sein soll. Auch die angekündigten eidesstattlichen
Versicherungen hat der Beklagte nicht vorgelegt. Sie hätten –
in
verfahrensrechtlicher Hinsicht – unkomplizierter gleichwohl mit einem
aussagekräftigen
Inhalt
eingereicht werden
können. Die
in
der
Widerspruchsbegründung vom 21. Mai 2024 enthaltene Ankündigung hat der
Beklagte ohne Angabe von Gründen nicht in die Tat umgesetzt. Vor diesem
Hintergrund hätte der Beklagte detailliert zum Sachvortrag der Klägerin anhand
eigener Untersuchungen und Ergebnisse Stellungnehmen können und müssen. Ein
einfaches Bestreiten ist insoweit nicht erheblich und nicht ausreichend.
1.3 Soweit der Beklagte vorträgt, die Nacharbeitung des vorveröffentlichten
Verfahrens der D1 könne gar nicht zum Draht E4 entsprechend den Anlagen D2 bis
D4 geführt haben, überzeugt dies nicht.
1.3.1 Er führt aus, aus der D3 würde hervorgehen, dass es sich bei der
Legierungsschicht um eine ß-Phase handeln müsse (mit etwa um die 47% Zink und
53% Kupfer), wobei die Legierungsschicht eine Dicke von etwa 4 µm habe und
verweist als Beleg auf das Cu/Zn-Phasendiagramm (Anlage MHP5), wobei das
Vorhandensein einer ß-Messing-Schicht als Zwischen- bzw. Legierungsschicht
auch schon in der Zusammenfassung der D3 auf Seite 41, Absatz 3 bestätigt wird.
Nach Ausführung des Beklagten würde in der Patentschrift EP 0 733 431 A1 (D1)
in der Spalte 2, Zeilen 18 bis 40, als wesentliches Merkmal dieser Erfindung aus
dem Stand der Technik ausgeführt, dass die ß(Beta)-Phase praktisch unterhalb der
Nachweisgrenze verbliebe:
Die Beta-Phasen verbleiben praktisch unterhalb der Nachweisgrenze und
zeigen sich lediglich als ganz geringe Randsäume, die die sich über die
gesamte Mantelschicht erstreckende Gamma-Phase zum Kernbereich hin
abgrenzen. Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich somit
reine Epsilon- oder Gamma-Phasen auch bei Drahtelektroden zu erzeugen,
die bei herkömmlicher Diffusionsglühung ein Nebeneinander von Alpha-, Beta-
und Gamma-Phasen zeigen würden.
Darüber hinaus fehlten der D1 sämtliche Zeitangaben, wie Verweilzeiten etc.,
Temperaturangaben und Geschwindigkeiten, wie der Kerndraht durch das Zinkbad
geführt worden sei. Hinsichtlich der Nacharbeitung des Ausführungsbeispiels 1
würde von der Nichtigkeitsklägerin lediglich darauf verwiesen, dass das Beispiel
nachgearbeitet worden sei. Die Frage - wie und unter welchen Bedingungen - bliebe
vollständig offen. Daraus
folge nach Ansicht der Beklagten, dass die
Nichtigkeitsklägerin bei der Nacharbeitung nicht patentgemäße Bedingungen
gewählt habe, die damit bei der Drahtprobe E4 zu einer ß-Phase von 4 µm geführt
hätten.
1.3.2 Die Klägerin widerspricht diesem Vorbringen des Beklagten und verweist
zutreffend auf den schon genannten Passus, wonach die Beta-Phasen zwar
praktisch unterhalb der Nachweisgrenze verblieben, aber sich gleichzeitig lediglich
als ganz geringe Randsäume zeigen würden, die die sich über die gesamte
Mantelschicht erstreckende Gamma-Phase zum Kernbereich hin abgrenzten. Wenn
der Anteil an einer β-Phase-Legierungsschicht immer (im Sinne eines wesentlichen
Merkmals) unterhalb der Nachweisgrenze bliebe, wäre es unmöglich gewesen, die
Aussage zu treffen, dass eben diese β-Phase-Legierung als Randsaum den Kern
von der Beschichtungsschicht aus γ-Phase-Messing abgrenzt. Weiterhin verweist
die Klägerin auf die Figur 7 der D1, die den Zustand des Drahts zeigt, in dem die
Epsilon-Mantelschicht weitgehend zerfallen ist und sich Beta-Mischkristalle im
Randbereich zum Kern hin ausgebildet haben.
Diesen Ausführungen der Klägerin tritt der Senat bei und kommt zu der Auffassung,
dass es unter dem von dem Beklagten gerügten Aspekt nicht ausgeschlossen ist,
dass die Nacharbeitung des Verfahrens der D1 zu einem Draht E4 geführt hat.
Darüber hinaus enthält die D1 auch Angaben zu Temperaturverläufen und
Verweilzeiten.
Vor diesem Hintergrund geht der Senat davon aus, dass kein erhebliches Bestreiten
des Beklagten vorliegt und der Sachvortrag der Klägerin insoweit als zugestanden
gilt.
1.4 Entsprechend den Untersuchungsberichten des GFE (D3/D4) weist der
untersuchte Erodierdraht folgende Eigenschaften auf:
1.4.1 Aus der D3/D4 geht nicht explizit hervor, dass der untersuchte Draht ein
Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbearbeitung nach
Merkmal M0 darstellt. Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Eigenschaften
ergibt sich dies für den Fachmann jedoch zwangsläufig.
1.4.2 Der Draht E4 weist einen Kern bestehend aus ca. 93% Kupfer und 7% Zink
entsprechend der Merkmalsgruppe 1 auf (vgl. D3, S.41, 1. Absatz, - M1).
1.4.3 Weiterhin weist der Draht eine Beschichtungsschicht und eine
Legierungsschicht entsprechend Merkmal M2.1 auf (vgl. D3, S.41, 3. Absatz). Die
Zwischen- bzw. Legierungsschicht mit einer Dicke von etwa 2-4 µm besteht aus
Messing mit einem Cu-Gehalt von ca. 53-58% und dementsprechend mit einem
Zinkgehalt von 47-42%, während die ca. 10 µm dicke Mantelschicht ebenfalls aus
Messing mit einem Cu-Gehalt von 37-42% und dementsprechend einem Zink-
Gehalt von etwa 63-58% besteht. Die Beschichtungsschicht wird nach dem
Verfahren der D1 ursprünglich aus reinem Zink gebildet, welches eine geringere
Verdampfungstemperatur aufweist als Kupfer. Dementsprechend weist die
Beschichtungsschicht des Drahts E4 mit dem höheren Zinkgehalt auch eine
geringere Verdampfungstemperatur als das Kernmaterial auf (M2.2).
Die Legierungsschicht wird entsprechend der Offenbarung der D1 auf dem
Kerndraht durch eine Diffusionsreaktion gebildet, die durch einen separaten
Glühvorgang nach dem Beschichten des Drahts im Tauchbad stattfindet (M3.1,
M3.2).
Entsprechend Abschnitt 2.1.5.1 und den Diagrammen aus Bild 11 der D6 weisen
reine Kupfer-Zink-Legierungen bei ca. 30-33% die größte Bruchdehnung auf, wobei
bei einem zunehmenden Zinkgehalt über 33% die Bruchdehnung abnimmt und die
Brinell-Härte zunimmt. In Übereinstimmung mit Merkmal M3.3 weist daher die
Messing-Legierung der Zwischenschicht mit einem Zinkgehalt über 42-47% eine
größere Härte und eine geringere Dehnung auf als das Kernmaterial mit einem
Zinkgehalt von 7% (eine der beiden Bedingungen des Merkmals M3.2).
Gleiches gilt, nur für den Parameter der Dehnung, auch entsprechend der
Darstellung in der Abb. 1 „Gefüge und mechanische Eigenschaften von Kupfer-Zink-
Legierungen“ in der D5.
1.4.4 Nach den Aufnahmen der D3 (S. 3, S. 14) und der D4 weist die
Beschichtungsschicht zweifellos Risse auf, die gemäß der Auslegung in eine
Richtung senkrecht zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes weisen.
Insbesondere aus der Abbildung auf Seite 3 der D3 geht hervor, dass der Draht E4
dem Gegenstand des Streitpatents hinsichtlich der Ausrichtung der Risse deutlich
näherkommt als die Abbildungen der NiK1 (Fig. 4) und der D19 (S.25) hinsichtlich
der Ausrichtung der Körner im Parallelverfahren 7 Ni 3/24 (EP). Daher sieht der
Senat hier im aktuellen Verfahren die Frage der Offenbarung des Merkmals 4.2
durch die D3/D4 als gegeben an.
1.4.5 Dem Untersuchungsbericht D3 ist bzgl. der Risse jedoch nicht unmittelbar
und eindeutig zu entnehmen, ob auch die Legierungsschicht entsprechende Risse
aufweist. Entgegen der Auffassung der Klägerin zeigen die Abbildungen auf den
Seiten 27 bis 29 der D3 keine Risse in der hellgrauen Zwischenschicht, sondern nur
Risse in der Beschichtungsschicht bis an die Zwischenschicht heran bzw. an der
Grenze beider Schichten entlang (vgl. auch Bild auf Seite 38 der D3.). Auch in der
Zusammenfassung der D3 auf Seite 41 wird explizit ausgeführt, dass die Oberfläche
des Drahts sehr zerklüftet sei, es aber an keiner Stelle Material mit einem Zn-Gehalt
<50% bis an das Oberflächenniveau der γ-Partikel der Beschichtungsschicht
komme, selbst 3,5 µm unterhalb dieses Niveaus könnten nur an ca. 2% der
Messpunkte Zn- Gehalte <50% nachgewiesen werden. Da die Zwischen- bzw.
Legierungsschicht des E4-Drahts einen Zink-Gehalt von 42% bis 47% aufweist,
würde diese unter das genannte Kriterium fallen und nirgendwo an das
Oberflächenniveau der Beschichtungsschicht kommen. Dies würde bedeuten, dass
die Beschichtungsschicht nirgends so tief gerissen ist, dass die Legierungsschicht
an die Oberfläche kommt, was ein Reißen der Legierungsschicht ausschließen
dürfte.
Im Untersuchungsbericht D4 zur der Nachmessung des Drahts E4 wird jedoch
ergänzend ausgeführt, dass sich zwischen den γ-Partikeln mehrfach vertieft
liegende Bereiche finden würden, an denen die Zwischenschicht die oberste Schicht
des Drahtsystems darstellt. Die Klägerin verweist hierzu in der Klageschrift (S. 18
ff.) auf die Abbildungen auf den Seiten 47, 48 und 62 der D4, die zweifellos Risse
in der Zwischenschicht zeigen würden.
Diesem Vortrag der Klägerin tritt der Senat bei, so dass der Draht E4 in der D4 Risse
in der Legierungsschicht entsprechend der Merkmale M4.1 und M4.2 zeigt.
1.4.6 Nach Merkmal M4.3 sollen sowohl die resultierende Legierungsschicht als
auch die resultierende Beschichtungsschicht mit einer schwammähnlichen Struktur
porös sein. Unter „schwammartig porös“ versteht das Streitpatent einen Draht mit
einer durch die Rissausbildung erheblich vergrößerten Oberfläche, wodurch der
Draht effektiver gekühlt und gespült werden kann (vgl. Auslegung). Eine derartige
Oberfläche ist sowohl beim untersuchten Draht E4 der D3 als auch der D4 zweifellos
erkennbar.
Damit zeigt der Draht E4 entsprechend den Untersuchungsberichten D3 und D4 zur
Probenserie alle Merkmale des Gegenstands des Anspruches 14 nach
Hilfsantrag 1.
1.5 Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, geht
der Senat davon aus, dass der Beklagte das Streitpatent mit geschlossenen
Anspruchssätzen verteidigt. Jedenfalls hat der Beklagte trotz des Teilangriffs zu
jedem Hilfsantrag geschlossene Anspruchssätze vorgelegt und schriftsätzlich
nicht erklärt, einzelne Patentansprüche isoliert verteidigen zu wollen. Daher
haben die weiter angegriffen abhängigen Patentansprüche des Hilfsantrags 1
insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 14
(vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator).
2.
Die Fassung des Hilfsantrags 2 ist unzulässig. Der Beklagte verteidigt mit
Hilfsantrag 2 nicht mehr die angegriffenen Patentansprüche, sondern kombiniert
diese mit
den
nicht
angegriffenen Patentansprüchen,
insbesondere
Patentanspruch 1.
2.1 Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage
angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht
angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit
nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig (BGH GRUR 2023, 1274, Rn.
150 – Anschlussklemme; GRUR 2023, 1259 Rn. 40 – Schlossgehäuse; GRUR
2017, 604 Rn. 27 – Ankopplungssystem; BPatG, Urteil vom 24. Oktober 2022 – 7
Ni 19/20 (EP) –, Rn. 76, juris).
2.2 Der Beklagte hat indes kein Rechtsschutzinteresse, sich mit Hilfsantrag 2 nur
noch inzident gegen die angegriffenen Patentansprüche 14 – 18 zu verteidigen und
Patentanspruch 1 umzugestalten. Die nicht angegriffenen Patentansprüche 1 bis 13
sind nicht Gegenstand der hiesigen Nichtigkeitsklage und bleiben weiter in der
erteilten Fassung bestehen.
3.
Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht
auf erfinderischer Tätigkeit.
3.1 Der Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 3 enthält gegenüber dem
Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 1 eine Beschränkung des Merkmals 1, wonach
das erste Kupfer aufweisende Metall 63 – 67 Gew.-% Kupfer und 33 – 37 Gew.-%
Zink aufweist.
3.2 Diese Beschränkung ist offenbart (vgl. Absatz [0032] des Streitpatents) und
der Gegenstand auch neu.
3.3 Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 3 ist jedoch nicht
erfinderisch.
Die hier beanspruchte Legierung für das erste Metall wird in der D3/D4 so nicht
offenbart. Allerdings beschreibt schon das Streitpatent Legierungen mit diesem
Bereich von Gewichtsprozenten von Kupfer und Zink als bekannte Materialien für
Erodierdrähte (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 11). Weitere Hinweise auf die
Verwendung dieser Legierungen als Kerndrahtmaterialien für Erodierdrähte
offenbaren auch die D8 und die D9.
Daher fehlt es dem Gegenstand des Hilfsantrags 3 ausgehend von D3/D4 am
Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei seinem Zustandekommen.
3.4
Im Übrigen gilt das unter Ziffer 1.4 und 1.5 Gesagte.
4.
Der Hilfsantrag 4 ist unzulässig, weil er nicht hinreichend bestimmt ist. Es ist
nicht ersichtlich, welche Gegenstände der Beklagte dem Gericht zur Prüfung
vorlegen will. Der Vortrag des Beklagten ist insoweit lückenhaft und widersprüchlich.
Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten war, konnte er den
nach dem qualifizierten Hinweis eingereichten Hilfsantrag 4 nicht erläutern.
4.1 Der Senat hat die Zulässigkeit der Hilfsanträge von Amts wegen vor der
Prüfung der materiellen Nichtigkeitsgründe zu prüfen. Hierzu zählt auch die
hinreichende Bestimmtheit der zum Gegenstand der Prüfung durch den Senat
gemachten Patentansprüche. Zwar darf das Gericht nicht am Wortlaut der geltend
gemachten Anträge haften bleiben, sondern muss das tatsächlich Gewollte
ermitteln, wobei zu dessen Ermittlung das gesamte Vorbringen des Patentinhabers
zu
berücksichtigen
ist
(vgl.
BGH
GRUR
2007,
–
Informationsübermittlungsverfahren II).
4.2 Aber auch vor diesem Hintergrund erweist sich die Fassung des
Hilfsantrags 4 als unzulässig, da der Prüfungsgegenstand des Hilfsantrags 4 nicht
hinreichend bestimmt ist. Es ist nicht ersichtlich, wie mit Patentanspruch 18 zu
verfahren ist und ob Patentanspruch 16 noch Prüfungsgegenstand ist.
4.2.1 Der Beklagte hat schriftsätzlich zu Hilfsantrag 4 ausgeführt, dass die
Ansprüche 1 bis 15 identisch mit den Ansprüchen 1 bis 18 des Hilfsantrags 3 seien.
Nicht hinreichend klar wird,
inwiefern die Patentansprüche 1 bis 18 des
Hilfsantrags 3 „identisch“ mit den Patentansprüchen 1 bis 15 des Hilfsantrags 4
sind. Denn bereits durch die Streichung von Unteransprüchen können die
Gegenstände der beiden Hilfsanträge nicht „identisch“ sein. Mithin ist der
Gegenstand des Hilfsantrag 4 bereits
im Ausgangspunkt nicht
frei von
Widersprüchen.
4.2.2 Zudem ist nicht ersichtlich, welche Vorbestimmung der Beklagte in Bezug auf
Patentanspruch 18 im Hilfsantrag 4 vorgesehen hat. Dieser ist in der Anlage
MHP_6a, die den Anspruchssatz von Hilfsantrag 4 enthält, nicht mehr aufgeführt.
In einer im Patentnichtigkeitsverfahren üblichen Form sind – lediglich – die
Patentansprüche 16 und 17 für den Senat sichtbar durchgestrichen. Üblicherweise
sind solche Ansprüche nicht mehr Gegenstand der Prüfung durch das Gericht. Vor
diesem Hintergrund kann der Senat nicht nachvollziehen, welche Bestimmung der
Beklagte zu Patentanspruch 18 treffen wollte. Ausführungen hierzu fehlen in Bezug
auf das „Weglassen“, denn der Beklagte erläutert den Unterschied zwischen
„weglassen“ und „streichen“ nicht. Eine Auslegung unter Rückgriff auf die Fassung
des Hilfsantrags 3 war dem Senat ebenfalls nicht möglich. In dieser Fassung sind
die Patentansprüche 15 bis 18 aufgeführt, so dass hieraus zu dem
Antragsbegehren des Beklagten keine Erkenntnis gezogen werden kann. Mangels
Erscheinen in der mündlichen Verhandlung war eine Aufklärung seitens des
Beklagten nicht möglich.
4.2.3 Auch der weitere Vortrag des Beklagten kann die Lücke im Sachvortrag nicht
schließen, sondern begründet eine Widersprüchlichkeit
in Bezug auf
Patentanspruch 16. Unabhängig von dem Schicksal des Patentanspruchs 18 trägt
der Beklagte vor, dass im Hilfsantrag 4 die „Ansprüche 17 und 18 gestrichen
wurden“. Gerade dies ergibt sich aus der zu der Gerichtsakte gereichten Anlage
MHP_6a (Änderungsmodus) nicht. Dort sind vielmehr die Patentansprüche 16
und 17 gestrichen. Die Anlage enthält keinen Patentanspruch 18 mehr. Es ist somit
für den Senat nicht ersichtlich, ob der Patentanspruch 16 noch Prüfungsgegenstand
ist. Auch dieser Widerspruch konnte aufgrund des Nichterscheinens des Beklagten
in der mündlichen Verhandlung nicht aufgeklärt werden. Eine Auslegung des
Antrags des Beklagten unter Rückgriff auf die Fassung des Hilfsantrags 3 war nicht
möglich. Dort sind die Patentansprüche 15 bis 18 aufgeführt. Eine weitere
Erkenntnis zum Antragsbegehren des Beklagten ergibt sich für den Senat nicht.
Da es im Patentnichtigkeitsverfahren nicht Aufgabe des Senats ist, das Begehren
des Beklagten über die Grundsätze der Auslegung hinausgehend selbstständig zu
ermitteln und die für ihn günstigste Variante zu Grunde zu legen, ist der Hilfsantrag
insgesamt unzulässig.
5.
Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 5 ist nicht
erfinderisch.
5.1
Im Hilfsantrag 5 wird der Gegenstand des Anspruchs 14 nach Hilfsantrag 4
unter Wegfall der Patentansprüche 15 bis 18 durch das zusätzliche Merkmal M4.4
ergänzt, wonach die Risse
in der Legierungsschicht und
in der
Beschichtungsschicht während des Ziehens des Kerndrahtes in Richtung der
Längsrichtung ausgebildet wurden.
5.2 Das Wissen, durch Ziehen eines Erodierdrahts Risse
in der
Legierungsschicht und in der Beschichtungsschicht zu erzeugen, gehört zweifellos
zum Handwerkszeug des Fachmanns, wie auch die Untersuchungsberichte D3 und
D4 belegen. Daher fehlt es auch dem Gegenstand des Hilfsantrags 5 ausgehend
von D3/D4 an einer erfinderischen Tätigkeit bei seinem Zustandekommen.
5.3
Im Übrigen gilt das unter Ziffer 1.5 Gesagte.
V.
1.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91
Abs. 1 ZPO.
2.
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 709 ZPO.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer
in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße
45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten
Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Pekarek
Brunn
Wiegele
v. Hartz
Deibele