BPatG Beschluss vom 16.12.2025 – 7 Ni 2/25 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

7 Ni 2/25 (EP)

_______________________ (Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

betreffend das europäische Patent EP 3 594 009

(DE 60 2018 015 993)

(hier: Kostengrundentscheidung nach § 91a ZPO und endgültiger Streitwert)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2025

durch die Vorsitzende Richterin Pekarek, den Richter Dr. von Hartz und die Richterin

Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

1.

Das Verfahren wird wieder aufgenommen.

2.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3.

Der Streitwert wird auf 8.250.000,- € festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 27. Juni 2025 das ausgesetzte

Nichtigkeitsverfahren wieder aufgenommen, welches wegen des vor der Lokalkammer

Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts (Az: UPC_CFI: 355/2023) anhängigen

Verletzungsverfahrens und wegen des Verfahrens über die Nichtigkeitswiderklage

zum gleichen Streitpatent ausgesetzt gewesen ist. Nach Abschluss dieses Verfahrens

hat die Klägerin das hiesige Verfahren, welches die Nichtigkeitsklage vom 22. Mai

2024 betrifft, mit der sie die Nichtigerklärung des europäischen Patents EP 3 594 009

B1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend

gemacht hatte, in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich der

Erledigungserklärung angeschlossen. Die Parteien haben wechselseitige

Kostenanträge gestellt und streiten über die Höhe des festzusetzenden Streitwerts.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Die Firma K… mit Sitz in Frankreich machte vorliegend die Nichtigerklärung des

auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents EP 3 594 009 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte, die F…

Corporation mit Sitz in Japan, war die bei Klageerhebung eingetragene Inhaberin des

in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 11. Juli 2018

angemeldet worden ist und die Priorität der japanischen Schrift 2017137249 vom 13.

Juli 2017 beansprucht. Die Patenterteilung ist am 21. April 2021 veröffentlicht worden.

Das Streitpatent

trägt die Bezeichnung „LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE

ORIGINAL PLATE, AND METHOD FOR PRODUCING LITHOGRAPHIC PRINTING

PLATE“ (ORIGINALPLATTE EINER LITHOGRAPHISCHEN DRUCKPLATTE UND

VERFAHREN

ZUR

HERSTELLUNG

EINER

LITHOGRAPHISCHEN

DRUCKPLATTE). Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem

Aktenzeichen 60 2018 015 993.2 geführt.

Die Klägerin ist unter näherer Darlegung der Auffassung, dass die technische Lehre

des Streitpatents nicht ausführbar, nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei. Die Beklagte,

die den Ausführungen der Klägerin in der Sache entgegengetreten ist, verteidigte das

Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der vormals zuständige 3. Senat des Bundespatentgerichts hatte mit Beschluss vom

11. Juni 2024 abweichend von den Angaben der Klägerin den Streitwert für das

hiesige Verfahren auf 6.250.000,- €

festgesetzt. Die Klägerin hatte unter

Berücksichtigung der Streitwertangabe der Nichtigkeitsbeklagten von 5.000.000,- € im

Verletzungsverfahren vor dem einheitlichen Patentgericht (Lokalkammer Düsseldorf,

Az: UPC_CFI: 355/2023) einen Streitwert von 3.125.000,- € angegeben. Hierzu hatte

sie ausgeführt, dass im dortigen Verletzungsverfahren nicht nur eine angebliche

Verletzungshandlung in Deutschland, sondern auch in Großbritannien geltend

gemacht werde und deshalb der dort angegebene Streitwert zur Hälfte (2.500.000,- €

zuzüglich des üblichen Aufschlags von 25 %) auf den deutschen Teil des Streitpatents

entfalle. Der 3. Senat hatte unter Hinweis auf die vorläufige Streitwertfestsetzung von

der Lokalkammer Düsseldorf auf einen vorläufigen Verletzungsstreitwert von 5 Million

Euro zuzüglich des üblichen 25%-igen Aufschlags abgestellt. Die Beklagte hatte der

vorläufigen Streitwertschätzung der Klägerin in Höhe von 3.125.000,- € in der

Widerspruchsbegründung zunächst zugestimmt.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Der erkennende Senat hatte das Nichtigkeitsverfahren mit Beschluss vom 18. März

2025 bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage vom 7.

Februar 2024 vor dem Einheitlichen Patentgericht

in dem Verfahren

UPC_CFI_355/2023 zum gleichen Patent ausgesetzt.

Die Lokalkammer Düsseldorf hat mit Entscheidung (UPC_CFI_355_2023) vom 28.

Januar 2025, soweit vorliegend von Interesse, das Streitpatent auch mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Der Gegenstand

des Streitpatents sei nicht ausführbar offenbart und der im dortigen Verfahren

eingeführte Gegenstand von Hilfsantrag 1 sei nicht neu. Gegen diese Entscheidung

wurde seitens der Beklagten innerhalb der Berufungsfrist kein Rechtsmittel eingelegt,

weswegen die Vernichtung des Streitpatents zwischenzeitlich rechtskräftig geworden

ist. Die Lokalkammer Düsseldorf hat in der Entscheidung vom 28. Januar 2025 unter

Ziffer F beschlossen: „The value in dispute for the infringement action and the

counterclaim for revocation is set at EUR 15,000,000 each“.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte habe die Kosten des Verfahrens zu

tragen, weil die hiesige Nichtigkeitsklage bis zum Eintritt der Rechtskraft (Ablauf des

28. März 2025) der Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf vom 28. Januar 2025

begründet gewesen sei, wie durch die zutreffenden Gründe der Entscheidung der

Lokalkammer Düsseldorf belegt sei. Daraus ergebe sich, dass auch dem diesseitigen

Antrag auf Vernichtung des Streitpatents vor dem Bundespatentgericht stattzugeben

gewesen wäre.

Im Rahmen der Frist zur Stellungnahme zum Streitwert führt die Klägerin aus, sie habe

keine Einwände „gegen die vorgeschlagene Festsetzung“.

Die Klägerin beantragt,

die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Die Beklagte beantragt,

die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen;

hilfsweise, die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben;

äußerst hilfsweise, der Klägerin einen Bruchteil der Kosten aufzuerlegen, wobei

die Höhe des Bruchteils in das Ermessen des Gerichts gestellt wird.

Sie ist der Auffassung, dass die Klägerin die Kosten des Verfahrens aus Gründen der

Billigkeit tragen müsse. Sie habe die hiesige Nichtigkeitsklage mutwillig eingereicht,

weil sie im Nachgang zur Nichtigkeitswiderlage vor dem Einheitlichen Patentgericht,

welche ausweislich des Registers am 7. Februar 2024 bei Gericht eingegangen ist, die

Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht mit Schriftsatz vom 22. Mai 2025

erhoben habe. Die zusätzliche Nichtigkeitsklage sei jedoch nicht erforderlich gewesen.

Mit der Klage habe die Klägerin das gleiche Rechtsschutzziel wie die Beklagten und

Nichtigkeitswiderklägerinnen

im EPG-Verfahren verfolgt. Zum Zeitpunkt der

Klageerhebung vor dem Bundespatentgericht habe zudem bereits mit hinreichender

Sicherheit festgestanden, dass in absehbarer Zukunft eine Entscheidung über den

Rechtsbestand ergehen würde, was ein weiteres Indiz für eine mutwillig erhobene

Nichtigkeitsklage sei. Es erschien zum Zeitpunkt der Klageerhebung auch

unwahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht anders über den Fall entscheiden

würde als das Einheitliche Patentgericht, denn die Klägerin habe ihre Klage im

Wesentlichen auf die gleichen Argumente und Entgegenhaltungen gestützt wie die

Nichtigkeitswiderklägerinnen im Parallelverfahren.

Wollte das Gericht die allgemeinen Kostentragungsregeln der §§ 91 ff ZPO zugrunde

legen, so wäre in jedem Fall der Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen.

Die Verletzungsklage

vor dem Einheitlichen Patentgericht durch eine

Konzerngesellschaft habe für eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht

keinen Anlass gegeben, da die Nichtigkeitswiderklage bereits das Rechtschutzziel der

angegriffenen Schwesterngesellschaften vollständig abgedeckt habe. Das bedeute,

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

dass durch die übereinstimmende Erledigungserklärung eine mit dem

Rechtsgedanken des § 93 ZPO vergleichbare Prozesslage eingetreten sei.

Die Beklagte erachtet einen Streitwert in Höhe von 10.000.000,- € (einschließlich des

üblichen 25 %-igen Aufschlags) für angemessen. Die Lokalkammer Düsseldorf habe

in

dem

Verletzungsverfahren

der

Nichtigkeitsbeklagten

gegen

Schwestergesellschaften der Nichtigkeitsklägerin

in der Zwischenzeit

für die

Verletzungsklage einen Streitwert von EUR 15.000.000,00 festgesetzt.

Nach Ansicht der Beklagten lasse sich der Verletzungsstreitwert jedoch nicht ohne

Weiteres auf ein nationales Verletzungsverfahren in Deutschland übertragen. Die

geltend gemachte Verletzung in Großbritannien habe sich streitwerterhöhend

ausgewirkt. Darüber hinaus hat die Nichtigkeitsbeklagte unstreitig die Feststellung von

Schadensersatzansprüchen für Verletzungen in mehreren anderen Ländern für

unterschiedliche Zeiträume beantragt. Unter Darlegung von Zeiträumen und Ländern

hätten sich diese Schadensersatzansprüche streitwerterhöhend ausgewirkt.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

II.

1.

Das

ausgesetzte Verfahren war wieder

aufzunehmen,

da

der

Beendigungstatbestand – der

rechtskräftige Abschluss des Verfahrens

UPC_CFI_355/2023 über die Nichtigkeitswiderklage – eingetreten ist.

2.

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für

erledigt erklärt haben, ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91a

Abs. 1 ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen

Parteivorbringens nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (vgl.

BGH, GRUR 2016, 1143, Rn. 4 - Photokatalytische Titandioxidschicht; Beschluss vom

12. Juli 1983 – X ZR 62/81 –, BPatGE 25, 251, Rn. 3 - Brückenlegepanzer II).

a)

Vorliegend ist nach den Grundsätzen des § 91a Abs. 1 ZPO zu entscheiden.

Der Ansatz der Beklagten, nach den Grundsätzen des § 84 Abs. 2 Satz 2, 2.HS PatG

zu entscheiden, wonach eine andere Kostenentscheidung zu treffen ist, wenn es die

Billigkeit erfordert, und

somit unabhängig

von den Grundsätzen der

Zivilprozessordnung, vermag nicht zu überzeugen. Es ist nicht ersichtlich, dass eine

Billigkeitsentscheidung nach der vorstehenden Norm und nach § 91a ZPO inhaltlich

nach unterschiedlichen Kriterien zu entscheiden wäre. Unterschiede zeigt die Beklagte

nicht auf. In jedem Fall sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Es entspricht der gängigen Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts, im

Fall der übereinstimmenden Erledigungserklärung nach den Grundsätzen des § 91a

ZPO zu entscheiden (vgl. nur BPatG, Beschluss vom 7. Juli 2025 – 3 Ni 16/23 (EP);

Beschluss vom 11. Oktober 2023 – 6 Ni 1/23 (EP)).

b)

Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten

insgesamt aufzuerlegen.

aa) Die Entscheidung hat auf der Grundlage des bis zur übereinstimmenden

Erledigungserklärung von den Parteien vorgebrachten Prozessstoffs sowie der bis

dahin erhobenen Beweise zu erfolgen (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 – Xa

ZR 10/05 –, Rn. 9, juris). Auf der Grundlage einer summarischen Prüfung sind dabei

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

die Kosten einer Seite aufzuerlegen, soweit sie absehbar unterlegen wäre (vgl. BGH,

Beschluss vom 19. Juni 2018 – X ZR 41/16 –, Rn. 4, juris; Beschluss vom 23. August

2016 – X ZR 81/14 –, BPatGE 55, 299, Rn. 4). Danach trägt grundsätzlich der

Patentinhaber die Kosten des zweiten – weiteren – Nichtigkeitsverfahrens, wenn

dasselbe Patent im ersten Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird (vgl. BGH

GRUR 1960, 27 – Verbindungsklemme; BPatG, Beschluss vom 11.12.2003 – 3 Ni

22/01, beck-online; Benkard/Hall/Nobbe, PatG, 12. Aufl., § 84 Rn. 31;

Cepl/Voß/Rüting, 3. Aufl. 2022, ZPO § 91a Rn. 81).

bb) Nach Auffassung des Senats wäre die Beklagte im hiesigen Verfahren

absehbar unterlegen, unabhängig von der rechtskräftigen Entscheidung des

Einheitlichen Patentgerichts vom 28. Januar 2025, das Streitpatent auch für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Denn die

vorgetragenen Nichtigkeitsangriffe hätten zu einer Vernichtung des Streitpatents,

welches die Beklagte in der erteilten Fassung verteidigt hat, geführt.

Das einheitliche Patentgericht hat mit der Entscheidung vom 28. Januar 2025 in der

Sache UPC_CFI_355/2023, das Patent EP 3 594 009 B1 betreffend, die

Ausführbarkeit des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 als nicht gegeben

angesehen. Hinsichtlich des vor dem Einheitlichen Patentgerichts eingereichten

Hilfsantrags 1, wonach präzisiert wurde, dass der Polymerisationsinitiator einen

elektronenspendenden und einen elektronenaufnehmenden Polymerisationsinitiator

umfasst und dass der Unterschied zwischen dem HOMO der durch die Formel 1

dargestellten Verbindung

und

dem HOMO

des

elektronenspendenden

Polymerisationsinitiators 0,60 eV oder weniger beträgt, wurde die Neuheit des

Gegenstands nach Patentanspruch 1 als nicht gegeben angesehen.

Nach der im Rahmen von § 91a ZPO zu treffenden summarischen Überprüfung sieht

der Senat das Streitpatent als nicht rechtsbeständig an, da es dem Gegenstand des

Patentanspruchs 1 an der erforderlichen Neuheit mangelt. Dabei lässt sich die

Argumentation der EPG-Entscheidung hinsichtlich der Neuheit des dort genannten

Hilfsantrags 1 auch auf die erteilte Fassung des Streitpatents übertragen, so wie

von der Klägerin auch in der hiesigen Klage zum erteilten Patentanspruch 1

vertreten. So sind beispielsweise in der Druckschrift EP 3 632 696 A1 (EP ‘696

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

bzw. VP11, im EPG-Verfahren als FBD-T20) alle Merkmale bis auf Merkmal 1.5.2

explizit offenbart, wobei das Merkmal 1.5.2, das lediglich auf den Unterschied

zwischen dem HOMO der durch die Formel 1 dargestellten Verbindung und dem

HOMO von zumindest einer Verbindung des Polymerisationsinitiators gerichtet ist,

implizit mit erfüllt ist, wenn die Verbindungen mit ihrem jeweiligen HOMO als

inhärente Eigenschaft denen gemäß Streitpatent entsprechen. Dies

trifft

beispielsweise auf Beispiel 1 der EP‘696 zu (vgl. Absatz [0390], Tab. 2], wonach

u.a. die Verbindung R-1 (vgl. Absatz [0400]) als Radikalbildner-Hilfsmittel und die

Verbindung K-3 (vgl. Absatz [0398]) als Infrarotabsorber eingesetzt werden, die

den Verbindungen D-1 als elektronenspendender Polymerisationsinitiator und A2

(i. V. m. B2) des Streitpatents entsprechen (vgl. Streitpatent Absätze [0328] und

[0109]). Gemäß Streitpatent beträgt der HOMO der Verbindung D-1 -5,92 eV, der

HOMO der Verbindung A-2 -5,35 eV, der Unterschied somit 0,57 eV, was in den

Bereich von 0,60 eV oder weniger gemäß Merkmal 1.5.2 fällt.

cc)

Für die Pflicht der Beklagten, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, spricht

ferner der Umstand, dass sich die Beklagte freiwillig in die Rolle der Unterlegenen

begeben hat, weil sie kein Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Lokalkammer

Düsseldorf eingelegt hat.

dd) Soweit die Beklagte vorträgt, die Klägerin habe aufgrund ihres prozessualen

Verhaltens die Kosten des Rechtsstreits aus Billigkeitsgründen zu tragen, kann sie

damit nicht durchdringen.

aaa)

Im Rahmen der nach § 91a Abs. 1 ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung

sind über den Sach- und Streitstand hinaus auch alle weiteren Umstände des

Einzelfalls zu berücksichtigen. Eine Pflicht des Klägers, die Kosten zu tragen, kommt

trotz sachlich begründeter Klage danach u.a. dann in Betracht, wenn die Klage

mutwillig erhoben worden war. Mutwilligkeit in diesem Sinne ist angenommen worden,

wenn bereits bei Erhebung der Klage mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich

der Rechtsstreit vorzeitig erledigen wird, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Klage

begründet war (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1993, 1279). Dem ist der Fall

gleichzustellen, dass eine unter dem Einfluss des Klägers stehende Person in einem

anderen Verfahren dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Klage eine Entscheidung in diesem anderen Verfahren, die möglicherweise zur

Erledigung des zweiten Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht (vgl. BPatG GRUR

2003, 726 - Luftverteiler, beck-online).

Anders als im Fall „Luftverteiler“ hat die Klägerin nicht nur einen Tag vor der

Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof in einem Nichtigkeitsverfahren – in

Kenntnis des Termins – eine weitere Nichtigkeitsklage zum gleichen Streitpatent

erhoben. Die Klägerin mag zwar zeitlich versetzt die hiesige Nichtigkeitsklage

eingereicht haben. Indes stand zu diesem Zeitpunkt weder eine Entscheidung der

Lokalkammer Düsseldorf in der Sache noch eine Entscheidung des Senats unmittelbar

bevor bzw. war – soweit vorgetragen – der Ausgang der Verfahren jeweils an Hand

von Hinweisen der Gerichte zu prognostizieren. Die Lokalkammer Düsseldorf setzte

den Termin zur mündlichen Verhandlung erst am 15. Juli 2024 fest, mithin nach

Erhebung der hiesigen Nichtigkeitsklage. Ist im Zeitpunkt der Erhebung der

Nichtigkeitsklage der Ausgang auch des parallel geführten Rechtsbestandsverfahrens

offen, steht zu diesem Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit fest, dass sich das

jeweils andere Verfahren vorzeitig erledigen wird. Dies gilt für den Fall, dass das

Gericht, welches zuerst entscheidet, das Streitpatent jedenfalls nicht vernichtet.

Allein der Umstand, dass möglicherweise das parallel befasste Gericht über die Frage

des Rechtsbestands des Streitpatents abschließend zügiger entscheiden wird,

rechtfertigt nicht, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

bbb) Die hiesige Nichtigkeitsklage musste im Zeitpunkt der Erhebung nicht

„erforderlich“ sein.

Für die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage brauchte die Klägerin kein eigenes

Rechtsschutzbedürfnis darzulegen, da die Nichtigkeitsklage als Popularklage

ausgestaltet ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 540 Rn. 10 ff. - Rohrreinigungsdüse) und das

Interesse an der Nichtigerklärung durch das öffentliche Interesse an der Vernichtung

zu Unrecht erteilter Patente gegeben ist (vgl. BPatG, Urteil vom 19. September 2018 –

5 Ni 44/16 (EP) –, Rn. 198, juris). Zwar ist es zutreffend, dass jede Nichtigkeitsklage

das gleiche Rechtsschutzziel verfolgt. Dies ist aber Ausfluss eines Popularklagerechts

und der vom Gesetzgeber gegebenen Möglichkeit für jedermann, gleichzeitig

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht zu

erheben. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit von zwei zeitgleichen

Nichtigkeitsklagen geschaffen, Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. Nichts anderes gilt entsprechend

im Fall der Nichtigkeitswiderklage. Insoweit kann der Regelung des Art. 83 Abs. 1

EPGÜ entnommen werden, dass der Gesetzgeber eine Mehrfachbefassung

verschiedener Spruchkörper zur Frage des Rechtsbestands grundsätzlich in Kauf

genommen hat. Dies gilt auch für die Fallkonstellation, dass ein Gericht das im Streit

stehende Patent vernichtet hat und somit die Grundlage für das weitere anhängige

Nichtigkeitsverfahren entzogen hat. Aus diesem Grunde können dem Grunde nach

zwei Nichtigkeitsklagen gegen das gleiche Streitpatent vor verschiedenen zuständigen

Gerichten nicht ohne besondere Umstände, die hinzukommen müssen, mutwillig sein.

Dies könnte dann der Fall sein, wenn sich der Nichtigkeitskläger überwiegend von

sachfremden Gesichtspunkten bei Klageerhebung hat leiten lassen, die z. B. zur

Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage führen könnte. Solche Gründe sich von der

Beklagten nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht ersichtlich.

Deshalb ergibt sich hieraus ebenfalls nicht der zwingende Schluss, dass jenseits der

allgemeinen Grundsätze zur Kostentragung eine anderweitige Entscheidung aus

Billigkeitsgründen gerechtfertigt wäre, wenn eine Klage, gerichtet auf die Vernichtung

des jeweils angegriffenen Patents, erfolgreich wäre. Eines „Mehrwerts“ der zweiten

(hiesigen) Nichtigkeitsklage bedurfte es deshalb entgegen der Auffassung der

Beklagten nicht.

ccc) Da die Patentnichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist, besteht unter

Kostengesichtspunkten nicht die Obliegenheit, die Patentnichtigkeitsklage gemeinsam

mit anderen potentiellen Klägern zu erheben oder einem anhängigen

Patentnichtigkeitsverfahren als weiterer Kläger beizutreten bzw. gar keine

Nichtigkeitsklage zu erheben (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 – X ZR 54/11,

BeckRS 2015, 6139 Rn. 59, beck-online). Dies gilt im vorliegenden Fall auch für den

Umstand, dass Konzerngesellschaften auf zwei – zulässigen – Wegen das gleiche

Streitpatent angreifen. Unabhängig von der verfahrensrechtlichen Behandlung traf das

Kostenrisiko der Nichtigkeitsklage

im hiesigen Verfahren

im Zeitpunkt der

Klageerhebung die Beklagte und Klägerin gleichermaßen, da deren Ausgang offen

war.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Dies gilt

ferner unter Berücksichtigung der

„im wesentlichen gleichen

Nichtigkeitsangriffe“

in beiden Verfahren. Eine

im Ergebnis gleichlautende

Sachentscheidung

ist damit nicht zwingend verbunden, da der Senat die

Entscheidungsgründe der Lokalkammer Düsseldorf in Betracht zu ziehen hat, aber

hieran nicht gebunden ist. Es hätte auch nicht dazu geführt, dass im Falle der

Abweisung der Nichtigkeitswiderklage bzw. der Teilvernichtung des Streitpatents vor

dem Einheitlichen Patentgericht das hiesige Verfahren gegenstandslos geworden

wäre. Denn unabhängig von identischen Angriffen gegen das Streitpatent, welche

mangels Bindungswirkung zu einer anderen Sachentscheidung führen können, wäre

dem Verfahren Fortgang zu geben. Um eine zeitliche Verzögerung bei der

Entscheidung über den Rechtsbestand

im hiesigen Nichtigkeitsverfahren zu

vermeiden, ist es aus Sicht des Senats vor dem Hintergrund des vorliegenden

Einzelfalls nicht sachfremd, zeitgleiche Nichtigkeitsverfahren zu führen.

ee) Eine andere Entscheidung ist auch durch den Rechtsgedanken des § 93 ZPO

nicht veranlasst.

aaa)

Im Rahmen der Ermessensentscheidung von § 91a ZPO kann der

Rechtsgedanke des § 93 ZPO zur Anwendung kommen (vgl. BGH, Beschluss vom 27.

April 2021 – VIII ZB 44/20 –, Rn. 12, juris; BPatG, Beschluss vom 14. November

2012 – 3 Ni 16/12 –, Rn. 4, juris; OLG München, Beschluss vom 26. November 2020 –

6 W 1146/20 –, Rn. 43, juris; Althammer in: Zöller, Zivilprozessordnung, 36. Auflage,

2025, § 91a ZPO, Rn. 25). Dies setzt voraus, dass die Beklagte durch ihr Verhalten

zur Erhebung der Klage keinen Anlass gegeben hat und den Anspruch sofort

„anerkennt“

(vgl.

BGH

GRUR 1984,

272,

- Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; BPatG München, Urteil vom 27. Juni

2017 – 4 Ni 31/15 (EP) –, BPatGE 56, 42-47, Rn. 189).

bbb) Es ist bereits fraglich, ob bei der Frage der Kostentragung – so wie es die

Beklagte vertritt – allein auf den fehlenden Anlass zur Klageerhebung abgestellt

werden kann, weil es sich bei der Nichtigkeitsklage um einen Popularrechtsbehelf

handelt. Jedermann kann während der Laufzeit des Streitpatents ohne Vorliegen eines

Rechtsschutzbedürfnisses eine Nichtigkeitsklage erheben. Insoweit bedarf es für die

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

Erhebung der Nichtigkeitsklage keines vorgelagerten Verletzungsstreits, für welchen

das Streitpatent von Bedeutung wäre. Die vorliegende Nichtigkeitsklage war auch nicht

unzulässig.

ccc) Unabhängig von der Frage der Aussetzung des Rechtsstreits nach den

Regelungen der Brüssel Ia-VO hat sich die Beklagte in der Sache mehrfach

eingelassen und ist den Angriffen der Klägerin im hiesigen Verfahren substantiell

entgegengetreten. Sie hatte zunächst der Nichtigkeitsklage gemäß § 82 Abs. 1 PatG

widersprochen und Klageabweisung beantragt. Zudem hat sie einen Antrag auf

Aussetzung des Verfahrens gestellt. Bereits dieses Verhalten der Beklagten

verdeutlicht, dass sie – entsprechend der Antragslage – das Streitpatent in der erteilten

Fassung verteidigen will. Darüber hinaus hat sie im weiteren Verlauf des Verfahrens

den Widerspruch bzw. den Antrag auf Klageabweisung mit dem weiteren Schriftsatz

vom 4. Dezember 2024 auf über 125 Seiten im Einzelnen begründet. Im Zuge der

übereinstimmenden Erledigungserklärung hat die Beklagte mit Schriftsatz 12.

September 2025 inhaltlich ausführlich dazu Stellung genommen, aus welchen

Gründen die Klägerin die Kosten des Verfahrens zu tragen habe. Hat die Beklagte

jedoch jeweils zu der Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents und zu der

Frage der Pflicht, die Kosten nach § 91a ZPO zu tragen, umfangreich Stellung

genommen, hat sie unabhängig vom Anlass das Verfahren nicht „sofort“ beendet.

Diese Verfahrensführung spricht umso mehr dafür, für die Frage der Pflicht, die Kosten

des Verfahrens zu tragen, auf den Gesichtspunkt abzustellen, welche Partei absehbar

unterlegen wäre.

ee) Weitere Umstände, die zu der Annahme führen könnten, dass sich die Klägerin

bei der Erhebung der Nichtigkeitsklage überwiegend von sachfremden

Gesichtspunkten hat leiten lassen, und somit zu einer anderen Entscheidung – auch

zu einer Kostenteilung – führen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

3.

Die Festsetzung des Streitwerts erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG

i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 Satz 1 GKG nach billigem Ermessen.

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

a)

Nach ständiger Rechtsprechung ist hierfür im Allgemeinen der gemeine Wert

des Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin

entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 17. Juni

2025 – X ZR 78/24 Rn. 8 – Nichtigkeitsstreitwert VII; Beschluss vom 11. Mai 2021 – X

ZR 23/21 –, Rn. 10 – Nichtigkeitsstreitwert III; Beschluss vom 28. Juli 2009 – X ZR

153/04 –, BPatGE 51, 293, Rn. 5).

Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents

bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung

ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der

Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (vgl.

BGH, Beschluss vom 28. Juli 2009 – X ZR 153/04 –, BPatGE 51, 293, Rn. 6).

In Ermangelung anderer Anhaltspunkte legt der Bundesgerichtshof in ständiger

Rechtsprechung

die

(vorläufige) Streitwertfestsetzung

aus

anhängigen

Verletzungsverfahren zugrunde. Diese spiegelt regelmäßig das Interesse des

Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents wieder, mit der der

Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Dieser Betrag ist in der

Regel um 25% zu erhöhen, um dem Wert der eigenen Nutzung Rechnung zu tragen

(vgl. BGH, Beschluss vom 17. Juni 2025 – X ZR 78/24 Rn. 9 – Nichtigkeitsstreitwert

VII; Beschluss vom 11.03.2025 – X ZR 114/22 Rn.8 – Nichtigkeitsstreitwert VI; GRUR

2024, 568 Rn. 9 – Nichtigkeitsstreitwert V; Beschluss vom 11. Mai 2021 – X ZR 23/21

–, Rn. 11 – Nichtigkeitsstreitwert III).

b)

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist der Streitwert auf 8.250.000,- €

festzusetzen.

aa) Dabei geht der Senat von der Streitwertangabe der Lokalkammer Düsseldorf

für die Nichtigkeitswiderklage aus. Diesen bezifferte die Kammer in ihrer Entscheidung

(unter Ziffer F.) mit 15.000.000,- €. Diese Streitwertangabe liegt für das hiesige

Nichtigkeitsverfahren sachnäher als eine Streitwertangabe für eine Verletzungsklage.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nichtigkeitswiderklage die Hoheitsgebiete der

Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien

betraf. Der Senat erachtet ungeachtet anderer Berechnungsmethoden eine Aufteilung

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

dieses Gesamtstreitwertes

nach

(statistischen) Bevölkerungsanteilen

für

ermessensgerecht. Dies spiegelt die wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen

Schutzrechte im Hoheitsgebiete wieder.

bb) Einwendungen gegen die Wertfestsetzung der Lokalkammer Düsseldorf haben

die Parteien nicht vorgetragen. Abweichende Entscheidungen der Lokalkammer

haben die Parteien ebenfalls nicht vorgetragen.

cc)

Soweit die Klägerin in der Klageschrift vom 22. Mai 2024 einen vorläufigen

Streitwert in Höhe von 3.125.000,- € angegeben und vorgetragen hat, dass sich dieser

Streitwert bei einem Verletzungsstreitwert vor dem Einheitlichen Patentgericht von

5.000.000,- € und einer hälftigen Teilung wegen unterschiedlicher Hoheitsgebiete

ergebe, kann dem nicht beigetreten werden. Unabhängig davon, dass dieser Wert

nicht mehr aktuell ist, lässt dies die Wertfestsetzung der Lokalkammer für die sachlich

näher liegende Nichtigkeitswiderklage ohne nähere Angaben unberücksichtigt.

Selbst bei Anwendung der Berechnungsmethode der Klägerin würde vorliegend der

Streitwert – ausgehend von einem Verletzungsstreitwert von 15.000.000,- € zu einem

Nichtigkeitsstreitwert von 9.375.000,- € führen. Aus welchen sachlichen Gründen eine

hälftige Teilung in Betracht kommen soll, erschließt sich dem Senat nicht und wird trotz

Obliegenheit der Klägerin zu einem konkreten Vortrag nach Hinweis des Senats nicht

ausgeführt.

dd) Gleichwohl kommt eine Berechnung des Streitwerts nach dem Vortrag der

Beklagten ebenfalls nicht in Betracht.

Es ist bereits nicht nachvollziehbar dargelegt worden, wie die Beklagte auf einen

Ausgangswert von 8.000.000,- € gelangt, der unter Hinzurechnung von 25 % zu einem

Gesamtwert von 10.000.000,- € führt. Ein solcher Ausgangswert erschließt sich für den

Senat vor dem Hintergrund eines Verletzungsstreitwerts im EPG-Verfahren in Höhe

von 15.000.000,- € und einer Aufteilung bezüglich der unterschiedlichen

Hoheitsgebiete nicht. Zwar wären grundsätzlich die geltend gemachten

Schadensersatzforderungen zu berücksichtigen. Mangels konkretem Sachvortrag zur

jeweiligen Höhe der Schadensersatzforderung

je Land konnten diese nicht

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0

berücksichtigt werden. Trotz der ebenfalls ihr obliegenden Pflicht zur Darlegung der

konkreten Umstände, beschränkt sich ihr Vortrag darauf, in welchem Land für welchen

Zeitraum Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

ee) Ausgehend

von einem Streitwert

von 15.000.000,- €

für die

Nichtigkeitswiderklage war daher dieser entsprechend dem Bevölkerungsanteil der

jeweiligen Länder, die Gegenstand der Nichtigkeitswiderklage vor dem Einheitlichen

Patentgericht gewesen sind, zu teilen. Ausweislich der Angaben des Statistischen

Amtes (vgl. Eurostat bzw. Office for National Statistics) betrugt der Bevölkerungsanteil

in Deutschland (84 Millionen) im Vergleich zu Vereinigte Königreich (69 Millionen)

55 %. Dies ergibt einen Gegenstandswert von 8.250.000,- €. Einer Addition von

weiteren 25 % bedurfte es nach Auffassung des Senats nicht, da Ausgangspunkt der

Berechnung bereits der Streitwert der Nichtigkeitswiderklage gewesen ist.

Pekarek

Dr. v. Hartz

Dr.-Ing. Philipps

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0