BGH Beschluß vom 28.03.2000 – X ZB 36/98
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
28. März 2000
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend das Patent 44 36 678
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ: nein
PatG 1981 § 39
- Graustufenbild -
Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Tei-
lung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon
erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird.
BGH, Beschluß vom 28. März 2000 - X ZB 36/98 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. März 2000 durch
den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen,
Keukenschrijver und die Richterin Mühlens
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin werden der Beschluß
des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-
gerichts vom 16. November 1998 aufgehoben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten
des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zu-
rückverwiesen.
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf
50.000,-- DM
festgesetzt.
Gründe
I. Auf die Anmeldung vom 13. Oktober 1994 ist der Rechtsbeschwerde-
führerin mit Beschluß des Deutschen Patentamts vom 5. November 1997 an-
tragsgemäß ein Patent für ein "Multi-Tonabstufungs-Bildbearbeitungssystem"
erteilt worden. Nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses am 12. November
1997 hat sie am 12. Dezember 1997 die Teilung der Anmeldung erklärt und für
den abgetrennten Teil ein Patent für ein "System und Verfahren zur Umwand-
lung eines Graustufenbildes, Druckersystem, Druckeransteuerung und in com-
puterlesbarem Medium ausgestaltetes Programm" beantragt. Mit Beschluß vom
20. Januar 1998 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts den "Antrag
auf Teilung der Anmeldung" zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Be-
schwerde der Anmelderin blieb ohne Erfolg (BPatG GRUR 1999, 488). Gegen
diese Entscheidung richtet sich die vom Beschwerdegericht zugelassene
Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Be-
schluß aufzuheben.
II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im übri-
gen zulässig; sie hat auch in der Sache Erfolg.
1. Bei seiner die Beschwerde zurückweisenden Entscheidung ist das
Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß der Anmelder nach § 39 Abs. 1
PatG 1981 die Anmeldung jederzeit teilen kann. Es hat weiter angenommen,
daß dieses Recht auf den Zeitraum beschränkt sei, in dem das Verfahren noch
anhängig sei. Daran fehle es, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt wor-
den sei. Mit dieser Erteilung werde das Verfahren beendet, sobald der Ertei-
lungsbeschluß von der Geschäftsstelle des Patentamts an die Postabferti-
gungsstelle herausgegeben werde. Zugleich werde dem Patentamt damit eine
Einwirkungsmöglichkeit auf seine Entscheidung endgültig entzogen. Von die-
sem Zeitpunkt sei es an seinen Beschluß selbst dann gebunden, wenn nach-
träglich Patenthindernisse bekannt würden oder der Patentinhaber mit der sei-
nem ursprünglichen Antrag entsprechenden Fassung des Patentes nicht mehr
einverstanden sei. Demgemäß könnten diesem Zeitpunkt nachfolgende Anträ-
ge und Erklärungen des Anmelders, die auf eine Änderung des Erteilungsbe-
schlusses abzielten, nicht mehr berücksichtigt werden, weil sie an der Ent-
scheidung nichts mehr ändern könnten. Das gelte auch für eine nach diesem
Zeitpunkt eingehende Erklärung des nunmehrigen Patentinhabers, die Anmel-
dung zu teilen.
Eine in sein Belieben gestellte Wiederaufnahme des Verfahrens nach
der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle sehe das
Gesetz nicht vor. Der Wiedereintritt in das Erteilungsverfahren sei dem Fall
vorbehalten, daß der Erteilungsbeschluß aufgrund einer zulässigen Beschwer-
de aufgehoben werde. Daß der Patentanmelder diesen mit der Beschwerde
angreifen könne, genüge in diesem Zusammenhang nicht, wie sich auch dar-
aus ergebe, daß bei einer seinem Antrag entsprechenden Erteilung des Pa-
tents ein solches Rechtsmittel des Antragstellers von vornherein mangels
Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig sei.
Auch daß die Anmeldung wie eine Klage bis zum Eintritt der Unanfecht-
barkeit der bisher getroffenen Entscheidung zurückgenommen werden könne,
bedeute nicht, daß das Verfahren bis zu diesem Zeitpunkt als noch anhängig
anzusehen sei. Aus dieser Wirkung lasse sich ein Recht des Anmelders nicht
herleiten, nach antragsgemäß erlassenem Erteilungsbeschluß wieder in das
Erteilungsverfahren einzutreten.
2. Diese Würdigung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht in
vollem Umfang stand.
a) Wie das Bundespatentgericht in seinem rechtlichen Ansatz zutreffend
ausgeführt hat, setzt die Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG die
rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraus. Auf diese Vorschrift
kann eine Teilung daher nicht mehr gestützt werden, wenn über die Anmeldung
unanfechtbar abschließend entschieden ist (Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl.,
Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 400; s. auch Sen.Beschl. v. 27.3.1980
- X ZB 5/79, GRUR 1980, 716, 718 - Schlackenbad). Eine weitergehende Dis-
positionsbefugnis des Anmelders läßt sich insoweit auch nicht aus § 57 Abs. 2
PatG herleiten. Zwar kann danach der Anmelder unter Umständen noch nach
dem Eintritt der Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses durch Nichtzah-
lung der Erteilungsgebühr erreichen, daß die Anmeldung als zurückgenommen
gilt. Nach dieser Vorschrift gilt für den Fall der Nichtzahlung das Patent als
nicht erteilt und die Anmeldung als zurückgenommen. Die Nichtzahlung besei-
tigt daher nicht lediglich die Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses, son-
dern zugleich auch die zugrundeliegende Anmeldung, so daß ein der Disposi-
tion des Anmelders unterliegender Gegenstand nicht mehr vorhanden ist, so-
weit die Rücknahmefiktion reicht.
b) Dem Bundespatentgericht ist auch bei seiner weiteren Überlegung
beizutreten, die dem Patenterteilungsbeschluß zugrundeliegende Anmeldung
könne wie die Entscheidung des Patentamts grundsätzlich nicht mehr verän-
dert werden, wenn der Erteilungsbeschluß die Prüfungsstelle verlassen hat
(vgl. Sen.Beschl. v. 2.2.1982 - X ZB 5/81, GRUR 1982, 406 - Treibladung; s.
auch Beschluß v. 9.3.1967
- Ia ZB 28/65, GRUR 1967, 435, 436
- Isoharnstoffäther; Erg. BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997,
223 - Ceco). Hiermit hat sich zugleich das bisher im Rahmen der ursprüngli-
chen Offenbarung der Gestaltungsfreiheit des Anmelders unterliegende und in
diesem Umfang noch formbare Patentgesuch auf die erteilte Fassung konkreti-
siert und verfestigt mit der Folge, daß die bisherige Formbarkeit entfallen ist.
Daß der Anmelder den Zeitpunkt, zu dem seine Gestaltungsfreiheit endet, nicht
exakt kennt, ist notwendige Folge des Umstandes, daß das Verfahren vor dem
Patentamt schriftlich abgewickelt wird, wobei an die Stelle eines Schlusses der
mündlichen Verhandlung der Zeitpunkt der Übergabe des Erteilungsbeschlus-
ses
an
die Postabfertigungsstelle
tritt
(vgl. Sen.Beschl.,
aaO
- Isoharnstoffäther; s. auch Sen.Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR
1974, 294 - Richterwechsel II). Eine Veränderung der dem Erteilungsbeschluß
zugrundeliegenden Tatsachenlage kann daher nach diesem Zeitpunkt nur da-
durch bewirkt werden, daß gegen den Erteilungsbeschluß Beschwerde einge-
legt wird, die nach § 75 Abs. 1 PatG 1981 aufschiebende Wirkung hat, also die
das Patentgesuch konkretisierende Wirkung des Erteilungsbeschlusses zu-
nächst und vorläufig hinausschiebt. Eine solche Beschwerde ist hier von der
Anmelderin indessen nicht eingelegt worden, so daß es vorliegend auch nicht
darauf ankommt, welche Handlungsmöglichkeiten ihr durch eine solche Be-
schwerde hätten eröffnet werden können.
c) Aus dem Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten des Anmelders und
der Verfestigung seines Gesuchs auf den im Patenterteilungsbeschluß be-
zeichneten Gegenstand kann indessen nicht - wie das Bundespatentgericht im
Anschluß an Schulte (PatG, 5. Aufl., § 39 Rdn. 3) meint - gefolgert werden, daß
eine Teilung im Zeitpunkt zwischen der Übergabe des Erteilungsbeschlusses
an die Postabfertigungsstelle und dem Ablauf der Beschwerdefrist generell
ausgeschlossen sei. Auch wenn die Wirkung des Ablaufs der Beschwerdefrist
nicht durch ein zulässiges Rechtsmittel des Anmelders hinausgeschoben wird,
bleibt diesem vielmehr bis zum Ablauf der Frist die Möglichkeit einer Teilung
der Anmeldung erhalten (so auch im Ergebnis Busse, aaO, § 39 PatG Rdn. 6).
Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jeder-
zeit teilen. Eine zeitliche Begrenzung enthält diese Regelung nicht. Nach Sinn
und Zweck und der systematischen Einordnung der Vorschrift soll dem Anmel-
der mit ihr vielmehr für den gesamten Zeitpunkt bis zur Erstarkung der Anmel-
dung zum Vollrecht die Möglichkeit der Teilung eröffnet und erhalten werden.
Insoweit korrespondiert sie mit § 60 PatG. Nach der gesetzlichen Systematik
sollen beide Vorschriften jedenfalls den gesamten Zeitraum abdecken, in dem
die Entscheidung des Patentamts auch unter Veränderung der tatsächlichen
Grundlagen der Entscheidung noch angefochten werden kann. (Zur Teilung
der Anmeldung
in der Rechtsbeschwerdeinstanz vgl. demgegenüber
Sen.Beschl. v. 6.9.1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104 - Kupplungsgewinde;
s.a. Benkard, aaO, § 39 PatG Rdn. 3). In diesem System betrifft die Regelung
des § 60 PatG allein das zum Vollrecht erstarkte, wenn auch noch im Ein-
spruchs- oder Beschwerdeverfahren angreifbare Patent, während § 39 PatG
die Anmeldung bis zu diesem Erstarken zum Gegenstand hat. Dabei schließt
die Regelung jeweils die anschließenden Rechtsmittelverfahren ein. Die Vor-
schrift des § 39 PatG bildet die Grundlage auch für eine Teilung der Anmel-
dung in der Beschwerdeinstanz nach vollständiger oder teilweiser Zurückwei-
sung der Anmeldung durch das Patentamt (BPatG GRUR 1984, 196 ff.; Ben-
Rechtsmittel zulässig oder begründet ist, kommt es in diesem Zusammenhang
für die Frage der Zulässigkeit der Teilung grundsätzlich nicht an. Auf sie stellt
das Gesetz insoweit nicht ab. Eine Teilung ist danach grundsätzlich auch dann
wirksam, wenn das gegen die Entscheidung des Patentamts gerichtete
Rechtsmittel unzulässig oder unbegründet ist.
Vor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeit
nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses zur Folge, daß das dem An-
melder vom Gesetz eingeräumte umfassende Teilungsrecht zunächst untergin-
ge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehen
würde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges Rechtsmittel
einzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu er-
halten. Beides ist mit der umfassenden Zuweisung des Teilungsrechts und sei-
ner Ausgestaltung in § 39 PatG nicht in Einklang zu bringen. Eine solche Be-
schränkung des Teilungsrechts stünde zudem im Widerspruch dazu, daß dem
Anmelder im übrigen auch nach der Entscheidung des Patentamts über seinen
Antrag die Herrschaft über dessen Schicksal erhalten bleibt. Zutreffend hat be-
reits das Bundespatentgericht insoweit darauf hingewiesen, daß er auch nach
der Übergabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle seinen
Antrag zurücknehmen und auf diese Weise das Verfahren zurück in die Hände
des Patentamts legen kann, dessen Erteilungsbeschluß infolge dieser Erklä-
rung des Anmelders hinfällig geworden ist (vgl. Schulte, aaO, § 35 PatG
Rdn. 221; Busse, aaO, § 34 PatG Rdn. 138).
Der Wirksamkeit einer nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses
an die Postabfertigungsstelle erklärten Teilung kann auch nicht entgegenge-
halten werden, daß sie bei einer - von dem Inhaber nicht angegriffenen - an-
tragsgemäßen Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit einem im Ver-
hältnis zu diesem identischen oder über ihn hinausgehenden Gegenstand füh-
ren kann. Wie der Senat bereits entschieden hat, ist auch der Inhaber eines
erteilten Patents nicht gehindert, nach dessen Teilung auf den gesamten Of-
fenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückzugreifen und dabei
ein Schutzrecht mit einem über das erteilte Patent hinausgehenden Gegen-
stand zu beanspruchen. Eine Präklusion durch das erteilte Patent findet inso-
weit nicht statt (BGHZ 115, 234, 238 - Straßenkehrmaschine). Für die Pa-
tentanmeldung, die dem Anmelder nach ihrer gesetzlichen Ausgestaltung eine
größere Gestaltungsfreiheit gewährt, kann insoweit nichts anderes gelten. Im
Verfahren der Trennanmeldung kann lediglich kein Gegenstand beansprucht
werden, über den in der Stammanmeldung bereits abschließend sachlich ent-
schieden ist. Darüber hinaus ist nach Sinn und Zweck der Regelung die Ent-
stehung identischer Schutzrechte ausgeschlossen, für die ein schutzwürdiges
Interesse nicht zu erkennen ist. Ob das der Fall ist, kann jedoch erst am Ende
des Prüfungsverfahrens der Teilanmeldung beurteilt werden; ihr Vorliegen oder
Fehlen kann schon von daher keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der
Teilungserklärung sein. Insoweit handelt es sich um eine erst im Prüfungsver-
fahren der Teilanmeldung zu klärende Frage, die weder das Vorliegen einer
Teilung noch deren Wirksamkeit betrifft (vgl. dazu auch BGH, Beschl. v.
23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe).
Für die Zulassung der Teilung auch nach der Herausgabe des Ertei-
lungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle bis zum Ablauf der gegen die-
se Entscheidung gerichteten Rechtsmittelfristen spricht schließlich auch die
Interessenlage. Da die Wirksamkeit der Teilung schon aus praktischen Grün-
den nicht von der Zulässigkeit oder Begründetheit eines gegen den Erteilungs-
beschluß gerichteten Rechtsmittels abhängig gemacht werden kann, über des-
sen Erfolg vielfach erst nach längerer Zeit Klarheit zu gewinnen ist, kann deren
Fehlen auch bei einem durch den Anmelder eingelegten Rechtsmittel ihre
Wirksamkeit nicht hindern. Er wäre daher gezwungen, allein zum Zwecke der
Erhaltung der Teilungsmöglichkeit gegen den Erteilungsbeschluß mit einem in
der Sache überflüssigen Rechtsbehelf vorzugehen mit der Folge, entweder
dessen Zurückweisung in Kauf zu nehmen oder ihn nach vollzogener Teilung
zurückzunehmen. Das Erfordernis ein solches Rechtsmittel einzulegen, erwie-
se sich damit letztlich als unnötige Förmelei.
III. Der angefochtene Beschluß war danach aufzuheben. Eine mündliche
Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).
Rogge
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Mühlens