BGH Beschluss vom 30.09.2002 – X ZB 18/01
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
30. September 2002
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja
Sammelhefter
PatG 1981 § 60 Abs. 1
Die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, daß durch die Tei-
lungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird,
der von diesem abgetrennt wird
(Abweichung von BGHZ 133, 18
- Informationssignal; Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747
- Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).
BGH, Beschl. v. 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 30. September 2002
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die
Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 34. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
25. Januar 2001 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückge-
wiesen.
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf
(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:4)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:9)(cid:1)(cid:10)(cid:5)(cid:12)(cid:11)(cid:9)(cid:5)(cid:14)(cid:13)
50.000,00
Gründe
I.
Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin des einen Sammel-
hefter betreffenden deutschen Patents 36 45 276 (Streitpatents), das mit fol-
gendem einzigen Patentanspruch erteilt worden ist:
"Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage,
auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen
Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke
mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs
der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die ver-
einzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von
dem die zusammengetragenen Druckbogen zu einem Heftapparat
durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden
Heftkopf geheftet werden,
dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur erwähnten Sammelstrek-
ke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere
Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern
(6) vorhanden ist, daß mit jedem Maschinentakt die Anlegestatio-
nen (7, 8, 19) nacheinander jeweils eine der einander folgenden
Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken, und daß die
zusammengetragenen Druckbogen im Wirkbereich des Heftappa-
rates (9) relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und der Heft-
kopf (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungswe-
ges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgt."
Die Rechtsbeschwerdeführerin hat gegen das Streitpatent Einspruch er-
hoben. Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, da das durch Tei-
lung aus dem Patent 36 16 566 (im folgenden: Stammpatent) hervorgegangene
Patent über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen der Stamm-
anmeldung hinausgehe.
Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin einen neuen Patentan-
spruch vorgelegt und die Teilung des Streitpatents erklärt. Der verteidigte An-
spruch lautet:
"Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage,
auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen
Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke
mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs
der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die ver-
einzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von
dem die auf der Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen
durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden
Heftkopf geheftet werden,
dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur erwähnten Sammelstrek-
ke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere
Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage und mit Mitnehmern vor-
handen ist, daß mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen
nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken
mit einem Druckbogen beschicken und die auf der weiteren Sam-
melstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens
einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren Heftkopf
des Heftapparates geheftet werden, und daß die zusammengetra-
genen Druckbogen im Wirkbereich des Heftapparates relativ zu
den Sammelstrecken stillstehen und die Heftköpfe beim Heftvor-
gang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrek-
ken im Gleichlauf folgen."
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit diesem Anspruch be-
schränkt aufrechterhalten. Zwar sei mangels einer wirksamen Teilungserklä-
rung im Einspruchsverfahren gegen das Stammpatent eine Teilanmeldung mit
der Priorität der Stammanmeldung nicht entstanden. Dieser Mangel des Ver-
fahrens sei jedoch durch die Patenterteilung mit der Folge geheilt, daß dem
Streitpatent der Zeitrang der Stammanmeldung zukomme. Auf dieser Grundla-
ge hat das Bundespatentgericht den Gegenstand des Streitpatents als patent-
fähig angesehen.
Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Einspre-
chenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses erstrebt.
Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
II.
Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde bleibt in
der Sache ohne Erfolg.
1.
Das Bundespatentgericht hat es als für das Streitpatent im Er-
gebnis unschädlich angesehen, daß die Gebühren für die im Einspruchsverfah-
ren gegen das Stammpatent abgetrennte Anmeldung verspätet eingezahlt wor-
den seien.
a)
Dazu hat das Beschwerdegericht ausgeführt: Die am
16. Dezember 1992 im Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen das Stammpa-
tent gegenüber dem Bundespatentgericht abgegebene Teilungserklärung gelte
mangels rechtzeitiger und vollständiger Entrichtung der Gebühren für die ab-
getrennte Anmeldung als nicht abgegeben. Die vom Patentamt in der Einrei-
chung der Unterlagen zur Trennanmeldung mit dem amtlichen Vordruck des
Antrags auf Erteilung eines Patents am 10. März 1993 gesehene erneute Tei-
lungserklärung habe ihren alleinigen Adressaten, das in der Beschwerdein-
stanz mit dem Einspruch gegen das Stammpatent befaßte Bundespatentge-
richt, nicht erreicht. In dem am 12. März 1993 beim Bundespatentgericht ein-
gegangenen Schriftsatz, in dem die Patentinhaberin auf die Einreichung der
Unterlagen und die Gebührenzahlung hingewiesen habe, sei hingegen keine
Teilungserklärung zu sehen, da der Beschwerdesenat dem nach seinem Emp-
fängerhorizont nur habe entnehmen können, daß hinsichtlich der ihm bereits
vorliegenden Teilungserklärung vom 16. Dezember 1992 der zunächst einge-
tretene Schwebezustand kurz vor Ablauf der Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3
PatG beendet worden sei. Daraus folge entgegen der Auffassung der Einspre-
chenden allerdings nicht, daß die am 10. März 1993 beim Patentamt einge-
reichten Unterlagen als neue Anmeldung mit dem Anmeldetag 10. März 1993
anzusehen seien. Mangels einer wirksamen Teilanmeldung fehle es vielmehr
überhaupt an einem Anmeldetag. Das Fehlen einer wirksamen Teilanmeldung
sei indessen durch den unanfechtbar gewordenen Erteilungsbeschluß geheilt
worden.
b)
Die Rechtsbeschwerde hält diese Erwägungen für nicht tragfähig.
Zwar möge angesichts des abschließenden Katalogs der Widerrufsgründe von
einer Heilung von Verfahrensfehlern des Patentamts durch die Patenterteilung
gesprochen werden. Daraus folge jedoch weder logisch noch rechtlich, daß
sich die Patentinhaberin ohne wirksame Teilung auch auf die Priorität der An-
meldung des Stammpatents berufen könne.
c)
Es kann dahinstehen, welche Rechtsfolgen eine mangels fristge-
rechter Entrichtung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung als nicht ab-
gegeben geltende Teilungserklärung für ein gleichwohl auf die abgetrennte
Anmeldung erteiltes Patent nach sich ziehen würde. Denn entgegen der Auf-
fassung des Beschwerdegerichts hat die Patentinhaberin eine weitere Tei-
lungserklärung abgegeben und im Hinblick auf diese Erklärung die Gebühren
fristgerecht entrichtet.
Das Bundespatentgericht sieht offenbar in der Einreichung der Unterla-
gen zur Trennanmeldung mit dem amtlichen Vordruck des Antrags auf Ertei-
lung eines Patents wie das Patentamt eine weitere Teilungserklärung. Denn es
spricht von einer Teilungserklärung, die ins Leere gegangen sei, weil sie ihren
Adressaten (das Bundespatentgericht) nicht erreicht habe. Dieses Verständnis
der Verfahrenshandlung der Patentinhaberin als Teilungserklärung ist auch
zutreffend, denn diese hat mit der Einreichung der Unterlagen der Trennan-
meldung mit dem amtlichen Vordruck, in dem in der Rubrik 8 (Erklärungen)
"Teilung/Ausscheidung aus der Patentanmeldung (Aktenzeichen der Stam-
manmeldung) P 36 16 566.2-27" angekreuzt war, ihren (fortbestehenden) Wil-
len zur Teilung des Stammpatents erklärt.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob es der Wirksamkeit dieser Erklärung
entgegenstünde, wenn sie ausschließlich an das Patentamt gerichtet worden
wäre und nicht an das Bundespatentgericht, demgegenüber sie abzugeben war
(vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 60 Rdn. 4; Hacker, Mitt. 1999, 1, 8; van Hees,
Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl., S. 238; Kühnen, Die Teilung des
Patents, S. 55). Denn jedenfalls hat die Patentinhaberin mit ihrem dort am
12. März 1993 eingegangenen Schriftsatz gegenüber dem Bundespatentge-
richt ausdrücklich darauf hingewiesen, daß "die ... angekündigte Erfüllung aller
Wirksamkeitserfordernisse für die Teilung durch Einreichung der Unterlagen
und Gebührenzahlung beim Deutschen Patentamt erfolgt" sei, und damit auch
gegenüber dem Bundespatentgericht hinreichend zum Ausdruck gebracht, dar-
an festhalten zu wollen, das Stammpatent gemäß ihrer Erklärung vom 16. De-
zember 1992 zu teilen. Das reicht für eine Wiederholung der Teilungserklärung
aus, die erneut die Frist des § 39 Abs. 3 PatG in Gang setzte.
2.
Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents
für patentfähig erachtet.
Dabei hat es unterstellt, daß die Teilungserklärung, wie von der Ein-
sprechenden geltend gemacht, auch deshalb unwirksam sei, weil der abge-
trennte Gegenstand von den erteilten Patentansprüchen des Stammpatents
nicht umfaßt sei. Denn dies habe die gleichen Folgen wie der Umstand, daß
die Teilungserklärung mangels Entrichtung der Gebühren für die abgetrennte
Anmeldung als nicht abgegeben gelte. Auch dieser Verfahrensfehler sei durch
die Patenterteilung geheilt.
Eine solche Heilung sei im Patentrecht nichts Unbekanntes. Übersehe
etwa eine Prüfungsstelle, daß die förmlichen Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme einer ausländischen Priorität nicht gegeben seien - z.B. der Prio-
ritätsanspruch nach § 41 Abs. 1 Satz 3 PatG verwirkt sei -, so sei dies im Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ebensowenig nachprüfbar, wie wenn bei
Patenterteilung übersehen worden sei, daß zuvor die Fiktion der Rücknahme
der Anmeldung - etwa wegen unvollständiger Gebührenzahlung - eingetreten
sei. Auch in diesem Fall liege bei Patenterteilung keine wirksame Anmeldung
vor. Soweit die Einsprechende Bedenken habe, daß durch die Heilung auch
schwere Fehler bei der Teilung im Einspruchsverfahren nicht mehr überprüft
werden könnten, sei dem entgegenzuhalten, daß die Einsprechende die Un-
wirksamkeit der Teilungserklärung bereits im Rahmen des Einspruchsbe-
schwerdeverfahrens hätte rügen können.
Der im Einspruchsbeschwerdeverfahren verteidigte Patentanspruch sei
zulässig. Die Merkmale des Anspruchs seien, wie in der mündlichen Verhand-
lung von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt worden sei, in den ur-
sprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart. Der Gegenstand des An-
spruchs sei neu, gewerblich anwendbar und beruhe auch auf erfinderischer
Tätigkeit.
3.
Das hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
a)
Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß
das Fehlen einer wirksamen Teilungserklärung als solches nicht den Widerruf
eines gleichwohl auf die abgetrennte Anmeldung erteilten Patents rechtfertigt,
weil das Gesetz (§ 21 PatG) einen entsprechenden Widerrufsgrund nicht
kennt. Insofern gilt nichts anderes als für sonstige Mängel des Erteilungsver-
fahrens, die weder einen Widerrufs-, noch einen Nichtigkeitsgrund bilden (vgl.
BGH, Urt. v. 11.11.1952 - I ZR 134/51, GRUR 1953, 88 - Anschlußberufung;
Urt. v. 29.11.1966 - Ia ZR 11/63, GRUR 1967, 240, 242 - Mehrschichtplatte;
Beschl. v. 31.1.1967 - Ia ZB 6/66, GRUR 1967, 543, 546 - Bleiphosphit;
Sen.Beschl.
v. 15.5.1997
- X ZB 8/95, GRUR 1997, 612, 615
- Polyäthylenfilamente; vgl. ferner Sen., BGHZ 103, 262, 265 - Düngerstreuer).
b)
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist im Nichtig-
keitsverfahren ebensowenig als Vorfrage zu prüfen, ob das Patentamt als Er-
teilungsbehörde eine an sich statthafte und im Rahmen seiner Zuständigkeit
liegende Wiedereinsetzung sachlich zu Recht gewährt hat, da ein etwaiger
Verfahrensmangel solcher Art als durch die Patenterteilung geheilt anzusehen
wäre (Urt. v. 6.10.1959 - I ZR 117/57, GRUR Ausl. 1960, 506, 507 - Schiffs-
lukenverschluß). Durch die Rechtsprechung des Senats ist hingegen noch
nicht entschieden, inwieweit hieraus eine allgemeine Aussage darüber abzu-
leiten ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang formelle Mängel des Er-
teilungsverfahrens durch die Erteilung des Patents in dem Sinne geheilt wer-
den, daß sie jeder Nachprüfung entzogen sind (s. dazu BPatG, BlPMZ 1984,
380; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 22 Rdn. 16; Busse, aaO, § 41 Rdn. 50, § 49
Grundsatz wird dies nicht von einer gesetzlich nicht bestimmten Heilungswir-
kung der Patenterteilung als solcher, sondern davon abhängen, worauf sich im
einzelnen die Tatbestandswirkung (s. dazu BVerwGE 59, 310, 315; 74, 315,
320; Knack/Meyer, VwVfG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 17 ff.; Kopp/Ramsauer, VwVfG,
Verwaltungsaktes der Patenterteilung erstreckt, die hinsichtlich des Anmelde-
tages (§ 35 Abs. 2 PatG) zunächst lediglich die formelle Patentlaufzeit dadurch
bestimmt, daß der Erteilungsbeschluß ausspricht, von welchem Tag an das
erteilte Patent läuft (§ 16 Abs. 1 Satz 1 PatG), sich hingegen nicht notwendi-
gerweise auf die Beantwortung der materiell-rechtlichen Frage erstrecken muß,
welcher Tag den Zeitrang der Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG be-
stimmt. Diese Frage könnte vielmehr von derjenigen Instanz zu entscheiden
sein, die zur Beurteilung der Frage berufen ist, ob der Gegenstand des erteil-
ten Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist (vgl. zum Gebrauchsmu-
sterrecht Sen.Beschl. v. 11.5.2000 - X ZB 26/98, GRUR 2000, 1018, 1020
- Sintervorrichtung; zur Prioritätsbeanspruchung BPatGE 28, 31 = GRUR 1986,
607).
Das Gesetz sieht eine Heilung von Mängeln des Erteilungsverfahrens
nicht ausdrücklich vor; die (fehlenden) Folgen solcher Mängel ergeben sich vor
allem daraus, daß das Gesetz Widerruf oder Nichtigerklärung des Patents von
dem Vorliegen bestimmter Fehler abhängig macht und damit aus anderen, im
Gesetz nicht aufgeführten Gründen ausschließt. Das bedeutet jedoch nur eine
mangelnde Anfechtbarkeit der Erteilung aus diesem Grunde, nicht jedoch
zwangsläufig auch, daß die infolge eines solchen Fehlers tatsächlich nicht vor-
liegenden Voraussetzungen als fingiert anzusehen wären, also im Falle einer
fehlenden wirksamen Anmeldung etwa von einem wie auch immer zu bestim-
menden fiktiven Anmeldedatum zur Festlegung des für die Fragen der Neuheit
und erfinderischen Tätigkeit maßgeblichen Datums auszugehen wäre.
c)
Im Streitfall bedarf dies jedoch keiner Entscheidung. Denn die
vom Bundespatentgericht unterstellte Unwirksamkeit der Teilungserklärung
kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht.
a )
Der Senat ist allerdings seit dem Beschluß vom 5.3.1996
(X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 750 f. - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungs-
system) davon ausgegangen, daß eine Teilung des Patents nach § 60 PatG
voraussetzt, daß das Patent gegenständlich in mindestens zwei Teile aufge-
spalten wird. Nur wenn eine Teilung in diesem Sinne vorliegt, d.h. mit der Tei-
lungserklärung tatsächlich ein in und durch diese Erklärung bestimmter Teil
des einspruchsbefangenen Patents abgespalten wird, soll mit der Trennanmel-
dung im übrigen im Sinne der Rechtsprechung (BGHZ 115, 234 - Straßenkehr-
maschine; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - In-
formationsträger) der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Ge-
samtanmeldung - auch über den abgetrennten Gegenstand hinaus - ausge-
schöpft werden können. Für eine wirksame Teilung soll es dabei nicht genü-
gen, daß der abgetrennte Gegenstand und das zu teilende Patent lediglich
merkmalsmäßige Überschneidungen, etwa im Oberbegriff, aufweisen. Für er-
forderlich hat der Senat vielmehr erachtet, daß die Trennanmeldung
- zumindest auch - einen Gegenstand umfaßt, der Gegenstand der - sinnvoll
verstandenen - Patentansprüche des erteilten Patents ist und nach dem Inhalt
der Teilungserklärung von diesem abgetrennt wird (Sen.Beschl. v. 3.12.1998
- X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). Dagegen ist eine
wirksame Teilung für den Fall verneint worden, daß vom erteilten Patent nichts
abgetrennt wird, beispielsweise, weil der mit der Teilungserklärung abgetrennte
Gegenstand im erteilten Patent nicht enthalten ist (BGHZ 133, 18, 21
- Informationssignal).
ß)
Der Senat hat insoweit wesentlich darauf abgestellt, daß eine
Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zu teilende Gegenstand in min-
destens zwei Teile aufgespalten werde (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92,
GRUR 1996, 747, 750 f. - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGHZ
133, 18, 22 - Informationssignal; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR
1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). Ob daran gegenüber der Kritik (s. ins-
bes. Busse, aaO, § 39 Rdn. 16, § 60 Rdn. 10) festzuhalten ist, bedarf im
Streitfall keiner Entscheidung. Denn jedenfalls ist aus dem Erfordernis einer
Teilung nicht nur des Verfahrens, sondern des erteilten Patents nicht abzulei-
ten, daß bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter
Teil des Patents definiert werden muß, der von diesem abgetrennt wird.
Die Entwicklung der Teilungspraxis hat gezeigt, daß mit dem materiell-
rechtlichen Erfordernis der durch den Inhalt der Teilungserklärung bestimmten
gegenständlichen Teilung nur scheinbar eine materielle Einschränkung des
freien Teilungsrechts des Patentinhabers im Einspruchsverfahren verbunden
ist. Da zumindest die Abtrennung eines beliebigen Unteranspruchs dem Erfor-
dernis der gegenständlichen Teilung genügt, handelt es sich in der Wirkung
tatsächlich eher um eine bloß formale Hürde, einen, wie es in der Literatur an-
schaulich ausgedrückt worden ist, an der "Teilungspforte" zu entrichtenden
"kleinen Obolus" (Hacker, Mitt. 1999, 1, 3). Andererseits kann diese Hürde je-
doch, wie die Entscheidungspraxis der letzten Jahre und der Streitfall zeigen,
erhebliche praktische Schwierigkeiten bereiten, ohne daß damit für eine inhalt-
lich sinnvolle Abgrenzung zwischen den Möglichkeiten des Patentinhabers,
einen sachlich angemessenen Patentschutz zu erwirken, einerseits und der
Rechtssicherheit für Dritte andererseits irgendetwas gewonnen wäre.
Das Verständnis der Teilung als gegenständliche Aufspaltung des Pa-
tents in mindestens zwei Teile wird etwa denjenigen Teilungsfällen gerecht, in
denen von zwei nebengeordneten Ansprüchen der eine im Stammpatent ver-
bleiben, während der andere abgetrennt werden soll. Schon für die häufigeren
Fälle der Abtrennung von Unteransprüchen oder des Verbleibs eines Unteran-
spruchs im Stammpatent paßt es jedoch allenfalls mit Einschränkungen, da der
Gegenstand des Unteranspruchs mit der Abtrennung nicht notwendigerweise
aus dem Gegenstand und jedenfalls nicht aus dem Schutzbereich des überge-
ordneten Anspruchs herausfällt (vgl. Busse, aaO, § 39 Rdn. 16; Stortnik,
GRUR 2000, 111, 119). Andererseits könnte eine mit der Teilungserklärung
verbundene Gestaltungswirkung überhaupt nur das im Ausgangsverfahren
verbleibende Stammpatent betreffen, da mit der durch die Teilung entstande-
nen neuen Anmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmel-
dung ausgeschöpft werden kann und insoweit mithin eine Beschränkung nicht
eintritt (vgl. Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 -
Informationsträger; Hacker, Mitt. 1999, 1, 2). Das Erfordernis einer gegen-
ständlich verstandenen Teilung ist daher nur insoweit sinnvoll, als es sicher-
stellt, daß auf die Trennanmeldung nichts patentiert wird, was mit dem im Ver-
fahren der Stammanmeldung gewährten oder versagten Patentschutz unver-
einbar ist. Das betrifft insbesondere die Vermeidung einer Doppelpatentierung
(vgl. Sen.Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688, 689 - Grau-
stufenbild; Melullis, GRUR 2001, 971, 974), die sich nicht mehr als Teilung,
sondern als Verdoppelung des Stammpatents darstellen würde. Sie muß und
kann jedoch nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklärung
vermieden werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die
jeweils zu gewährenden oder aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche.
Damit wird zugleich erreicht, daß die Teilung des Patents insoweit nicht
anders behandelt wird als die Teilung der Anmeldung (s. dazu bereits
Sen.Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 - Textdatenwieder-
gabe). Der bis zur Patenterteilung vorläufige Charakter der in der Anmeldung
formulierten Patentansprüche schließt es aus, die Teilung von einer inhaltli-
chen Aufspaltung der beanspruchten Lehre nach Maßgabe der angemeldeten
Ansprüche abhängig zu machen. Da die abschließende Bestimmung des In-
halts der Patentansprüche nicht am Anfang, sondern am Ende des Erteilungs-
verfahrens steht, kann und muß erst zu diesem Zeitpunkt und nicht schon bei
Abgabe der Teilungserklärung der Gegenstand des in dem jeweiligen Verfah-
ren erstrebten Patentschutzes
feststehen
(Sen.Beschl. v. 23.9.1997
- X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe; Melullis, GRUR
2001, 971, 974). Werden Patent und Patentanmeldung insoweit gleichbehan-
delt, werden zugleich Friktionen vermieden, die sich andernfalls nach
Patenterteilung, aber vor Eintritt der Bestandskraft der Patenterteilung ergeben
könnten, wenn einerseits eine Teilung noch möglich ist (Sen.Beschl. v.
28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild), andererseits aber
einer gegenständlichen Abspaltung von dem erteilten Patent, sofern sich kein
Einspruchsverfahren anschließt, nicht mehr durch einen Teilwiderruf Rechnung
getragen werden kann.
g )
Der Senat hat erwogen, ob sich die bisherigen Anforderungen an
eine gegenständlich bestimmte Teilungserklärung rechtfertigen ließen, wenn
der Senat an ihrer Stelle von seiner vielfach kritisch erörterten (s. nur Bauer,
GRUR 1993, 376, 377 f.; van Hees, aaO, S. 245 f.; Kühnen, aaO, S. 114 ff.;
Niedlich, GRUR 1995, 1; dens., GRUR 2002, 565; Schulte, aaO, § 60 Rdn. 53)
Rechtsprechung abrücken würde, nach der im Verfahren der Trennanmeldung
der Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung ausgeschöpft werden kann
(BGHZ 115, 234
- Straßenkehrmaschine; Sen.Beschl. v. 22.4.1998
- X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger). Dagegen spricht
jedoch, daß sich die Rechtspraxis auf die in der Entscheidung "Straßenkehr-
maschine" herausgearbeiteten Grundsätze eingestellt hat, auf die - anders als
auf die Rechtsprechung zur gegenständlich bestimmten Teilungserklärung -
seit zehn Jahren Patentinhaber vertraut haben, die nach diesen Grundsätzen
Patente geteilt und auf die Trennanmeldungen Patente erwirkt haben. Es be-
dürfte daher zwingender Gründe, um hiervon abzuweichen. Sie können nicht in
begrifflichen Argumenten gefunden werden. Für entscheidend hält der Senat
vielmehr, ob die Kritik durchgreift, die Rechtsprechung vernachlässige die
rechtlich geschützten Interessen des Wettbewerbs gegenüber denjenigen des
Patentinhabers, indem sie die Zäsurwirkung der Patenterteilung mißachte und
die durch § 22 Abs. 1 PatG ausgeschlossene Erweiterung des Schutzbereichs
eines erteilten Patents auf dem rechtlichen Umweg der Teilung zulasse. Diese
Kritik ist jedoch schon deshalb nicht überzeugend, weil dem Anmelder immer
die Möglichkeit zu Gebote steht, die Anmeldung (unmittelbar) vor Patent-
erteilung zu teilen und sich damit die Möglichkeit offen zu halten, gegebenen-
falls ein zweites Patent mit einem gegenüber dem erteilten weiteren oder ande-
ren Schutzbereich zu erwirken. Die Zäsurwirkung der Patenterteilung ist inso-
fern notwendigerweise auf das jeweilige aus einer Anmeldung hervorgegange-
ne Patent beschränkt und läßt sich auf weitere Patente, die aus Trennanmel-
dungen hervorgehen können, nicht erstrecken. Es mag zutreffen, daß die sich
hieraus ergebenden Möglichkeiten bis zur Entscheidung "Straßenkehrmaschi-
ne" kaum erkannt worden sind und daß von ihnen auch in mißbräuchlicher
Weise Gebrauch zu machen versucht wird, indem - insbesondere in Anpas-
sung an Ausführungsformen des Wettbewerbs - Patentansprüche auf nicht ur-
sprungsoffenbarte Gegenstände formuliert werden. Im Hinblick auf die stets
gegebene Möglichkeit der Teilung der Anmeldung läßt sich dem jedoch durch
eine Einschränkung der Möglichkeiten zur Teilung des Patents nicht wirksam
begegnen. Versuchen, die Grenzen der Ursprungsoffenbarung zu überschrei-
ten, kann und muß durch eine besonders aufmerksame Prüfung auf Änderun-
gen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, bei Trennanmeldungen
entgegengetreten werden.
d )
Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß sich der von ihm
aufrechterhaltene Patentanspruch von dem im Stammpatent beanspruchten
Gegenstand u.a. dadurch unterscheide, daß die Sammelstrecken nicht not-
wendigerweise symmetrisch zu einer Achse und um diese drehend angeordnet
sind, ferner dadurch, daß die Sammelstrecke nach dem Streitpatent mit quer zu
ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen
Mitnehmern versehen ist. Diese Beurteilung, gegen die sich auch die Rechts-
beschwerde nicht wendet, ist rechtsfehlerfrei. Damit ist dem Erfordernis einer
Teilung des Stammpatents genügt.
d)
Die Beurteilung der Zulässigkeit des verteidigten Patentan-
spruchs und seiner Patentfähigkeit durch das Bundespatentgericht wird von
der Rechtsbeschwerde nicht mit konkreten Rügen angegriffen und läßt keinen
Rechtsfehler erkennen. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts hat damit
insgesamt Bestand.
4.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
III.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich
gehalten.
Melullis
Keukenschrijver
Mühlens
Meier-Beck
Asendorf