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BGH Beschluss vom 29.04.2003 – X ZB 4/01
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
29. April 2003
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk:
ja
BGHZ: nein
PatG § 39 Abs. 2
Basisstation
a) Die Teilungserklärung hindert nicht den Fortgang des Beschwerdeverfah-
rens und eine abschließende Entscheidung über das Stammpatent.
b) Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung über das Stammpatent, so
kommt es auf das Schicksal der Trennanmeldung in der Regel schon des-
halb nicht an, weil durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß. Maß-
geblich ist alleine, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Ein-
spruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.
BGH, Beschl. v. 1. April 2003 - X ZB 4/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin
Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck
am 29. April 2003
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
30. November 2000 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurück-
gewiesen.
Der Beschwerdewert wird auf 150.000
(cid:0)(cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:6)(cid:5)(cid:8)(cid:7)(cid:9)(cid:1)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:1)(cid:11)(cid:5)(cid:13)(cid:12)(cid:10)(cid:5)(cid:15)(cid:14)
Gründe:
I. Nach Abtrennung der erteilten Ansprüche 5 bis 18 aufgrund einer
Teilungserklärung der Patentinhaberin hat das Deutsche Patent- und Marke-
namt das deutsche Patent 38 12 611, das eine "Basisstation für ein drahtloses
digitales Telefonsystem" betrifft, mit Beschluß vom 10. Mai 1999 wegen unzu-
lässiger Erweiterung widerrufen.
Dagegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. In der mündli-
chen Verhandlung vom 29. November 2000 vor dem Bundespatentgericht hat
die Patentinhaberin die Teilung des Patents in der Weise erklärt, daß die Pa-
tentansprüche 3 und 4 erteilter Fassung unter Rückbezug auf Anspruch 1 er-
teilter Fassung abgetrennt werden. Sie hat beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Patent-
amt zurückzuverweisen,
hilfsweise,
das Restpatent mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 6 aufrechtzuer-
halten.
Dieser hilfsweise verfolgte einzige Patentanspruch lautet unter Einfü-
gung einer Merkmalsnumerierung durch das Bundespatentgericht wie folgt:
1. Vorrichtung zur Kommunikation zwischen Teilnehmerstation (41) und
einem externen Netzwerk (25) mit
2. einer Zentralstation (10),
2.1 die mit dem externen Netzwerk (25) in Verbindung steht,
3. einem Prozessor (14) in der Zentralstation (10),
3.1 der mit einer Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommu-
nikation zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungs-
station (11) in Verbindung steht,
4. mehreren Kanalmodule(n) (20) in der Übertragungsstation (11),
4.1 die mit mehreren Teilnehmerstationen (41) über Hochfrequenzka-
näle mit jeweils mehreren Zeitschlitzen in Verbindung stehen,
4.2 wobei die Zeitschlitze den Teilnehmerstationen nach Bedarf, nach
einer vorbestimmten Zuordnungsroutine, zugeordnet werden,
5. mindestens einer Steuereinrichtung (19) in der Übertragungsstation
(11) zum Steuern von Kommunikation zwischen den Kanalmodulen
(20) und der Zentralstation (10),
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
6. die Zentralstation (10) und die Übertragungsstation (11) miteinander
über von beiden Stationen erzeugte und empfangene Bitströme (28)
in Verbindung stehen,
6.1 Bitströme, die von der Zentralstation (10) zur Übertragungsstation
(11) übertragen werden von dem externen Netzwerk (25) initiierte
Signale erhalten, und
6.2 Bitströme, die von der Übertragungsstation (11) zur Zentralstation
(10) übertragen werden von den Teilnehmerstationen (41) initi-
ierte Signale enthalten,
6.3 wobei die Bitströme mehrfach sich sequentiell wiederholende
Zeitschlitze enthalten,
7. ein Steuerkanal BBC zwischen der Zentralstation (10) und der Über-
tragungsstation (11) zur Übertragung von Steuersignalen vorgesehen
ist,
7.1 die von beiden Stationen (10, 11) initiiert werden können, und
8. die Steuereinrichtung (19, 44) mit den Kanalmodulen (20) über einen
Übertragungsweg (37) mit mehreren Kanälen verbunden ist und
8.1 der zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den
Hochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungswegs eine
Schnittstelle mit den Kanalmodulen (20) bildet.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde hinsichtlich des nach der
weiteren Teilungserklärung verbliebenen Stammpatents zurückgewiesen und
die Rechtsbeschwerde zugelassen (BlPMZ 2001, 108; MDR 2001, 121)
Die Patentinhaberin hat am 23. Februar 2001 die Gebühren für die
zweite Trennanmeldung vom 29. November 2000 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingezahlt.
Mit ihrer Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung
der Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das
Beschwerdegericht. Die Einsprechenden bitten um Zurückweisung des
Rechtsmittels.
II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft; sie eröffnet die
Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision. Die
vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung der Zulassung auf
eine bestimmte Rechtsfrage ist ohne Wirkung (st. Rspr. des Senats, u.a.
Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze; Beschl. v.
3.12.1996 - X ZR 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer). Der Sonderfall
zulässiger Beschränkung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfah-
rensgegenstandes liegt hier nicht vor (BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92,
GRUR 1994, 730 - Value). Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.
2. In der Sache bliebt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.
a) Das Bundespatentgericht hat die in der mündlichen Verhandlung ab-
gegebene weitere Teilungserklärung, mit der die Patentinhaberin aus dem
noch verbliebenen Patent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 4
nunmehr noch die Patentansprüche 3 und 4 unter Rückbezug auf Anspruch 1
abgetrennt hat, für wirksam gehalten. Es hat sich für befugt gesehen, über das
Stammpatent vor Beendigung des "Schwebezustandes" der Teilanmeldung
nach § 39 Abs. 3 PatG zu entscheiden. Der abgetrennte Teil gelte nach der
Teilung als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden sei und für
den die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten seien.
Hieraus hat das Beschwerdegericht den Schluß gezogen, daß mit dieser Re-
gelung auch ein materiell-rechtlicher Teilungsbegriff vereinbar sei, nach dem
erforderlich sei, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile auf-
gespalten werde und ein um den abgespaltenen Teil vermindertes Restpatent
entstehe. Da die rechtsgestaltenden Wirkungen jedoch vorerst in der Schwebe
blieben und der abgetrennte Teil wegen des materiell-rechtlichen Teilungsbe-
griffs wieder in das Stammpatent zurückfalle, wenn die Anmeldungsunterlagen
und Gebühren nicht fristgerecht eingingen, könne danach über das Stamm-
verfahren nicht entschieden werden, solange der Schwebezustand andauere.
Diese Rechtsprechung hält das Bundespatentgericht im Lichte der Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000
GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) indessen für überholt. Zur Begründung hat
es ausgeführt, nach Verkündung eines Beschlusses oder - im schriftlichen
Verfahren - nach dessen Übergabe an die Postabfertigungsstelle könne wegen
der Bindung des Patentamts und des Patentgerichts an seine Entscheidung bei
einer Teilungserklärung während der Rechtsmittelfrist vom Stammpatent nichts
(mehr) abgespalten werden, eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne müsse
demnach nicht erfolgen. Gleiches müsse auch ohne Bindung an eine Entschei-
dung gelten. Der Teilungserklärung komme eine materiell-rechtliche Wirkung
hinsichtlich der Trennanmeldung ohnehin nicht zu, da mit ihr der gesamte Of-
fenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden könne.
Bei der Teilung des Patents im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfah-
ren sei daher durchgängig nicht eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne zu
fordern. Wenn nichts abgespalten werde, könne auch nichts zurückfallen. Ein
"Schwebezustand" für das Stammpatent nach der Erklärung der Teilung ent-
stehe deshalb nicht; im Verfahren zum Stammpatent könne unabhängig vom
Schicksal der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG entschieden werden.
b) Die Rechtsbeschwerde macht hiergegen geltend, das Beschwerdege-
richt habe über die Beschwerde nicht während des "Schwebezustandes" ent-
scheiden dürfen; da der Gegenstand des Stammpatents noch nicht abschlie-
ßend definiert sei, sei es dem Bundespatentgericht verwehrt, über die Validität
des Stammpatents im voraus zu entscheiden.
Diese Rüge hat im Ergebnis keinen Erfolg.
aa) Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die
Patentinhaberin nach § 60 Abs. 1 PatG ihr Patent bis zur Beendigung des Ein-
spruchsverfahrens teilen konnte und daß sie der in § 39 Abs. 1 Satz 2 PatG
geforderten Schriftform genügte, idem sie ihre Teilungserklärung in der mündli-
chen Verhandlung zu Protokoll gegeben hat, so daß die Teilung wirksam er-
klärt ist.
bb) Der Senat hat in seiner Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 5.3.1996
- X ZR 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem;
Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informa-
tionsträger; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486
- Kupplungsvorrichtung; BGHZ 133, 18, 21 - Informationssignal; Sen.Beschl. v.
28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) im wesentlichen
darauf abgestellt, daß eine Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zu
teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde. Durch die
Teilung wird das Einspruchsverfahren auf das um den abgetrennten Teil ver-
minderte Restpatent beschränkt. Nur dieses ist noch, soweit das Vorbringen
des Einsprechenden hierzu Anlaß gibt, auf das Vorliegen eines gesetzlichen
Widerrufsgrundes zu prüfen. Die rechtsgestaltenden Wirkungen treten unmit-
telbar mit dem Zugang der Teilungserklärung ein; sie bleiben allerdings vorerst
in der Schwebe (§§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG). Im Umfang der Abtren-
nung ist das Patent wegen der Teilung mit rechtsvernichtender Wirkung zu wi-
derrufen. Ob daran festzuhalten ist, hat der Senat in seinem Beschluß vom
30. September 2002 (X ZB 18/01, GRUR 2003, 47 - Sammelhefter) ausdrück-
lich offengelassen. Aus dem Erfordernis einer Teilung nicht nur des Verfah-
rens, sondern des erteilten Patents sei nicht abzuleiten, daß bereits durch die
Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert
werden müsse, der von diesem abgetrennt werde. Diese Frage bedarf auch im
vorliegenden Streitfall keiner Entscheidung. Um die Anforderungen einer Tei-
lung geht es vorliegend nicht. Im Streit steht insoweit allein die Frage, in wel-
chem Umfang das Verfahren nach einer Teilungserklärung fortgesetzt werden
kann.
cc) Die Teilungserklärung hindert den Fortgang des Beschwerdeverfah-
rens hinsichtlich des erteilten Patents nicht. Voraussetzung der Fortführung
des Beschwerdeverfahrens und einer abschließenden Entscheidung hinsicht-
lich des Stammpatents nach der Teilungserklärung während des Schwebezu-
standes nach § 39 Abs. 3 PatG ist die Entscheidungsreife des Verfahrens.
Das Beschwerdeverfahren ist entscheidungsreif, wenn über den vom
Beschwerdeführer gestellten Antrag auf Grund des Rechts- und Sachstandes
abschließend entschieden werden kann. Für die Entscheidungsreife ist ent-
scheidend der Antrag des Beschwerdeführers, der durch diesen den Umfang
der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren bestimmt. Ist der Beschwerdeführer
zugleich Patentinhaber, so hat er es in der Hand, etwa mit einem Hauptantrag
seinen Erteilungsantrag umfassend zu verfolgen und mit einem Hilfsantrag nur
das, was er im Verfahren über die Stammanmeldung erreichen möchte, oder
aber im Verfahren über die Stammanmeldung sogleich einen eingeschränkten
Erteilungsantrag zu stellen und das weitere - auch auf das Risiko der Rechts-
folgen des § 39 Abs. 3 PatG - dem Verfahren über die Teilanmeldung zu über-
lassen. Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung, die sich ausschließ-
lich auf den nach der Teilungserklärung verbliebenen Gegenstand des Stamm-
patents bezieht, so kommt es für die Entscheidung über die Beschwerde auf
das Schicksal der Trennanmeldung in aller Regel schon deshalb nicht an, weil
- wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat - durch die Teilung
nichts abgetrennt werden muß, was unter den Voraussetzungen des § 39
Abs. 3 PatG in das Stammpatent zurückfallen könnte. Maßgebend ist allein, ob
die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine ab-
schließende Entscheidung zuläßt.
dd) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Paten-
tinhaberin wirksam die Teilung durch Abtrennung der Ansprüche 3 und 4 er-
klärt. Sie hat Aufrechterhaltung des Stammpatents mit Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 6 begehrt. Das Beschwerdeverfahren war insoweit entscheidungsreif, so
daß unabhängig vom Schicksal der Trennanmeldung eine Entscheidung über
die Beschwerde ergehen konnte.
3. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der beanspruchten
Vorrichtung verneint. Es hat dahinstehen lassen, ob die Vorrichtung nach dem
Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik neu ist. Jedenfalls beruhe
die Vorrichtung nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie habe sich für den Fach-
mann, einen Entwickler, der eine nachrichtentechnische Hochschulausbildung
absolviert habe und über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen
Mobilfunksysteme verfüge - in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik ergeben.
a) Die Rechtsbeschwerde hält diese Bestimmung des Fachmanns für
fehlerhaft. Am Prioritätstag der Anmeldung (18. August 1987) habe es nur
analoge Mobilfunksysteme gegeben. Mobile digitale Funksysteme seien zu
diesem Zeitpunkt erst in der Entwicklung gewesen. Richtigerweise habe das
Bundespatentgericht auf einen Elektroingenieur abstellen müssen, der einige
Jahre auf dem Gebiet des Funktelefonsystems gearbeitet habe und allenfalls
über eine kurze Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Funktechnologie ver-
fügt habe.
Die Rüge greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde hat nicht dargetan,
inwieweit die vom Bundespatentgericht tatrichterlich festgestellte Qualifikation
des Durchschnittsfachmanns auf einem Rechtsfehler beruht.
b) aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Merkmale 8 und 8.1
des Anspruchs 1 des Streitpatents seien im Stand der Technik (Eckert/Höfgen,
The Fully Digital Cellular Radio Telephone System CD 900, D 2) beschrieben.
Die im vorliegenden Anspruchswortlaut erfolgende Überleitung zum Merk-
mal 8.1 mit den Worten "und der" - diese Überleitung sei auch bereits im er-
teilten Anspruch 2 enthalten - entspreche nicht den üblichen Sprachregeln.
Man könnte zwar vermuten, daß mit "der" der Übertragungsweg gemeint sei;
dies passe jedoch technisch nicht zu der dann folgenden Zweckbestimmung
"zum Steuern von Signalen". Merkmal 8.1 sei deshalb in der Weise aufzufas-
sen, daß darin das Wort "der" zu streichen sei; die Patentinhaberin habe sich
in der Verhandlung dieser Auslegung angeschlossen. Das so gefaßte Merkmal
8.1 sei ebenfalls auf die modifizierte Anordnung von D 2, Figur 8 lesbar.
bb) Die Rechtsbeschwerdeführerin hält dem entgegen, sie habe sich in
der mündlichen Verhandlung nicht der Auslegung des Beschwerdegerichts an-
geschlossen. Der Artikel "der" beziehe sich auf den Übertragungsweg (37) in
Merkmal 8. Der Übertragungsweg bilde tatsächlich eine Schnittstelle mit den
Kanalmodulen zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hoch-
frequenzkanälen und Kanälen des Übertragungsweges. Dieses Merkmal sei
auch in dieser Weise in der Patentschrift offenbart. Figur 4 des Streitpatents
zeige ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Basisstation. Darin sei der
Übertragungsweg (37) zwischen MUX (119) und Kanalmodul (120) gezeigt. In
Figur 5 sowie in Spalte 10 Zeilen 30 ff. werde dann die MUX-Karte (119) im
Detail dargestellt. Hierdurch sei das Merkmal 8.1 für den Fachmann offenbart.
Der Übertragungsweg bilde demnach eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen,
um Signale, die sich in den Zeitschlitzen der Hochfrequenzkanäle (zwischen
Basisstation und Teilnehmerstation) befänden, über die Schnittstelle in die Ka-
näle des Übertragungsweges zu steuern. Das in diesem Sinne technisch kor-
rekt interpretierte Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1 sei weder in der Druck-
schrift D 2 noch in der Druckschrift D 10 (Langewellpott/D'Avella, On the Spec-
tral Efficiency of CD 900) offenbart. Die getroffenen Feststellungen des Bun-
despatentgerichts beruhten auf dem Fehlverständnis des Merkmals 8.1.
cc) Auch insoweit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bun-
despatentgericht hat das Merkmal 8.1 gestützt auf den Sinnzusammenhang
ausgelegt und seinen technischen Inhalt ermittelt. Diese tatrichterliche Würdi-
gung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
c) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, die in Figur 8 der
D 2
näher
dargestellte
Übertragungsstation
(BS)
weise
eine
MUX/DEMUX-Einheit auf, die als Steuereinrichtung zu betrachten sei. Diese
Einheit teile die den über PCM-30-Leistungen von der Zentralstation (MSC)
kommenden Datenstrom auf die verschiedenen Sprach- und Organisationska-
näle auf.
Die Rechtsbeschwerde hält diese Annahme für sachlich unrichtig; hierfür
finde sich in dieser Entgegenhaltung keine Grundlage. Die ersten beiden Sätze
auf S. 257 in D 2 bezögen sich auf die Basisstation (bezeichnet als Übertra-
gungsstation = transmission unit) und nicht auf MUX/DEMUX (= transfer unit).
Daß MUX/DEMUX eine Steuerfunktion habe, lasse sich der Druckschrift D 2
nicht entnehmen. Der Durchschnittsfachmann vergleiche die "control unit" (die
Steuereinheit) der Figur 8 in D 2 mit der Steuereinrichtung (19) des Anspruchs
des Streitpatents. Die Steuereinrichtung (19) des Streitpatents sei in Merkmal 8
jedoch in ihrer Funktion und Ausgestaltung anders als die "control unit" der D 2
konzipiert.
Auch damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Das Bun-
despatentgericht hat, sachverständig beraten, seine Feststellungen getroffen.
Rechtsfehler hat die Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich
gehalten.
Melullis
RiBGH Prof. Dr. Jestaedt ist ortsabwesend und deshalb
Scharen
verhindert zu unterschreiben.
Melullis
Mühlens
Meier-Beck