Gesetze / Rechtsprechung / BGH
BGH Beschluss vom 23.11.2000 – I ZB 46/98
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
I ZB 46/98
BESCHLUSS
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke Nr. 640 196
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Verkündet am: 23. November 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Rado-Uhr
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) Art. 6quinquies; Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei- chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG- Markenrechtsrichtlinie) Art. 3 Abs. 1 lit. b, c, e, Abs. 3; MarkenG § 3 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fra- gen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b der genannten Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen als bei anderen Markenformen?
2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie für dreidi- mensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung? Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls bei lit. e - das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen, daß eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Be- tracht kommt, die die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtli- nie erfüllen?
BGH, Beschl. v. 23. November 2000 - I ZB 46/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher
beschlossen:
I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden
zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e der Ersten Richt-
linie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fra-
gen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 lit. b der genannten Richtlinie bei dreidi-
mensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein
strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen
als bei anderen Markenformen?
2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richt-
linie für dreidimensionale Marken, die die Form der Ware
darstellen, eine eigenständige Bedeutung? Ist bejahenden-
falls bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls bei
lit. e - das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der
Produktform dergestalt zu berücksichtigen, daß eine Eintra-
gung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der
Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Vorausset-
zungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen?
Gründe
I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete inter-
national registrierte dreidimensionale IR-Marke Nr. 640 196 Schutz in der Bun-
desrepublik Deutschland für die Waren
"Montres"
(Armbanduhren):
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Mar-
ke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Frei-
haltebedürfnisses den Schutz verweigert.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos
geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin
ihr Schutzbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2
führt:
Es sei davon auszugehen, daß Gegenstand des Schutzerstreckungsge-
suchs die konkrete dreidimensionale Form eines Uhrgehäuses ohne oder mit
abgedeckter Zeitanzeige und abgeschnittenem Armband sei und nicht eine Art
Blanko-Schutz für einzelne Merkmale der Warenform von Uhren beansprucht
werde, die ansonsten unterschiedlich gestaltet seien.
Bei diesem Verständnis des Schutzerstreckungsgesuchs bestünden kei-
ne Bedenken gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke nach § 3
Abs. 1 MarkenG. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei
ebenfalls nicht ersichtlich.
Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Darstellung des
Uhrgehäuses ohne oder mit abgedeckter Zeitanzeige und abgeschnittenem
Armband, das in seiner Breite mit dem Uhrgehäuse übereinstimme, fehle in der
konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft.
Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende
originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der
Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft
überwunden werden könne. Bei der Begründung der Originalität der Ware oder
ihrer Teile müsse ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware
und ihre Teile das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre
Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Ge-
staltung ihrer Produkte mit sich bringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest
naheliegend sei. Dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung erfor-
derlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem jeweili-
gen Warengebiet ab.
Auf dem Markt für Armbanduhren sei eine außerordentliche Vielfalt von
Formen und Gestaltungen gebräuchlich. Dieses Warengebiet müsse deshalb
in ganz besonderem Maße von einem die Gestaltungsfreiheit über Gebühr ein-
schränkenden Markenschutz freigehalten werden, damit es den Mitbewerbern
künftig noch möglich sei, den vorhandenen Formenschatz in beliebigen neuen
Kombinationen auszuschöpfen. Die vorliegende IR-Marke zeige überwiegend
gängige oder in ähnlicher Form belegte Gestaltungselemente.
Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß Art. 6quinquies PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungs-
gründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des Art. 6quinquies PVÜ.
III. Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt von der Auslegung des
Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL ab. Vor der Entscheidung über das
Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 234 Abs. 1
lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung zu den im Beschlußtenor gestell-
ten Fragen einzuholen.
Nicht entscheidend ist im vorliegenden Fall, daß die Markeninhaberin für
ihre IR-Marke "telle-quelle-Schutz" in Anspruch genommen hat. Denn es ist
nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, daß
sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsüberein- kunft befindet. Deshalb sind Art. 6quinquies, Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MarkenRL
sowie § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, durch die Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c
MarkenRL umgesetzt worden sind, einheitlich auszulegen.
1. Der Senat geht, ebenso wie das Bundespatentgericht, davon aus, daß
der IR-Marke Markenfähigkeit nach der weitgehend mit Art. 2 der MarkenRL
übereinstimmenden Vorschrift des § 3 Abs. 1 MarkenG zukommt und kein Aus-
schlußgrund nach Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL (= § 3 Abs. 2 MarkenG) vor-
liegt.
Nach dieser Regelung können Marken alle Zeichen sein, die geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen ande-
rer Unternehmen zu unterscheiden. Nach dem Wortlaut des Art. 2 MarkenRL
und des § 3 Abs. 1 MarkenG gehört dazu auch die Form der Ware. Erforderlich
ist, daß die angemeldete Marke die allgemeinen Anforderungen an die Mar-
kenfähigkeit erfüllt, d.h. sie muß abstrakt zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen geeignet sein (vgl. für die konturlose Farbmarke BGHZ 140,
193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für eine Warenverpackung BGH, Beschl.
v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche; Fezer, Marken-
recht, 2. Aufl., § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 16; Kur,
Festschrift 100 Jahre Marken-Amt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041),
während das Erfordernis der konkreten Unterscheidungskraft, bezogen auf die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aus Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL
folgt (umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ein Zeichen, das die Anfor-
derungen an die allgemeine Markenfähigkeit nach Art. 2 i.V. mit Art. 3 Abs. 1
lit. a MarkenRL nicht erfüllt, kann diesen Mangel - anders als ein Zeichen, dem
lediglich die konkrete Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL
fehlt - auch nicht infolge Benutzung gemäß Art. 3 Abs. 3 MarkenRL überwin-
den.
Nach Ansicht des Senats darf eine Marke, um markenfähig im Sinne von
Art. 2 MarkenRL (§ 3 Abs. 1 MarkenG) zu sein, kein funktionell notwendiger
Bestandteil der Ware sein. Sie muß über die technisch bedingte Grundform
hinausreichende nichttechnische Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch,
aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizie-
rungsfunktion der Marke erfüllen können (vgl. Fezer, Festschrift für Piper,
S. 525, 531 f.; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 6). In diesem Sinne muß die Marke
selbständig sein. Für dreidimensionale Markenformen ergibt sich der Grund-
satz der Selbständigkeit der Marke von der Ware auch aus der Bestimmung
des Art. 3 Abs. 1 lit. e 1. und 2. Spiegelstrich MarkenRL (vgl. Fezer, Festschrift
für Piper, S. 525, 526; ders., Markenrecht, 2. Aufl., § 3 Rdn. 227).
Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es recht-
fertigen könnten, der angemeldeten Formmarke die abstrakte Unterschei-
dungseignung nach Art. 2 MarkenRL (§ 3 Abs. 1 MarkenG) abzusprechen. Wie
sich aus den nachfolgenden Ausführungen unter III. 2. ergibt, ist die Marke
auch selbständig in dem genannten Sinne.
2. Der Senat möchte auch den Ausschlußgrund nach Art. 3 Abs. 1 lit. e
MarkenRL (= § 3 Abs. 2 MarkenG) verneinen. Diesem Schutzhindernis unter-
fallen diejenigen Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die
durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder die zur Herstellung einer techni-
schen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert
verleiht.
Die IR-Marke weist über die technisch bedingten Gattungsmerkmale der
Grundform einer Uhr hinaus eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen auf, die
weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt noch ausschließ-
lich technisch oder wertbedingt sind. Zu nennen sind etwa die charakteristische
Einheit zwischen Uhrgehäuse und Armband und die sich über das gesamte
Gehäuse erstreckende Glasabdeckung.
3. Danach kommt es für die Entscheidung über die Schutzerstreckung
der IR-Marke darauf an, ob ihr jede Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. b MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt oder ob ein Schutz-
hindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) be-
steht.
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist Unterschei-
dungskraft im Sinne dieser Regelung die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaß-
ten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen an-
derer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei grundsätzlich von einem groß-
zügigen Maßstab auszugehen ist, so daß jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH,
Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520
- St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 =
WRP 2000, 739 - Unter Uns).
aa) Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der
Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der
Bundesgerichtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prü-
fungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach Art. 3 Abs. 1
lit. b MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) erforderliche (konkrete) Unter-
scheidungskraft fehlen wird. Die naturgetreue Wiedergabe des im Warenver-
zeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Her-
kunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96,
GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Soweit die zeichnerischen
Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in
Rede stehenden Waren darstellen und keine über die technische Gestaltung
der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das Zeichen im allgemei-
nen wegen der bloß beschreibenden Angabe ebensowenig geeignet, die ge-
kennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, wie
einfachste geometrische Formen oder sonstige einfache graphische Gestal-
tungselemente, die in der Werbung oder aber auch auf Warenverpackungen
oder in sonst üblicher bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wer-
den (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli
Girl; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche). Anders liegt der Fall, wenn sich
die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art
der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich
sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In
diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche
Herkunft sehen.
Diese zur Frage der konkreten Unterscheidungseignung bei Bildmarken
entwickelten Grundsätze sind nach der bisherigen Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes in der Regel auch auf dreidimensionale Marken zu übertra-
gen, die in der Form der Verpackung bestehen (vgl. BGH WRP 2000, 1290,
1292 - Likörflasche).
bb) Bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen,
werden in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu der Art. 3 Abs. 1
lit. b MarkenRL entsprechenden Bestimmung des Markengesetzes (BPatGE
39, 219, 223 = GRUR 1999, 56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706,
709 und 710 - Montre I und II) und in der Entscheidungspraxis der Beschwer-
dekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt zu der Art. 3 Abs. 1
lit. b MarkenRL wörtlich entsprechenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV
(Entscheidung v. 21.9.1999 - R 73/1999-3, GRUR Int. 2000, 360 - TABS [rund,
rot/weiß]; Entscheidung v. 28.10.1999 - R 104/1999-3, GRUR Int. 2000, 363
- Strahlregler) strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt
als bei anderen Marken. Zur Begründung dieser höheren Anforderungen an die
Unterscheidungskraft stellt das Bundespatentgericht auf ein naheliegendes
Freihaltebedürfnis (vgl. BPatG GRUR 1998, 706, 709, 710 - Montre I und II)
und auf die Wesensverschiedenheit zwischen dem der Herkunftskennzeich-
nung dienenden Markenrecht auf der einen und den den Schutz von Gestal-
tungen eröffnenden Schutzrechten, insbesondere dem Geschmacksmuster-
recht, auf der anderen Seite ab (vgl. BPatGE 39, 219, 223 = GRUR 1999, 56
- Taschenlampen). Mit ähnlicher Begründung wird auch von der Dritten Be-
schwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt ein strenger
Prüfungsmaßstab angelegt und eine hinreichend eigenartige und einprägsame
Ausgestaltung gefordert, die in ihrer Originalität die technisch oder ästhetisch
notwendige Produktform erheblich übersteigt (GRUR Int. 2000, 360, 362
Rdn. 22, 23 - TABS [rund, rot/weiß]; GRUR Int. 2000, 363, 364 Rdn. 18, 19
- Strahlregler).
cc) Der Senat hat dagegen bisher keinen Anlaß gesehen, bei dreidi-
mensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarken strengere Anforde-
rungen an die Unterscheidungskraft zu stellen als bei herkömmlichen Marken-
formen (vgl. für eine dreidimensionale Verpackungsform: BGH WRP 2000,
1290, 1292 - Likörflasche; vgl. hierzu auch Eichmann, GRUR 1995, 184, 188;
ders., Festschrift Vieregge, S. 125, 162; Kiethe/Groeschke, WRP 1998, 541,
546).
(1) Solche erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft lassen
sich nach Ansicht des Senats nicht unter Hinweis auf konkrete Anhaltspunkte
für ein Interesse des Verkehrs rechtfertigen, die Produktform für andere Unter-
nehmen freizuhalten (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000,
722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO). Im Rahmen der Prüfung der durch Be-
nutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) hat es der
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ebenfalls abgelehnt, bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse an der
Freihaltung einer geographischen Bezeichnung zu differenzieren (Urt. v.
4.5.1999 - verb. Rs. C-108/97, 109/97, GRUR 1999, 723, 727 Nr. 48 = WRP
1999, 629 - Chiemsee).
(2) Auch die allgemeine Gefahr einer Behinderung der Produktgestal-
tung auf dem Warenmarkt rechtfertigt es nach Ansicht des Senats nicht, stren-
gere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen. Das Interesse an
einer generellen Freihaltung der Gestaltungsformen sollte - ungeachtet einer
möglichen Berücksichtigung bei Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (dazu sogleich
unter III 3 b) - im Rahmen der konkreten Unterscheidungskraft nach Art. 3
Abs. 1 lit. b MarkenRL keine Rolle spielen, weil dieses Kriterium bei der Beur-
teilung der konkreten Unterscheidungskraft systemfremd ist.
(3) Der Senat hält es - im Gegensatz zum Bundespatentgericht - auch
nicht für angezeigt, aus der Wesensverschiedenheit von Marken- und Ge-
schmacksmusterrecht einen strengeren Maßstab für die Beurteilung der Vor-
aussetzungen der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Formmarken abzu-
leiten. Während für das Geschmacksmusterrecht ebenso wie für das Urheber-
recht allein die schöpferische Leistung entscheidend ist, kommt es für den
Markenschutz allein auf die Unterscheidungsfunktion des Zeichens an. Der
Senat möchte daher nicht der Auffassung beitreten, daß bei dreidimensionalen
Marken nur hinreichend eigenartige und einprägsame Ausgestaltungen Unter-
scheidungskraft aufweisen sollen, die die technisch oder ästhetisch notwendige
Produktform erheblich übersteigen.
Besondere Eigenartigkeit und Originalität sind nach Ansicht des Senats
keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft
und sollten deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben
werden (vgl. BGH GRUR 2000, 722, 723 - LOGO; WRP 2000, 1290, 1292
- Likörflasche). Dies schließt es allerdings nicht aus, daß diese Merkmale
- neben anderen - ein Indiz für die Eignung sein können, die konkret angemel-
deten Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden
(vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP
2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000,
323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best). Wie bei jeder anderen
Markenform, sollte auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellen-
den Formmarke allein maßgebend sein, daß der angesprochene Verkehr - aus
welchen Gründen auch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Her-
kunftshinweis erblickt. Sonst würde durch erhöhte Anforderungen an die Unter-
scheidungskraft bei dreidimensionalen Formmarken die Möglichkeit eines sich
ändernden Verkehrsverständnisses nach der gesetzlichen Zulassung dieser
Marken in einer durch die Markenrechtsrichtlinie nicht vorgesehenen Weise
eingeschränkt.
(4) Der Senat möchte die (konkrete) Unterscheidungskraft der IR-Marke
bejahen, weil sie den insofern zu stellenden Anforderungen (Abschn. III 3 a aa)
genügt. Seiner Ansicht nach macht die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend,
die IR-Marke weise über die typischen Merkmale und die technisch notwendige
Gestaltung einer Uhr hinaus charakteristische Elemente auf, in denen der Ver-
kehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht. Danach zeichnet sich
die Marke dadurch aus, daß Uhrgehäuse und Armband durch die gleiche Breite
und Form eine Einheit bilden und präzise aufeinander abgestimmt sind. Zudem
erstreckt sich die Glasabdeckung über die gesamte Oberseite des Gehäuses.
Dagegen würde die IR-Marke die strengen Anforderungen [möglicherweise]
nicht erfüllen, die an eine die technisch und ästhetisch notwendige Produktform
erheblich übersteigende Originalität zu stellen wären. Es kommt daher auf die
zu 1 gestellte Auslegungsfrage an.
b) Wird vorliegend die konkrete Unterscheidungseignung im Sinne des
Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht, so kommt es
maßgebend auf die Auslegung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (= § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG) an.
Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die aus-
schließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art
oder Beschaffenheit der Ware dienen können. Diese Regelung, in der nach
deutschem Verständnis das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung be-
stimmter Markenformen zum Ausdruck kommt, wirft zwei Auslegungsfragen auf:
aa) Zunächst ist im deutschen Schrifttum umstritten, ob das Freihaltebe-
dürfnis an (dreidimensionalen) Produktformen in Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL
(= § 3 Abs. 2 MarkenG) abschließend geregelt ist oder ob daneben noch Raum
für eine Anwendung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG) bleibt (letzteres bejahend: Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz,
6. Aufl., § 8 Rdn. 157; Kiethe/Groeschke, WRP 1998, 541, 546 f.; Körner/
Gründig-Schnelle, GRUR 1999, 535, 539; a.A. Eichmann, GRUR 1995, 184,
188; Bauer, GRUR 1996, 319, 321; Fuchs-Wissemann, MarkenR 1999, 183,
185). Der Bundesgerichtshof hält die Regelung des Art. 3 Abs. 1 lit. c
MarkenRL - auch wenn deren Wortlaut dies nicht zwingend ergibt - ungeachtet
der Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL bei allen Markenformen, also
auch bei Marken, die die Form der Ware darstellen, für selbständig anwendbar.
Danach ist ein bestehendes Freihaltebedürfnis im Rahmen dieser Bestimmung
und nicht durch eine weite Auslegung des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zu be-
rücksichtigen. Dafür spricht vor allem die Erwägung, daß das Eintragungshin-
dernis des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL nicht durch Benutzung im Sinne von
Art. 3 Abs. 3 MarkenRL überwunden werden könnte. Dies erscheint nicht ge-
rechtfertigt.
bb) Die Beantwortung der weiteren Frage, ob danach ein Freihaltebe-
dürfnis an bestimmten Produktformen zu berücksichtigen ist, hängt davon ab,
auf welchem Grundverständnis die Anerkennung des dreidimensionalen For-
menschutzes beruht. Insoweit besteht - national und international - eine Ten-
denz, eine Ausweitung des Markenschutzes bei Marken, die die Form einer
Ware darstellen, im Blick auf eine befürchtete Dauermonopolisierung von Pro-
duktformen einerseits und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses an sol-
chen Formen andererseits entgegenzuwirken (vgl. Court of Appeal, Urt. v.
5.5.1999, GRUR Int. 2000, 444, 445 und 446 - Philips Electronics NV v. Re-
mington Consumer Products Ltd.) und einen Markenschutz in der Regel nur bei
den Formmarken zuzulassen, die durch Benutzung Unterscheidungskraft er-
worben haben (vgl. U.S.-Supreme Court, Urt. v. 22.3.2000, GRUR Int. 2000,
812, 813 - Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.). Dahinter steht vor
allem die Erwägung, daß andernfalls in das ihrem Wesen nach anders geartete
System der Sonderschutzrechte - wie insbesondere das Geschmacksmuster-
recht - mit ihren gegenüber dem Markenrecht unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und ihren abweichenden zeitlichen und inhaltlichen Schranken eingegrif-
fen würde (vgl. BPatGE 39, 238, 243 f. - POP swatch; Eichmann aaO S. 188 f.;
Sambuc, GRUR 1997, 403, 407).
Die Gegenposition verweist gerade auf die Wesensverschiedenheit der
Sonderschutzrechte einerseits und des Markenrechts andererseits und will
dem Freihaltebedürfnis von Mitbewerbern vor allem durch Bemessung eines
engen Schutzumfangs Rechnung tragen (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1998,
541, 542 und 547).
Der Bundesgerichtshof neigt dazu, ein bei (dreidimensionalen) Form-
marken bestehendes Freihaltebedürfnis im Rahmen der Auslegung des Art. 3
Abs. 1 lit. c MarkenRL zu berücksichtigen mit der Folge, daß ein Markenschutz
in der Mehrzahl der Fälle nur bei Marken in Betracht kommt, die die Vorausset-
zungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der MarkenRL erfüllen. Es ist nicht zu verken-
nen, daß durch den Sonderrechtsschutz - insbesondere den Geschmacksmu-
sterschutz - das Produkt selbst gegen Nachahmung geschützt wird, während
im Gegensatz dazu der Markenschutz an sich niemanden daran hindert, das-
selbe Produkt wie der Markeninhaber auf den Markt zu bringen, solange er
sich eines anderen Kennzeichens bedient (vgl. Kur aaO S. 175, 178). Außer-
dem ist in Betracht zu ziehen, daß die Aufrechterhaltung des Markenschutzes
an die Benutzung der Marke gebunden ist und daß das durch das Markenrecht
verliehene Ausschließlichkeitsrecht nur dann über den zeitlich begrenzten
Sonderschutz hinausgeht, wenn die Formgebung über die dort festgelegte zeit-
liche Schutzdauer hinaus in unveränderter Form benutzt wird (vgl. Kur aaO
S. 175, 179 f.). Andererseits kann der markenrechtliche Schutz von Formge-
bungen gerade bei einer unveränderten Benutzung "zeitloser" Gestaltungen
auf ein Dauermonopol für die Formgebung selbst hinauslaufen. Dies wäre vor
allem in Warenbereichen mit einem begrenzten Gestaltungsspielraum bedenk-
lich. Es spricht deshalb mehr dafür, ein Freihaltebedürfnis im Rahmen des
Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL nur dann nicht zu berücksichtigen, wenn es sich
um
eher
"kurzlebige" Formgebungen handelt und den Mitbewerbern überdies ein hinrei-
chender Spielraum für abweichende Gestaltungsformen verbleibt. In allen an-
deren Fällen sollte ein Schutz für dreidimensionale Marken, die die Form der
Ware selbst darstellen, nur bei Marken in Betracht kommen, die die Vorausset-
zungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL erfüllen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Büscher