BGH Beschluss vom 10.02.2000 – I ZB 37/97

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 37/97

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

Verkündet am: 10. Februar 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

betreffend die Markenanmeldung G 45 369/41 Wz

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein

Unter Uns

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3

a) Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer sloganartigen

Wortfolge (Unter Uns) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

b) Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein

Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

BGH, Beschl. v. 10. Februar 2000 - I ZB 37/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 10. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und

Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 11. Juni 1997 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf

50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 22. September 1994 eingereich-

ten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge:

Unter Uns

für eine Vielzahl von im Beschwerdeverfahren näher bezeichneter Waren- und

Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 12, 14-16, 18, 21, 25, 28, 29, 32-36, 38,

39, 41 und 42, unter anderem für bestimmte Körperpflegemittel, pharmazeuti-

sche Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- und

Druckereierzeugnisse, Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug, Marmela-

den, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Werbung, Versicherungs- und

Finanzwesen, Ausstrahlung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernseh-

programmen, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung,

Transportwesen, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte und

Urheberrechte.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-

dung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürf-

nisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 6 =

BlPMZ 1997, 446).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr

Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Der angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen. Die Wortfolge komme für die angemeldeten

Waren und Dienstleistungen als allgemeine Werbefloskel ernstlich in Betracht;

sie müsse deshalb für Wettbewerber freigehalten werden.

"Unter Uns" sei eine lexikalisch nachweisbare Redensart, die im allge-

meinen Sprachgebrauch als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung

"unter uns gesagt" verwendet werde und "im Vertrauen ... (gesagt)" bedeute.

Ihr bisheriger werblicher Gebrauch durch Mitbewerber sei zwar nicht belegbar.

Sie sei jedoch in besonderem Maße geeignet, in der Werbung für Waren und

Dienstleistungen als allgemeines Werbewort eingesetzt zu werden, um Ver-

trauen zu erwecken. Sie lege nahe, daß der Anbietende den Kunden oder Ab-

nehmer mit vertraulichen Informationen versehen wolle, die seiner bestmögli-

chen Unterrichtung dienten. Die Wortfolge weise die besondere Eignung auf,

den potentiellen Abnehmer positiv auf das Waren- und Dienstleistungsangebot

einzustimmen.

Wegen fehlenden Produktbezugs folge das Eintragungshindernis aller-

dings nicht aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ergebe sich vielmehr aus § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zwar erfasse der Wortlaut der Vorschrift eine Wortfolge

mit der allgemeinen Aufforderung zum Vertragsschluß durch Vertrauensbildung

nicht. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehe jedoch unzulässig

über Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der EG-Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104 vom

21. Dezember 1988 hinaus, weil dort das Tatbestandsmerkmal "Bezeichnung

der Waren und Dienstleistungen" fehle. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2

Nr. 3 MarkenG könne nur als richtlinienkonform angesehen werden, wenn die-

ses Tatbestandsmerkmal dahingehend ausgelegt werde, daß Bezeichnungen,

die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausge-

schlossen seien, für andere Waren oder Dienstleistungen als Marke geeignet

sein könnten. Bei dieser durch die EG-Richtlinie gebotenen Auslegung sei die

Wortfolge "Unter Uns" von der Eintragung ausgeschlossen. Ob die Marke für

Dienstleistungen, die auf die Herstellung oder Verbreitung von Werken ge-

richtet seien, als den Werkinhalt beschreibender Titel von der Eintragung aus-

geschlossen sei, könne danach offenbleiben.

Der Wortfolge fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Wegen

des bestehenden oder zumindest außerordentlich naheliegenden Freihaltebe-

dürfnisses sei ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Die ohne weiteres

verständliche Wortfolge sei als Versuch des Werbenden aufzufassen, den

Kunden ins Vertrauen zu ziehen, ihm zugleich Vertrauen in den Anbieter oder

dessen Produkte zu vermitteln und ihn dadurch positiv auf das Waren- und

Dienstleistungsangebot einzustimmen. Niemand werde die Wortfolge als Hin-

weis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen auffassen.

III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist - wie auch schon die Markenstelle des

Deutschen Patentamts - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend

davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung unge-

achtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwen-

dung finden (§ 152 MarkenG).

2. Das Bundespatentgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen -

zu Recht angenommen, daß die Wortfolge markenfähig im Sinne von § 3

Abs. 1 MarkenG ist, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt zur

Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet

ist.

3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angemeldete Wortfol-

ge habe keine ausreichende (konkrete) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die

einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-

dungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden

(vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409

- PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 =

WRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999,

1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem

großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unter-

scheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr.

zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft,

S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund

stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es

sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das

vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-

den wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte

Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH

GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).

Von diesen Ausführungen ist auch bei der Beurteilung der Unterschei-

dungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen.

Wie der Senat in den Beschlüssen vom 8. Dezember 1999 (I ZB 2/97, WRP

2000, 298, 299 = MarkenR 2000, 48 - Radio von hier - und I ZB 21/97, WRP

2000, 300, 301 = MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best) ausgeführt hat,

wird der Verkehr bei Werbeslogans zwar häufig eine Werbeaussage anneh-

men, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes,

sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient (vgl. Ingerl/Rohnke, Mar-

kengesetz, § 8 Rdn. 36). Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen

Anforderungen an eine Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber

anderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich die

Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begr.

zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = BlPMZ 1994, Sonderheft,

S. 76). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen aus-

schließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihm über diesen hinaus ei-

ne, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten

Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8

Rdn. 97a). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbe-

slogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Wer-

beaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterschei-

dungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizi-

en für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ei-

nes bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dage-

gen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; sol-

che Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräf-

tigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher Interpretati-

onsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende

Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart

im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht

überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage

kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen

werden (vgl. zur Frage der wettbewerblichen Eigenart im Rahmen des § 1

UWG: BGH, Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 310 = WRP

1997, 306 - Wärme fürs Leben).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die auch hier zu gelten haben, genügt die Wortfolge

"Unter Uns"; sie ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einem länge-

ren Werbeslogan ab. Die Wortfolge ist einfach gehalten und eingängig. Ohne

ergänzende Zusätze ist sie entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts

mehrdeutig und regt zum Nachdenken an. Der Senat kann dies aufgrund all-

gemeiner Lebenserfahrung in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungen

des Bundespatentgerichts selbst entscheiden.

Die Wortfolge "Unter Uns" kann als Verkürzung der gebräuchlichen Re-

dewendung "unter uns gesagt" aufgefaßt werden und die Bedeutung "im Ver-

trauen gesagt" haben. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts

kann dieser Aussageinhalt dem Kunden nahelegen, er erhalte vertrauliche In-

formationen über die Ware oder Dienstleistung oder über Konkurrenzprodukte

oder Konkurrenten. Die Aussage weist danach einen Bezug zu den eigenen

Produkten der Anmelderin oder den Produkten der Konkurrenten sowie zu den

Konkurrenten selbst auf. Schließlich kann die Wortfolge "Unter Uns" auch in

einem sozialen Sinn gemeint sein, wonach der Kunde mit dem Erwerb des

Produktes zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört, wobei die Gruppe selbst

unklar bleibt.

Die Wortfolge ist daher mehrdeutig, ohne daß ein beschreibender Be-

griffsinhalt für die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung

bezieht, im Vordergrund steht.

4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß das Schutzhindernis

des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sei, hält der rechtlichen Nachprüfung

ebenfalls nicht stand.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die

im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und verständigen Ver-

kehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Das

Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf

(BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Be-

zeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt

oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Wa-

ren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden

sind.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß der Wortlaut des § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unzulässigerweise über die Regelung des Art. 3 Abs. 1

Buchst. d MarkenRL hinausgehe, weil der Passus "Bezeichnung der Waren

oder Dienstleistungen" zusätzlich aufgenommen worden sei. Nach der Begrün-

dung zum Regierungsentwurf soll damit jedoch nur klargestellt werden, daß

Bezeichnungen, die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angaben

für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlos-

sen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungs-

bezeichnungen noch sonst übliche Angaben sind, durchaus als Marke geeignet

sein können (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 =

WRP 1998, 492 - BONUS; Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96, GRUR 1999,

1096 = WRP 1999, 1173 - ABSOLUT, m.w.N.).

Die Bedeutung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erschöpft

sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnun-

gen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlie-

ßen (BGH GRUR 1999, 1096 - ABSOLUT). Dabei handelt es sich einerseits um

ursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unter-

nehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Ver-

kehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden und andererseits um

Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der

Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.

Dagegen kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf Angaben, bei denen es sich - ganz allgemein - um

verkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden

Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben,

nicht in Betracht (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 1999, 1096

- ABSOLUT).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat sich die Wort-

folge "Unter Uns" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht zu

einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung

entwickelt. Im Gegenteil hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ein

werblicher Gebrauch nicht belegbar sei. Die Eintragung der Wortfolge als Re-

densart in einem Lexikon und ihre nur generelle Eignung zur Werbung vermö-

gen dagegen ein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu

begründen. Dies würde zu einer den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

unbeachtet lassenden Erweiterung des Eintragungshindernisses führen, die mit

der Absicht des Gesetzgebers, das Markenregister - gegenüber der Lage nach

dem früheren Warenzeichengesetz - weiter zu öffnen, nicht zu vereinbaren wä-

re und die weder durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL noch durch Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ geboten ist (vgl. BGH GRUR 1999, 1096 f.

- ABSOLUT).

5. Die Ausführungen, mit denen das Bundespatentgericht die Schutz-

voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, lassen einen

Rechtsfehler nicht erkennen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht

zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher