BGH Urteil vom 17.07.2001 – X ZR 63/97

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 63/97

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 17. Juli 2001 Fritz Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 29. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die

Richter Dr. Melullis, Scharen, Keukenschrijver und Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten wird auf die Be-

rufung der Klägerin das am 19. Dezember 1996 verkündete Urteil

des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts

teilweise abgeändert.

Das Patent DD 275 406 wird insgesamt für nichtig erklärt.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. Oktober 1988 unter

Inanspruchnahme der Priorität einer schweizerischen Patentanmeldung vom

6. Oktober 1987 beim Amt für Erfindungswesen der ehemaligen DDR ange-

meldeten und als Ausschließungspatent erteilten Patents DD 275 406 (Streit-

patent). In der erteilten Fassung betrifft das Streitpatent Verfahren und Wal-

zenstuhl zur Herstellung von Getreidemahlprodukten. Die Beklagte verteidigt

das Streitpatent nur eingeschränkt.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, auch in einge-

schränkter Fassung sei das Streitpatent nicht patentfähig, weil sein Gegen-

stand, abgesehen davon, daß er nicht neu sei, sich für einen Fachmann in na-

heliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der Klage im übrigen das

Streitpatent teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 lautet danach:

"Hochmüllerei-Walzenstuhl zur Herstellung von Getreidemahlpro-

dukten, wie Mehl, Grieß, Dunst usw., durch wiederholtes Walzen-

vermahlen und Aussichten spezifischer Produktfraktionen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander angeord-

neten Mahl-Walzenpaaren (Acht-Walzenstuhl [1]) ausgebildet ist,

derart, daß wenigstens zwei der übereinander angeordneten Mahl-

Walzenpaare als C-Mahlpassagen (C1, C2, ...) ausgebildet sind und

das Gut ohne Zwischensichtung direkt vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares

gelangt."

Wegen der weiteren aufrechterhaltenen Patentansprüche 2 bis 9 wird

auf das angefochtene Urteil verwiesen.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil dahingehend abzuändern, daß die Patentansprüche des

Streitpatents folgende Fassung erhalten:

1. Hochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in einer

Getreidemühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von

Getreidemahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß - derart, daß eine

im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen,

Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten Mahlpassagen in Form von Mahl-Walzenpaaren

(Acht-Walzenstuhl [1]) ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8') jedes Mahl-

Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen sowie

c) unterhalb jedes oberen Mahl-Walzenpaares eine trichterför-

mige Produktführung zur direkten Übergabe des Mahlgutes

an das jeweils darunterliegende Mahl-Walzenpaar angeord-

net ist, so daß

d) das Mahlgut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzen-

paares gelangt.

2. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß unter jedem unte-

ren Mahl-Walzenpaar ein Produktabführtrichter (16) angeord-

net ist.

3. Walzenstuhl nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar vollständig mit individueller Einstelleinrichtung

(17), Ausrückung sowie Fremdkörpersicherung ausgerüstet ist.

4. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.

5. Walzenstuhl nach einem der Ansprüche 2 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Aspiration des

Speiseraumes mit der Produktabführung durch den Produk-

tabführtrichter (16) verbunden ist.

6. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar der Vier- und der Acht-Walzenstühle (1) Mahl-

spalteinstellvorrichtungen und eine Kontrolltür zur Musterent-

nahme nach jeder Mahlpassage aufweist.

7. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß oberhalb jedes

oberen Mahl-Walzenpaares eine einstellbare Speiseregelung

angeordnet ist.

8. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Speiseräume

des oberen Mahl-Walzenpaares und des unteren Mahl-

Walzenpaares jeweils über Kanäle (14) an eine Aspiration an-

geschlossen sind.

9. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar als eine B- oder C-Mahlpassage (B1, B2, ..., C1, C2,

...) ausgebildet ist.

10. Weizenhochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in

einer Weizenmühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt

von Weizenmahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß derart, daß eine

im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen,

Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird, insbesondere mit

den kennzeichnenden Merkmalen nach einem der Ansprüche 2

bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten Mahl-Walzenpaaren (Acht-Walzenstuhl [1]) ausge-

bildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8')

jedes

Mahl-Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen,

c) jedes Mahl-Walzenpaar eine B- oder C-Mahlpassage (B1, B2,

..., C1, C2, ...) bildet und

d) das Gut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares ge-

langt.

11. Walzenstuhl nach Anspruch 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur direkten

Übergabe des Mahlgutes vom obenliegenden Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des darunterliegenden Mahl-Walzen-

paares eine trichterförmige Produktzuführung unterhalb des

oberen Mahl-Walzenpaares angeordnet ist.

Mit drei weiteren Anträgen erstrebt die Beklagte hilfsweise folgende

Fassung des Streitpatents:

Hilfsantrag 1:

1. Hochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in einer

Getreidemühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von

Getreidemahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß - derart, daß eine

im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen,

Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten Mahlpassagen in Form von Mahl-Walzenpaaren

(Acht-Walzenstuhl [1]) ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8') jedes Mahl-

Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen,

c) unterhalb jedes oberen Mahl-Walzenpaares eine trichterför-

mige Produktführung zur direkten Übergabe des Mahlgutes

an das jeweils darunterliegende Mahl-Walzenpaar angeord-

net ist, und

d) die Aspiration des Speiseraumes mit der Produktabführung

durch die trichterförmige Produktabführung verbunden ist, so

daß

e) das Mahlgut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzen-

paares gelangt.

2. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß unter jedem unte-

ren Mahl-Walzenpaar ein Produktabführtrichter (16) angeord-

net ist.

3. Walzenstuhl nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar vollständig mit individueller Einstelleinrichtung

(17), Ausrückung sowie Fremdkörpersicherung ausgerüstet ist.

4. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.

5. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar der Vier- und der Acht-Walzenstühle (1) Mahl-

spalteinstellvorrichtungen und eine Kontrolltür zur Musterent-

nahme nach jeder Mahlpassage aufweist.

6. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß oberhalb jedes

oberen Mahl-Walzenpaares eine einstellbare Speiseregelung

angeordnet ist.

7. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Speiseräume

des oberen Mahl-Walzenpaares und des unteren Mahl-

Walzenpaares jeweils über Kanäle (14) an eine Aspiration an-

geschlossen sind.

8. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t

,

daß

jedes

Mahl-Walzenpaar als eine B- oder C-Mahlpassage (B1, B2, ...,

C1, C2, ...) ausgebildet ist.

9. Weizenhochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in

einer Weizenmühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt

von Weizenmahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß derart, daß eine

im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen,

Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird, insbesondere mit

den kennzeichnenden Merkmalen nach einem der Ansprüche 2

bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten Mahl-Walzenpaaren (Acht-Walzenstuhl [1]) ausge-

bildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8')

jedes

Mahl-Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen,

c) jedes Mahl-Walzenpaar eine B- oder C-Mahlpassage (B1, B2,

..., C1, C2, ...) bildet und

d) das Gut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares ge-

langt.

10. Walzenstuhl nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur direkten

Übergabe des Mahlgutes vom obenliegenden Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des darunterliegenden Mahl-Walzen-

paares eine trichterförmige Produktzuführung unterhalb des

oberen Mahl-Walzenpaares angeordnet ist und die Aspiration

des Speiseraumes mit der Produktabführung durch die trich-

terförmige Produktführung verbunden ist.

Hilfsantrag 2:

1. Hochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in einer

Getreidemühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von

Getreidemahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen in zwölf bis zwanzig

nacheinander angeordneten B- und C-Mahlpassagen (B1, B2,

B3, ..., C1, C2, C3) und Aussichten spezifischer Produktfraktio-

nen in einem Produktfluß - derart, daß eine im hochmülleri-

schen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen, Grießen, usw.

hoher Qualität gewonnen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten B- oder C-Mahlpassagen (B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3)

in Form von Mahl-Walzenpaaren (Acht-Walzenstuhl [1])

ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8') jedes Mahl-

Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen sowie

c) unterhalb jedes oberen Mahl-Walzenpaares eine trichterför-

mige Produktführung zur direkten Übergabe des Mahlgutes

an das jeweils darunterliegende Mahl-Walzenpaar angeord-

net ist, so daß

d) das Mahlgut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzen-

paares gelangt.

2. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß unter jedem unte-

ren Mahl-Walzenpaar ein Produktabführtrichter (16) angeord-

net ist.

3. Walzenstuhl nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar vollständig mit individueller Einstelleinrichtung

(17), Ausrückung sowie Fremdkörpersicherung ausgerüstet ist.

4. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.

5. Walzenstuhl nach einem der Ansprüche 2 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Aspiration des

Speiseraumes mit der Produktabführung durch den Produk-

tabführtrichter (16) verbunden ist.

6. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar der Vier- und der Acht-Walzenstühle (1) Mahl-

spalteinstellvorrichtungen und eine Kontrolltür zur Musterent-

nahme nach jeder Mahlpassage aufweist.

7. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß oberhalb jedes

oberen Mahl-Walzenpaares eine einstellbare Speiseregelung

angeordnet ist.

8. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Speiseräume

des oberen Mahl-Walzenpaares und des unteren Mahl-

Walzenpaares jeweils über Kanäle (14) an eine Aspiration an-

geschlossen sind.

9. Weizenhochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in

einer Weizenmühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt

von Weizenmahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen in zwölf bis zwanzig

nacheinander angeordneten B- oder C-Mahlpassagen (B1, B2,

B3, ..., C1, C2, C3) und Aussichten spezifischer Produktfraktio-

nen in einem Produktfluß derart, daß eine im hochmüllerischen

Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen, Grießen, usw. hoher

Qualität gewonnen wird, insbesondere mit den kennzeichnen-

den Merkmalen nach einem der Ansprüche 2 bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei direkt übereinander ange-

ordneten B- und C-Mahlpassagen (B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3)

in Form von Mahl-Walzenpaaren (Acht-Walzenstuhl [1])

ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8') jedes Mahl-

Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen, und

c) das Gut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares ge-

langt.

10. Walzenstuhl nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur direkten

Übergabe des Mahlgutes vom obenliegenden Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des darunterliegenden Mahl-Walzen-

paares eine trichterförmige Produktzuführung unterhalb des

oberen Mahl-Walzenpaares angeordnet ist.

Hilfsantrag 3:

1. Hochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in einer

Getreidemühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von

Getreidemahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen in zwölf bis zwanzig

nacheinander angeordneten, als Mahl-Walzenpaare ausgebil-

deten B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3, ...-Mahlpassagen und Aussich-

ten spezifischer Produktfraktionen in einem Produktfluß - der-

art, daß eine im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an

hellen Mehlen, Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei in ihrer Zählung unmittelbar

aufeinander folgenden und direkt übereinander angeordne-

ten B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3, ...-Mahl-Walzenpaaren

(Acht-Walzenstuhl [1]) ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8')

jedes

Mahl-Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen sowie

c) unterhalb jedes oberen Mahl-Walzenpaares eine trichterför-

mige Produktführung zur direkten Übergabe des Mahlgutes

an das jeweils darunterliegende Mahl-Walzenpaar angeord-

net ist, so daß

d) das Mahlgut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzen-

paares gelangt.

2. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß unter jedem unte-

ren Mahl-Walzenpaar ein Produktabführtrichter (16) angeord-

net ist.

3. Walzenstuhl nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar vollständig mit individueller Einstelleinrichtung

(17), Ausrückung sowie Fremdkörpersicherung ausgerüstet ist.

4. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.

5. Walzenstuhl nach einem der Ansprüche 2 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Aspiration des

Speiseraumes mit der Produktabführung durch den Produk-

tabführtrichter (16) verbunden ist.

6. Walzenstuhl nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß jedes Mahl-

Walzenpaar der Vier- und der Acht-Walzenstühle (1) Mahl-

spalteinstellvorrichtungen und eine Kontrolltür zur Musterent-

nahme nach jeder Mahlpassage aufweist.

7. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß oberhalb jedes

oberen Mahl-Walzenpaares eine einstellbare Speiseregelung

angeordnet ist.

8. Walzenstuhl nach einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Speiseräume

des oberen Mahl-Walzenpaares und des unteren Mahl-

Walzenpaares jeweils über Kanäle (14) an eine Aspiration an-

geschlossen sind.

9. Weizenhochmüllerei-Walzenstuhl, ausgelegt für den Einsatz in

einer Weizenmühle zur industriellen Herstellung einer Vielfalt

von Weizenmahlprodukten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.,

durch wiederholtes Walzenvermahlen in nacheinander ange-

ordneten, als Mahl-Walzenpaare ausgebildeten B1, B2, B3, ...,

C1, C2, C3, ...-Mahlpassagen und Aussichten spezifischer Pro-

duktfraktionen in einem Produktfluß derart, daß eine im

hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen,

Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird, insbesondere mit

den kennzeichnenden Merkmalen nach einem der Ansprüche 2

bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

a) er als Doppeleinheit mit je zwei in ihrer Zählung unmittelbar

aufeinander folgenden und direkt übereinander angeordne-

ten B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3, ...-Mahl-Walzenpaaren

(Acht-Walzenstuhl [1]) ausgebildet ist und dabei

b) die beiden Walzen (4, 5, 4', 5', 7, 8, 7', 8')

jedes

Mahl-Walzenpaares jeweils auf gleicher Höhe liegen,

c) das Gut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares ge-

langt.

10. Walzenstuhl nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur direkten

Übergabe des Mahlgutes vom obenliegenden Mahl-Walzen-

paar in den Mahlspalt des darunterliegenden Mahl-Walzen-

paares eine trichterförmige Produktzuführung unterhalb des

oberen Mahl-Walzenpaares angeordnet ist.

Die Klägerin beantragt,

das Streitpatent für nichtig zu erklären.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-

achtens von Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. B. H.. Dieses Gutachten hat der Sachver-

ständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Die Berufungen sind zulässig; Erfolg hat jedoch nur das Rechtsmittel der

Klägerin, wobei das Streitpatent in dem Umfang, in dem es nicht verteidigt wird,

bereits ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist (vgl. Sen.Urt. v.

04.06.1996 - X ZR 49/94, GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe - m.w.N.,

insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 133, 57).

I. 1. Das Streitpatent betrifft - soweit es noch verteidigt wird - den Be-

reich der sogenannten Hochmüllerei. Hierbei soll das Getreide nicht in einer

oder in nur einigen wenigen Mahlpassagen vermahlen oder auf eine bestimmte

mittlere Teilchengröße zerkleinert werden. Es sollen vielmehr aus dem Korn,

das insbesondere beim Weizen aus dem seinerseits mehrere unterschiedliche

Partien aufweisenden Mehlkörper, aus der gefurchten Schale und aus dem

Keim besteht, unterschiedliche spezifische Produkte - möglichst isoliert und in

möglichst hoher Ausbeute - gewonnen werden. Deshalb durchläuft das Mahlgut

wiederholt Mahlpassagen und zwischen den Mahlpassagen immer wieder Pas-

sagen, in denen es beispielsweise durch Siebe, Plansichter, Sichterabteile o.ä.

gesichtet und in spezifische Bestandteile getrennt wird. An Passagen, die für

das gestufte Vermahlen des Korns und aus ihm bereits gewonnener Fraktionen

sorgen, erwähnt das Streitpatent die der Verschrotung dienenden B-Passagen

und die C-Passagen, die - wie der hinzugezogene Sachverständige unwider-

sprochen erläutert hat - nach dem schweizerischen Sprachgebrauch, den das

Streitpatent zu Grunde legt, dem späteren Ausmahlen von Grießen und Dun-

sten dienen. Der Vorgang des Vermahlens und Sichtens war in der Vergan-

genheit oft 15 bis 20-mal wiederholt worden. Wie die Beschreibung weiter an-

gibt, hatte sich aufgrund jüngerer Entwicklung eine 12- bis 15-malige Vermah-

lung durchgesetzt, die dadurch geprägt war, daß nach jeder Mahlpassage ein

Sichten stattfand. Die trotzdem noch hohe Anzahl von Mahlpassagen und die

gleich hohe Anzahl von Sichtungspassagen berührte die Wirtschaftlichkeit ei-

ner Mühle angesichts des weiterhin notwendigen Aufwandes für die techni-

schen Einrichtungen und ihren planvollen Einsatz. Die hohe Anzahl von Mahl-

und Sichtungspassagen garantierte aber Anpaßbarkeit der Mühle an die jewei-

lige spezielle Mahlaufgabe, gute Kontrollierbarkeit des Mahlprozesses und die

erwünschte Mahlgutqualität, insbesondere eine hohe Ausbeute an hellem

Mehl, Grieß, Dunst usw..

Nach der Lehre des Streitpatents soll ein wirtschaftlicherer Betrieb der

Mühle möglich sein, ohne daß der Müller Abstriche hinsichtlich der aus dem

Stand der Technik bekannten Vorteile, insbesondere bei der Qualität der Mahl-

produkte, machen muß.

2. Zur Lösung dieses Problems schlägt Anspruch 1 in der Fassung, in

der das Streitpatent von der Beklagten hauptsächlich verteidigt wird, folgendes

vor:

1. Hochmüllerei-Walzenstuhl, der

a) für den Einsatz in einer Getreidemühle

b) zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von Getreidemahl-

produkten, wie Mehle, Grieße, Dunste usw.

c) durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß

derart ausgelegt ist,

d) daß eine im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen

Mehlen, Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird.

2. Der Stuhl ist als Doppeleinheit ausgebildet.

3. Jede Einheit hat zwei Mahlpassagen.

4. Die Mahlpassagen sind

a) direkt übereinander angeordnet,

b) in Form von Mahl-Walzenpaaren ausgebildet,

- Acht-Walzenstuhl -

c) deren Walzen jeweils auf gleicher Höhe liegen.

5. a) Eine trichterförmige Produktführung ist

b) unterhalb jedes oberen Mahl-Walzenpaares

c) zur direkten Übergabe des Mahlgutes an das jeweils darun-

terliegende Mahl-Walzenpaar

so angeordnet,

d) daß das Mahlgut ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzen-

paares gelangt.

Dieser Lösungsvorschlag führt zu einer Verringerung des apparativen

Aufwandes der Mühle, zu einer Verringerung von Raum und Kosten, die für

den Erwerb, die Unterhaltung und den Betrieb der nötigen Maschinen aufzu-

wenden sind, und schließlich zu einer Vereinfachung im Ablauf des Mühlenbe-

triebes, weil - im Vergleich etwa zu Vier-Walzenstühlen - weniger Walzenstühle

erforderlich sind, und weil gegenüber der aus dem Stand der Technik bekann-

ten Vorgehensweise Vorrichtungen eingespart werden, die zur Zwischensich-

tung benötigt werden. Die Streitpatentschrift gibt an, daß trotzdem bei gleicher

Mühlenleistung die gleiche Qualität gesichert sei, weil sich überraschend ge-

zeigt habe, daß eine Sichtung nach jeder Mahlpassage entbehrlich sei; erst

eine Dreifachvermahlung ohne Zwischensichtung zeige deutlich schlechtere

Ergebnisse.

II. Anspruch 1 in der mit dem Hauptantrag der Beklagten verteidigten

Fassung ist nicht schutzfähig.

1. § 5 ErstrG sieht für das gemäß § 4 Abs. 1 ErstrG unter Beibehaltung

seines Zeitrangs auf das übrige Bundesgebiet erstreckte Streitpatent vor, daß

die bisher für es geltenden Rechtsvorschriften noch anzuwenden sind, soweit

es sich um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer han-

delt. Die Schutzfähigkeit des Streitpatents ist deshalb nach § 5 und § 6 des

Gesetzes über den Rechtsschutz

für Erfindungen - Patentgesetz - vom

27. Oktober 1983 (GBl. I S. 284, 286; auszugsweise abgedr. z.B. bei Benkard,

PatG/GebrMG, 9. Aufl., 1993, Anh. 10, S. 1552) zu beurteilen. Denn das Streit-

patent wurde am 5. Oktober 1988 angemeldet und am 24. Januar 1990 erteilt.

Das in der ehemaligen DDR am 29. Juni 1990 erlassene Gesetz zur Änderung

des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen (GBl. I S. 571),

das gemäß seinem Art. 4 am 1. Juli 1990 in Kraft getreten ist (abgedr. z.B. bei

Benkard, aaO, Anh. 9, S. 1548), findet hingegen keine Anwendung. Die Über-

gangsvorschriften des Art. 3 enthalten keine Bestimmung dazu, welche Fas-

sung des Patentgesetzes für die Prüfung der Schutzfähigkeit der vor dem In-

krafttreten der Gesetzesänderung angemeldeten Ausschließungspatente gilt.

Deshalb ist von dem allgemeinen Grundsatz auszugehen, daß im Nichtigkeits-

verfahren dasjenige Recht anzuwenden ist, das für die Erteilung des Patents

maßgebend gewesen ist (Sen.Urt. v. 16.09.1997 - X ZR 105/94, Urt.Umdr.

S. 10 f. m.w.N., bei Bausch Bl. 1 S. 394 ff.; v. 13.04.1999 - X ZR 23/97,

Mitt. 2000, 105, 107 - Extrusionskopf).

2. Es kann dahinstehen, ob der mit dem Hauptantrag der Beklagten

verteidigte Anspruch 1 im Sinne der danach maßgeblichen Vorschrift (§ 5

Abs. 2 PatG 1983 der DDR) neu sowie ob diese technische Lösung industriell

anwendbar und fortschrittlich ist. Sie ist nämlich offensichtlich aus dem be-

kannten Stand der Technik herleitbar gewesen und beruht deshalb nicht auf

einer erfinderischen Leistung (§ 5 Abs. 5 PatG 1983 der DDR).

a) Zu dem bekannten Stand der Technik gehörten zu dem nach § 5

Abs. 2 PatG 1983 der DDR maßgeblichen Zeitpunkt Acht-Walzenstühle, wie

sie von Henry Simon Anfang des vorigen Jahrhunderts entwickelt worden sind.

Nach der britischen Patentschrift 6993 (Anl. P 1) handelt es sich hierbei um

Walzenstühle für den Einsatz in einer Getreidemühle, die - wie unstreitig ist -

hochmüllerisch betrieben wird (Merkmal 1, 1a). Der Walzenstuhl ist als Dop-

peleinheit mit jeweils vier Walzen ausgebildet (Merkmal 2). Da er ausweislich

der Beschreibung Siebe zur Abtrennung von Mehl, Dunst oder sonstigen Be-

standteilen aufweist, hat er die gemäß Merkmal 1 b geforderte Auslegung

ebenso wie zwei Mahlpassagen in jeder Einheit (Merkmal 3). Diese sind ihrer-

seits in Form von Mahl-Walzenpaaren ausgebildet (Merkmal in 4 b). Auch

Merkmal 4 a ist erfüllt. Die Kennzeichnung "direkt" könnte zwar auch dahin ver-

standen werden, daß zwischen den Walzenpaaren sich andere Vorrichtungs-

teile, etwa Siebe, Rutschen oder ähnliches schlechthin nicht befinden dürfen.

Eine solche Sicht verbietet sich für den Fachmann jedoch angesichts der durch

Merkmal 5 gegebenen Anweisung, zwischen den übereinander angeordneten

Walzenpaaren einen Produktabführtrichter anzuordnen. Da es bei Anspruch 1

in der verteidigten Fassung vornehmlich um die Konstruktion und Herstellung

eines Walzenstuhls geht, ist der maßgebliche Fachmann ein bei einem Müh-

lenbauunternehmen tätiger Diplomingenieur, der über Berufserfahrung verfügt,

welche die Zusammenarbeit mit Mühlenunternehmen und deren technischen

Abteilungen einschließt. Für Personen, die mit den durchschnittlichen Kennt-

nissen und Fähigkeiten eines solchen Fachmanns ausgestattet sind, steht bei

der Lektüre der britischen Patentschrift ferner außer Frage, daß der dort vor-

geschlagene Walzenstuhl zum wiederholten Walzenvermahlen und Aussichten

spezifischer Produktfraktionen in einem Produktfluß eingesetzt werden kann

(Merkmal 1 c) und hierzu so ausgelegt ist, daß mit seiner Hilfe eine im

hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen Mehlen, Grießen, usw. hoher

Qualität gewonnen wird (Merkmal 1 d).

Die britische Patentschrift offenbart dagegen weder das Merkmal 4 c

noch die in der obigen Zusammenstellung unter 5. aufgeführten Merkmale. Das

Mahlgut gelangt bei diesem Acht-Walzenstuhl insbesondere nicht ohne Zwi-

schensichtung von dem Mahlspalt zwischen den diagonal angeordneten obe-

ren Walzen in den unteren Mahlspalt, weil zwischen den Walzenpaaren jeweils

ein Sieb vorhanden ist, um Mehl, Dunst oder - falls gewünscht - auch andere

feine Komponenten aus der Mahlung durch die oberen Walzen zu gewinnen.

b) Sieht man zunächst einmal von den Gestaltungsmerkmalen 4 c und

5 a bis c ab, mußte der Fachmann, wenn er von der durch die britische Patent-

schrift offenbarten Vorrichtung ausging, demnach nur noch erkennen, daß sich

nach diesem Vorbild ein Walzenstuhl herstellen lasse, der ohne Zwischen-

sichtung auskommt, und daß sich auch ein solcher Walzenstuhl in dem durch

Merkmal 1 d vorgegebenen Rahmen einsetzen lasse. Denn die verteidigte Leh-

re nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages der Beklagten beinhal-

tet keine weitere Festlegung, insbesondere keine Festlegung, für welches Ge-

treide und/oder welche Passagen innerhalb der die Hochmüllerei kennzeich-

nenden Mahlpassagen der patentgemäße Walzenstuhl durch Walzendoppel-

vermahlung ohne Zwischensichtung arbeiten soll.

Im Ergebnis zu Recht hat das Bundespatentgericht den insoweit nötigen

Entwicklungsschritt als naheliegend angesehen. Der beanspruchte Acht-

Walzenstuhl kombiniert lediglich zwei Einheiten mit jeweils vier Walzen. Für

Walzenstuhleinheiten, die vier Walzen in zwei übereinander angeordneten

Paaren aufweisen, in deren Spalten das Mahlgut nacheinander bearbeitet wird,

war die Doppelvermahlung ohne Zwischensichtung aber bekannt.

So befaßt sich das 1939 bekanntgemachte deutsche Patent 673 927

(Anl. E 25) mit den Möglichkeiten, die ein Vier-Walzenstuhl dieser Art bietet.

Die auf Einrichtungen zur Sichtung zwischen dem oberen und unteren Wal-

zenpaar verzichtende Lösung nach dem deutschen Patent 673 927 geht zwar

davon aus, daß eine der Walzen nur durch Reibung an einer anderen mitge-

nommen wird, was bedeutet, daß die Walzen des betreffenden Paares eine

Quetschpassage bilden, die nach den von den Parteien nicht angezweifelten

Angaben des Sachverständigen mit einer Mahlpassage nicht gleichgesetzt

werden kann. Die Offenbarung der Patentschrift geht jedoch weiter. Ihre Anga-

be, meistens werde nur eine der das obere Walzenpaar bildenden zwei Kali-

brier- oder Mahlwalzen angetrieben (Sp. 1 Z. 11 ff.), läßt schon erkennen, daß

damals auch die andere Möglichkeit praktiziert wurde. Die in Sp. 2 Z. 56 ff. der

Beschreibung des deutschen Patents 673 927 dann auch ausdrücklich ange-

sprochene Möglichkeit, Walzen mit verschiedener Geschwindigkeit anzutrei-

ben, und die Benennung der hierzu geeigneten Mittel legen deshalb das Ver-

ständnis nahe, daß in diesem Falle ein ansonsten entsprechend der Erfindung

gestalteter Walzenstuhl dazu bestimmt ist, auch im oberen Walzenspalt echte

Mahlarbeit zu leisten. Da zudem noch angegeben war, auf jede Walze könne

der Hauptantrieb der Maschine übertragen werden (Sp. 2 Z. 53 f.), erfuhr der

Fachmann auf diese Weise, daß mittels einer Vier-Walzen-Einheit zwischen-

sichtungsfreie Doppelvermahlung möglich ist, und zwar - was angesichts der

Entstehungszeit des deutschen Patents 673 927 nicht angezweifelt werden

kann - im Rahmen der damals schon allgemein praktizierten Hochmüllerei. Als

Bestätigung dafür, daß dieses Verständnis den Tatsachen entspricht, konnte

dem Fachmann das 1877 erteilte deutsche Patent 3327 (Anl. E 22) dienen, das

einen Drei-Walzenstuhl mit zwei vom Mahlgut nacheinander zu durchlaufenden

Mahlspalten betrifft, zwischen denen sich keine Sichtungseinrichtungen befin-

den. Diese Vorrichtung ist ebenfalls für die Hochmüllerei bestimmt, weil sie

zum Grießauflösen oder Ausmahlen eingesetzt werden soll. Auch dieser Vor-

schlag beinhaltete damit ein verwertbares Beispiel für eine zwischensich-

tungslose Weitergabe des aus dem ersten Mahlwalzenspalt austretenden

Mahlgutes in den zweiten Mahlwalzenspalt. Vor allem aber hatte Pappenheim

in seinem "Lehrbuch der Müllerei" aus dem Jahre 1903 (Anl. E 23) eine

Hochmühle beschrieben, die mit Vier-Walzenstühlen arbeitet, in welchen Mais

zwischen zwei Paar übereinander angeordneten Walzen unter direkter Gutfüh-

rung vom oberen zum unteren Mahlspalt sogar wiederholt ohne Zwischensich-

tung doppelt vermahlen wird.

Die danach für verschiedene und zu unterschiedlichen Zeiten entwik-

kelte Vier-Walzenstühle vorbekannte, zu einer doppelten Vermahlung ohne

Zwischensichtung innerhalb des Walzenstuhls führende Gestaltung war auch

in den Simon-Acht-Walzenstühlen durch eine einfache handwerkliche Ab-

wandlung zu erreichen; es reichte aus, die jeweiligen Zwischensiebe zu entfer-

nen und für die sieblose Führung des Mahlgutstromes in den jeweils unteren

Mahlspalt zu sorgen. Die Vorbilder brauchten insoweit nur aufgegriffen zu wer-

den. Daran ändert der Umstand nichts, daß das letztgenannte Vorbild einer

Rückschüttmühle entstammt, während die patentgemäße Lehre auf eine indu-

strielle Bearbeitung im Produktfluß abstellt. Denn Walzenstühle sind grund-

sätzlich bauartbedingt für beide Systeme gleichermaßen geeignet. Zu Recht

verweist die Klägerin insoweit auf die aus 1957 stammende Veröffentlichung in

der "Deutschen Müller-Zeitung" (Anl. K 19). Denn dort ist auf Seite 632 erläu-

tert, daß mit Maschinen einer Rückschüttmühle sich ohne weiteres Vollautoma-

tik erzielen läßt.

Einen Grund, der den mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkei-

ten ausgestatteten Fachmann hätte abhalten können, den leicht zu bewerkstel-

ligenden Schritt auch tatsächlich durchzuführen, vermag der Senat nicht zu

erkennen. Wie den im angefochtenen Urteil auch angeführten Schriften ent-

nommen werden kann, hielt man es im Hinblick auf das in Merkmal 1 d zum

Ausdruck kommende Ziel der Hochmüllerei vielfach zwar für angebracht, nach

jeder Mahlpassage zu sichten. Daß für zwischensichtungslose Doppelvermah-

lung geschaffene oder jedenfalls geeignete Walzenstühle als alternative Mög-

lichkeit in der Hochmüllerei nicht zum damaligen Fachwissen gehörten, wird

jedoch durch die zuvor erörterten Entgegenhaltungen widerlegt. Zu verweisen

ist in diesem Zusammenhang auch auf einen Aufsatz in der "Deutschen Müller-

Zeitung" aus dem Jahre 1957 (Anl. K 19). Denn nach der Darstellung auf den

Seiten 635 f. gehörte danach zum Stand der Technik in der Hochmüllerei auch

die doppelte Walzenvermahlung ohne Zwischensichtung, die durch zwei hin-

tereinander geschaltete Zwei-Walzenstühle bewirkt wird. Damit war die zwi-

schensichtungslose Doppelvermahlung durch Zwei-, Drei- und Vier-

Walzenstühle bekannt. Das bedeutet, daß zum maßgeblichen Zeitpunkt für

diese Alternative Vorrichtungen in einer Vielfalt zu Verfügung standen, die es

fachlicherseits jedenfalls angezeigt sein ließ, ihre Tauglichkeit im Hinblick auf

den in Merkmal 1 d zum Ausdruck kommenden Zweck zu überprüfen. Es mag

zwar sein, daß Teil der damaligen fachlichen Überlegung die Erwägung war,

bei Einsatz eines Walzenstuhls, der das Mahlgut nach einzelnen Mahlpassa-

gen ohne Sichtung weiter bearbeitet, müsse man eine geringere Ausbeute als

den damals in der Hochmüllerei üblichen Prozentsatz an hellen Mehlen be-

fürchten, zumal in den Entgegenhaltungen nicht ausdrücklich gesagt war, daß

bei Befolgung des gemachten Vorschlags dieser Grad der Leistung möglich

sei. Die Existenz verschiedener Vorrichtungen für die doppelte Walzenver-

mahlung ohne Zwischensichtung zu Zeiten, als zum aktuellen Stand der Tech-

nik die Hochmüllerei gehörte, stand aber einem fachlichen Urteil entgegen, et-

was anderes als eine unvertretbare Ausbeute sei mit ihnen nicht möglich. Da

die zwischensichtungslose Doppelvermahlung - wie ohne weiteres einsichtig

ist - in vorteilhafter Weise zu einer Verkürzung und Vereinfachung des Ver-

mahlungsplanes und damit zu verbesserter Wirtschaftlichkeit eines Mühlenbe-

triebes führt, kann unter diesen Umständen davon ausgegangen werden, daß

Anlaß bestand, durch versuchsweisen Einsatz zwischensichtungslos arbeiten-

der Walzenstuhleinheiten in Mahlpassagen, die nach dem damaligen Wis-

sensstand als eher wenig kritisch erschienen, die erzielbare Ausbeute in Erfah-

rung zu bringen. Dies eröffnete ohne weiteres die Erkenntnis, durch die das

Streitpatent geprägt ist.

Die Überzeugung des Senats findet Bestätigung in den Ausführungen

des Sachverständigen. Er hat nicht nur die zuvor abgehandelten Schriften als

die Hochmüllerei betreffend eingestuft; auch den Offenbarungsgehalt zur mög-

lichen Arbeitsweise des Vier-Walzenstuhls nach der deutschen Patentschrift

673 927 hat er in dem oben erörterten Sinne beurteilt, weshalb der Senat der

gegenteiligen, dem gerichtlichen Sachverständigen ausdrücklich vorgehaltenen

Deutung durch das von der Beklagten vorgelegte Privatgutachten nicht zu fol-

gen vermag. Der gerichtliche Sachverständige ist schließlich ebenfalls zu dem

Ergebnis gelangt, daß es für einen Fachmann naheliegend gewesen ist, Dop-

pelmahlpassagen ohne Zwischensichtung in dem bekannten Acht-Walzenstuhl

zu realisieren. Er hat dabei auch auf die Vorbilder abgestellt, die der Fachmann

Vermahlungsplänen für eine Weizenmühle mit acht Mahlpassagen bzw. für

eine Weizen- und Roggenmühle entnehmen konnte, die 1928 in der Zeitschrift

"Die Mühle" abgedruckt und behandelt waren (Anl. K 1, K 6), wobei ausdrück-

lich angegeben war, daß erst nach zweimaligen Vermahlen gesichtet werde.

c) Zur vollständigen Befolgung des mit dem Hauptantrag der Beklagten

verteidigten Patentanspruchs 1 war dann nur noch die Anbringung der Walzen

eines Paares auf horizontaler Höhe (Merkmal 4 c) und das Hinzufügen der

trichterförmigen Produktführung nach Maßgabe der Merkmale 5 a bis c erfor-

derlich. Auch diese Notwendigkeiten stellten zum maßgeblichen Zeitpunkt an

den Fachmann keine besonderen Anforderungen, deren Bewältigung eine er-

finderische Leistung erfordert hätte. Wie in dem als Anl. K 7 b vorgelegten

Auszug aus dem Müllerei-Maschinen betreffenden u.a. von Baumgartner her-

ausgegebenen Handbuch angegeben ist, ist die horizontale Anbringung der

Walzen eines Walzenpaares die "natürlichste" Gestaltung. Sie ergibt - was je-

dem Fachmann ohne weiteres ersichtlich ist und deshalb erstrebt wird - einen

einfacheren Mahlgutverlauf, und ihre Konstruktion anstelle von schräg ange-

brachten Walzen erfordert nur handwerkliches Können. So ist in der deutschen

Patentschrift 673 927 die horizontale Anbringung der Walzen ohne nähere

Ausführungsanleitung einfach als alternative Möglichkeit bezeichnet. Als Vor-

bild konnte beispielsweise aber auch der sog. Sulzbergerstuhl dienen, wie er in

der Schrift "400 Jahre Walzenstuhl" aus dem Jahre 1953 abgebildet ist (Anl.

K 6 a).

Da diese Abbildung schräge, zu den jeweils unteren Mahlspalten wei-

sende Vorrichtungsteile zeigt, bot es sich im Falle horizontaler Walzen auch

an, das den oberen Spalt verlassende Mahlgut in geeigneter Weise dem unte-

ren Mahlspalt zuzuführen. Eine trichterförmige Produktführung war daher nach

dem Vorbild ebenfalls mit bloß handwerklicher Maßnahme zu verwirklichen.

Die mündliche Erörterung dieser Frage mit dem Sachverständigen hat dies be-

stätigt. Auch der Sachverständige hat auf die jedem Fachmann erkennbare

Notwendigkeit von Einrichtungen hingewiesen, die verhindern, daß das aus

dem ersten Spalt austretende Mahlgut unkontrolliert "wegfliegt". Ferner hat er

darauf hingewiesen, daß aufgrund der durch Anspruch 15 der deutschen Of-

fenlegungsschrift 2 730 166 (Anl. K 4) vorbeschriebenen Lehre dem Fachmann

eine Doppelwalzeneinheit mit einem mit einem Untersatz fest verbundenen

Produktsammeltrichter offenbart war. Eine mit einem Trichter versehene Dop-

pelwalzeneinheit als oberes Doppelwalzenpaar auszugestalten, war dadurch

geradezu vorgegeben.

d) Zu Unrecht meint die Beklagte, die Überzeugung, daß der bean-

spruchten Lehre die erforderliche erfinderische Qualität fehle, verbiete sich,

wenn man das meist hohe Alter der Entgegenhaltungen und den Erfolg berück-

sichtige, den die Erfindung gehabt habe. Die Streitpatentschrift selbst weist

aus, daß die Hochmüllerei sich nur langsam weiterentwickelt hat. Die Erörte-

rungen mit dem Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung haben er-

geben, daß diese Darstellung richtig ist. Der Senat hat ihnen entnommen, daß

hier lediglich ein enger Markt mit wenigen Teilnehmern betroffen ist sowie daß

die Mühlen und ihre Gerätschaften eine ungewöhnlich lange Lebensdauer ha-

ben, so daß die Notwendigkeit, sie durch Neuerungen zu ersetzen, vergleichs-

weise gering ist. Es verwundert daher nicht, daß es vom Anfang des vorigen

Jahrhunderts bis in dessen 70er Jahre dauerte, bis für die zunächst auf einem

15- bis 20-mal wiederholten Vermahlen und Sichten basierende Hochmüllerei

eine Verbesserung erreicht war, obwohl dieses aufwendige Verfahren erkenn-

bar die Wirtschaftlichkeit des Müllereibetriebes berührte. Die Entwicklung ging

dabei in Richtung Verringerung der Mahlpassagen und war abgeschlossen, als

sich das 12- bis 15-malige Vermahlen durchgesetzt hatte. Das Erreichte mußte

dann erst wieder als ungenügend erkannt werden. Die hierfür benötigte Zeit-

spanne bis zur Anmeldung des Streitpatents war dann aber vergleichsweise

kurz. Auch der eingeschlagene Weg kann nicht als nicht naheliegend angese-

hen werden. Nachdem in der Vergangenheit die Anzahl der Passagen verrin-

gert worden war, bot es sich geradezu an, mit einer Verringerung des Aufwan-

des, der für die einzelne Passage noch notwendig war, zu versuchen, das neu-

erliche Wirtschaftlichkeitsinteresse zufrieden zu stellen. Angesichts des Be-

dürfnisses nach immer wirtschaftlicherer Ausstattung kann unter diesen Um-

ständen der behauptete Erfolg der Beklagten schließlich ohne weiteres da-

durch erklärt werden, daß sie die naheliegende Lösung in marktfähiger Form

anzubieten in der Lage war.

III. Das Schicksal des mit dem Hauptantrag verteidigten Patentan-

spruchs 1 teilen auch die unmittelbar oder mittelbar auf ihn rückbezogenen

Unteransprüche. Sie beinhalten vorteilhafte Ausgestaltungen, die ihrerseits

nichts Erfinderisches aufweisen. Das hat, was die Unteransprüche 2 bis 4 so-

wie 6 und 7 betrifft, auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen, trifft aber auch

für die Ansprüche 5, 8 und 9 zu.

1. Anspruch 5 ist durch die zusätzliche Anweisung gekennzeichnet, wo-

nach

die Aspiration des Speiseraumes mit der Produktabführung durch

den Produktabführtrichter verbunden ist,

während nach Anspruch 8

die Speiseräume des oberen Mahl-Walzenpaares und des unteren

Mahl-Walzenpaares jeweils über Kanäle an eine Aspiration ange-

schlossen sind.

Die Vorrichtung muß danach an eine externe Aspiration angeschlossen

sein oder eine eigene Aspiration haben, die so beschaffen ist, daß die Saug-

luft, mit der eine solche Einrichtung arbeitet, in jedem Fall durch den Trichter

zwischen den Mahlwalzenpaaren, nach Anspruch 5 auch durch den unterhalb

des unteren Mahl-Walzenpaares angeordneten Produktabführtrichter bis in den

oberhalb des oberen Mahl-Walzenpaares befindlichen Speiseraum wirken

kann. Insoweit haben die Erörterungen mit dem Sachverständigen in der

mündlichen Verhandlung ergeben, daß in der industriellen Hochmüllerei ein

Zwei-Walzenstuhl zum maßgeblichen Zeitpunkt praktisch immer unter Einsatz

einer an die pneumatische Mahlgutführung gekoppelten Aspiration betrieben

wurde. Es war danach bekannt, den Transport des Mahlgutes durch Saugluft

zu fördern. Das ließ es selbstverständlich sein, eine solche Förderung nicht nur

in einzelnen Bereichen eines Walzenstuhls zu haben, sondern überall dort, wo

Mahlgut zu- und abgeführt werden muß. Auch das zur Verwirklichung Erforder-

liche überstieg nicht die Fähigkeiten des maßgeblichen Fachmannes. Das hat

der Sachverständige bei seiner mündlichen Anhörung auf Nachfrage ebenfalls

bestätigt. Insbesondere in der Notwendigkeit, das aufgrund der Beschaffenheit

und Betriebsweise von Zwei-Walzenstühlen Bekannte auf Einheiten mit vier

Walzen zu übertragen und eine geeignete Verbindung zwischen Speiseraum

und Produktabführtrichter zu schaffen, hat der Sachverständige keine Schwie-

rigkeiten gesehen, deren Überwindung eine erfinderische Leistung erfordert

hätte. Zu seiner - dort ohnehin nicht näher begründeten - gegenteiligen Mei-

nung im schriftlichen Gutachten ist der Sachverständige zunächst nur deshalb

gelangt, weil ihm zur Beurteilung keine Entgegenhaltung vorgelegt worden war,

die bereits alle Einzelheiten des Ausführungsbeispiels des Streitpatents zeigt.

2. Anspruch 9 konkretisiert Merkmal 4 b dahin, daß

jedes Mahl-Walzenpaar als eine B- oder C-Mahlpassage ausgebil-

det ist.

Die Bedeutung dieser Kennzeichnung erschließt sich aus der Beschrei-

bung des Streitpatents. Ausweislich der Fig. 1 und der Erläuterung auf S. 3

besteht ein patentgemäßer Walzenstuhl aus zwei Hälften, deren eine mit

B-(Schrot-)Passagen und deren andere mit C-Passagen arbeitet. Bei großen

Mühlenleistungen soll es, wie es weiter heißt, jedoch vorteilhaft sein, beide

Walzenstuhlhälften identisch auszuführen. Das greift Anspruch 9 auf und weist

den Fachmann an, den Walzenstuhl bevorzugt so auszugestalten, daß er so-

wohl beim Aufschroten des Korns als auch beim anschließenden Ausmahlen

eingesetzt werden kann.

Zum Auffinden dieser Lehre war über das bereits Erörterte hinaus nur zu

erkennen, daß sich nach dem durch Simon gegebenen Vorbild ein Walzenstuhl

herstellen lasse, dessen Ausstattung überhaupt erlaubt, die Walzenpaare als

zwei B- und C-Mahlpassagen einzusetzen. Dies berührt die unterschiedliche

Gestaltung der Walzen, die für die Schrotung eine andere Oberfläche als für

das Ausmahlen haben müssen. Anregungen insoweit konnte der Fachmann

wiederum aus bekannten,

für Doppelvermahlung bestimmten Vier-

Walzenstühlen der Hochmüllerei entnehmen, weil die Simon-Stühle solche

Vorrichtungen lediglich als Doppeleinheit zusammenfassen. Für solche Wal-

zenstühle war es aber bekannt, die jeweiligen Walzenpakete als austauschba-

re Einheiten zu gestalten. Das belegt die 1978 offengelegte deutsche Offenle-

gungsschrift 27 30 166 (Anl. K 4), die gemäß Anspruch 11 unter anderem ei-

nen Walzenstuhl mit vier Mahlwalzen betrifft, der nach seiner durch An-

spruch 38 beanspruchten bevorzugten Ausgestaltung als Einheit montierbare

bzw. demontierbare Walzenpakete hat. Eine entsprechende Ausstattung mit

unterschiedlichen Walzen auch bei einem Acht-Walzenstuhl mit Doppelver-

mahlung zu verwirklichen, übertrifft den handwerklichen Bereich nicht. Die Lö-

sung nach dem verteidigten Unteranspruch 9 lag deshalb ebenfalls im Fach-

können des Fachmanns.

Das kann auch nicht deshalb durchgreifenden Zweifeln unterliegen, weil

für die Ausmahlstufe die Doppelvermahlung ohne Zwischensichtung etwas als

solches Neues gewesen wäre. Zu seiner gegenteiligen Meinung ist das Bun-

despatentgericht gelangt, weil es nicht aufgrund des Standes der Technik ge-

urteilt hat, der dem Senat nunmehr vorliegt. Danach war neben der Doppel-

vermahlung ohne Zwischensichtung in B-Mahlpassagen auch das doppelte

zwischensichtungslose Walzenvermahlen in C-Mahlpassagen nicht ohne Vor-

bild.

Abgesehen davon, daß es schon in dem "Lehrbuch der Müllerei" (Anl.

E 23) für die Maisvermahlung vorgeschrieben war, war es auch aus dem 1937

erteilten deutschen Patent 673 927 (Anl. E 25) bekannt. Dort ist - wie bereits

ausgeführt - ein Vier-Walzenstuhl beschrieben, dessen Walzen, die paarweise

übereinander angebracht sind, als Auflösewalzen und Kalibrier- oder Mahlwal-

zen dienen und deshalb dann, wenn die Walzen im jeweiligen Paar - wie in der

Patentschrift 673 927 als Möglichkeit vorgeschlagen - mit verschiedener Um-

fangsgeschwindigkeit laufen, Grieße und Dunste über eine Walzendoppel-

mahlpassage ausmahlen, zwischen deren Walzen eine Zwischensichtung we-

der in der Schrift erwähnt noch in den diese Erfindung erläuternden Figuren

dargestellt ist.

IV. Aus den bereits erörterten Gründen kann das Streitpatent auch nicht

mit den Ansprüchen 9 und 10 in der mit dem Hauptantrag der Beklagten vertei-

digten Fassung Bestand haben.

1. Sieht man von den hiermit ebenfalls beanspruchten kennzeichnenden

Merkmalen nach einem der verteidigten Ansprüche 2 bis 8 ab, die - wie aus-

geführt - ihrerseits Erfinderisches nicht aufweisen, läßt sich der verteidigte An-

spruch 10 wie folgt gliedern:

1. Weizenhochmüllerei-Walzenstuhl, der

a) für den Einsatz in einer Weizenmühle

b) zur industriellen Herstellung einer Vielfalt von Weizenmahl-

produkten, wie Mehle, Grieße, Dunste, usw.

c) durch wiederholtes Walzenvermahlen und Aussichten spezifi-

scher Produktfraktionen in einem Produktfluß

derart ausgelegt ist,

d) daß eine im hochmüllerischen Sinne hohe Ausbeute an hellen

Mehlen, Grießen, usw. hoher Qualität gewonnen wird.

2. Der Stuhl ist als Doppeleinheit ausgebildet.

3. Jede Einheit hat zwei Mahl-Walzenpaare, die

a) direkt übereinander angeordnet sind und

- Acht-Walzenstuhl -

b) deren Walzen jeweils auf gleicher Höhe liegen.

4. Jedes Mahl-Walzenpaar bildet eine B- oder C-Mahlpassage.

5. Das Mahlgut gelangt ohne Zwischensichtung vom oberen Mahl-

Walzenpaar in den Mahlspalt des unteren Mahl-Walzenpaares.

Der verteidigte Anspruch 11 konkretisiert Merkmal 5 in der insoweit be-

reits durch Anspruch 1 (Merkmal 5 a-c) beanspruchten Weise.

2. Der sachliche Unterschied der verteidigten Ansprüche 10 und 11 zu

den zuvor abgehandelten Ansprüchen besteht danach in der Beschränkung auf

die Vermahlung von Weizen. Auch für die Weizenvermahlung waren die bean-

spruchten Anweisungen aber nahegelegt.

Die Weizenvermahlung unterscheidet sich allerdings wesentlich von der

Vermahlung anderer Getreide. Das in dem Lehrbuch von Pappenheim (Anl.

E 23) 1903 beschriebene wiederholte doppelte Vermahlen von Mais ohne Zwi-

schensichtung mittels eines Ganz'schen Flachmahlstuhls Nr. 21 war deshalb

für sich allein kein hinreichendes Vorbild, die Lehre nach den verteidigten Pa-

tentansprüchen 10 und 11 aufzufinden. Die anderen zuvor bereits abgehan-

delten Entgegenhaltungen betreffen aber (auch) die Weizenmüllerei. Dies gilt

insbesondere angesichts entsprechender Angabe in dem Zeitschriftenartikel für

die in Anl. K 19 beschriebene Mühle, aber auch für die Patentschrift 673 927,

weil die Walzen des unteren Paares als Auflösewalzen bezeichnet sind, was

nach den auch von der Beklagten nicht in Frage gestellten Angaben des Sach-

verständigen den Fachmann unzweideutig auf eine Einrichtung hinweist, mit

der Weizen ausgemahlen werden soll. Damit war auch die doppelte Walzen-

vermahlung ohne Zwischensichtung sowohl für die Schrotung von Weizen als

auch in der Weizenausmahlstufe im Stand der Technik offenbart. Jedenfalls

dieser Stand der Technik setzte den Fachmann in die Lage, die Lehre nach

den Ansprüchen 10 und 11 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung

aufzufinden.

Vergeblich weist die Beklagte demgegenüber auf die Angaben zur Aus-

beute, die der Fachmann durch den Artikel gemäß Anlage K 6 in der Zeitschrift

"Die Mühle" erhielt. Die dort genannten 62 bis 68% Weizenmehl bedeuteten

zum maßgeblichen Zeitpunkt zwar keine im hochmüllerischen Sinne hohe Aus-

beute. Den dadurch gegebenen Mangel der vorbeschriebenen Weizen- und

Roggenmühle führte der Fachmann jedoch nicht allein auf die auch für diese

Mühle vorgeschlagene zwischensichtungslose Verschrotung in den Mahlpas-

sagen B1/B2 zurück. Fachlicherseits kamen hierfür mehrere Gründe in Be-

tracht, nämlich - neben dem Fehlen von Sieben für das erste Schrot - die Kürze

des in dem Artikel vorgeschlagenen Vermahlungsplanes und die Art der Riffe-

lung der Walzen. Vor allem die dort vorgeschlagene Oberflächengestaltung der

geriffelten Walzen mußte der Fachmann - wie der gerichtliche Sachverständige

in der mündlichen Verhandlung außerdem erläutert hat - aufgrund der bis zum

maßgeblichen Zeitpunkt fortgeschrittenen Entwicklung als ausbeuteschädlich

erkennen. Aber auch die Anzahl der Mahlpassagen, mit welcher der Verfasser

des Artikels auszukommen glaubte, war nicht mehr zeitgemäß. Der Fachmann

hatte deshalb Veranlassung, die bereits angesprochene Überprüfung mit inso-

weit angepaßten Parametern durchzuführen. Dann aber bildeten auch die An-

gaben zur vorbeschriebenen Ausbeute an Weizenmehl keinen Hinderungs-

grund mehr, sich die Doppelvermahlung des Weizens ohne Zwischensichtung,

durch welche die Lehre nach den Ansprüchen 10 und 11 in der Fassung des

Hauptantrages geprägt wird, durch Weglassen des Siebes zwischen oberem

und unterem Walzenpaar eines Simon-Acht-Walzenstuhls ohne weiteres zu

erschließen.

Die vorstehende Bewertung wird ebenfalls von den Ausführungen des

gerichtlichen Sachverständigen bestätigt. Auch er hat in dem Vorschlag, bei

der hochmüllerischen Behandlung des Weizens die Doppelvermahlung ohne

Zwischensichtung zu nutzen, nichts erkennen können, was dem Fachmann

nicht nahegelegen hat. Der Umstand, daß der gerichtliche Sachverständige

gemeint hat, zu einer Verwendung zur Doppel-Grießmahlung C1/C2 ohne Sie-

bung nach der C1-Passage habe der Fachmann aber nicht gelangen können,

kann die Patentfähigkeit der verteidigten Patentansprüche 10 und 11 nicht be-

gründen, weil deren Fassung den Schutz nicht auf solche Verwendungen be-

schränkt. Die in Klammer gesetzte Angabe B1, B2, ..., C1, C2, ... weist den

Fachmann auf die Kennzeichnungen in Fig. 2 des Streitpatents hin, hat des-

halb nur die Bedeutung von Bezugszeichen und beschränkt die Lehre des

Streitpatents nicht auf eine Vorrichtung, die zur zwischensichtungslosen Dop-

pelvermahlung in bestimmten B- oder C-Mahlpassagen geschaffen ist.

V. Die Hilfsanträge, welche die Beklagte in Verteidigung des Streitpa-

tents zuletzt gestellt hat, können ebenfalls nicht zu einer Aufrechterhaltung des

Streitpatents führen.

1. Der erste Hilfsantrag unterscheidet sich von dem Hauptantrag durch

die zusätzliche Kennzeichnung der verteidigten Lehre, daß

die Aspiration des Speiseraumes mit der Produktabführung

durch die trichterförmige Produktführung verbunden ist.

Diese Kennzeichnung enthält ihrerseits nichts, das für sich oder im Zu-

sammenhang mit dem übrigen Inhalt der verteidigten Ansprüche etwas Erfinde-

risches aufwiese. Auf die Ausführungen im Rahmen des Unteranspruchs 5 des

Hauptantrages der Beklagten wird zur Vermeidung von Wiederholungen ver-

wiesen.

2. Der zweite Hilfsantrag der Beklagten greift die Lehre nach Anspruch 9

des Hauptantrages auf und konkretisiert sie weiter dadurch, daß die Walzen-

vermahlung

in zwölf bis zwanzig nacheinander angeordneten B- und C-

Mahlpassagen (B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3) [Ansprüche 1 bis 8]

bzw. in zwölf bis zwanzig nacheinander angeordneten B- oder

C-Mahlpassagen (B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3) [Ansprüche 9 und

10]

erfolgen soll.

Diese Anweisung führt ebenfalls nicht zu einer erfinderischen Lehre zum

technischen Handeln. Denn eine Walzenvermahlung in dieser Häufigkeit war

- wie bereits ausgeführt - gängige Praxis in der Hochmüllerei; zunächst wurde

die Vermahlung fünfzehn- bis zwanzigmal wiederholt, bis man dazu überging,

sich mit einer zwölf- bis fünfzehnmaligen Vermahlung zufrieden zu geben. Die

Aufführung weiterer Mahlpassagen in dem Klammerzusatz ändert an dessen

bereits erörterter Bedeutung nichts.

3. Abgesehen davon, daß er auch die durch den zweiten Hilfsantrag be-

anspruchte Häufigkeit der Vermahlung aufgreift, unterscheidet sich der dritte

Hilfsantrag der Beklagten von dem Hauptantrag dadurch, daß die verteidigte

Lehre eine Anweisung enthält, wonach jede Doppelmahlpassage als zwei

in ihrer Zählung unmittelbar aufeinanderfolgende

Mahl-Walzenpaare ausgebildet ist.

Auch dieser Anweisung liegt eine erfinderische Leistung nicht zu Grun-

de. Bei zwei Mahl-Walzenpaaren in einem Walzenstuhl besteht nämlich ohne-

hin eine der durch diese Ausstattung vorgegebenen Möglichkeiten darin, diese

Paare als unmittelbar aufeinanderfolgende Mahlpassagen zu nutzen, was sich

auch in einer entsprechenden Zählung ausdrückt. Diese Gestaltung stand dem

Fachmann daher ohne weiteres zur Verfügung.

An der Bewertung des Anspruchssatzes gemäß dem Hilfsantrag 3 der

Beklagten ändert nichts die zusätzliche - nun nicht mehr in Klammern gesetz-

te - Kennzeichnung der Mahl-Walzenpaare bzw. Mahlpassagen durch die Be-

zeichnung

B1, B2, B3, ..., C1, C2, C3, ... .

Diese Kennzeichnung kann nur als beispielhaft verstanden werden, weil

die Bezeichnungen durch Punkte ergänzt sind. Hierdurch wird üblicherweise

eine nicht abschließende Aufzählung umschrieben. Weder aus dem hilfsweise

verteidigten Anspruchssatz noch aus der Beschreibung des Streitpatents, dem

dieser Anspruchssatz vorangestellt werden soll, lassen sich Anhaltspunkte

entnehmen, daß hier etwas anderes gemeint sein könnte. Die zusätzliche

Kennzeichnung ist mithin ohne Einfluß auf den Sinngehalt, der ansonsten (An-

sprüche 9 bis 11 gemäß Hauptantrag, Ansprüche 8 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1,

alle Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2) durch die dort allgemeiner gewählte Be-

zeichnung der Mahlpassagen (B oder C) bestimmt wird.

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, 110

PatG in der Fassung vom 16. Dezember 1980.

Rogge

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck