BGH Urteil vom 26.07.2001 – X ZR 93/95

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 93/95

in der Patentnichtigkeitssache

Verkündet am: 26. Juli 2001 Fritz Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. Juli 2001 durch

den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis,

Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 6. April 1995 wird auf Kosten der

Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundes-

republik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 155 003 (Streitpatents),

das unter Inanspruchnahme der Unionspriorität von Voranmeldungen in Japan

vom 15. und 27. März 1984 am 14. März 1985 angemeldet worden ist. Das in

englischer Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Filtereinheit zum

Entfernen von Leukozyten, es umfaßt sechs Patentansprüche; Patentan-

spruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung der Patentschrift:

"1. Filtereinheit zum Entfernen von Leukozyten aus einer Leuko-

zyten enthaltenden Suspension, enthaltend einen Behälter (1),

der mit mindestens einer Einleitungs-Einrichtung (7) und min-

destens einer Ableitungs-Einrichtung (8) versehen ist, wobei

der Behälter (1) ein Hauptfilter (6) aufweist, welches in den Be-

hälter in Form eines Vliesstoffes gepackt ist, das Fasern mit ei-

nem durchschnittlichen Durchmesser x von 0,3 µm bis weniger

als 3 µm umfaßt und eine Schüttdichte D von 0,01 g/cm³ bis

0,7 g/cm³ hat und in dem der durchschnittliche Abstand y zwi-

schen zwei benachbarten Fasern, der durch die nachstehende

Gleichung (1) definiert ist, von 0,5 µm bis 7,0 µm beträgt:

y

=

x

(cid:230) (cid:231) Ł

p 2 3

•

r D

-

(cid:246) (cid:247) 1 ł

(1)

worin y der durchschnittliche Abstand zwischen zwei benach-

barten Fasern in Mikron (µm) ist, x der durchschnittliche Faser-

durchmesser in Mikron (µm) ist, r die Dichte der Fasern in

g/cm³ bedeutet, D die Schüttdichte des Filters in g/cm³ ist und p

die Kreiskonstante darstellt."

Wegen der englischen Fassung dieses Patentanspruchs und wegen der

unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprü-

che 2 bis 6 in der Fassung der Verfahrenssprache und in ihrer deutschen

Übersetzung wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht pa-

tentfähig, und zwar nicht neu, jedenfalls beruhe er aber nicht auf erfinderischer

Tätigkeit.

Die Beklagte hat das Streitpatent unter Aufnahme zusätzlicher Merkmale

in den Patentanspruch 1 verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Die beklagte Patentinhaberin verfolgt mit ihrer Berufung ihren Antrag auf

Klageabweisung in dem Umfang weiter, in dem sie das Streitpatent in der Be-

rufungsinstanz verteidigt. Danach soll in Patentanspruch 1 der oben in Kursiv

gesetzte Satzteil folgende Fassung erhalten:

"der aus Fasern mit einem durchschnittlichen Durchmesser x von

0,3 µm bis weniger als 3 µm besteht und eine Schüttdichte D von

0,15 g/cm³ bis 0,5 g/cm³ hat",

und am Ende dieses Patentanspruchs sollen die Worte:

"wobei die Fasern des Hauptfilters nicht Glasfasern sind"

angefügt werden. Die Patentansprüche 2 bis 6 sollen sich auf den so gefaßten

Patentanspruch 1 zurückbeziehen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent als Verwendungspa-

tent zum Entfernen von Leukozyten aus einer Leukozyten enthaltenen Suspen-

sion.

Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat das Europäische Patentamt ge-

mäß Art. 25 EPÜ ein schriftliches Gutachten erstellt, das in der mündlichen

Verhandlung durch den Hauptprüfer beim Europäischen Patentamt Dipl.-Ing. S.

J. ergänzt und erläutert worden ist.

Die Beklagte hat schriftliche Gutachten von Professor Dr. med. E. S. so-

wie von Professor Dr.-Ing. T. M. vorgelegt. Die Klägerin hat ein schriftliches

Gutachten von Professor Dr. med. Dr.-Ing. H. K. überreicht.

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Soweit die Patentinhaberin das Streitpatent in durch die ursprüngliche

Offenbarung und das erteilte Patent gedeckter Weise nur noch beschränkt

durch weitere Begrenzung des für die Schüttdichte beanspruchten Bereichs,

durch Ausschluß anderer Bestandteile als der genannten Fasern für den Vlies-

stoff und durch Ausschluß von Glasfasern als Fasern für das Hauptfilter vertei-

digt, ist das Patent in dem davon nicht erfaßten Teil bereits wegen dieser auch

im Nichtigkeitsverfahren zulässigen Selbstbeschränkung (vgl. BGHZ 21, 8,

10 ff. - Spritzgußmaschine I; BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer) für nichtig

zu erklären. Dies gilt auch für die Patentansprüche 2 bis 6, soweit sie sich auf

Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents bezogen haben.

Der Zulässigkeit und Wirksamkeit der Selbstbeschränkung steht es auch

nicht entgegen, daß dabei eine Bereichsangabe, nämlich die für die Schütt-

dichte des Vliesstoffs, in einer Weise eingegrenzt wurde, die von einer in der

Beschreibung des Streitpatents als bevorzugt genannten Angabe (0,10 g/cm³

bis 0,5 g/cm³; Beschreibung S. 3 Z. 58; deutsche Übersetzung S. 8 2. Abs.)

hinsichtlich der Untergrenze (verteidigt mit 0,15 g/cm³) abweicht; mangels - hier

nicht erkennbarer - gegenteiliger Anhaltspunkte ist nämlich davon auszugehen,

daß der Fachmann durch Grenzwerte definierte Bereiche dahin versteht, daß

alle innerhalb der angegebenen Grenzen liegenden Werte erfaßt sind, die

Nennung der Grenzwerte somit nur eine vereinfachte Schreibweise auch für

die Zwischenwerte darstellt (BGHZ 111, 21, 27 - Crackkatalysator I; BGHZ 118,

210, 217 - Chrom-Nickel-Legierung).

Nichts anderes ergibt sich, wenn man mit den Beschwerdesenaten des

Europäischen Patentamts darauf abstellt, ob der Fachmann die nunmehr bean-

spruchte Lehre "unter Berücksichtigung" ihres "Kontextes in der übrigen An-

meldung in der eingereichten Fassung ernsthaft als mögliche praktische Aus-

führungsart der beschriebenen Erfindung in Betracht zöge und nichts Gegen-

teiliges erwarten würde" (EPA - T 187/91, ABl. EPA 1994, 572, 581 = GRUR

Int. 1994, 1036, 1038 - Lichtquelle/LELAND). Denn es liegt für den Fachmann

auf der Hand, bei einer Bereichsangabe für die Schüttdichte jedenfalls eine

engere Bereichseingrenzung eines bevorzugten Bereichs als praktische Aus-

führungsart in Betracht zu ziehen.

Es bestehen schließlich auch keine rechtlichen Bedenken dagegen, daß

die Patentinhaberin die Beschränkung nicht in der Verfahrenssprache des

Streitpatents, sondern in deutscher Sprache vorgenommen hat (vgl. BGHZ

118, 221, 222 f.

- Linsenschleifmaschine; BGH, Urt. v. 07.02.1995

- X ZR 58/93, BlPMZ 1995, 322

- Isothiazolon; BGHZ 133, 79, 81

- Bogensegment; vgl. auch Rogge, GRUR 1993, 284).

II. Der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten Patentan-

spruchs 1 ist nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138

Abs. 1 Buchst. a, Art. 54-57 EPÜ).

1. Das Streitpatent betrifft eine Filtereinheit zum Entfernen von Leuko-

zyten aus einer Leukozyten enthaltenden Suspension. Einleitend verweist die

Beschreibung des Streitpatents darauf, daß neuerdings anstelle von Gesamt-

bluttransfusionen häufig Komponentenbluttransfusionen angewandt werden,

bei denen nur die für die Patienten benötigten oder gewünschten Blutbestand-

teile übertragen werden und zu diesem Zweck zuvor von nicht benötigten oder

schädlichen Komponenten abgetrennt werden. Insbesondere seien für Erythro-

zytensuspensionen, die für die Erythrozytentransfusion hergestellt werden, die

Leukozyten zu entfernen, die Histokompatibilitäts-Antigene enthalten könnten.

Zum Entfernen der Leukozyten seien als typische Verfahren Zentrifugalverfah-

ren, Sedimentationsverfahren und Filtrationsverfahren bekannt; die erstge-

nannten böten verschiedene Nachteile. Das Filtrationsverfahren, bei dem das

Blut durch ein Filter geleitet werde, das aus einem Leukozyten zurückhalten-

den Material bestehe, besitze den Vorteil, daß aus Blut leicht in hoher Aus-

beute leukozytenarme Suspensionen erhalten werden könnten. Die bekannte

konventionelle Leukozytenfiltervorrichtung, wie sie in der US-Patentschrift

4 330 410 gezeigt sei, umfasse eine Säule mit einer darin gepackten Masse

von Fasern mit einem mittleren Durchmesser von 3,0 µm bis 10 µm in einer

Schüttdichte von 0,02 g/cm³ bis 0,40 g/cm³; sie sei in der Lage, Leukozyten

leicht und hocheffizient aus einer Erythrozytensuspension abzutrennen. Sie

eigne sich jedoch nicht zur Behandlung einer nennenswerten Blutmenge.

2. Demgegenüber soll durch das Streitpatent eine Filtereinheit zum

Entfernen von Leukozyten aus leukozytenhaltigen Suspensionen wie Blut

durch eine einfache Operation und innerhalb einer kurzen Zeitspanne bereit-

gestellt werden, die Leukozyten sehr weitgehend ("mit erhöhter Reinheit") ent-

fernen kann.

3. Hierzu gibt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der verteidigten

Fassung eine Filtereinheit zum Entfernen von Leukozyten aus einer Leuko-

zyten enthaltenden Suspension mit folgenden Merkmalen an, wobei die Ände-

rungen gegenüber der erteilten Fassung (in den Merkmalen 3.1, 3.2 und 3.4)

durch kursive Schrift erkennbar gemacht sind:

(1)

die Filtereinheit enthält einen Behälter mit

(1.1) mindestens einer Einleitungseinrichtung und

(1.2) mindestens einer Ableitungsvorrichtung,

(2)

der Behälter weist ein Hauptfilter auf, das

(2.1)

in den Behälter gepackt ist und

(2.2)

aus Vliesstoff besteht.

(3)

Der Vliesstoff

(3.1)

umfaßt (besteht aus) Fasern mit einem durchschnittlichen

Durchmesser x von 0,3 µm bis weniger als 3 µm,

(3.2)

hat eine Schüttdichte von 0,01 (0,15) g/cm³ bis 0,7 (0,5)

g/cm³, wobei

(3.3)

der durchschnittliche Abstand y zwischen zwei benachbar-

ten Fasern

(3.3.1) von 0,5 µm bis 7,0 µm beträgt und

(3.3.2) durch die im Patentanspruch 1 enthaltene Gleichung (1)

definiert wird;

(3.4)

die Fasern des Hauptfilters keine Glasfasern sind.

4. Zu den Merkmalen (3.1) bis (3.3.2), die die Bemessung des Vlies-

stoffs betreffen, sind der Beschreibung des Streitpatents weitere Erläuterungen

zu entnehmen (Beschreibung S. 1 Z. 27 bis S. 3 Z. 11; in der deutschen Über-

setzung S. 6 letzter Abs. bis S. 9 1. Abs.).

Für den Fall von Polyesterfasern wird die Beziehung zwischen dem

mittleren Durchmesser der Fasern ("average diameter of fibers") x und der

Schüttdichte ("bulk density") des Filters D in der nachstehend wiedergegebe-

nen Figur 6 dargestellt:

Die Beschreibung des Streitpatents führt hierzu aus, das von der durch-

gezogenen Linie und der gestrichelten Linie umgebene Gebiet liefere die be-

schriebene Beziehung. In der Figur sei y der durch die Gleichung (1) definierte

mittlere Abstand zwischen zwei benachbarten Fasern. Geeignete mittlere

Durchmesser und Dichten der verwendeten Fasern und Schüttdichten des

Vliesstoffs sollten in einem solchen Bereich ausgewählt werden, daß der durch

die Gleichung (1) definierte mittlere Abstand zwischen zwei benachbarten Fa-

sern von 0,5 µm bis 7 µm betrage. Sei dieser Abstand geringer als 0,5 µm, sei

der Durchtritt für Erythrozyten schwierig, sei er größer als 7 µm, müsse das

Filter sehr groß ("bulky", massig, wuchtig) gemacht werden, um Leukozyten

abzufangen (Beschreibung S. 4 Z. 6-11; Übersetzung S. 9 1. Abs.).

III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner verteidigten Fas-

sung ist nicht neu, denn er war durch die Veröffentlichung der europäischen

Patentanmeldung 00 84 711 (K 11) im Stand der Technik im Zeitpunkt der An-

meldung des Streitpatents bekannt.

1. Diese Veröffentlichung betrifft ein adsorbierendes Filter. Das Filter ist

aus einem Faservlies hergestellt, wobei der Faserdurchmesser 0,5 µm bis

10 µm beträgt und die Schüttdichte 0,15 g/cm³ bis 0,40 g/cm³. Dies erfüllt die

Merkmale 3.1 und 3.2 des verteidigten Patentanspruchs 1.

Auf die Faserdicke hat dabei die in der Entgegenhaltung K 11 zwingend

vorgesehene Beschichtung der Fasern keinen Einfluß, denn diese liegt nach

der unwidersprochenen letztlich überzeugenden Darstellung des von der Klä-

gerin beauftragten Privatgutachters Prof. Dr. K. im Ångström-Bereich.

Die in der Entgegenhaltung K 11 vorgesehene Beschichtung mit einer

funktionellen polymeren Substanz, von der in der Streitpatentschrift nicht die

Rede ist, ist auch zum Herausfiltern von Leukozyten aus Blut geeignet. Dies

gilt - wie die Privatgutachter beider Parteien, Prof. Dr. M. und Prof. Dr. K. in der

mündlichen Verhandlung übereinstimmend ausgeführt haben - zwar nicht für

alle dort genannten Beschichtungen, aber jedenfalls für die Beschichtungen mit

Polyvinylpyrrolidon (vgl. S. 2 Z. 22-31, Übers. S. 4 2. Abs.).

2. Soweit die europäische Patentanmeldung 00 84 711 (K 11) den Wert

von y nicht ausdrücklich anspricht, so ergibt sich dieser zwangsläufig aus den

in der Schrift enthaltenen Angaben über Faserdicke, Faserdichte und Schütt-

gewicht. Das Bundespatentgericht hat, wie auch der gerichtliche Sachverstän-

dige, die Abstände beispielsweise für Polyamid errechnet. Es ergibt sich bei

dieser Berechnung - wie im Urteil des Bundespatentgerichts ausgeführt - ein

Faserabstand, der innerhalb des beanspruchten Bereichs für y liegt.

Allerdings gibt die Streitpatentschrift eine Einschränkung des Bereichs

von y an, aus dem geeignete mittlere Durchmesser und Dichten der für das

Vlies zu verwendenden Fasern und geeignete Schüttdichten ausgewählt wer-

den sollen. Dies bedeutet aber nicht die gezielte Auswahl eines engen Be-

reichs, in dem die genannten Parameter liegen sollen, sondern lediglich das

Wegschneiden von Randbereichen. Hinzu kommt, daß es dem Fachmann, der

nach der Entgegenhaltung K 11 arbeitet, ohne weiteres durch einfache Kon-

trollversuche möglich ist, die praktisch brauchbaren Bereiche für den Ab-

stand y, die Schüttdichte D und den Faserdurchmesser x zu ermitteln. Dies hat

auch das Bundespatentgericht so gesehen, der Senat stimmt damit überein.

Danach handelt es sich bei der in Patentanspruch 1 des Streitpatents angege-

benen Formel (1) um eine Rechenregel für die Bemessung des durchschnittli-

chen Abstands zwischen zwei benachbarten Fasern des Vliesstoffs. Eine sol-

che Regel dient nur zur Definition des durch das Streitpatent als geschützt be-

anspruchten Faserabstands, hat aber keine darüber hinausgehende Bedeu-

tung für den Schutzumfang. Die Regel gehört selbst nicht zum Gegenstand der

patentgemäßen Lehre (vgl. BGH, Urt. v. 14.01.1992 - X ZR 124/89, GRUR

1992, 375, 376 - Tablettensprengmittel).

IV. Soweit die Beklagte mit ihrem Hilfsantrag das Streitpatent als Ver-

wendungspatent zum Entfernen von Leukozyten aus einer Leukozyten enthal-

tenden Suspension verteidigt, so beruht der Gegenstand des beanspruchten

Verwendungspatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit, sondern ergab sich für

den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

1. Als Fachmann sieht der Senat in Übereinstimmung mit den Ausfüh-

rungen in dem vom Europäischen Patentamt erstatteten Gutachten und dem

Bundespatentgericht einen Mediziningenieur, Verfahrenstechniker oder Verfah-

renschemiker, der über eingehende Kenntnisse und praktische Erfahrungen

auf dem Gebiet der Filtertechnologie verfügt und sich das nötige medizinische

Fachwissen im Rahmen seiner Berufserfahrung angeeignet hat.

2. Der Senat geht mit den Parteien, dem Bundespatentgericht und dem

Gutachten des Europäischen Patentamts davon aus, daß es sich bei der deut-

schen Patentschrift 29 08 722 (K 3) um den nächstliegenden Stand der Tech-

nik handelt, von dem der Fachmann, der darum bemüht war, Filter zur Entfer-

nung von Leukozyten aus einer Leukozyten enthaltenden Suspension zu ver-

bessern, bei seinen Überlegungen ausging.

Diese Entgegenhaltung beschreibt eine Filtereinheit, die einen Filterbe-

hälter (Merkmal 1) mit mindestens einer Einführleitung und einer Ausführleitung

(Merkmale 1.1 und 1.2; Beschr. Sp. 4 Z. 25-27) enthält, der mit einer Faserma-

sse dicht gepackt ist (Merkmal 2.1). Als geeignete Materialien werden syntheti-

sche Fasern wie Acrylnitril-Polymerfasern, Polyamid- und Polyesterfasern,

halbsynthetische und natürliche proteinhaltige Fasern angegeben (Beschr.

Sp. 4 Z. 9-14), die auch in Form eines vliesartigen Stoffes vorliegen können

(Beschr. Sp. 5 Z. 5). Die Schrift nennt einen durchschnittlichen Faserdurch-

messer von 3 µm bis 10 µm. Damit liegt der im Streitpatent beanspruchte Fa-

serdurchmesser gänzlich außerhalb des in der Entgegenhaltung angegebenen

Bereichs; Merkmal 3.1 ist bei der deutschen Patentschrift K 3 somit nicht erfüllt.

Die Schüttdichte beträgt nach dieser Entgegenhaltung 0,02 g/cm³ bis 0,4 g/cm³

(Sp. 1 Z. 14-15), liegt damit überwiegend innerhalb des in Merkmal 3.2 vorge-

sehenen Bereichs und füllt diesen weitgehend aus. Was den Faserabstand

betrifft, so ist dieser durch die Faserdicke, die Schüttdichte und die Faserdichte

des gewählten Materials festgelegt; auf die Ausführungen oben unter III. 2. wird

Bezug genommen.

Zu der Faserstärke entnimmt der Durchschnittsfachmann der Entgegen-

haltung weiter, daß der prozentuale Anteil der von den Fasern zurückgehalte-

nen Leukozytenkomponenten um so größer ist, je kleiner der durchschnittliche

Faserdurchmesser ist (Sp. 6 Z. 22-25). Die Entgegenhaltung weist jedoch dar-

auf hin, daß mit Schwierigkeiten zu rechnen sei, wenn der durchschnittliche

Durchmesser weniger als 3 µm betrage; diese bestünden darin, die Schütt-

dichte der eingefüllten Fasern innerhalb des gewünschten Dichtebereichs zu

halten (Sp. 6 Z. 43-46). Die Entgegenhaltung zeigt damit auf, daß ein möglichst

großer Anteil an zurückgehaltenen Leukozyten sich erreichen läßt, je kleiner

der Faserdurchmesser ist. Sie gibt zugleich an, wie eine Verbesserung der

herauszufilternden Leukozytenrate zu erreichen ist, und zeigt schließlich auf,

worin bei dieser Lösung das Problem besteht.

3. Der Fachmann, dem es darum ging, Leukozyten so weit wie möglich

- nicht nur zu einem sehr großen Anteil, sondern zu dem größtmöglichen A n-

teil - aus der Leukozyten enthaltenden Suspension zu entfernen, sah danach

- wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung über-

zeugend ausgeführt hat - als naheliegende Lösung die in K 3 genannten Pa-

rameter zu verändern. Er ließ sich dabei nicht davon abhalten, auch die Faser-

dicke von 3 µm zu unterschreiten. Denn er entnahm der Entgegenhaltung, daß

es generell von Vorteil war, kleinere Faserdurchmesser zu wählen, daß dies

allerdings zu Schwierigkeiten führte, die er in diesem Fall lösen mußte.

Unter diesen Umständen kann eine erfinderische Leistung in der Aus-

wahl der in Betracht kommenden Lösungen nicht gesehen werden. Es kommt

nicht darauf an, welchen der in der Entgegenhaltung genannten Parameter der

Fachmann zunächst verändert hätte, um zu einer Verbesserung der herauszu-

filternden Leukozytenrate zu gelangen. Einen Erfahrungssatz, daß nur die Lö-

sungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren

würde, naheliegend ist, gibt es nicht (Sen.Urt. v. 18.02.1997 - X ZR 25/95

- Zerstäubervorrichtung, zit. bei Bausch Bd. I S. 445).

Prüfte aber der Fachmann den Weg, den ihm in der Entgegenhaltung

genannten Faserdurchmesser zu unterschreiten, so erfuhr er ebenfalls aus der

Entgegenhaltung, daß er dann hinreichend stabiles Filtermaterial verwenden

mußte. Der Fachmann kannte allgemein Vliese als Filtermaterial unter ande-

rem aus der bereits erörterten Entgegenhaltung K 11, aber auch aus der euro-

päischen Patentanmeldung 00 45 476 (K 4) und aus der deutschen Auslege-

schrift 19 28 052 (K 5).

Die Entgegenhaltung K 11 beschreibt zwar ein Filter, das für einen an-

deren Verwendungszweck bestimmt ist. Der gerichtliche Sachverständige hat

jedoch überzeugend dargestellt, daß der Fachmann, der nach stabilerem Fil-

termaterial suchte, dazu auch solche Filter in Betracht zog, die zu anderen

Zwecken zum Einsatz gelangen, wobei das Filter nach K 11 nach der Be-

schreibung auch im medizinischen Bereich für Atemschutzmasken Anwendung

finden kann (Beschr. Sp. 3 Z. 6, 7; Übers. S. 4 letzter Abs.). Gerade diese Ent-

gegenhaltung hebt besonders Filter hervor, die aus Faservlies hergestellt sind.

Einen Hinweis auf die Verwendung vliesartiger Stoffe findet der Fachmann zu-

dem auch in der Entgegenhaltung K 3 selbst, von der er bei seinen Verbesse-

rungsbemühungen ausgeht, wenn dort in Sp. 5 Z. 1-5 ausdrücklich von der

Verwendung von unter anderem vliesartigen Stoffen für die Filtermasse die

Rede ist. Der Fachmann fand damit in der Entgegenhaltung K 3 die Angabe,

daß ein möglichst kleiner Faserdurchmesser für die Steigerung der Rate an

herauszufilternden Leukozyten vorteilhaft sei, die Angabe, welche Schwierig-

keiten mit geringeren als dort beschriebenen Faserdurchmessern zu erwarten

waren, und den Ansatz, vliesartige Stoffe, unter anderem aus Polyesterfasern,

zu verwenden.

4. Daß das naheliegende Ergebnis nicht bereits in der Entgegenhal-

tung K 3 gefunden wurde, beruht nach der Überzeugung des Senats auf dem

anderen Ansatz dieser Schrift, der darin bestand, Leukozyten zu gewinnen. Die

Beschreibung bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, eine Filtereinheit zur

Verfügung zu stellen, welche eine wirksamere Abtrennung von Leukozyten ein-

schließlich Lymphozyten aus leukozytenhaltigen Suspensionen in der Weise

ermöglicht, daß die Leukozytenkomponenten in besserer Ausbeute und Rein-

heit als bisher gewonnen werden könnten (Beschr. Sp. 3 Z. 40-46). Der andere

Ansatz der Streitpatentschrift besteht darin, möglichst alle als schädlich er-

kannten Komponenten und damit auch möglichst alle Leukozyten aus dem Blut

zu entfernen und Blut zu erhalten, das so leukozytenarm wie möglich ist. Des-

halb stellte sich hier mehr noch als bei der Entgegenhaltung K 3, in der es dar-

um ging, Leukozyten zu gewinnen, das Ziel, eine möglichst vollständige Ent-

fernung der Leukozyten anzustreben. Die Vollständigkeit der Vermeidung be-

stimmter Bestandteile (hier Leukozyten) hat ein anderes Gewicht als die Voll-

ständigkeit der Gewinnung der gleichen Bestandteile.

5. Der Fachmann ließ sich nach der Überzeugung des Senats auch nicht

durch andere Schwierigkeiten als die, geeignetes Vliesmaterial zu finden, von

dem Lösungsweg, den Faserdurchmesser zu verringern, abhalten. Die Schwie-

rigkeit, nicht auch andere Blutbestandteile, namentlich Erythrozyten, herauszu-

filtern, war für ihn dabei ein Optimierungsproblem, das er durch die Einstellung

des Faserdurchmessers lösen konnte.

Auch die in der Entgegenhaltung K 11 vorgesehene Beschichtung zur

Erreichung der Adsorptionsfähigkeit des Filtermaterials war keine solche

Schwierigkeit. Daß der Fachmann sich durch die Adsorptionsfähigkeit nicht

abhalten ließ, zeigt die deutsche Offenlegungsschrift 30 38 196 (K 12) insofern,

als auch dort die Vliesfasern beschichtet werden; es war danach eine Ausfüh-

rungsform bekannt, in der die Vliesfilter zum Zwecke der Abtrennung von Leu-

kozyten beschichtet wurden.

6. Schließlich ist der Umstand, daß sich mit dem Filter nach der Strei t-

patentschrift nicht nur eine höhere Rate an herauszufilternden Leukozyten er-

reichen läßt, sondern zugleich eine erhebliche Steigerung der Durchlaufge-

schwindigkeit, zwar ein Gesichtspunkt, der bei der Prüfung, ob erfinderische

Tätigkeit vorliegt, in die Gesamtwürdigung einzubeziehen ist (BGH, Urt. v.

18.09.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - elastische Bandage). Angesichts

der Nähe des dem Fachmann zur Verfügung stehenden Standes der Technik

zu der Lehre des Streitpatents kann jedoch hier allein aus diesem Gesichts-

punkt ein Schluß auf eine erfinderische Leistung nicht gezogen werden. Hierfür

genügt es nicht, daß mit dem einen Vorteil zu rechnen war, mit dem anderen

jedoch nicht.

V. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der in den Unteransprüchen

unter Schutz gestellten Gegenstände ist nicht ersichtlich.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG in der nach

Art. 29 des 2. PatGÄndG weiter anwendbaren Fassung der Bekanntmachung

vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.

Rogge

Melullis

Jestaedt

Richter am Bundesge- richtshof Keukenschrijver ist wegen Urlaubs verhin- dert, zu unterschreiben.

Rogge

Mühlens