BGH Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 198/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 198/99

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 11. Juli 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung

vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter

Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck,

Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 24. Juni 1999 wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, ist In-

haberin der deutschen Marke "TRELOC", eingetragen für "pharmazeutische

Erzeugnisse, nämlich ein Antihypertonikum". Sie vertreibt das Arzneimittel

"Treloc" in Deutschland in Packungen zu 30, 50 und 100 Tabletten.

Die Beklagte bringt als Parallelimporteurin das aus Österreich stammen-

de, von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. Ges.mbH, Linz, in

Packungen zu 20 und 50 Tabletten vertriebene, mit "Treloc" wirkstoffgleiche

Präparat "Triloc" in Deutschland in von ihr neu hergestellten Verpackungen zu

30, 50 und 100 Tabletten unter der Bezeichnung "Treloc" in den Verkehr. Die

Beklagte verwendet hierfür drei, fünf oder zehn Blisterstreifen, die sie den "Tri-

loc"-Originalpackungen entnimmt. Die österreichische Originalpackung zu 20

Tabletten ist so dimensioniert, daß sie mit einem weiteren Blisterstreifen zu ei-

ner Packung mit 30 Tabletten aufgestockt werden kann.

Die Klägerin sieht im Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Mar-

ke "TRELOC". Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen sei unnötig,

weil die Beklagte die von ihr vertriebenen Packungsgrößen durch das Aufsto-

cken oder Bündeln von österreichischen Originalpackungen herstellen könne.

Derartige Bündelpackungen würden von zahlreichen Pharmaunternehmen,

aber auch von Parallelimporteuren verwendet; der Vertrieb von Bündelpackun-

gen sei üblich.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es

zu unterlassen,

das aus Österreich importierte Arzneimittel "Triloc" den Originalpa-

ckungen zu entnehmen und in der Bundesrepublik Deutschland in neu

erstellten Verpackungen, die mit der Bezeichnung "Treloc" versehen

sind, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, in die die aus

den Originalpackungen entnommenen Blisterstreifen umgepackt wor-

den sind, wenn es sich bei diesen neu erstellten Packungen um sol-

che in den Größen zu 30 und/oder 50 und/oder 100 Tabletten handelt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die

Klägerin könne sich gegen das von ihr vorgenommene Umpacken in neu her-

gestellte Verpackungen nicht wehren, weil es Packungen zu 30 und 100 Tablet-

ten in Österreich nicht gebe. Auch die Möglichkeit eines bloßen Umkennzeich-

nens, wie bei den Originalpackungen zu 50 Tabletten, stehe der Neuverpa-

ckung nicht entgegen.

Das Landgericht hat der Unterlassungsklage hinsichtlich der Packungs-

größen zu 50 und 100 Tabletten entsprochen und die Klage bezüglich der Pa-

ckungsgröße zu 30 Tabletten abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Anschlußberufung der Beklagten, die sich

(nur) auf die Verurteilung bezüglich der Packungsgröße zu 100 Tabletten bezo-

gen hat, zurückgewiesen und auf die Berufung der Klägerin die Beklagte auch

bezüglich der Packungsgröße zu 30 Tabletten zur Unterlassung verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für begründet erachtet. Hierzu hat

es ausgeführt:

Das beanstandete Verhalten der Beklagten verletze unbeschadet einer

Erschöpfung des Markenrechts und/oder eines Verstoßes gegen Art. 30, 36

EGV (jetzt Art. 28, 30 EG) die Klagemarke.

Eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts sei im

Streitfall nicht anzunehmen. Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen

mit der Aufschrift "Treloc" sei bei allen drei Packungsgrößen - 30, 50 und 100

Tabletten - nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften.

Sowohl gegen das Umpacken in eine neue Verpackung und Wiederan-

bringen einer Marke als auch gegen das erstmalige Kennzeichnen einer Ware

mit einer Marke könne sich der Markeninhaber dann nicht zur Wehr setzen,

wenn das Umpacken und die Neukennzeichnung erforderlich seien, um das

Arzneimittel im Einfuhrland vertreiben zu können. Das sei nicht schon dann der

Fall, wenn die entsprechende Packungsgröße im Ausfuhrmitgliedstaat über-

haupt nicht vertrieben werde.

Eine neue Verpackung sei dann nicht erforderlich, wenn der Parallelim-

porteur eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung schaffen könne,

indem er z.B. auf der äußeren Originalverpackung neue Etiketten in der Spra-

che des Mitgliedstaates anbringe. Die Packungsgröße zu 30 Tabletten könne

ohne weiteres durch das Hinzufügen eines weiteren Blisterstreifens zu einer

Originalpackung von 20 Tabletten erreicht werden, zumal auch die Originalkar-

tons ausreichend dimensioniert seien. Durch das Aufkleben von neuen Etiket-

ten möge die Packung unordentlicher wirken, das mache aber das Umpacken

nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.

Bloße wirtschaftliche Interessen der Beklagten, eine eigene Verpackung zu ver-

treiben, seien nicht vorrangig, sie beträfen nicht den der Beklagten zu gewähr-

leistenden freien Warenverkehr. Die Eingriffe des Parallelimporteurs in das

Markenrecht seien so gering wie möglich zu halten.

Das Umpacken in eine Packung zu 100 Tabletten sei ebenfalls nicht er-

forderlich, weil die Beklagte zur Erstellung einer solchen Packung zwei österrei-

chische Originalpackungen zu 50 Tabletten bündeln und mit den erforderlichen

Aufklebern versehen könne. Auch Bündelpackungen könnten so gestaltet wer-

den, daß der Beklagten ohne weiteres die Vertriebsmöglichkeit bleibe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

keinen Erfolg.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustim-

mung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke iden-

tisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für

die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die

Beklagte dadurch, daß sie das importierte Präparat "Triloc" nach der Vornahme

bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu hergestellte

äußere Verpackungskartons, unter der Bezeichnung "Treloc" vertreibt (§ 14

Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Mit dem Unterlassungsantrag beanstandet die Klägerin seinem Wort-

laut nach eine Verhaltensweise der Beklagten als Markenverletzung, die neben

dem Umpacken der aus Österreich importierten Originalware in neue von dieser

hergestellte Verpackungen zu je 30 und/oder 100 Tabletten auch darin besteht,

die Marke "Treloc" der Klägerin auf diesen Verpackungen erstmalig anzubrin-

gen. Letzteres wird allerdings, wie in der mündlichen Revisionsverhandlung

auch klargestellt worden ist, nicht im Sinne einer eigenständigen Markenverlet-

zung beanstandet, sondern - anders hat es auch das Berufungsgericht nicht

verstanden - als Bezeichnung der konkreten Verletzungshandlung, deren mit

der Klage angegriffener markenrechtlicher Gehalt im Streitfall allein in dem Um-

packen in neue Verpackungsgrößen gesehen wird.

2. Der von der Klägerin mit dem Anspruch auf Unterlassung geltend ge-

machte markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Mar-

kenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Davon kann hier nicht ausgegan-

gen werden.

Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Re-

gelung in Art. 7 MarkenRL. Deshalb ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften hierzu auch zur Auslegung des § 24 Mar-

kenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422,

423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98, GRUR 2002,

57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).

In einer nach Erlaß des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung

(Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP

1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn) hat der Gerichtshof für eine Fallgestaltung

wie im Streitfall klargestellt, daß nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL eine Erschöpfung

des Rechtes aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl. EuGH, Urt.

v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 =

WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) eintritt, die vom Markeninhaber selbst

oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den

Verkehr gebracht worden sind. Dies bedeutet in Fällen des Re- oder Parallel-

imports, daß Art. 7 MarkenRL und mithin auch § 24 MarkenG nur anwendbar

ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke weiter verwendet oder

wieder angebracht wird. Dagegen greift die Bestimmung nicht ein, wenn der

Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt.

3. Bei dieser Sachverhaltsgestaltung eines Umpackens und einer - im

vorliegenden Fall, wie vorstehend angeführt, als solcher nicht im Streit stehen-

den - Ersetzung der ursprünglich auf der Originalverpackung verwendeten Mar-

ke durch eine andere Marke bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des

Markeninhabers und des Parallelimporteurs aufgrund der Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach den Vorschriften der

Art. 28 und 30 EG. Danach dienen sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG

dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des

freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide

Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch in gleichem Sinne

auszulegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und

C-436/93, Slg. 1996, I-3457, 3531 Tz. 40 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996,

880 - Bristol-Myers Squibb; EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 30 - Pharmacia &

Upjohn).

In den Fällen des Re- oder Parallelimports von Arzneimitteln, in denen

der Importeur nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder anbringt,

ist, wie der Senat unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die markenrechtliche Er-

schöpfung von fünf Bedingungen abhängig, die kumulativ erfüllt sein müssen:

(1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen

Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Bei-

spiel in einem Blisterstreifen, wird von den Veränderungen, die der Importeur

oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch ge-

schehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige Anga-

ben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung

vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das um-

gepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke

geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhal-

ten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein

Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den Markeninhaber

in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen

Gemeinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung

vorliegen oder nicht (vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; BGH GRUR

2002, 57, 58 - Adalat).

4. Ob eine künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich, wie das

Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und

nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Mar-

keninhabers nachweist (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb;

vgl. auch EuGH Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Da-

bei ist zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände

den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Verpackung zu

verwenden, um die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr

bringen zu können.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, ein Umpacken in neue Kartons zu jeweils 30 und 100 Tabletten

sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich.

Soweit - wovon das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei ausge-

gangen ist - durch das Anbringen von neuen Etiketten vertriebsfähige Verpa-

ckungen geschaffen werden können, ist ein Umpacken in neu hergestellte Kar-

tons grundsätzlich nicht notwendig (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55

- Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v.

12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova

und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 111). Denn rein

wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise durch eine

werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung verspricht,

rechtfertigen nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigen-

den Zwangslage (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v.

12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova

und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 106 und 115), wie

das der Gerichtshof im Fall einer Markenersetzung ausdrücklich ausgeführt hat

(EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn). Allein in dem

Fall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen überklebte Packungen derart

ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich beispielsweise auch auf die Ver-

schreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apotheken aus-

wirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb

nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons als ob-

jektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts

Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp

& Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a.,

Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-143/00,

WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentation des General-

anwalts Jacobs).

a) Greifbare Anhaltspunkte dafür, daß der tatsächliche Zugang der Be-

klagten zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie keine neuen

äußeren Verpackungen, sondern nur die mit neuen Etiketten überklebten und

auf 30 Tabletten aufgestockten Originalkartons zu 20 Tabletten verwenden dürf-

te, sind weder im Einzelnen vorgetragen noch sonst ersichtlich, zumal zwischen

den Parteien unstreitig ist, daß die österreichischen Originalkartons so dimensi-

oniert sind, daß sie zur Aufnahme eines weiteren Blisterstreifens geeignet sind.

Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher

Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der Be-

klagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem

in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des eige-

nen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Um-

kartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

b) Im Ergebnis nicht anders liegt es bei den neu hergestellten Kartons zu

100 Tabletten.

Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf ver-

neint werden, daß der Beklagten bereits mit den Packungen zu 20 und zu 50

Tabletten, die es auch in Österreich gibt, ein ausreichender Marktzutritt zum

deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige Abschottung der

Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem beschränkten Markt-

segment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54 - Bristol-

Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v.

12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova

und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 116).

Entgegen der Ansicht der Revision führt aber auch der Umstand, daß es

100er-Packungen im Ausfuhrstaat Österreich nicht gibt, für sich allein nicht

schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen für 100 Tablet-

ten jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Dies hängt vielmehr davon ab, ob

und inwieweit die importierten Arzneimittel durch weniger einschneidende Maß-

nahmen in Deutschland verkehrsfähig gemacht werden können.

Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen im landgerichtlichen Urteil angenommen, daß in Deutschland verkehrs-

und vertriebsfähige Verpackungseinheiten zu 100 Tabletten ohne weiteres

durch ein Bündeln von zwei österreichischen Originalpackungen zu je 50 Stück

geschaffen werden könnten. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das Umpacken in neu hergestellte Kartons kann, wie vorangehend

schon im Zusammenhang mit dem Überkleben von Originalverpackungen aus-

geführt, nicht schon dann als erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften angesehen werden, wenn auf-

grund bloßer Vorlieben der Verbraucher neue Verpackungen des Parallelimpor-

teurs häufiger verkauft werden als Bündelpackungen (vgl. Schlußanträge des

Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001

in den Rechtssachen

C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer

Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110).

Von einer Behinderung des Marktzugangs aufgrund einer Abneigung der

Verbraucher gegen Bündelpackungen kann im Streitfall nicht ausgegangen

werden. Auch insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tat-

richterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Inte-

resse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kar-

tons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifü-

gung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen

des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als sol-

chen betreffe.

III. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO)

zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert