BGH Urteil vom 19.10.2000 – I ZR 89/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 89/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

Verkündet am: 19. Oktober 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

MarkenG § 24 Abs. 2; Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsrichtli- nie) Art. 7 Abs. 2

ZOCOR

Wird im Zuge der (Wieder-)Einfuhr eines mit Zustimmung des Markeninhabers im EU-Ausland in den Verkehr gebrachten Arzneimittels ein Beipackzettel in deut- scher Sprache beigefügt oder die Beschriftung der Blisterverpackung (hier: Anga- be des Verfallsdatums) im Hinblick auf die Anforderungen des deutschen Marktes geändert, tritt eine Erschöpfung des Markenrechts nur ein, wenn der Importeur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des in dieser Weise veränderten Arz- neimittels unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster liefert (Ergänzung zu EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 – Bristol-Myers Squibb; Aufgabe von BGHZ 82, 152, 157 f. – Öffnungshinweis).

BGH, Urteil vom 19. Oktober 2000 – I ZR 89/98 – OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 19. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und

Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten und die Anschlußrevision der Klägerin ge-

gen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München

vom 12. Februar 1998 werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens haben die Klägerin 5/12 und

die Beklagten 7/12 zu tragen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der M. & Co. Inc., R. , USA (im

folgenden: M. & Co.). Diese ist Inhaberin der eingetragenen Marke “ZOCOR”

und hat der Klägerin eine Lizenz eingeräumt und sie ermächtigt, im Falle von

Markenverletzungen gegen Dritte vorzugehen.

Auf der Grundlage eigener arzneimittelrechtlicher Zulassungen vertreibt die

Klägerin in Deutschland die lipidsenkenden Präparate “ZOCOR 5”, “ZOCOR 10”

und “ZOCOR 20” mit einem Gehalt von 5, 10 bzw. 20 mg des Wirkstoffes Simva-

statin, und zwar in den Packungsgrößen N 1 (30 Tabletten), N 2 (50 Tabletten)

und N 3 (100 Tabletten). In Italien vertreibt ein anderes Tochterunternehmen von

M. & Co. unter den Bezeichnungen “zocor 10” und “zocor 20” entsprechende

Präparate, “zocor 10” jedoch nur in Packungen zu 20 Tabletten, “zocor 20” nur in

Packungen zu 10 Tabletten.

Die Beklagten erwerben in Italien Bestände der Arzneimittel “zocor 10” und

“zocor 20”, die sie in Deutschland mit einer Formalzulassung, die auf der der Klä-

gerin erteilten Zulassung beruht, in Verkehr bringen. Um die Packungen den Be-

dürfnissen des deutschen Marktes anzupassen, nehmen die Beklagten verschie-

dene Änderungen vor, die teilweise die Neugestaltung der Packungen, teilweise

aber auch nur das Auswechseln von Gebrauchsinformationen und das Anbringen

von Beschriftungen auf den Blistern umfassen.

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, das Inverkehrbringen der in dieser

Weise veränderten Arzneimittel stelle einen Verstoß gegen die Bestimmungen

des Arzneimittelgesetzes und damit einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG

dar; außerdem verletzten die Beklagten die Markenrechte der M. & Co. Nach-

dem nur ein Teil des Rechtsstreits in die Revisionsinstanz gelangt und nur ein

Teil der Revision angenommen worden ist, ist Gegenstand des Revisionsverfah-

rens noch der Antrag,

es den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersa- gen,

das Fertigarzneimittel zocor 10 oder zocor 20 mit einer neu gestalteten Packung, Gebrauchsinformation oder Blisterbeschriftung oder unter

Verwendung eines sonstigen neuen oder neu gestalteten Packungs- mittels in Verkehr zu bringen, ohne zuvor die M. & Co. oder die Klä- gerin von dieser Absicht zu unterrichten und ohne zuvor der M. & Co. bzw. der Klägerin auf Verlangen ein Muster der neu gestalteten Ware zu überlassen.

Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten. Soweit der Antrag

Umverpackungen einschließlich Fensterpackungen betrifft, haben sie eine straf-

bewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Sie haben die Ansicht vertreten,

daß weitergehende Informationspflichten nicht bestünden; insbesondere seien sie

nicht verpflichtet, den Markeninhaber zu informieren und ihm Muster zu überlas-

sen, wenn lediglich die Gebrauchsinformationen ausgetauscht und Blisterbe-

schriftungen angebracht worden seien.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Beru-

fung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung der Beklagten auf

den Teil des Antrags beschränkt, der nicht von der Unterwerfungserklärung erfaßt

war, und den Unterlassungstenor in der Weise geändert, daß die oben im Antrag

kursiv wiedergegebenen Wörter entfallen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag

auf Abweisung des noch in Streit stehenden Unterlassungsantrags weiterverfol-

gen. Die Klägerin tritt der Revision entgegen und begehrt mit der Anschlußrevisi-

on, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, hinsichtlich dieses Unterlas-

sungsantrags die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

I. Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine Verlet-

zung der Klagemarke gesehen, wobei allerdings im Umfang der Unterwerfungser-

klärung die Wiederholungsgefahr entfallen sei. Zur Begründung hat es ausge-

führt:

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften trete zwar eine Erschöpfung des Markenrechts auch dann ein, wenn die

aus dem EU-Ausland re- oder parallelimportierte Ware im Inland in einer verän-

derten Aufmachung unter Beibehaltung der ursprünglichen Marke in Verkehr ge-

bracht werde. Dies setze aber voraus, daß bestimmte Bedingungen erfüllt sein

müßten. Hierzu zähle, daß der Importeur den Markeninhaber in Kenntnis setze,

bevor er umgepackte oder sonst veränderte Ware in Verkehr bringe, und daß er

dem Markeninhaber auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfü-

gung stelle. Hieran fehle es im Streitfall.

Im Umfang der abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung sei je-

doch die Wiederholungsgefahr entfallen. Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Erklä-

rung bestünden nicht. Weder die Wirksamkeit der Erklärung noch der Wegfall der

Wiederholungsgefahr setzten voraus, daß die übernommene Unterlassungsver-

pflichtung den vollen Umfang des geltend gemachten Anspruchs abdecke.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

1. Zur Revision:

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung

des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zei-

chen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke

Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklichen die Beklagten da-

durch, daß sie die in Italien mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr

gebrachten Präparate “zocor 10” und “zocor 20” nach Deutschland importieren

und hier nach Vornahme bestimmter Veränderungen wie dem Auswechseln des

Beipackzettels oder der Änderung der Blisterbeschriftungen anbieten und vertrei-

ben (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG). Der markenrechtliche Schutz entfällt

zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Markenin-

haberin kann sich aber im Streitfall aus berechtigten Gründen der Benutzung ihrer

Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware durch die Beklag-

ten widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

a) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Re-

gelung in Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie. Die hierzu ergangene Rechtsprechung

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist zur Auslegung des § 24

MarkenG heranzuziehen.

In der Entscheidung “Bristol-Myers Squibb” hat der Gerichtshof dem Re-

oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen Be-

fugnisse zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in

Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-427/93, C-429/93 u. C-

436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880; vgl. auch

EuGH, Urt. v. 12.10.1999 – Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000,

159 = WRP 1999, 1264 – Pharmacia & Upjohn). Dabei wurden zur Auslegung von

Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie die zu Art. 30, 36 EGV – jetzt Art. 28, 30 EG –

entwickelten Grundsätze herangezogen (EuGH, Urt. v. 23.5.1978 – Rs. 102/77,

Slg. 1978, 1139 = GRUR Int. 1978, 291 – Hoffmann-La Roche; Urt. v. 10.10.1978

– Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823 = GRUR Int. 1979, 99 – American Home Products;

Urt. v. 3.12.1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int. 1982, 187 – Pfizer; vgl.

auch EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-71/94, C-72/94 u. C-73/94, Slg. 1996,

I-3603 = WRP 1996, 867 – Eurim-Pharm; BGH, Urt. v. 10.4.1997 – I ZR 65/92,

GRUR 1997, 629, 632 f. = WRP 1997, 742 – Sermion II). Danach ist die Er-

schöpfung der Marke in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedin-

gungen abhängig: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient er-

wiesenermaßen nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Original-

zustand des Arzneimittels, z.B. in der Blisterverpackung, wird von den Verände-

rungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch

mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist

oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die

Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein.

(4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der

Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber vorab vom

Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein

Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den Hersteller in die

Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof im übrigen aufgestellten

Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (EuGH Slg. 1996,

I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1150 Tz. 78 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1978,

1139 = GRUR Int. 1978, 291, 298 Tz. 12 – Hoffmann-La Roche).

b) Mit Recht hat das Berufungsgericht die zum Umverpacken von Arznei-

mitteln entwickelten Grundsätze auf den Streitfall angewandt, in dem es (auch)

darum geht, daß lediglich ein Beipackzettel in deutscher Sprache eingefügt oder

die Beschriftung der Blisterverpackungen verändert wird. Der Umstand, daß in

den genannten EuGH-Entscheidungen nur der Fall der Umverpackung behandelt

ist, hat allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegenden Streitfällen je-

weils eine Um- oder Neuverpackung der parallel- oder reimportierten Präparate in

Rede gestanden hatte. Aus den Entscheidungsgründen wird aber deutlich, daß

auch nach Ansicht des Gerichtshofs eine der typischen Gefahren, die das Umver-

packen für den Hersteller mit sich bringen kann, darin liegt, daß im Zuge der An-

passung der Ware an die Bedürfnisse des Absatzmarktes unvollständige oder un-

richtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int.

1996, 1144, 1149 Tz. 65 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996,

867, 873 Tz. 56 – Eurim-Pharm). Entsprechendes gilt für die Blisterbeschriftun-

gen, die etwa im Streitfall gesetzlich vorgeschriebene Angaben über das Verfalls-

datum enthalten. Da unvollständige oder unrichtige Angaben auf dem Beipack-

zettel oder den Blisterbeschriftungen die Wertschätzung des Verbrauchers für

das fragliche Präparat und damit sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen

können, ist die Garantiefunktion der Marke berührt. Des von der Revision ange-

regten Vorabentscheidungsersuchens (Art. 234 EG) bedarf es insofern nicht (vgl.

EuGH, Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 57 – Eurim-Pharm).

Die Klägerin kann danach für ihr Begehren auf berechtigte Gründe im Sinne

von § 24 Abs. 2 MarkenG verweisen. Die Revision beruft sich demgegenüber oh-

ne Erfolg auf die Entscheidung “Öffnungshinweis” des Senats aus dem Jahre

1981 (BGHZ 82, 152). Der dort für die damalige Rechtslage nach dem Warenzei-

chengesetz aufgestellte Grundsatz, das Hinzufügen eines rückübersetzten Bei-

packzettels tangiere die Garantiefunktion des Warenzeichens nicht (BGHZ 82,

152, 157 f.), kann für das neue Recht nicht aufrechterhalten werden (anders OLG

Frankfurt am Main WRP 1998, 634, 635).

2. Zur Anschlußrevision:

Mit Recht hat das Berufungsgericht die Klage insoweit abgewiesen, als die

Klägerin auch eine vorherige Information und Musterbelieferung in den Fällen be-

gehrt hat, in denen die Beklagten eine veränderte Packung oder neue oder neu

gestaltete Packungsmittel einsetzen. Denn durch die abgegebene Unterwer-

fungserklärung ist die Wiederholungsgefahr im Umfang des gesetzlichen Unter-

lassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4 i.V. mit § 24 Mar-

kenG entfallen.

a) Entgegen der Auffassung der Anschlußrevision bestehen im Streitfall

keine Anhaltspunkte dafür, daß die abgegebene Unterwerfungserklärung nicht

Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens ist. Die Anschlußrevision ver-

weist zwar mit Recht darauf, daß bereits geringe Zweifel an der Ernstlichkeit aus-

reichen, um der Unterwerfungserklärung ihre die Wiederholungsgefahr ausräu-

mende Wirkung zu nehmen (BGH, Beschl. v. 16.11.1995 – I ZR 229/93, GRUR

1997, 379, 380 = WRP 1996, 284 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II; Urt. v.

10.7.1997 – I ZR 62/95, GRUR 1998, 483, 485 = WRP 1998, 296 – Der M.-Markt

packt aus). Der Umstand, daß die Beklagten eine hinter dem Begehren der Kläge-

rin zurückbleibende Erklärung abgegeben haben, läßt aber nicht auf einen Man-

gel an Ernstlichkeit schließen. Dies gilt im Streitfall schon deswegen, weil das

weitergehende Begehren der Klägerin im Streitfall teilweise keine Grundlage in

einem gesetzlichen Unterlassungsanspruch hatte (dazu unter II.2.b). Doch auch

bei einer Teilunterwerfung, die ein Schuldner abgibt, weil er hinsichtlich dieses

Teils des Streits eine gerichtliche Auseinandersetzung – aus welchen Gründen

auch immer – vermeiden möchte, hinsichtlich des anderen Teils aber eine ge-

richtliche Klärung anstrebt, können nicht ohne weiteres Zweifel an der Ernstlich-

keit angenommen werden.

b) Die abgegebene Unterwerfungserklärung ist auch nicht deswegen unzu-

reichend, weil sie sich – wie die Anschlußrevision beanstandet – genau an dem

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nicht aber an dem

Unterlassungsbegehren der Klägerin und dem – diesem stattgebenden – Tenor

des landgerichtlichen Urteils orientiert.

Die Anschlußrevision wendet demgegenüber ein, die Klägerin könne nur

dann ihre Kontrollrechte umfassend wahrnehmen, wenn die Beklagten verpflichtet

seien, die Markeninhaberin vor Inverkehrbringen der veränderten Ware nicht nur

zu informieren, sondern ihr auf Verlangen auch ein Muster zur Verfügung zu stel-

len. Nach der Unterlassungserklärung könnten die Beklagten dagegen mit der

Unterrichtung bis unmittelbar vor dem ersten Akt des Inverkehrbringens warten.

Damit würden die Möglichkeiten der Markeninhaberin verkürzt, rechtzeitig gegen

die Beklagten vorzugehen.

Der Anschlußrevision ist einzuräumen, daß nach den in der Entscheidung

“Bristol-Myers Squibb” aufgestellten Grundsätzen (EuGH Slg. 1996, I-3457 =

GRUR Int. 1996, 1144) die Hände des Markeninhabers zunächst gebunden sind,

wenn der Re- oder Parallelimporteur ihn “vorab” – und sei es auch erst unmittel-

bar vor der Einfuhr (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG) der veränderten Ware – “vom

Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichtet” hat. Der Markeninhaber

kann dann unter Umständen ein Muster erst überprüfen und gegebenenfalls ge-

gen den Importeur vorgehen, nachdem bereits ein Teil der Ware eingeführt und in

Verkehr gebracht worden ist. Wenn die Anschlußrevision meint, die darin liegen-

de Gefahr für den Markeninhaber müsse verhindert werden, verkennt sie, daß der

Rechtsinhaber auch sonst häufig erst gegen eine Verletzung seiner Schutzrechte

vorgehen kann, wenn es bereits zu Verletzungshandlungen gekommen ist. Im üb-

rigen sind die in der Rechtsprechung des EuGH aufgestellten Grundsätze das Er-

gebnis einer Abwägung, bei der nicht nur die Interessen der Schutzrechtsinhaber,

sondern auch das übergeordnete Interesse an der Freiheit des Warenverkehrs zu

berücksichtigen sind (Art. 28, 30 EG).

III. Revision und Anschlußrevision sind danach zurückzuweisen. Die Ko-

stenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Schaffert