BGH Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 245/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 245/99

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 11. Juli 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung

vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter

Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck,

Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 2. September 1999 wird auf Kos-

ten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin der für Arzneimittel eingetragenen Marke "Be-

rotec", unter der sie gegenwärtig in Deutschland Inhalatoren in den Verpa-

ckungsgrößen N 1 (1x10 ml) und N 2 (2x10 ml) vertreibt.

Die Beklagte hat aus Frankreich Inhalatoren importiert, die dort unter der

Bezeichnung "Berotec 200" in der Packungsgröße N 1 auf den Markt gebracht

werden, sie in von ihr selbst hergestellte mit der Marke "Berotec 200" versehe-

ne Verpackungen der Größe N 2 und N 3 umgepackt und in Deutschland ver-

trieben.

Die Klägerin sieht darin eine Markenverletzung. Sie hat beantragt,

1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten,

das Arzneimittel "Berotec 200" in (nachfolgend abgebildeten) Verpa-

ckungen (Doppelpackung und 3er-Packung) anzubieten und/oder zu

vertreiben und/oder anbieten und/oder vertreiben zu lassen und/oder

solche Verpackungen zum Zwecke des Inverkehrbringens zu besitzen;

2. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen

Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer 1. ent-

standen ist und noch entstehen wird;

3. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den

Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1. durch Vorlage eines chrono-

logisch geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muß: Lie-

ferzeitpunkt, Liefermenge, Abgabepreis gegenüber allen etwaigen ge-

werblichen Abnehmern sowie der bei Auskunftserteilung vorhandene

Bestand der gemäß Ziffer 1. verpackten Ware und sonstiger gemäß

Ziffer 1. gekennzeichneter Verpackungsmaterialien;

4. die Beklagte zu verurteilen, die in ihrem Besitz oder Eigentum befindli-

chen Verpackungsmittel an einen von der Klägerin zu bestimmenden

Gerichtsvollzieher, der nach § 758 ZPO verfahren darf, zum Zwecke

der Vernichtung herauszugeben.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

I. Das Berufungsgericht hat in den angegriffenen Handlungen der Be-

klagten eine Markenverletzung gesehen, die die geltend gemachten Ansprüche

auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht

und Vernichtung auslöse. Hierzu hat es ausgeführt:

Das angegriffene Verhalten sei unbeschadet einer gemeinschaftsrechtli-

chen Erschöpfung des Markenrechts oder eines Verstoßes gegen (jetzt) Art. 28,

30 EG eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die

Markeninhaberin der Benutzung ihrer Marke aus berechtigten Gründen wider-

setzen dürfe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften gehöre zu den notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt

der Erschöpfung, daß das Umpacken in eine neue äußere Verpackung erfor-

derlich sei, um das Arzneimittel im Einfuhrland vertreiben zu können. Sei es

dem Parallelimporteur möglich, eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Pa-

ckung zu schaffen, indem er auf der Originalpackung neue Etiketten anbringe,

könne sich der Markeninhaber weitergehenden Maßnahmen, wie sie in einer

neuen äußeren Verpackung lägen, widersetzen. Hieraus sei der Grundsatz zu

entnehmen, daß der Parallelimporteur gehalten sei, so wenig wie möglich in

das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers einzugreifen.

Das Umpacken in die neue äußere Verpackung "Berotec 200" zu Pa-

ckungsgrößen N 2 und N 3 sei nicht erforderlich, weil die Originalpackungen

sich unbedenklich zu Doppel- oder Dreier-Packungen bündeln ließen. Hiermit

habe sich die Klägerin einverstanden erklärt, sofern dabei ihre Belange gewahrt

blieben. Eine derartige Bündelung sei nicht "unordentlich". Eine neu hergestellte

Verpackung möge in gewisser Hinsicht ansprechender sein. Das erhebliche

wirtschaftliche Interesse der Beklagten, sich mit einer solchen Verpackung als

Vertriebsunternehmen besser darstellen zu können, sei gegenüber den Interes-

sen des Markeninhabers nicht vorrangig, es betreffe nicht den der Beklagten zu

gewährleistenden freien Warenverkehr als solchen.

Neben dem Unterlassungsanspruch seien auch die Ansprüche auf Fest-

stellung der Schadensersatzpflicht, Auskunftserteilung sowie der Anspruch auf

Vernichtung des Verpackungsmaterials gegeben. Es sei wahrscheinlich, daß

der Klägerin durch den Vertrieb des Arzneimittels in den neu hergestellten Ver-

packungen ein Schaden entstanden sei. Die Meinung der Beklagten, nur im Fall

echter Herkunftstäuschungen seien markenrechtliche Sekundäransprüche ge-

geben, habe im Gesetz keinen Ausdruck gefunden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

keinen Erfolg.

1. Die Rüge, das Berufungsgericht habe gegen § 543 Abs. 2 ZPO a.F.

verstoßen, indem es den Tatbestand des Berufungsurteils so kurz gefaßt habe,

daß ihm der zugrundeliegende Streitstoff nicht entnommen werden könne,

bleibt ohne Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Tatbestand in zulässiger Weise

auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen und sich im

übrigen in den Entscheidungsgründen mit dem Vortrag der Beklagten in der

Berufungsinstanz in einer Weise auseinandergesetzt, daß der Streitstoff für das

Revisionsgericht ohne weiteres erkennbar ist.

2. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke

identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,

für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht

die Beklagte dadurch, daß sie das importierte Präparat "Berotec 200" nach der

Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere nach dem Umpacken in

neu hergestellte äußere Verpackungskartons, als "Berotec 200" in den Pa-

ckungsgrößen N 2 und N 3 vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Mar-

kenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Das hat das Berufungsgericht

rechtsfehlerfrei verneint.

a) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden

Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des

§ 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR

2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98,

GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).

In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Re-

oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen

zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in den

Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93

und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880;

vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964

Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist der Eintritt der

Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl.

EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int.

1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom Mar-

keninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemein-

schaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen fünf Bedingungen,

die kumulativ erfüllt sein müssen, gegeben sind: (1) Die Geltendmachung der

Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2)

Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen,

wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt,

nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Bei-

packzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpa-

ckung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als

auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so

aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur

muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels

unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte

Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob

die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestell-

ten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (vgl. BGH GRUR

2001, 422, 423 - ZOCOR; BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).

b) Das Berufungsgericht hat eine künstliche Abschottung der Märkte

durch die Klägerin verneint. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich, wie das Be-

rufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht

danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markenin-

habers nachweist (BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr.

S. 13; EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH

Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist zu untersu-

chen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimpor-

teur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Verpackung zu verwenden, um

die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können.

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, ein Umpacken in neue Kartons der Größen N 2 und N 3 sei zum

Vertrieb im Inland nicht erforderlich.

aa) Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf

verneint werden, daß der Beklagten bereits mit der Packungsgröße N 1, die es

auch in Frankreich gibt, ein ausreichender Zutritt zum deutschen Markt eröffnet

sei. Denn es läge eine unzulässige Abschottung der Märkte vor, wenn der Im-

porteur die Ware nur auf einem beschränkten Marktsegment vertreiben dürfte

(vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54 - Bristol-Myers Squibb; Schlußan-

träge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen

C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer

Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 116).

Entgegen der Ansicht der Revision führt der Umstand, daß es die Pa-

ckungsgrößen N 2 und N 3 im Ausfuhrstaat Frankreich nicht gibt, aber auch

nicht schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen für diese

Verpackungsgrößen jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Dies hängt

vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch weniger

einschneidende Maßnahmen in Deutschland verkehrsfähig gemacht werden

können.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, daß in Deutschland ver-

kehrs- und vertriebsfähige Packungsgrößen N 2 und N 3 ohne weiteres durch

ein Bündeln und das Aufbringen neuer Etiketten geschaffen werden können

(BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr. S. 16; vgl. EuGH

Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Ge-

neralanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99

- Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./.

Swingward u.a., Tz. 111).

Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, daß derartige Bündelpackun-

gen in einer Weise gestaltet werden könnten, daß der Beklagten die Vertriebs-

möglichkeit verbleibe, eine eventuell geringere Akzeptanz betreffe nicht den

freien Marktzutritt als solchen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das Umpacken in neu hergestellte Kartons kann nicht schon dann als er-

forderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften angesehen werden, wenn aufgrund bloßer Vorlieben der Ver-

braucher neue Verpackungen des Parallellimporteurs häufiger verkauft werden

als Bündelpackungen (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Ja-

cobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./.

Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110).

Allein in dem Fall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen

derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich beispielsweise auch auf

die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apothe-

ken auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt

deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons

als objektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schlußanträge des General-

anwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck,

Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swing-

ward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-

143/00, WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentation des

Generalanwalts Jacobs).

Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterli-

cher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der

Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor

allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des

eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen

Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betref-

fe.

3. Ohne Erfolg macht die Revision gegenüber der Verurteilung zur Aus-

kunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend, ein

durch die Markenverletzung adäquat kausaler Schaden könne der Klägerin

nicht entstanden sein. Das trifft nicht zu. Die Klägerin kann wegen der erfolgten

und vom Berufungsgericht unangefochten für fahrlässig erachteten Markenver-

letzung durch die Beklagte Schadensersatz verlangen. Das Berufungsgericht

hat auch rechtsfehlerfrei angenommen, daß ein Schadenseintritt wahrscheinlich

sei. Anhaltspunkte dafür, daß ein Schaden durch die angegriffene Markenver-

letzung nicht entstanden sei, sind von der Revision nicht dargetan und auch

sonst nicht ersichtlich. Das reicht aus, um die Feststellung der Schadensersatz-

pflicht zu treffen und die Beklagte, wie geschehen, zur Auskunftserteilung zu

verurteilen.

4. Gegen die Verurteilung betreffend die Vernichtung des Verpackungs-

materials (§ 18 MarkenG) wendet sich die Revision nicht mit eigenen Rügen.

Rechtsfehler sind auch insoweit nicht zu erkennen. Insbesondere begegnet die

Verurteilung zur Vernichtung lediglich des Verpackungsmaterials und nicht

(auch) der importierten Arzneimittel unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-

mäßigkeit keinen durchgreifenden Bedenken .

III. Demnach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO

zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert