BGH Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 219/99
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:
nein ja
EG Art. 28, Art. 30
Verkündet am: 11. Juli 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Zantac/Zantic
Zur Frage der Erforderlichkeit einer Markenersetzung beim Parallelimport von
Arzneimitteln.
BGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - I ZR 219/99 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche
Verhandlung vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck,
Pokrant und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 29. Juli 1999 im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der
Beklagten erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerinnen gehören zum Pharmakonzern "G. ", der in
zahlreichen Ländern, darunter Österreich, unter der Bezeichnung "Zantac" ein
Arzneimittel zur Regulierung der Magensäureresekretion vertreibt.
In
Deutschland bringt die Klägerin zu 2 das Arzneimittel mit identischem Wirkstoff
unter der zugunsten der Klägerin zu 1 eingetragenen Wortmarke "Zantic" auf
den Markt.
Die Klägerin zu 1, die auch Inhaberin der österreichischen Wortmarke
"Zantac" ist, hat der Klägerin zu 2 die Benutzung der deutschen Marke "Zantic"
gestattet und sie ermächtigt, Rechte aus dieser Marke im eigenen Namen
geltend zu machen.
In Österreich stellt die mit den Klägerinnen in einem Konzern verbundene
G. Gesellschaft mbH/Wien (im folgenden auch: G. -Wien) das
Präparat "Zantac 150 mg Filmtabletten" her und vertreibt es dort in Packungen
zu 10, 20 und 50 Tabletten. In Deutschland ist das Arzneimittel der Klägerin zu
2 "Zantic 150 Filmtabletten" in Packungen zu 20, 50 und 100 Tabletten
erhältlich.
Die Beklagte führt das Arzneimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" im
Wege des Parallelimports aus Österreich nach Deutschland ein und vertreibt es
hier unter der Bezeichnung "Zantic 150 Filmtabletten" in den üblichen
Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Tabletten. Dabei verwendet sie neue
äußere Verpackungen, die sie mit der Bezeichnung "Zantic" versehen hat. In
diese neuen Packungen werden "Zantac"-Tabletten aus Österreich eingelegt.
Auf der äußeren Verpackung verweist ein Sternchen darauf, daß "Zantic" ein
Warenzeichen der Firma G. ist. Außerdem ist darauf hingewiesen, daß
Import, Abpackung und Vertrieb durch die Beklagte erfolgen und die Firma
G. -Wien Herstellerin
ist. Die
in den neuen Packungen eingelegten
Blisterstreifen tragen auf ihrer Unterseite die von der G. -Wien stammenden
ursprünglichen Bezeichnungen "Zantac" und "G. ". Auf der Oberseite der
Blisterstreifen befindet sich der Aufdruck "Zantac 150 mg Filmtabletten
entspricht Zantic 150 Filmtabletten E. -PHARM".
Die Klägerinnen nehmen die Beklagte unter dem Gesichtspunkt einer
nungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Sie
machen geltend, eine Erschöpfung ihrer Markenrechte sei schon deshalb nicht
eingetreten, weil die in Rede stehenden Arzneimittel in Österreich unter der
Bezeichnung "Zantac" in den Verkehr gebracht worden seien und die Beklagte
diese für den Vertrieb in Deutschland erstmalig mit der Marke "Zantic" neu
gekennzeichnet habe.
Im Streitfall habe die Beklagte auch nicht die
Anforderungen erfüllt, die in der Rechtsprechung für die Annahme einer
Erschöpfung des Markenrechts beim Parallelimport von Arzneimitteln aus
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorausgesetzt werden. Eine künstliche
Marktabschottung scheide bereits deshalb aus, weil die Klägerinnen aufgrund
des prioritätsälteren Drittzeichens "SANTAX" in Deutschland gezwungen seien,
eine andere Marke zu benutzen als die in den übrigen Staaten verwendete
Marke "Zantac". Darüber hinaus sei ein Umpacken in neue äußere Ver-
packungen nicht erforderlich, weil die importierten Packungen zu 20 und 50
Filmtabletten mit entsprechenden Etiketten versehen werden könnten und eine
Packung zu 100 Tabletten durch die Bündelung zweier Verpackungen zu je 50
Filmtabletten geschaffen werden könne.
Durch das Umpacken entstehe zudem ein unordentlicher Eindruck, da
die äußere Verpackung die Bezeichnung "Zantic" trage, während die Unterseite
der Blisterstreifen mit "Zantac" bedruckt sei. Der nur schwach leserliche
Aufdruck auf der Oberseite der Blisterstreifen sei nicht geeignet, die hierdurch
hervorgerufene Verunsicherung zu beseitigen, zumal die Angabe "E. -Pharm"
nicht ohne weiteres als das Unternehmenskennzeichen des umpackenden
Unternehmens verstanden werde, sondern auch für eine Fachbezeichnung
gehalten werden könne.
Die Blisterstreifen enthielten auch nicht den gemäß § 10 Abs. 8 Satz 1
AMG vorgeschriebenen Hinweis auf die Beklagte als pharmazeutisches
Unternehmen.
Die Klägerinnen haben beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verur-
teilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
a) das
in Österreich von der G. Gesellschaft mbH/Wien hergestellte und in Österreich vertriebene Arz- neimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" in eigens für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland von der Beklagten hergestellten und mit der Marke "Zantic" versehenen Ver- packungen mit je 20 und/oder je 50 und/oder 100 Film- tabletten umzupacken und im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der Marke "Zantic" anzu- bieten und/oder in den Verkehr zu bringen;
b) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland in Verpackungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, auf deren äußerer Umhüllung als Marke "Zantic" angegeben ist, wenn in den darin enthaltenen Blisterpackungen auf deren Unterseite "Zantac" als Marke angegeben ist;
c) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in Blisterpackungen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn auf der Blisterpackung nicht in deutlich lesbarer Schrift angegeben ist, daß das Umpacken sowie der Import und der Vertrieb durch die E. -Pharm Arzneimittel GmbH erfolgt;
2. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Rech- nung zu legen, und zwar unter Angabe der unter der Marke "Zantic" erzielten Umsätze sowie unter Angabe des Umfangs der hierfür betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalen- dervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen denjenigen Schaden zu erstatten, der ihnen aus den vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das
Drittzeichen "SANTAX" hindere in Deutschland nicht nur die Klägerinnen, son-
dern auch sie, die Beklagte, daran, das Arzneimittel unter der Bezeichnung
"Zantac" zu vertreiben. Bei Namensverschiedenheit des Arzneimittels im Her-
kunfts- und
im Bestimmungsland müsse der Grundsatz der gemein-
schaftsrechtlichen Erschöpfung zudem dahin ausgelegt werden, daß der
Importeur berechtigt sei, das Arzneimittel mit der gebräuchlichen Inlandsmarke
neu zu kennzeichnen. Dies dürfe auch mittels neuer Verpackungen geschehen,
weil andernfalls
- angesichts der unterschiedlichen Bezeichnungen des
Arzneimittels im In- und Ausland - die Originalschachtel praktisch nur noch aus
Aufklebern bestehen würde.
Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben und sie im übrigen
abgewiesen.
Dagegen haben beide Parteien Berufung eingelegt. Auf die Rechtsmittel
der Parteien hat das Oberlandesgericht unter Abweisung der Klage im übrigen
und Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel
1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es
zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
a) das
in Österreich von der G. Gesellschaft mbH/Wien hergestellte und in Österreich vertriebene Arz- neimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" in eigens für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland von der Beklagten hergestellten und mit der Marke "Zantic" versehenen Ver- packungen mit je 20 und/oder je 50 und/oder 100 Film- tabletten umzupacken und im geschäftlichen Verkehr in der
Bundesrepublik Deutschland unter der Marke "Zantic" anzu- bieten und/oder in den Verkehr zu bringen;
b) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland in Verpackungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, auf deren äußerer Umhüllung (Original- Verpackung) als Marke "Zantic" angegeben ist, wenn in den darin enthaltenen Blisterpackungen auf deren Unterseite "Zantac" als Marke angegeben ist;
c) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in Blisterpackungen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn auf der Blisterpackung nicht in deutlich lesbarer Schrift auf die Beklagte in ihrer Eigenschaft als pharmazeutische Unternehmerin bzw. Vertreiberin hinge- wiesen und im Falle des Umpackens in eine neue Verpackung zusätzlich der Hinweis, daß das Umpacken durch die Beklagte erfolgt, angebracht wird;
2. die Beklagte verurteilt, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 a) und unter 1 c) bezeichneten Hand- lungen - bei 1 c) aber nur soweit neue, von der Beklagten hergestellte äußere Verpackungen verwendet werden - Rech- nung zu legen, und zwar unter Angabe der unter der Marke "Zantic" erzielten Umsätze sowie unter Angabe des Umfangs der hierfür betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalender- vierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;
3. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen denjenigen Schaden zu erstatten, der ihnen aus den vorstehend unter Ziffer 1 a) und unter 1 c) bezeichneten Hand- lungen - bei 1 c) aber nur soweit neue von der Beklagten hergestellte äußere Verpackungen verwendet werden - entstan- den ist und künftig entstehen wird.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen,
verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Entscheidungsgründe
I. Das Berufungsgericht hat die Klage ganz überwiegend für begründet
erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Das mit dem Klageantrag zu 1. a) angegriffene Verhalten sei als
Markenverletzung zu qualifizieren. Eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung
des Markenrechts sei im Streitfall nicht anzunehmen. Das Umpacken in neu
hergestellte Verpackungen mit der Aufschrift "Zantic" sei bei allen drei
Packungsgrößen - 20, 50 und 100 Tabletten - nicht erforderlich, weil derselbe
Zweck - Vertrieb der in Deutschland üblichen Verpackungsgrößen unter der hier
gebräuchlichen Bezeichnung "Zantic" - auch durch entsprechende Etiketten
erreicht werden könne. Dies gelte auch für die Packungsgröße von 100
Filmtabletten.
Darüber hinaus sei der Klageantrag zu 1. a) auch unabhängig von einem
Umpackvorgang und dem Vorliegen der Voraussetzungen, unter denen sich ein
Markeninhaber dem Inverkehrbringen umgepackter Arzneimittel in einem
anderen Mitgliedstaat widersetzen könne, gerechtfertigt. Vorliegend gehe es um
das Erstkennzeichnungsrecht des Markeninhabers in dem Importstaat. Dieser
könne sich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften gegen die Erstbenutzung seiner Marke im Importstaat wenden,
wenn er legitime Gründe für die Verwendung von unterschiedlichen Marken für
die gleiche Ware in unterschiedlichen Mitgliedstaaten habe und deshalb keine
künstliche Marktabschottung anzunehmen sei. Hierbei komme es nicht auf eine
entsprechende Absicht des Markeninhabers an; entscheidend sei die objektive
Lage, die zu einem Nebeneinander verschiedener Marken geführt habe. Im
Streitfall sei der Anmeldung der Marke "Zantac" in Deutschland aufgrund der
älteren Marke "SANTAX" widersprochen worden, so daß eine Zwangslage
bestanden habe, die das Ausweichen auf die Bezeichnung "Zantic" seitens der
Klägerin zu 2 verständlich und billigenswert erscheinen lasse.
Diese Gründe seien auch für den Unterlassungsantrag zu 1. b) tragend,
der den Vertrieb des Arzneimittels in österreichischen "Zantac"-Original-Ver-
packungen zum Gegenstand habe, die mit der Bezeichnung "Zantic" versehen
(umetikettiert) worden seien und Blisterstreifen mit der Aufschrift "Zantac"
enthielten. Für diese Fallgestaltung sei, auch wenn die Beklagte bislang nur neu
hergestellte "Zantic"-Verpackungen verwendet habe, eine Begehungsgefahr
anzunehmen.
Der Unterlassungsantrag zu 1. c), der sowohl neu hergestellte "Zantic"-
Verpackungen als auch mit der Bezeichnung "Zantic" versehene "Zantac"-Ori-
ginalpackungen erfasse, in die jeweils Blisterstreifen eingelegt seien, auf denen
nicht auf die Eigenschaft der Beklagten als pharmazeutische Unternehmerin
bzw. Vertreiberin und - beim Umpacken in neue äußere Verpackungen -
zusätzlich darauf hingewiesen werde, daß das Umpacken durch die Beklagte
erfolge, sei ebenfalls unter dem Gesichtspunkt einer Markenverletzung
gerechtfertigt. Darüber hinaus liege in diesem Verhalten ein Verstoß gegen § 1
UWG i.V. mit § 10 Abs. 8 AMG, der die Angabe des Namens oder der Firma
des "pharmazeutischen Unternehmers" auf der Blisterpackung vorschreibe.
Die Auskunfts- und Feststellungsanträge zu 2. und 3. hätten danach
ganz überwiegend ebenfalls Erfolg. Soweit sie sich allerdings auf eine - nicht
festgestellte - Umetikettierung in Gestalt der Anbringung der Marke "Zantic" auf
"Zantac"-Originalverpackungen bezögen, seien sie abzuweisen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben
Erfolg. Sie
führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur
Zurückverweisung der Sache.
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne
Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke
identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind,
für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht
die Beklagte dadurch, daß sie das importierte Präparat "Zantac 150 mg
Filmtabletten" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere
dem Umpacken in neu hergestellte äußere Verpackungskartons, unter der
Bezeichnung "Zantic 150 Filmtabletten" vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2
MarkenG).
Der von den Klägerinnen im Streitfall mit den Ansprüchen auf Unter-
lassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend
gemachte markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das
Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG) oder wenn in der Gel-
tendmachung der markenrechtlichen Ansprüche eine unzulässige Beschrän-
kung des freien Warenverkehrs in der Europäischen Gemeinschaft liegt
(Art. 28, 30 EG).
1. Mit dem Unterlassungsantrag zu 1. a) beanstanden die Klägerinnen
zwei unterschiedliche Verhaltensweisen der Beklagten als Markenverletzung,
nämlich neben dem Umpacken der aus Österreich importierten Originalware in
neue von dieser hergestellte Verpackungen zu je 20 und/oder je 50 und/oder je
100 Filmtabletten auch die erstmalige Anbringung der Marke "Zantic" der Klä-
gerin zu 1 auf diesen Verpackungen. Dabei wird aus dem Antrag selbst nicht
ohne weiteres klar, ob die Klägerinnen jede dieser Verhaltensweisen für sich
selbständig angreifen wollen oder ob sie, wenn auch nur in einer der Ver-
haltensweisen eine Markenverletzung liegt, ihr Begehren bereits für begründet
erachteten. Aus dem Klagevorbringen schon in der ersten Instanz und den
entsprechenden Erläuterungen der Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung
vor dem Landgericht kann jedoch entnommen werden, daß sie beide Sach-
verhaltsvarianten in dem Sinne, daß sowohl das Umpacken als solches als
auch die Erstkennzeichnung der importierten Ware mit der Marke "Zantic" durch
die Beklagte als solche als Markenverletzung selbständig erfaßt werden,
verboten haben wollen. Davon scheint auch das Berufungsgericht ausgegan-
gen zu sein, wenn es ausführt, das begehrte Verbot betreffe das Anbieten und
Vertreiben des aus Österreich stammenden Arzneimittels unter der Bezeich-
nung "Zantic", bei dem ein Umpacken stattgefunden habe. In die gleiche Rich-
tung weisen die Ausführungen, daß sich die Klägerinnen unabhängig von der
Frage des Umpackens in neu hergestellte Umkartons aufgrund ihrer Klage-
marke gegen das Versehen der neuen Packungen mit dieser Marke wenden
können. Im Ergebnis hat damit das Berufungsgericht in beiden Alternativen eine
Markenverletzung gesehen, so daß es jedenfalls auch dem weitergehenden
Begehren der Klägerinnen entsprochen hat.
Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann bezüglich der Variante
der Markenersetzung noch nicht von einer Markenverletzung ausgegangen
werden, weil es insoweit noch weiterer Feststellungen bedarf. Hinsichtlich der
Variante des Umpackens wendet sich die Revision allerdings ohne Erfolg
gegen die Annahme einer Markenverletzung durch das Berufungsgericht.
a) Soweit die Markenersetzung angesprochen ist, kann von einer
Erschöpfung des Markenrechts der Klägerinnen allerdings schon deswegen
keine Rede sein, weil es im Streitfall nicht um die Weiterverwendung oder
Wiederanbringung der bereits im Ausfuhrstaat mit Zustimmung des Markenin-
habers benutzten Marke ("Zantac") geht, sondern um die erstmalige Kenn-
zeichnung mit einer anderen Marke ("Zantic"). Bei einer derartigen Marken-
ersetzung ist der Anwendungsbereich des § 24 MarkenG nicht eröffnet.
aa) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden
Regelung in Art. 7 MarkenRL. Deshalb ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften hierzu auch zur Auslegung des § 24
MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001,
422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98, GRUR
2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).
In einer nach Erlaß des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung
(Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP
1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn) hat der Gerichtshof für eine Fallgestaltung
wie im Streitfall klargestellt, daß nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL eine Erschöpfung
des Rechtes aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl. EuGH, Urt.
v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 =
WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) eintritt, die vom Markeninhaber selbst
oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den
Verkehr gebracht worden sind. Dies bedeutet in Fällen des Re- oder Parallel-
imports, daß Art. 7 MarkenRL und mithin auch § 24 MarkenG nur anwendbar
ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke weiter verwendet oder
wieder angebracht wird. Dagegen greift die Bestimmung nicht ein, wenn der
Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt.
bb) Bei dieser - im Streitfall in Rede stehenden - Sachverhaltsgestaltung
einer Markenersetzung bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des Marken-
inhabers und des Parallelimporteurs aufgrund der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach den Vorschriften der
Art. 28 und 30 EG. Danach dienen sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG
dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des
freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide
Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch in gleichem Sinne
auszulegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und
C-436/93, Slg. 1996, I-3457, 3531 Tz. 40 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996,
880 - Bristol-Myers Squibb; EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 30 - Pharmacia &
Upjohn).
In den Fällen des Re- oder Parallelimports von Arzneimitteln, in denen
der Importeur nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder anbringt,
ist, wie der Senat unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die markenrechtliche
Erschöpfung von fünf Bedingungen abhängig, die kumulativ erfüllt sein müssen:
(1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen
Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum
Beispiel in einem Blisterstreifen, wird von den Veränderungen, die der
Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar
dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder
unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die
Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt
sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daß der
Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber
vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf
Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den
Markeninhaber in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer
Erschöpfung vorliegen oder nicht (vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR;
BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).
Das Berufungsgericht ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, daß
die markenrechtliche Zulässigkeit des angegriffenen Umpackens in neu
hergestellte, mit der Bezeichnung "Zantic" versehene Verpackungen grundsätz-
lich nach denselben Maßstäben zu beurteilen ist wie ein Umpacken unter
anschließendem Wiederanbringen der ursprünglichen Marke (EuGH Slg. 1999,
I-6927, 6965 Tz. 31 - Pharmacia & Upjohn).
Dies gilt insbesondere für die Beurteilung der Frage, ob die Untersagung
einer Neukennzeichnung mit der Inlandsmarke zu einer künstlichen Ab-
schottung der Märkte führen würde. Bei Subsumierung unter diesen Begriff
kommt es nicht darauf an, ob die ursprüngliche Marke nach dem Umpacken
wieder angebracht oder ob sie ersetzt wird. Denn zwischen den Fällen der
Wiederanbringung einer Marke nach dem Umpacken und der Ersetzung der
ursprünglichen Marke durch eine andere besteht kein sachlicher Unterschied,
der es rechtfertigen würde, den Begriff der künstlichen Marktabschottung in den
beiden Fällen unterschiedlich anzuwenden (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965
Tz. 31, 37 bis 41 - Pharmacia & Upjohn).
cc) Ob eine künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich, wie das
Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und
nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des
Markeninhabers nachweist (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Phar-
macia & Upjohn).
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es aber bei der
Anwendung des Begriffs einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen
den Mitgliedstaaten im Falle einer Markenersetzung nicht entscheidend darauf
an, welche ursprüngliche objektive Lage zum Nebeneinander der
verschiedenen Marken in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten geführt hat.
Vielmehr ist zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende
Umstände den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, die ursprüngliche auf
der Originalpackung verwendete Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat
verwendete zu ersetzen, um die betreffende Ware in diesem Mitgliedstaat in
den Verkehr bringen zu können (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 43
- Pharmacia & Upjohn). Bezogen auf diesen für die Beurteilung maßgebenden
Zeitpunkt hat das Berufungsgericht keine näheren Feststellungen getroffen.
Eine Zwangslage im oben genannten Sinne läge dann vor, wenn der
tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhr-
mitgliedstaats behindert wäre, falls ihm die Ersetzung der Marke verboten wäre.
Dies ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs dann anzunehmen, wenn
Regelungen oder Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der betref-
fenden Ware unter der Marke, die sie im Ausfuhrmitgliedstaat trägt, verhindern.
Ob dies der Fall ist, läßt sich auf der Grundlage der bisherigen Tatsachen-
feststellungen nicht abschließend beurteilen.
Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien kommt in Betracht,
daß dem Vertrieb der importierten Arzneimittel unter der ursprünglichen Marke
"Zantac" im Inland ein prioritätsälteres Drittkennzeichen, nämlich die ebenfalls
für Arzneimittel eingetragene Marke "SANTAX", entgegensteht. Nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts war die Klägerin zu 1, die zunächst auch
in Deutschland die Marke "Zantac" eintragen lassen wollte, aufgrund eines
Widerspruchs des Inhabers der älteren Marke "SANTAX" auf die Bezeichnung
"Zantic" ausgewichen. Ob die Drittmarke "SANTAX" einer Benutzung der Marke
"Zantac" durch die Beklagte auch noch gegenwärtig entgegensteht, hat das
Berufungsgericht - aus seiner Sicht folgerichtig - nicht geprüft. Unter anderem
ist offen geblieben, ob die Marke "SANTAX" noch eingetragen oder - wie von
der Revisionserwiderung in Betracht gezogen - bereits gelöscht ist. Dem wird
im neueröffneten Berufungsverfahren nachzugehen sein. Denn der tatsächliche
Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaates kann
objektiv auch durch eine ältere inländische Drittmarke behindert sein.
Zwar hat der Gerichtshof in der Entscheidung "Pharmacia & Upjohn" als
Beispiel für "Regelungen oder Praktiken" im Einfuhrmitgliedstaat, die eine
Markenersetzung erforderlich machen können, um die importierte Ware im
Inland zu vertreiben, lediglich den Fall genannt, daß eine Verbraucher-
schutzvorschrift die Benutzung der im Ausfuhrmitgliedstaat angebrachten Mar-
ke im Einfuhrmitgliedstaat aus Gründen der Irreführung verbietet. Hieraus kann
aber nicht entnommen werden, daß bei anderen Sachverhaltsgestaltungen die
angesprochene Zwangslage des Parallelimporteurs nicht gegeben sein könnte.
So kann auch - worum es im Streitfall geht - eine ältere inländische Marke nach
den Bestimmungen des nationalen Markenrechts einem Vertrieb des
Arzneimittels unter der Marke des Herkunftsstaates entgegenstehen (vgl. OLG
Frankfurt WRP 2000, 212, 214, kritisch hierzu: Althammer/Klaka, Marken-
gesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 17, Fn. 44; Pohlmann, EWiR 1999, 1075, 1076;
Heinemann, PharmR 2001, 186; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 Rdn. 94k
und 97). Ob eine Markenersetzung im Sinne der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs erforderlich ist, um dem Parallelimporteur den
Marktzutritt in dem Einfuhrmitgliedstaat zu eröffnen, haben die nationalen
Gerichte zu untersuchen (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 43 - Pharmacia &
Upjohn). Eine Vorlage an den Gerichtshof nach Art. 234 Abs. 3 EG ist daher
nicht veranlaßt. Um die Frage der Erforderlichkeit beantworten zu können,
bedarf es deshalb nur noch der vorerwähnten ergänzenden Feststellungen
durch das Berufungsgericht. Weitere Feststellungen sind auch nicht deshalb
entbehrlich, weil - wie die Beklagte meint - der Importeur in jedem Falle
berechtigt sei, die Ware mit der gebräuchlichen Inlandsmarke neu zu
kennzeichnen. Eine solche Berechtigung ist nicht generell, sondern nur dann
anzuerkennen, wenn der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den
Märkten des Einfuhrmitgliedstaats behindert wäre, sofern der Importeur die im
Ausfuhrmitgliedstaat angebrachte Marke benutzt. Eine solche Behinderung ist
aber nicht schon allein deshalb gegeben, weil der Hersteller unterschiedliche
Marken verwendet.
b) Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsausspruch zu 1. a) auch
unter dem Gesichtspunkt des Umverpackens für begründet erachtet. Einer
entsprechenden Verurteilung steht zwar entgegen, daß Gegenstand des
Klageantrags zu 1. a) ausdrücklich auch die Neukennzeichnung mit der Marke
"Zantic" ist.
Die Annahme des Berufungsgerichts, das beanstandete Umpacken in
neu hergestellte Kartons zu je 20, 50 und 100 Tabletten sei objektiv nicht
erforderlich, um das aus Österreich eingeführte Arzneimittel "Zantac" in
Deutschland vertreiben zu können, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung
allerdings stand.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des
Berufungsgerichts, ein Umpacken in neue Kartons zu jeweils 20 und 50
Tabletten sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich, weil derartige Gebinde
auch im Ausfuhrmitgliedstaat (Österreich) vertrieben werden und die Original-
packungen - teils nach Bündelung - durch Überkleben mit Etiketten für den
Vertrieb in Deutschland verändert werden könnten.
Soweit - wovon das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei ausge-
gangen ist - durch das Anbringen von neuen Etiketten vertriebsfähige Ver-
packungen geschaffen werden können, ist ein Umpacken in neu hergestellte
Kartons grundsätzlich nicht notwendig (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535
Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G.
Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./.
Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 111).
Denn rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise
durch eine werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung
verspricht, rechtfertigen nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer
Kartons nötigenden Zwangslage (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts
Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp
& Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a.,
Tz. 106 und 115), wie das der Gerichtshof im vergleichbaren Fall einer
Markenersetzung ausdrücklich ausgeführt hat (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969
Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn). Allein in dem Fall, daß die Abneigung der
Verbraucher gegen überklebte Packungen derart ausgeprägt und weit verbreitet
ist, daß sie sich beispielsweise auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte
oder die Einkaufspraktiken der Apotheken auswirkt und ein tatsächlicher
Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann
das Umpacken in neu hergestellte Kartons als objektiv erforderlich angesehen
werden (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v.
12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova
und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt:
EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-143/00, WRP 2002, 673 und 666
unter Anknüpfung an die Argumentation des Generalanwalts Jacobs).
Greifbare Anhaltspunkte dafür, daß der
tatsächliche Zugang der
Beklagten zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie keine
neuen äußeren Verpackungen, sondern nur die mit neuen Etiketten überklebten
Originalkartons verwenden dürfte, sind weder im einzelnen vorgetragen noch
sonst ersichtlich. Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender
tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das
Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten
Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der
Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und
Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der
Beklagten als solchen betreffe.
Im Ergebnis ebenso liegt es bezüglich der neu hergestellten Kartons zu
100 Tabletten. Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis
darauf verneint werden, daß der Beklagten bereits mit den Packungen zu 20
und zu 50 Tabletten, die es auch in Österreich gibt, ein ausreichender
Marktzutritt zum deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige
Abschottung der Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem
beschränkten Marktsegment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457,
3535 Tz. 54 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis
G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp &
Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a.,
Tz. 116).
Entgegen der Ansicht der Revision führt der Umstand, daß es 100er-
Packungen im Ausfuhrstaat Österreich nicht gibt, aber auch nicht dazu, daß die
Herstellung neuer äußerer Verpackungen für 100 Tabletten jedenfalls als
notwendig anzusehen wäre. Die Erforderlichkeit der Verwendung neuer
Verpackungen hängt vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten
Arzneimittel durch weniger einschneidende Maßnahmen
in Deutschland
verkehrsfähig gemacht werden können.
Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die entsprechenden
Ausführungen im landgerichtlichen Urteil angenommen, daß in Deutschland
verkehrs- und vertriebsfähige Verpackungseinheiten zu 100 Tabletten ohne
weiteres durch ein Bündeln von zwei österreichischen Originalpackungen zu je
50 Stück geschaffen werden könnten. Dagegen wendet sich die Revision ohne
Erfolg. Aus den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt
sich, daß das Bündeln von Einzelpackungen zu neuen größeren
Vertriebseinheiten im Arzneimittelbereich üblich ist. Des weiteren hat die
Beklagte auch bezüglich Bündelpackungen keine Anhaltspunkte dafür
vorgetragen, daß sie objektiv in einer Weise am Marktzutritt gehindert sei, die
die Warenverkehrsfreiheit als solche tangiert.
2. Auch der Unterlassungsausspruch zu 1. b) kann auf der Grundlage
der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht aufrechterhalten werden.
Nach den
in der Revisionsinstanz unbeanstandet gebliebenen
Ausführungen des Berufungsgerichts ist Gegenstand des Klageantrags zu 1. b)
das Anbieten und Vertreiben des österreichischen Arzneimittels "Zantac" in
Originalkartons, die für den Vertrieb in Deutschland mit der Bezeichnung
"Zantic" versehen, d.h. umetikettiert, und mit Blisterstreifen befüllt werden, die
auf der Unterseite den ursprünglichen Aufdruck "Zantac" tragen.
Mit Recht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, der Klageantrag habe - wie schon der Klageantrag zu 1. a) -
bereits deshalb Erfolg, weil - was noch einer weiteren Aufklärung bedarf - die
von der Beklagten vorgenommene Umkennzeichnung nicht objektiv erforderlich
sei, um das aus Österreich importierte Arzneimittel im Inland in den Verkehr zu
bringen. Das Berufungsgericht hat hierzu auf seine Ausführungen zum
Klageantrag zu 1. a) verwiesen. Auch mit Blick auf den Klageantrag zu 1. b)
bedarf es daher ergänzender Feststellungen des Berufungsgerichts zu der
Frage, ob die Beklagte zum Zeitpunkt des Vertriebs des Arzneimittels in
Deutschland aus objektiven Gründen, nämlich wegen des Bestehens älterer
Markenrechte eines Dritten, gezwungen ist, die Marke "Zantic" zu verwenden,
um die Ware im Inland in den Verkehr zu bringen.
Soweit das Berufungsgericht in seinen aus seiner Sicht nicht tragenden
Erwägungen angenommen hat, ein Auseinanderfallen der Bezeichnungen des
Arzneimittels auf dem äußeren Karton und auf der Unterseite der Blisterstreifen
könne nicht
in
jedem Fall als unordentlich und damit schon deshalb
verbotswürdig angesehen werden, begegnet das keinen revisionsrechtlichen
Bedenken.
Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß aufklärende
Zusätze je nach Fallgestaltung geeignet sein können, Unsicherheiten und eine
Verwirrung der Verbraucher sowie die damit möglicherweise verbundene
rufschädigende Wirkung von unterschiedlichen Arzneimittelbezeichnungen auf
der inneren und der äußeren Verpackung zu beseitigen. Die Klägerinnen haben
aber nicht die konkrete Verletzungsform mit dem
im Tatbestand
wiedergegebenen Hinweis auf der Oberseite der Blisterstreifen zum
Gegenstand
ihres Klageantrags
zu
1. b)
gemacht,
sondern
ihr
Unterlassungsbegehren für den Sachverhalt eines Auseinanderfallens der
Bezeichnungen schlechthin erstrebt. Hierbei handelt es sich um eine den
Rahmen des Klageangriffs deutlich erweiternde Verallgemeinerung. Die
Versagung eines Unterlassungsanspruchs unter dem Gesichtspunkt einer
"Unordentlichkeit" der neuen Verpackung im Sinne der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist daher in rechtlicher Hinsicht
nicht zu beanstanden.
3. Der Unterlassungsausspruch zu 1. c), den das Berufungsgericht zum
einen auf markenrechtliche Bestimmungen, zum anderen auf § 1 UWG i.V. mit
§ 10 Abs. 8 Satz 1 AMG gestützt hat, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung
auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen ebenfalls nicht
stand.
Gegenstand dieses Unterlassungsantrags ist der Vertrieb des aus
Österreich stammenden Arzneimittels "Zantac" unter der Bezeichnung "Zantic"
in Deutschland, sei es
in neu hergestellten oder
in umetikettierten
Verpackungskartons, wobei die Blisterstreifen keinen (deutlich
lesbaren)
Hinweis auf die Beklagte als pharmazeutische Unternehmerin bzw. als
Vertreiberin enthalten und beim Umpacken in neue äußere Verpackungen
zusätzlich keinen Hinweis darauf, daß das Umpacken durch die Beklagte
erfolgt.
Soweit dieser Anspruch auf Markenrecht gestützt
ist, hat das
Berufungsgericht einerseits Bezug auf seine Ausführungen zu den
Klageanträgen zu 1. a) und b) genommen, andererseits - soweit die nach dem
Arzneimittelgesetz für erforderlich gehaltenen Angaben betroffen sind - hat es
das Bestehen markenrechtlicher Ansprüche offengelassen.
Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu 1. c) zu Recht als
Unterfall zu den Anträgen zu 1. a) und b) angesehen, die begründet sein
müssen, damit auch dem Antrag zu 1. c) stattgegeben werden kann. Denn das
selbständige Anbieten und/oder Vertreiben von Blisterstreifen ist - wie das
Berufungsgericht weiter zutreffend angenommen hat - selbstverständlich nicht
Streitgegenstand.
Der Anspruch ist auch nicht gemäß § 1 UWG i.V. mit § 10 Abs. 8 AMG
gerechtfertigt. Durch
das
Zehnte Gesetz
zur
Änderung
des
Arzneimittelgesetzes vom 4. Juli 2000 (BGBl. I, S. 1002) ist Satz 2 der
genannten Bestimmung dahin geändert worden, daß die Beklagte als
Parallelimporteurin nicht mehr zur Kennzeichnung des Blisterstreifens mit ihrem
Namen verpflichtet ist.
4. Die auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
gerichteten Klageanträge zu 2 und 3
folgen als Annexansprüche den
vorstehend behandelten Unterlassungsansprüchen (§ 14 Abs. 6, § 19 MarkenG
i.V. mit § 242 BGB), so daß auch über sie derzeit nicht abschließend
entschieden werden kann.
III. Danach war auf die Revision der Beklagten das angefochtene Urteil
im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als zum Nachteil der Beklagten
erkannt worden ist. In diesem Umfang war die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das
Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
Starck
Pokrant
Schaffert