BGH Urteil vom 12.12.2002 – I ZR 141/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 141/00

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 12. Dezember 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Pulmicort

MarkenG § 24

Besteht gegen Bündelpackungen von Arzneimitteln auf dem maßgeblichen Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes kein so starker Wider- stand von einem nicht unerheblichen Teil der Verbraucher, daß von einem Hindernis für den tatsächlichen Marktzugang des Parallelimporteurs auszuge- hen ist, kann sich der Markeninhaber dem Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels in neue Umkartons unter Neuanbringung der Marke widersetzen.

BGH, Urt. v. 12. Dezember 2002 - I ZR 141/00 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 12. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.

Dr. Bornkamm und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000 wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, ver-

treibt hier das Arzneimittel "Pulmicort" zur Behandlung der Atemwege. Die Mut-

tergesellschaft der Klägerin

ist

Inhaberin der deutschen Wortmarke

Nr. 1 045 144 "PULMICORT", eingetragen unter anderem für "pharmazeutische

Erzeugnisse". In ihrer Lizenz benutzt die Klägerin diese Marke; sie ist auch

ermächtigt, Rechte aus der Klagemarke geltend zu machen. Die Klägerin ver-

treibt in Deutschland das Arzneimittel "Pulmicort" auch als Suspension, und

zwar in den Dosierungen 0,5 mg/2 ml und 1,0 mg/2 ml Suspension jeweils in

Packungen zu 20 und 40 Behältnissen. In Spanien werden die beiden wirk-

stoffgleichen Arzneimittel "Pulmicort suspensión nebulización" von dem mit der

Klägerin konzernmäßig verbundenen spanischen Unternehmen Laboratorio

A. España S.A., Barcelona, vertrieben, und zwar in Packungen zu jeweils fünf

Behältnissen.

Die Beklagte bringt als Parallelimporteurin aus Spanien stammende

Arzneimittel der Marke "Pulmicort" in Deutschland in den Verkehr, und zwar in

von ihr neu hergestellten Umverpackungen - sogenannten "Euro-Packungen" -,

die sie mit der Bezeichnung "Pulmicort" versieht. Diese enthalten gemäß einer

Ankündigung der Beklagten gegenüber der Klägerin aus Spanien importiertes

"Pulmicort" 1,0 mg/2 ml Suspension und "Pulmicort" 0,5 mg/2 ml Suspension,

und zwar jeweils in den Packungsgrößen zu 20 und zu 40 Behältnissen. Aus

den spanischen Originalpackungen werden die Folienbeutel - sie enthalten wie

in Deutschland jeweils fünf Behältnisse - entnommen und in die neuen Falt-

schachteln entsprechend der Packungsgröße eingebracht.

Die Klägerin hat geltend gemacht, in dem Umpacken des Arzneimittels

"Pulmicort" unter Verwendung von neu erstellten Umverpackungen liege eine

Markenrechtsverletzung. Die Verwendung solcher Euro-Packungen sei unnö-

tig, die Originalverpackungen könnten überklebt, aufgestockt und/oder gebün-

delt werden.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel

zu verurteilen, es zu unterlassen,

die aus Spanien importierten Arzneimittel Pulmicort 1,0 mg/2 ml

Suspension und/oder Pulmicort 0,5 mg/2 ml Suspension den Origi-

nalpackungen zu entnehmen und in der Bundesrepublik Deutsch-

land in neu erstellten, mit der Bezeichnung "Pulmicort" versehenen

Verpackungen in den Packungsgrößen zu 20 und/oder 40 Behält-

nissen feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, in die die

aus den Originalpackungen entnommenen Behältnisse umgepackt

worden sind.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, es sei

eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten, die Verwendung der neu er-

stellten Umverpackungen sei erforderlich, weil die Packungsgrößen zu 20 und

40 Behältnissen in Spanien nicht auf dem Markt seien.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß

verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung angenommen, weil

eine Erschöpfung des Markenrechts nicht eingetreten sei. Dazu hat es ausge-

führt:

Das angegriffene Verhalten der Beklagten sei unbeschadet einer ge-

meinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts und der Schranken ge-

mäß Art. 28, 30 EG eine Verletzung der Klagemarke im Sinne von § 14 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG.

Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die

Markeninhaberin der Benutzung ihrer Marke aus berechtigten Gründen wider-

setzen dürfe. Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften gehöre zu den notwendigen Voraussetzungen

für den Eintritt der Erschöpfung, daß das Umpacken in eine neue äußere Ver-

packung erforderlich sei, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben

zu können.

Die Verwendung neu hergestellter "Pulmicort"-Umverpackungen durch

die Beklagte sei nicht schon wegen der fehlenden Packungsgrößen zu 20 und

40 Behältnissen in Spanien oder deshalb erforderlich, weil in jedem Fall umge-

packt und damit an der Ware selbst manipuliert werden müßte. Es bedürfe

stets einer Abwägung der Interessen, um etwaige Eingriffe des Parallelimpor-

teurs in die Rechte des Markeninhabers so gering wie möglich zu halten. Das

Umpacken in die neu erstellten "Pulmicort"-Umverpackungen sei nicht erfor-

derlich, weil überklebte Original-Umverpackungen mit aufgestocktem Inhalt

verwendet werden könnten.

Eine derartige Bündelung sei nicht "unordentlich". Eine neu hergestellte

Verpackung möge in gewisser Hinsicht ansprechender sein. Das erhebliche

wirtschaftliche Interesse der Beklagten, sich mit einer derartigen Verpackung

als Vertriebsunternehmen besser darstellen zu können, sei jedoch gegenüber

den Interessen des Markeninhabers nicht vorrangig; es betreffe nicht den der

Beklagten zu gewährleistenden freien Warenverkehr als solchen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsrügen haben kei-

nen Erfolg.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustim-

mung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke iden-

tisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für

die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die

Beklagte dadurch, daß sie das importierte Arzneimittel "Pulmicort" nach der

Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu

hergestellte, mit der Marke der Klägerin versehene äußere Umkartons, vertreibt

(§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das

Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Voraussetzungen einer

Erschöpfung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint.

1. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden

Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des

§ 24 MarkenG heranzuziehen. In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat

der Gerichtshof dem Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Vor-

aussetzungen zugestanden, die Ware umzupacken oder neu zu verpacken und

anschließend in den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs.

C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 49, 53 ff. = GRUR Int.

1996, 1144; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-

6927, 6964 Tz. 27, 28 = GRUR Int. 2000, 159 - Pharmacia & Upjohn). Danach

ist der Eintritt der Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche be-

stimmten Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103

Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom

Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Ge-

meinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen kumulativ fünf

Bedingungen gegeben sind: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Mar-

ke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzu-

stand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen, wird von den

Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt,

was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lük-

kenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen

sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Her-

steller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht

sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Mar-

keninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten

und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Das soll den Markeninhaber in die

Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Ge-

meinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung

vorliegen oder nicht (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002,

1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00,

GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin, je m.w.N.).

2. Das Berufungsgericht hat eine künstliche Abschottung der Märkte

durch die Klägerin verneint. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich, wie das Be-

rufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht

danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markenin-

habers nachweist (BGH GRUR 2002, 1059, 1061 - Zantac/Zantic; EuGH

GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH

GRUR Int. 2000, 159, 162 f. Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist darauf

abzustellen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Paralle-

limporteur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Umverpackung zu ver-

wenden, um das betreffende Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat in den Ver-

kehr bringen zu können. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die An-

nahme des Berufungsgerichts, ein Umpacken des Arzneimittels "Pulmicort" in

neue Umverpackungen der Größen zu 20 oder 40 Behältnissen sei zum Ver-

trieb des Arzneimittels im Inland nicht erforderlich.

Entgegen der Meinung der Revision führt der Umstand, daß die entspre-

chenden Packungsgrößen im Ausfuhrmitgliedstaat Spanien nicht angeboten

werden, nicht schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen

für diese Größen jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Die Erforderlichkeit

hängt vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch

Maßnahmen in Deutschland vertriebsfähig gemacht werden können, die das

Recht des Markeninhabers weniger beeinträchtigen (BGH GRUR 2002, 1059,

1061 - Zantac/Zantic; vgl. auch EuGH GRUR Int. 1996, 1144, 1148 Tz. 55

- Bristol-Myers Squibb; EuGH GRUR Int. 2000, 159, 163 Tz. 44 - Pharmacia &

Upjohn; EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 27, 28 - Merck, Sharp & Dohme/Para-

nova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 48, 49 - Boehringer Ingelheim/Swing-

ward).

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß in Deutschland verkehrs-

und vertriebsfähige Packungen zu 20 oder 40 Behältnissen ohne weiteres da-

durch hergestellt werden könnten, daß die Beklagte vier spanische Original-

packungen (mit jeweils fünf Behältnissen) bündelt und entsprechend konfektio-

niert oder jeder spanischen Originalpackung einen Folienbeutel (mit jeweils

fünf Behältnissen) hinzufügt und zwei so aufgestockte Packungen zu einer

Packung von ebenfalls 20 Behältnissen bündelt und entsprechend konfektio-

niert. Bei der Packungsgröße zu 40 Behältnissen könne die Beklagte acht spa-

nische Originalpackungen (mit jeweils fünf Behältnissen) bündeln und entspre-

chend konfektionieren oder der spanischen Originalpackung jeweils einen Foli-

enbeutel (mit fünf Behältnissen) hinzufügen und vier der so aufgestockten Pak-

kungen bündeln und konfektionieren. Das Berufungsgericht hat dazu ausge-

führt, derartige Bündelpackungen könnten in einer Weise gestaltet werden,

daß der Beklagten die Vertriebsmöglichkeit verbleibe. Eine eventuell geringere

Akzeptanz betreffe nicht den freien Marktzutritt als solchen. Dagegen wendet

sich die Revision ohne Erfolg.

Das Umpacken in neu hergestellte Umverpackungen kann nicht schon

deshalb als erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der

Europäischen Gemeinschaften angesehen werden, weil aufgrund bloßer Vor-

lieben der Verbraucher neue Verpackungen des Parallelimporteurs häufiger

verkauft werden als Bündelpackungen (EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 30

- Merck, Sharp & Dohme/Paranova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 51

- Boehringer Ingelheim/Swingward). Allein in dem Ausnahmefall, daß die Ab-

neigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen derart ausgeprägt und weit

verbreitet ist, daß sie sich auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder

die Einkaufspraktiken der Apotheker auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des

Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpak-

ken in neu hergestellte Umverpackungen als objektiv erforderlich angesehen

werden (EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 31 - Merck, Sharp & Dohme/Para-

nova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 52 - Boehringer Ingelheim/Swingward;

ebenso: EuGH, Urt. v. 19.9.2002 - Rs. C-433/00, GRUR 2002, 1054, 1055

Tz. 26 - Aventis).

Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, hat das nationale Gericht zu

entscheiden. Das Berufungsgericht ist hierzu in nicht zu beanstandender

tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das In-

teresse der Beklagten an dem Vertrieb des Arzneimittels "Pulmicort" in neu

hergestellten Umverpackungen vor allem in der besseren Darstellungsmöglich-

keit einschließlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer

Farbgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der

Beklagten als solchen betreffe. Das Berufungsgericht hat insoweit angenom-

men, daß unschwer entweder vier spanische Originalpackungen zu einer Ein-

heit von insgesamt 20 Behältnissen gebündelt werden könnten oder daß der-

artige Packungen aus zwei um je einen Folienbeutel aufgestockte spanische

Originalpackungen gebündelt werden könnten, weil die Originalpackungen so

dimensioniert seien, daß ein weiterer Folienbeutel zu fünf Behältnissen hinein-

passe. Entsprechend sei die Herstellung einer Packung zu 40 Folienbeuteln

durch Bündeln oder Aufstocken und Bündeln möglich. Neue Umkartons mögen,

so hat das Berufungsgericht ausgeführt, in gewisser Hinsicht ansprechender

wirken als überklebte oder gebündelte Originalpackungen. Diesen Feststellun-

gen kann kein Anhalt dafür entnommen werden, daß auf dem Markt oder einem

beträchtlichen Teil dieses Marktes ein so starker Widerstand gegen Bündel-

packungen besteht, die als solche auf dem Arzneimittelmarkt nicht unbekannt

sind, daß von einem Marktzugangshindernis für den Parallelimporteur auszu-

gehen ist.

Dieser Beurteilung steht das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften vom 19. September 2002 (Rs. C-433/00, GRUR 2002, 1054

- Aventis), in dem Fragen des Bündelns von Original-Arzneimittelpackungen

behandelt werden, nicht entgegen. In diesem Fall ging es um die Frage der

Herstellung von Bündelpackungen von Arzneimitteln, für die nach der Verord-

nung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von Ge-

meinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und

Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beur-

teilung von Arzneimitteln eine zentrale Genehmigung zum Inverkehrbringen

erwirkt worden war. Für derartige Arzneimittel hat der Gerichtshof entschieden,

daß die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 dem entgegensteht, daß ein Arznei-

mittel, für dessen Inverkehrbringen eine zentrale Genehmigung mit zwei ver-

schiedenen Nummern je für eine Packung mit fünf Einheiten (Patronen) und für

eine Packung mit zehn Einheiten erteilt worden ist, in einer einzigen Bündel-

packung, die aus zwei Einzelpackungen zu je fünf Einheiten gebildet ist, ver-

trieben wird. Von einer derartigen Fallgestaltung kann im Streitfall nicht ausge-

gangen werden. Die Parteien haben in den Instanzen nicht vorgetragen, daß

für das Arzneimittel "Pulmicort" eine derartige zentrale Genehmigung erwirkt

worden sei.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO

zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Schaffert