BGH Urteil vom 11.07.2002 – I ZR 35/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 35/00

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

:

nein

BGHR : ja

Verkündet am: 11. Juli 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Aspirin

MarkenG § 4 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 1; EG Art. 28, Art. 30

Ist ein Umpacken von parallel importierten Arzneimitteln in neu hergestellte

Verpackungen unter Wiederanbringung der ursprünglichen Marke erforderlich,

um einer künstlichen Abschottung der Märkte entgegenzuwirken, kann dem

Parallelimporteur darüber hinaus auch die erneute Anbringung der Original-

aufmachung selbst dann nicht verboten werden, wenn diese ihrerseits Schutz

als Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG genießt.

BGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - I ZR 35/00 - OLG Frankfurt am Main

LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 11. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 16. Dezember 1999

wird zurückgewiesen.

Auf die Revision der Klägerin wird das genannte Urteil im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als der Widerklage stattgegeben

worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Ver-

handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen,

an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin stellt die Arzneimittel "Aspirin plus C Brausetabletten", "As-

pirin Tabletten" und "Resochin Filmtabletten" her und vertreibt sie in Deutsch-

land in Umverpackungen, die - wie unstreitig geworden ist - im Inland jeweils

die Voraussetzungen für eine Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG er-

füllen.

Die Klägerin oder mit ihr verbundene Unternehmen vertreiben die ge-

nannten Arzneimittel auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-

meinschaft. So wird "Aspirine-C" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten)

in Belgien, "Aspirin" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten) in Grie-

chenland und "Resochin" (dort in Packungseinheiten von 50 Tabletten) in Spa-

nien vertrieben, die jeweiligen Verpackungsaufmachungen weichen von denje-

nigen in Deutschland zum Teil geringfügig ab.

Die Beklagte importiert die erwähnten Arzneimittel aus den genannten

Ländern nach Deutschland. Die hier zugelassenen Packungsgrößen N 2 (Inhalt

40 Stück) für "Aspirin plus C" und N 3 (Inhalt 100 Stück) für "Aspirin" und "Re-

sochin" sind in den jeweiligen Exportländern nicht verfügbar. Die Beklagte ver-

wendet daher für diese Packungsgrößen neue Umverpackungen, in die sie die

entsprechende Arzneimittelmenge einlegt.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte greife mit den beanstan-

deten Verpackungen in die Rechte ihrer, der Klägerin, Ausstattungsmarken ein.

Auf eine Erschöpfung könne die Beklagte sich schon deshalb nicht berufen,

weil die Ausstattung der von ihr verwendeten eigenen Umverpackungen nicht

vollständig identisch mit denjenigen Verpackungsgestaltungen sei, unter denen

sie, die Klägerin, die Arzneimittel in den Verkehr gebracht habe. Im übrigen

könne sie sich jedenfalls dem Vertrieb aus berechtigten Gründen widersetzen,

da die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten

Grundsätze über das Umpacken und die Neukennzeichnung von Arzneimitteln

nur auf die Bezeichnung des Mittels, nicht aber auch auf Ausstattungsmarken

anzuwenden seien. Für einen ungehinderten Vertrieb der importierten Arznei-

mittel sei es nicht erforderlich, die neuen Umverpackungen neben der Original-

bezeichnung auch noch mit der Originalaufmachung zu versehen.

Die Klägerin hat beantragt,

I.

die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verur-

teilen, es zu unterlassen,

1. das Arzneimittel "Aspirine-C" in der im Klageantrag wieder-

gegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben

und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertrei-

ben und/oder bewerben zu lassen;

2. das Arzneimittel "Aspirin" 100 Tabletten in der im Klagean-

trag wiedergegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu

vertreiben und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/

oder vertreiben und/oder bewerben zu lassen;

3. das Arzneimittel "Resochin" in der im Klageantrag wiederge-

gebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben

und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertrei-

ben und/oder bewerben zu lassen;

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin darüber Auskunft zu

erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I 1,

2 und 3 vorgenommen hat, und zwar unter Bekanntgabe der

Namen und Anschriften der Lieferanten, der gewerblichen Ab-

nehmer oder deren Auftraggeber sowie über die Menge der

bezogenen, ausgelieferten oder bestellten Arzneimittel;

III.

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin

denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I

1-3 bezeichneten Handlungen entstanden ist.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie sei

nach den markenrechtlichen Erschöpfungsregeln berechtigt, auf den von ihr

verwendeten neuen Umverpackungen auch die jeweilige ursprüngliche Aus-

stattung (erneut) zu benutzen; insbesondere könne sie in den streitgegen-

ständlichen Fällen nicht zu einer neutralen Verpackung gezwungen werden,

während sie in den Fällen, in denen die Packungsgröße im Inland und im Ex-

portland gleich sei, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Gemeinschaften gehalten sei, in die Originalverpackung - einschließlich

ihrer Aufmachung - so wenig wie möglich einzugreifen. Daß die von ihr ge-

wählte Verpackungsgestaltung mit der Originalverpackung nicht in allen Ein-

zelheiten übereinstimme, schade nicht, zumal dadurch dem Verkehr die Unter-

scheidung von Importpackung und Originalpackung erleichtert werde.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich

des Unterlassungsantrags übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die

Beklagte eine Unterlassungserklärung zu den in erster Instanz beanstandeten

Verpackungen abgegeben hat.

Die Klägerin hat ihr Auskunfts- und Feststellungsbegehren weiterver-

folgt.

Die Beklagte ist dem weiterhin entgegengetreten und hat im Wege der

Widerklage beantragt,

festzustellen, daß die Klägerin nicht berechtigt ist, von der Beklag-

ten zu verlangen, es zu unterlassen,

1. das aus Belgien importierte Arzneimittel "Aspirine-C" in der Pak-

kungsgröße zu 40 Brausetabletten (N 2) in neu angefertigte Um-

kartons umzupacken, welche die im Lieferland Belgien übliche

Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 1 zum Schriftsatz

des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, auf-

weisen und in der Bundesrepublik Deutschland in diesen Um-

kartons in Verkehr zu bringen;

2. das aus Griechenland importierte Arzneimittel "Aspirin" in der

Packungsgröße zu 100 Tabletten (N 3) in neu angefertigte Um-

kartons umzupacken, welche die im Lieferland Griechenland üb-

liche Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 2 zum Schrift-

satz des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben,

aufweisen und in diesen Umkartons in der Bundesrepublik

Deutschland in Verkehr zu bringen;

3. das aus Spanien importierte Arzneimittel "Resochin" in der Pak-

kungsgröße zu 100 Filmtabletten (N 3) in neu angefertigte Um-

kartons umzupacken, welche die im Lieferland Spanien übliche

Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 3 zum Schriftsatz

des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, auf-

weisen und

in diesen Umkartons

in der Bundesrepublik

Deutschland in Verkehr zu bringen,

ungeachtet der möglichen Angreifbarkeit der Verpackungsge-

staltungen aufgrund nicht ausreichender/irreführender, falscher

oder nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs

der Europäischen Gemeinschaften stehender weiterer notwen-

diger Angaben auf der Verpackung.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Auskunftser-

teilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt. Auf die Widerkla-

ge hat es die beantragte Feststellung getroffen.

Mit ihren Revisionen, deren Zurückweisung sie wechselseitig beantra-

gen, verfolgen die Parteien ihre jeweiligen in der Berufungsinstanz gestellten

Anträge weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die Klage und die Widerklage für begründet

erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

Das erforderliche Feststellungsinteresse für die als Widerklage erhobe-

ne negative Feststellungsklage sei gegeben, weil sich die Klägerin eines Un-

terlassungsanspruchs gegen die Beklagte mit dem Inhalt und Umfang berüh-

me, wie er im Feststellungsantrag wiedergegeben sei.

Diese Feststellungsklage sei auch begründet, weil der Klägerin ein mar-

kenrechtlicher Unterlassungsanspruch in dem bezeichneten Umfang nicht zu-

stehe. Zwar sei die Klägerin angesichts der unstreitigen Verkehrsgeltung ihrer

Ausstattungen Inhaberin entsprechender Benutzungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2

MarkenG. Die beanstandeten, für identische Waren vorgesehenen Packungen

griffen auch in die durch diese Ausstattungsmarken begründeten Rechte nach

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ein; die Ausstattung des aus Spanien impor-

tierten "Resochin" sei mit der im Inland geschützten Ausstattung der Klägerin

identisch, die Ausstattungen der aus Belgien importierten "Aspirine-C" und des

aus Griechenland importierten "Aspirin" seien mit den Ausstattungsmarken der

Klägerin wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig. Die Markenrechte

der Klägerin seien jedoch erschöpft, da die beanstandeten Import-Arzneimittel

von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der ge-

schützten Ausstattungsmarke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-

meinschaft in den Verkehr gebracht worden seien und auch kein Fall vorliege,

in dem sich die Markeninhaberin dem weiteren Vertrieb der Waren aus berech-

tigten Gründen widersetzen könne.

Der Anwendung der Erschöpfungsvorschrift des § 24 MarkenG stehe

zunächst nicht entgegen, daß - wie im Falle der Arzneimittel "Aspirine-C" und

"Aspirin" - die Ausstattungen, unter denen die Arzneimittel in Belgien bzw.

Griechenland mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht und so von

der Beklagten importiert und für den Vertrieb im Inland vorgesehen worden

seien, mit der inländischen Benutzungsmarke nicht vollständig identisch seien;

denn der Erschöpfungseinwand könne auch bezüglich solcher vom Markenin-

haber selbst in den Verkehr gebrachter Waren erhoben werden, deren Kenn-

zeichen von dieser Marke zwar abwichen, ihr aber verwechselbar nahekämen.

Da die Beklagte die von ihr verwendeten Umverpackungen mit densel-

ben Ausstattungen versehe, unter denen die Arzneimittel zuvor mit Zustim-

mung der Klägerin in den Verkehr gesetzt worden seien, lägen die Tatbe-

standsvoraussetzungen einer Erschöpfung des Markenrechts vor. Denn nach

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterliege auch das

Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers grundsätzlich der Erschöpfung.

Dem Parallelimporteur sei es daher jedenfalls nicht von vornherein verwehrt,

etwa nach Umpacken der Arzneimittel in einen neuen Umkarton diesen (er-

neut) mit der schon auf der importierten Verpackung angebrachten Marke zu

versehen. Da in einer solchen Wiederkennzeichnung eine erhöhte Gefahr für

die Garantiefunktion der Marke liege, stünden dem Markeninhaber verhältnis-

mäßig weitgehende Befugnisse zu, um seine Interessen gegenüber den Belan-

gen des freien Warenverkehrs wahren zu können. Auch mit Rücksicht auf die-

se besondere Interessenlage seien jedoch keine "berechtigten Gründe" der

Klägerin gegeben, sich dem Vertrieb der importierten Arzneimittel in einer von

der Beklagten hergestellten und von ihr mit der Originalausstattung versehe-

nen Umverpackung zu widersetzen.

Die Voraussetzungen, unter denen der Europäische Gerichtshof die

Wiederkennzeichnung umgepackter Arzneimittel mit der ursprünglichen Wort-

marke für zulässig halte, seien unstreitig erfüllt. Insbesondere wäre es der Be-

klagten wegen der jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Inland und in

den Exportländern nicht möglich, die importierten Arzneimittel in ihren - an die

inländischen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu

vertreiben. Diese Grundsätze seien ebenso anwendbar, wenn der Parallelim-

porteur die neue Umverpackung nicht nur erneut mit der Originalbezeichnung

(Wortmarke), sondern darüber hinaus auch wiederum mit der ursprünglichen

- markenrechtlich geschützten - Ausstattung versehe. Zwar könne die Ver-

kehrsfähigkeit des parallel importierten Arzneimittels im Inland auch mit der

Wiederanbringung der Wortmarke auf einer sonst neutralen Verpackung her-

beigeführt werden. Bei der Prüfung der berechtigten Gründe i.S. von § 24

Abs. 2 MarkenG sei jedoch eine umfassende Abwägung der beteiligten Inter-

essen vorzunehmen. Diese führe dazu, daß der Beklagten auch die Wieder-

kennzeichnung mit der Ausstattungsmarke nicht untersagt werden könne. An-

derenfalls würden die Absatzchancen der Importarzneimittel deutlich beein-

trächtigt. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen der Klägerin im Verkehr

eine solche Bekanntheit genössen, daß sie sich als Herkunftshinweis durchge-

setzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar die Originalbe-

zeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale aufweise, mit ei-

nem gewissen Mißtrauen begegnen. Jedenfalls könne der Eindruck entstehen,

es handele sich möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland ge-

wohnten Erzeugnis nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.

Diesem Nachteil auf seiten der Beklagten stünden keine überwiegenden

schützenswerten Interessen der Klägerin gegenüber, sich der Neukennzeich-

nung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu widersetzen. Es

sei zu berücksichtigen, daß die genannten Vorurteile des Verkehrs gegenüber

einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den Ruf der Klägerin

selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garantiefunktion der Aus-

stattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäischen Gerichtshof

verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken von Arzneimitteln

nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den neuen Verpackun-

gen auch die Ausstattungen wieder anbringe.

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung

und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen des Vertriebs der drei Arz-

neimittel mit den im Urteilstenor bezeichneten Verpackungen stünden der Klä-

gerin wegen Markenverletzung zu. Die Beklagte habe insoweit in die Ausstat-

tungsmarken der Klägerin eingegriffen, weil die drei beanstandeten Verpak-

kungen mit diesen Marken wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig

gewesen seien. Insoweit könne sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg auf den

Erschöpfungseinwand berufen, da bereits der Tatbestand des § 24 Abs. 1

MarkenG nicht erfüllt sei. Die Beklagte habe die von ihr verwendeten Umver-

packungen nicht mit derselben Ausstattung versehen, unter der die Arzneimittel

zuvor mit Zustimmung der Klägerin in den Ausfuhrmitgliedstaaten in den Ver-

kehr gebracht worden seien. Vielmehr habe die Beklagte in allen drei Fällen

Änderungen der Ausstattungen vorgenommen. Die Abweichungen seien zwar

so geringfügig, daß die von der Beklagten hergestellten Kartons noch im Ver-

wechslungsbereich der geschützten Ausstattungsmarken lägen. Auch zu sol-

chen Änderungen seien Dritte jedoch generell nicht berechtigt, wenn sie unter

Berufung auf den Erschöpfungseinwand eine Neukennzeichnung umgepackter

Markenware vornehmen wollten.

Der Anspruch auf Auskunftserteilung stehe der Klägerin gemäß § 19

Abs. 1 und 2 MarkenG zu. Nach dem Wortlaut dieser Vorschriften sei der An-

spruch bei jeder Form von Markenverletzung gegeben.

Da durch die von der Beklagten jedenfalls fahrlässig begangenen Mar-

kenverletzungen der Klägerin ein Schaden entstanden sei, zu dessen Berech-

nung sie sich der Lizenzanalogiemethode bedienen könne, sei auch der Fest-

stellungsantrag begründet.

II. Auf die Revision der Klägerin wird das Berufungsurteil aufgehoben,

soweit dem Widerklageantrag stattgegeben worden ist; insoweit wird die Sache

an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen bleibt die Revision der

Beklagten ohne Erfolg.

A. Zur Widerklage (Revision der Klägerin)

1. Mit der Widerklage begehrt die Beklagte die Feststellung, daß bezüg-

lich der drei Arzneimittel "Aspirine-C", "Aspirin" und "Resochin", importiert aus

Belgien, Griechenland und Spanien, im Vertrieb in neu angefertigten Umkar-

tons, welche die in den Ausfuhrmitgliedstaaten übliche Packungsaufmachung

aufweisen, keine Markenverletzung liege. Hierzu ist das Berufungsgericht da-

von ausgegangen, daß bei dieser Sachverhaltsgestaltung zwar ein Eingriff i.S.

des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in die sich aus § 4 Nr. 2 MarkenG erge-

benden Markenrechte der Klägerin vorliege, jedoch sei Erschöpfung nach § 24

MarkenG eingetreten, weil die Importarzneimittel von der Klägerin selbst oder

mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der geschützten Ausstattungsmarke in

einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften in den Verkehr ge-

bracht worden seien und kein Fall vorliege, in dem sich der Markeninhaber

dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kön-

ne. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

2. Nicht zu beanstanden ist insoweit allerdings, daß das Berufungsge-

richt davon ausgegangen ist, § 24 MarkenG sei auch bezüglich Marken kraft

Verkehrsgeltung (Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG) entsprechend

dem von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften zu Art. 7 MarkenRL entwickelten Verständnis, also richtlinienkonform

auszulegen. Das zieht die Revision vergeblich in Zweifel. Es trifft zwar zu, daß

die Markenrechtsrichtlinie lediglich das Recht der eingetragenen Marken har-

monisiert hat, nicht jedoch diejenigen Vorschriften, die Benutzungsmarken i.S.

von § 4 Nr. 2 MarkenG betreffen. Hieraus kann aber nicht entnommen werden,

daß markengesetzliche Vorschriften, die - wie § 24 MarkenG - sowohl für ein-

getragene als auch für nicht eingetragene (Benutzungs-)Marken gelten, je

nachdem, welche Markenart in Frage steht, unterschiedlich ausgelegt werden

müßten oder auch nur könnten. Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Ge-

setzgeber des Markengesetzes derartige Vorschriften nur einheitlich verstan-

den wissen wollte (vgl. Starck, Festschrift für Piper, 1996, S. 627, 633 f.; Alt-

hammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 5; Fezer, Markenrecht,

3. Aufl., § 4 Rdn. 24; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rdn. 3). Der Aus-

gangspunkt des Berufungsgerichts ist deshalb insoweit nicht zu beanstanden.

3. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden

Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des

§ 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR

2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98,

GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).

a) In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem

Re- oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzun-

gen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in

den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-427/93, C-429/93 und

C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880

- Bristol-Myers Squibb; vgl. auch Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999,

I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist

der Eintritt der Erschöpfung des Rechts der Marke nur für solche bestimmten

Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 =

GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides ./. Sebago) anzunehmen,

die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der

Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen fünf Bedin-

gungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, gegeben sind: (1) Die Geltendma-

chung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der

Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Bli-

sterstreifen, wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant

vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein

neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der

Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unterneh-

men als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel

darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der

Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten

Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zu-

letzt genannte Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen

nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im

übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht

(vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; 2002, 57, 58 - Adalat).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-

schaften gilt dies insbesondere auch für die Frage, ob die Untersagung des

Umpackens der Arzneimittel in neu hergestellte Umkartons unter Wiederan-

bringung der auf dem Originalkarton befindlichen Marke zu einer künstlichen

Abschottung der Märkte führen würde, sofern durch Anbringen neuer Etiketten,

unter Umständen auch durch die Bündelung mehrerer Originalpackungen zu

einer neuen größeren Verpackungseinheit, vertriebsfähige Packungen ge-

schaffen werden können (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 37 - Bristol-Myers

Squibb).

Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, daß diese

Grundsätze nicht nur dann gelten, wenn der Parallelimporteur auf der neuen

Umverpackung wieder die - markenrechtlich geschützte - Originalbezeichnung

anbringt, sondern auch dann, wenn er sie mit der im Ausfuhrland verwendeten

Ausstattung versieht. Das bedeutet, daß weder die Geltendmachung einer ein-

getragenen Wortmarke i.S. des § 4 Nr. 1 MarkenG noch die einer Benut-

zungsmarke i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG zu einer künstlichen Abschottung der

Märkte dienen darf.

b) Die Frage der Notwendigkeit einer Wiederanbringung der im Aus-

fuhrland verwendeten Marken stellt sich allerdings nur dann, wenn überhaupt

die Herstellung einer neuen Umverpackung erforderlich ist. Das ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn der bisherige Originalkarton nicht in zumutbarer Wei-

se durch Aufstockung und Anbringung neuer Etiketten weiter verwendet wer-

den kann und auch eine Bündelung nicht in Betracht kommt. Insoweit hat das

Berufungsgericht (BU 17) zwar festgestellt, daß es der Beklagten wegen der

jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Ausfuhr- und Einfuhrland nicht

möglich gewesen sei, die importierten Arzneimittel in ihren - an die inländi-

schen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu vertrei-

ben. Die Revision rügt jedoch zu Recht, daß das Berufungsgericht keine Fest-

stellungen dazu getroffen hat, ob das Umpacken in neu hergestellte Umkartons

deshalb entbehrlich war, weil eine Bündelung möglich und zumutbar war; und

zwar hätte das aus Belgien in Packungseinheiten von 20 Tabletten importierte

"Aspirine-C" durch Verdoppelung auf die hier für "Aspirin plus C" zugelassene

Packungsgröße N 2 (Inhalt 40 Stück) gebracht werden können, das aus Spani-

en in Packungseinheiten von 50 Tabletten importierte "Resochin" ebenfalls

durch Verdoppelung auf die hier zugelassene Packungsgröße N 3 (Inhalt

100 Stück); das aus Griechenland in Packungseinheiten von 20 Tabletten ein-

geführte "Aspirin" hätte 5-fach zu einer 100er-Packung der Größe N 3 gebün-

delt werden können.

Das Berufungsgericht wird dem nachzugehen und zu prüfen haben, ob

sich die Verwendung solcher Bündelpackungen als ein Hemmnis erweist, das

den Marktzugang des Parallelimporteurs nicht nur unerheblich behindert. Es

wird dabei zu berücksichtigen haben, daß rein wirtschaftliche Vorteile, die sich

der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatz-

fördernde Gestaltung der Verpackung verspricht, grundsätzlich nicht die An-

nahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigenden Zwangslage rechtfer-

tigen (vgl. EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn; Urt. v.

23.4.2002 - Rs. C-143/00, WRP 2002, 666, 671 Tz. 48 - Boehringer Ingelheim;

Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99, WRP 2002, 673, 676 Tz. 27 - Merck, Sharp &

Dohme). Eine Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen stellt daher

nicht stets ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt dar, das ein

Umpacken in eine neue Verpackung erforderlich im Sinne der Rechtsprechung

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften macht (vgl. auch BGH,

Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr. S. 20). Besteht allerdings

auf einem Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes ein starker Wi-

derstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen Bündelpak-

kungen, so kann von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt

auszugehen sein (vgl. - bezogen auf mit Etiketten überklebte Packungen -

EuGH WRP 2002, 666, 671 Tz. 51 und 52 - Boehringer Ingelheim). Das Beru-

fungsgericht wird auf der Grundlage dieser - zum Zeitpunkt seiner Entschei-

dung noch nicht bekannten - Rechtsprechungsgrundsätze des Gerichtshofs

ergänzende Feststellungen zu treffen haben.

c) Weitere Feststellungen wären nur dann entbehrlich, wenn der Revisi-

on darin gefolgt werden könnte, daß selbst bei zulässiger Herstellung einer

neuen Verpackung diese jedenfalls - neben der im Ausfuhrland verwendeten

Wortmarke - nicht auch wieder mit der Ausstattung versehen werden darf. Das

ist nicht der Fall. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der

tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmit-

gliedstaates behindert wäre, falls ihm verboten würde, die Benutzungsmarke

wieder anzubringen. Darf der Importeur eine Neuverpackung herstellen, dann

ist es auch erforderlich, diese mit den im Ausfuhrmitgliedstaat verwendeten

Kennzeichnungen zu versehen. Für die Wiederanbringung der Originalbe-

zeichnung ist dies selbstverständlich, für die Ausstattung kann nichts anderes

gelten. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß die Verkehrsfähigkeit des

Importarzneimittels im Inland zwar auch mit der Wiederanbringung der Be-

zeichnung auf einer ansonsten neutralen Verpackung herbeigeführt werden

könnte. Es hat jedoch rechtsfehlerfrei festgestellt, daß damit eine unzumutbare

Behinderung des Importeurs verbunden wäre. Es hat insoweit ausgeführt, daß

es die Absatzchancen des Importarzneimittels deutlich beeinträchtigen würde,

wollte man die Beklagte darauf verweisen, die neue Umverpackung nur mit den

Bezeichnungen, jedoch ohne die - Verkehrsgeltung genießenden - Ausstat-

tungsmerkmale der im Ausland bezogenen Verpackungen im Inland zu vertrei-

ben. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen im Verkehr eine solche Be-

kanntheit besäßen, daß sie sich als Herkunftshinweis i.S. des § 4 Nr. 2 Mar-

kenG durchgesetzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar

die Originalbezeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale auf-

weise, mit einem gewissen Mißtrauen begegnen. Soweit nicht sogar Zweifel

aufkämen, ob das Arzneimittel überhaupt von der Klägerin bzw. aus deren

Konzern stamme, könne jedenfalls der Eindruck entstehen, es handele sich

möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland gewohnten Erzeugnis

nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.

Aus diesen tatrichterlichen Feststellungen, die revisionsrechtlich nicht zu

beanstanden sind, wird zugleich deutlich, daß - wie das Berufungsgericht wei-

ter zutreffend angenommen hat - gegenüber den genannten Nachteilen für die

Beklagte keine schützenswerten Interessen der Klägerin bestehen, sich der

Neukennzeichnung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu wi-

dersetzen. Es hat dabei außerdem berücksichtigt, daß die Vorbehalte des Ver-

kehrs gegenüber einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den

Ruf der Klägerin selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garan-

tiefunktion der Ausstattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäi-

schen Gerichtshof verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken

von Arzneimitteln nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den

neuen Verpackungen auch die Ausstattungen wieder anbringe. Auch das ist

revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Danach muß in den Fällen einer zu-

lässigen Neuverpackung die Wiederanbringung der bisherigen Kennzeichnun-

gen einschließlich der Ausstattungsmarke gegenüber den sich sonst bietenden

Alternativen ("neutrale" Verpackung oder Anbringung eigener Ausstattungs-

merkmale) als der schonendste Weg eines im Interesse des freien Warenver-

kehrs grundsätzlich zulässigen Umverpackens durch den Importeur angesehen

werden.

B. Zur Klage (Revision der Beklagten)

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke

(hier: die in den jeweiligen Verpackungsausstattungen verkörperten Benut-

zungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG) identisches oder ähnliches Zeichen

für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die

die Marke Schutz genießt. Gegen die Annahme, daß die Beklagte diesen ge-

setzlichen Tatbestand dadurch verwirklicht hat, daß sie die Arzneimittel "Aspi-

rine-C", "Aspirin" und "Resochin" in Verpackungen angeboten und vertrieben

hat, die in den ursprünglichen Klageanträgen zu Ziffer I. 1. bis 3. im einzelnen

durch Abbildung näher beschrieben sind (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG),

wendet sich die Revision ohne Erfolg. Sie macht insoweit im Rahmen der Aus-

führungen zu § 19 MarkenG - ohne die Wirksamkeit der von der Beklagten ab-

gegebenen Unterlassungserklärung in Frage stellen zu wollen - geltend, die

Beklagte habe mit dem Vertrieb der Arzneimittel in abgewandelten Verpak-

kungsaufmachungen nicht widerrechtlich in die Markenrechte der Klägerin ein-

gegriffen; durch ihr Verhalten sei nämlich weder die Herkunfts- noch die Qua-

litätsfunktion der Benutzungsmarken der Klägerin beeinträchtigt worden. Das

greift nicht durch.

Die Revision vernachlässigt, daß die Herkunftsfunktion der hier im Sinne

einer Zweitmarke verwendeten Benutzungsmarken durch die verwechselbar

ähnliche Aufmachung der Beklagten im Sinne einer Verwechslungsgefahr nach

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berührt wird, wenn der Verkehr sich, wovon nach

der allgemeinen Lebenserfahrung auszugehen ist, (auch) an der Aufmachung

der fraglichen Arzneimittel orientiert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 5.4.2001

- I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach).

Nicht beigetreten werden kann insoweit der Auffassung der Revision, es fehle

an einer widerrechtlichen Kennzeichnung, weil die Beklagte die Aufmachung

nicht zur Kennzeichnung eigener, sondern zur Kennzeichnung der Arzneimittel

der Klägerin verwendet habe. Gerade in der Neukennzeichnung liegt - soweit

nicht, wie sogleich noch zu erörtern sein wird, eine Erschöpfung des Marken-

rechts eingetreten ist - eine Markenrechtsverletzung, weil ausschließlich der

Markeninhaber berechtigt ist, eine Kennzeichnung seiner Waren mit seiner

Marke vorzunehmen (§ 14 Abs. 1 MarkenG).

2. Der markenrechtliche Schutz greift zwar nicht durch, wenn das Mar-

kenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Hiervon kann aber im Streitfall

- wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision der Beklagten

unbeanstandet angenommen hat - nicht ausgegangen werden, weil die Kläge-

rin die in Rede stehenden Arzneimittel nicht zuvor "unter der Marke" in den

Verkehr gebracht hat.

3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Beurteilung

des Berufungsgerichts, der (noch) geltend gemachte Auskunftsanspruch sei

aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG begründet.

Die Revision beanstandet, daß das Berufungsgericht die Frage der Ver-

hältnismäßigkeit des Auskunftsanspruchs (§ 19 Abs. 1 MarkenG a.E.) unge-

prüft gelassen habe. Das trifft nicht zu. Das Berufungsgericht hat ausdrücklich

angeführt, daß es keine Gründe dafür gebe, vom Anwendungsbereich der Vor-

schrift des § 19 Abs. 1 MarkenG diejenigen Fälle auszunehmen, in denen die

widerrechtlich gekennzeichnete Ware zwar vom Markeninhaber stamme, die

Erschöpfungsvoraussetzungen des § 24 MarkenG jedoch nicht erfüllt seien.

Darüber hinaus hat das Berufungsgericht sich auch mit dem Umfang des Aus-

kunftsanspruchs beschäftigt und ist zutreffend davon ausgegangen, daß die

durch die Auskunftsverpflichtung gegebene Eingriffsintensität insoweit eher

gering zu veranschlagen sei, weil die Beklagte hinsichtlich ihrer Lieferanten nur

angeben müsse, von wem sie Arzneimittel in den beanstandeten Verpackungs-

gestaltungen bezogen habe, während sie - nach dem Inhalt des geltend ge-

machten Anspruchs - nicht angeben müsse, woher sie die original verpackten

ausländischen Arzneimittel bezogen habe, die sie in von ihr selbst hergestellte

Verpackungen umgepackt habe. Diese tatrichterliche Würdigung des Beru-

fungsgerichts ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

4. Bezüglich des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht

hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Beklagten hinsichtlich der be-

gangenen Markenrechtsverletzung jedenfalls Fahrlässigkeit vorzuwerfen und

sie deshalb dem Grunde nach verpflichtet sei, der Klägerin den hierdurch ent-

standenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG). Das nimmt die Revisi-

on der Beklagten bezüglich des Verschuldensvorwurfs hin. Sie wendet sich

allerdings gegen die Annahme, daß der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich

sei. Damit kann sie aber nicht durchdringen, weil kein durchgreifender Grund

für ihre Ansicht ersichtlich ist. Die Meinung, daß das Verhalten der Beklagten

nicht widerrechtlich gewesen sei, trifft nicht zu, weil das Berufungsgericht

rechtsfehlerfrei von einer Markenrechtsverletzung ausgegangen ist.

Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Kläge-

rin zur Schadensberechnung jedenfalls die Lizenzanalogiemethode zur Verfü-

gung stehe. Soweit die Revision hierzu meint, die Anwendung der Lizenzana-

logie komme nicht in Betracht, weil es sich im Streitfall um einen zulässigen

Parallelvertrieb von Originalware handele, greift das schon deshalb nicht

durch, weil die Beklagte nicht in zulässiger Weise umverpackt hat, indem sie

eine Markenrechtsverletzung begangen hat. Im übrigen ist die Lizenzanalogie,

was die Revision vernachlässigt, nicht Rechtsgrund für den Schadensersatz-

anspruch, sondern eine der möglichen Berechnungsmethoden, so daß es auf

den von der Revision angeführten Gesichtspunkt nicht ankommt.

III. Danach war die Revision der Beklagten zurückzuweisen und auf die

Revision der Klägerin das Berufungsurteil insoweit aufzuheben, als dem Wi-

derklageantrag stattgegeben worden ist. Insoweit war die Sache zur erneuten

Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfah-

rens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Büscher