BGH Versäumnisurteil vom 03.06.2003 – X ZR 72/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNISURTEIL

X ZR 72/99

Verkündet am: 3. Juni 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts München vom 18. Februar 1999 aufgeho-

ben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 7. Zivilkammer

des Landgerichts München I vom 22. Januar 1998 abgeändert. Die

Klage wird abgewiesen, soweit unter Nummer II des Urteils des

Landgerichts München I (Patentverletzung) zum Nachteil der Be-

klagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Kostenentscheidung und soweit die Beklagte unter

Nummer I des Urteils des Landgerichts München I (Gebrauchsmu-

sterverletzung) verurteilt worden ist, wird die Sache zur anderwei-

ten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Re-

vision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patent- und Gebrauchsmuster-

verletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Entschä-

digungs- und Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Die Klägerin war Inhaberin des am 7. April 1987 angemeldeten europäi-

schen Patents 0 2... (Klagepatents), für das die Priorität zweier Anmeldungen

in den Vereinigten Staaten in Anspruch genommen ist, das am 14. Oktober

1987 offengelegt wurde und dessen Erteilung am 27. Juli 1994 veröffentlicht

wurde. Das Klagepatent ist mit Urteil des Senats vom 25. Februar 2003

(X ZR 180/99) mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-

klärt worden.

Die Klägerin war ferner Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters

87 ... (Klagegebrauchsmusters), das aus dem Klagepatent abgezweigt wor-

den ist, am 21. Mai 1992 eingetragen wurde, am 7. April 1995 abgelaufen ist

und das eine saugfähige Verbundschicht mit mehreren einzelnen saugfähigen

Gewebeschichten betraf. Die Beklagte hatte beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt gegen das Klagegebrauchsmuster Löschungsantrag gestellt, der im

Beschwerdeverfahren mit Beschluß des Bundespatentgerichts vom 11. De-

zember 1996 (5 W (pat) 413/96) zurückgewiesen worden ist, in dem zugleich

festgestellt ist, daß das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1

bis 18, soweit diese über die Fassung der Schutzansprüche vom 3. Dezember

1993 hinausgehen, und im übrigen im Umfang der Schutzansprüche 13 bis 18

in der Fassung vom 3. Dezember 1993 rechtsunwirksam war.

Die Beklagte produziert und vertreibt das aus der Anlage K 13 ersichtli-

che Verbundmaterial, dessen Merkmale sich aus dem Tenor des erstinstanzli-

chen Urteils ergeben. Zwischen den Parteien ist im Berufungsverfahren un-

streitig geworden, daß die angegriffene Ausführungsform gegenständlich (wort-

sinngemäß) von der Lehre nach Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der

Fassung der Schutzansprüche vom 3. Dezember 1993 Gebrauch macht. Die

Beklagte hat sich gegenüber der Inanspruchnahme aus dem Klagegebrauchs-

muster und aus dem Klagepatent verteidigt, indem sie die Schutzfähigkeit des

Klagegebrauchsmusters und des Klagepatents in Abrede gestellt und sich in

erster Instanz darüber hinaus auf ein Vorbenutzungsrecht berufen hat.

Die Klägerin hat die Beklagte zunächst aus dem aus der Patentanmel-

dung abgezweigten Klagegebrauchsmuster in Anspruch genommen und hat

die Klage sodann für den Zeitraum des Bestehens beider Rechte sowohl auf

das Klagepatent als auch auf das Klagegebrauchsmuster gestützt. Nachdem

die Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters abgelaufen war, haben die Par-

teien das auf das Klagegebrauchsmuster gestützte Unterlassungsbegehren vor

dem Landgericht übereinstimmend für erledigt erklärt.

Das Landgericht hat die Beklagte wegen Verletzung des Klagege-

brauchsmusters zur Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzpflicht

der Beklagten festgestellt (Nummer I des erstinstanzlichen Urteils). Des weite-

ren hat es die Beklagte wegen der Verletzung des Klagepatents zur Unterlas-

sung, Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie die Pflicht der Beklagten

festgestellt, wegen der Benutzung der offengelegten Patentanmeldung Ent-

schädigung und ab Patenterteilung Schadensersatz zu leisten (Nummer II des

Urteils). Schließlich hat es die Klage wegen Gebrauchsmusterverletzung man-

gels Verschuldens abgewiesen, soweit mit ihr Auskunftsansprüche für die Zeit

vom 29. Juni 1992 bis 1. August 1992 geltend gemacht worden waren. Die Ko-

sten des übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsbegehrens we-

gen Gebrauchsmusterverletzung hat das Landgericht der Beklagten auferlegt.

Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zu-

rückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Begehren, die Klage abzuwei-

sen, weiter.

Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Be-

rufungsurteils und zur Abweisung der Klage, soweit die Klägerin die Beklagte

wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt (Verurteilung zu Nummer II des

landgerichtlichen Urteils), und zur Zurückverweisung der Sache zur anderwei-

ten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht, soweit die Be-

klagte wegen Gebrauchsmusterverletzung verurteilt worden ist (Verurteilung zu

Nummer I des landgerichtlichen Urteils).

I. Da die Klägerin trotz ordnungsgemäßer Ladung in der Verhandlung

über die Revision nicht vertreten war, ist antragsgemäß durch Versäumnisur-

teil, jedoch aufgrund umfassender Sachprüfung zu entscheiden (BGHZ 37, 79,

81).

II. Die Revision führt zur Klageabweisung, soweit die Beklagte wegen

Patentverletzung verurteilt ist. Mit Urteil des Senats vom 25. Februar 2003

(X ZR 180/99) ist das Klagepatent mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland für nichtig erklärt worden. Eine derartige Änderung der Patent-

rechtslage ist in der Revisionsinstanz zu beachten, auch wenn sie nach dem

Schluß der mündlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen eingetreten ist

(st. Rspr., vgl. Sen. Urt. v. 28.3.1963 - X ZR 19/63, GRUR 1963, 494 - Rück-

strahlerdreieck; Sen. Urt. v. 11.10.1988 - X ZR 50/82).

III. Die Revision hat auch Erfolg, soweit die Beklagte wegen Verletzung

des Klagegebrauchsmusters verurteilt worden ist.

1. Das Berufungsgericht ist von der Wirksamkeit des Klagegebrauchs-

musters ausgegangen. Es hat dazu ausgeführt, die Beklagte müsse das Ge-

brauchsmuster gegen sich gelten lassen, weil ein von ihr gegen die Klägerin

geführtes Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zur rechtskräftigen Zurück-

weisung des Löschungsantrags geführt habe (§ 19 Satz 3 GebrMG). Das läßt

einen Rechtsfehler nicht erkennen. Zwar wirkt die Abweisung eines Lö-

schungsantrags - anders als eine auf Löschung des Gebrauchsmusters lauten-

de Entscheidung - nicht gegenüber jedermann; gemäß § 19 Satz 3 GebrMG

wirkt eine solche Entscheidung aber zwischen den am Löschungsverfahren

beteiligten Parteien und bindet den Verletzungsrichter, wenn die Entscheidung

im Löschungsverfahren zwischen den Parteien des Verletzungsprozesses er-

gangen ist. Da der Löschungsantrag der Beklagten gegen das Klagege-

brauchsmuster rechtskräftig abgewiesen ist, steht fest, daß die Beklagte das

Klagegebrauchsmuster gegen sich gelten lassen muß, soweit dieses im Lö-

schungsverfahren nicht für rechtsunwirksam erklärt worden ist.

Auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe durch die

Produktion und den Vertrieb von Verbundschichten, wie sie als Anlage K 13 zu

den Akten gereicht sind, gegenständlich (wortsinngemäß) von Anspruch 1 des

Klagegebrauchsmusters Gebrauch gemacht hat, begegnet keinen Bedenken.

2. Die Revision macht jedoch mit Erfolg geltend, daß das Berufungsge-

richt nicht geprüft hat, ob sich die Beklagte auf ein Vorbenutzungsrecht berufen

kann (§ 13 Abs. 3 GebrMG, § 12 PatG).

Die Beklagte hat in der Klageerwiderung unter Beweisantritt vorgetra-

gen, sie habe bereits seit 1986 fortlaufend Krankenunterlagen in der Weise

hergestellt, daß eine aus mehreren saugfähigen Lagen bestehende Zellstoff-

watteschicht im Produktionsverfahren mittels nachgeschalteter Preßrollen mit

einer Polyethylen-Unterlage druckverbunden worden sei, und zwar jeweils an

einzelnen Stellen in Form von Verbindungslinien entlang der Krankenunterlage.

Bevor die Zellstoffgewebeschicht und die Polyethylenunterlage durch die

nachfolgenden Preßrollen mechanisch zu einer Verbundschicht zusammenge-

preßt worden seien, habe eine Heißverleimung aller miteinander in Verbindung

gebrachten Schichten stattgefunden, wobei der Heißleim streifenförmig an den

druckverbundenen Stellen mit dem Ziel aufgebracht worden sei, die miteinan-

der zu verbindenden Schichten des Verbunds nicht nur mechanisch miteinan-

der zu verpressen, sondern zusätzlich an den druckverbundenen Stellen durch

den festen Zustand des erkaltenden Heißleims strukturell zu verstärken, so daß

sie über ein jahrelanges, spezielles Fachwissen verfüge, das sowohl das me-

chanische Verpressen laminierter Gewebeschichten zu Verbundschichten als

auch das Verkleben, Verleimen und thermoplastische Verbinden dieser Ver-

bundschichten mittels Wachs, Parafin und gleichartiger Mittel beinhalte. Bereits

seit Anfang der 70er Jahre habe sie bei der Windelherstellung mit der B.

GmbH zusammengearbeitet, wobei Windeln unter Verwendung von Zellstoff-

watte hergestellt worden seien, die an den Stellen der Druckverbindung der

saugfähigen Lagen aus Zellstoffwatte miteinander durch Einlegen von Hot-

Melt-Raupen verbunden worden seien. Die Klägerin hat dieses Vorbringen

zwar bestritten, das Berufungsgericht hat aber keine Feststellungen hierzu ge-

troffen, so daß für das Revisionsverfahren von den Behauptungen der Beklag-

ten auszugehen ist. Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden,

daß sich die Beklagte zu Recht auf ein Vorbenutzungsrecht beruft.

3. Auf die Revision ist das angefochtene Urteil daher aufzuheben. So-

weit die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Klagepatents

verurteilt worden ist, ist die Klage auf die Berufung der Beklagten abzuweisen.

Soweit die Beklagte aus dem Klagegebrauchsmuster verurteilt ist, ist die Sache

zu Prüfung des von der Beklagten behaupteten Vorbenutzungsrechts an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen. Den Parteien wird Gelegenheit zu nähe-

rem Sachvortrag zu den behaupteten Benutzungshandlungen und der Art der

Zusammenarbeit der Beklagten mit der B. GmbH zu geben sein. Bei der

Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des

Revisionsverfahrens wird zu beachten sein, daß, soweit die Kosten des in er-

ster Instanz übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits im

erstinstanzlichen Urteil der Beklagten auferlegt worden sind, diese Entschei-

dung nach dem auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Recht im Revisi-

onsverfahren nicht zur Überprüfung steht (Sen.Urt. v. 7.3.2001 - X ZR 176/99,

GRUR 2001, 770 - Kabeldurchführung II) und von der Revision auch nicht zur

Überprüfung gestellt worden ist.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Asendorf