BGH Urteil vom 16.09.2003 – X ZR 179/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 179/02

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR: ja

ja nein

Verkündet am: 16. September 2003 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

PatG 1981 § 9 Satz 2 Nr. 1

Kupplung für optische Geräte

a) Das Verteilen eines Werbeprospekts, der eine Darstellung eines dem Ge- genstand des Patents entsprechenden Erzeugnisses enthält, erfüllt in aller Regel den Tatbestand des "Anbietens" i. S. v. § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG.

b) Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Werbemittel die Merkmale des Patents offenbart, wenn bei objektiver Betrachtung ein Erzeugnis dargestellt ist, das diese Merkmale aufweist.

BGH, Urt. v. 16. September 2003 - X ZR 179/02 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 16. September 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 20. Juni 2002 verkündete Urteil des

2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten

der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die beiden Geschäftsführer der Klägerin sind eingetragene Inhaber des

deutschen Patents 37 10 648, dessen Anspruch 1 (ohne Bezugszeichen) wie

folgt lautet:

Kupplung zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit folgen-

den Merkmalen:

a) Das erste optische Gerät hat einen Flansch mit einer dem zweiten op-

tischen Gerät im gekuppelten Zustand zugewandten Anlagefläche und

eine dem zweiten optischen Gerät abgewandten Gegenfläche;

b) das zweite optische Gerät weist einen Kupplungsgrundkörper, längs

dessen Außenumfang angeordnete Greiferelemente und einen um

Kupplungsgrundkörper und Greiferelemente angeordneten Verschluß-

ring auf;

c) jedes Greiferelement besteht aus einem Grundkörper und einer Klaue

und ist entgegen der Kuppelrichtung vorgespannt;

d) der Grundkörper der Greiferelemente besitzt jeweils eine innere Sei-

tenfläche, die im in Kuppelrichtung verlaufenden Längsschnitt eine

kreisförmige Kontur aufweist und die an eine komplementär ausgebil-

dete Gegenfläche des Kupplungsgrundkörpers verschiebbar anliegt;

e) der Grundkörper der Greiferelemente und der Kupplungsgrundkörper

weisen jeweils eine Anlagefläche zur Anlage der Anlagefläche des

Flansches des ersten optischen Gerätes auf;

f) die Klauen der Greiferelemente liegen im gekuppelten Zustand an der

Gegenfläche des Flansches des ersten optischen Gerätes an;

g) der Verschlußring weist den Greiferelementen zugeordnete Nuten auf,

in die jeweils ein mit dem Grundkörper der Greiferelemente verbunde-

ner Radialstift eingesetzt ist, wobei die Nuten einen zur Kuppelrichtung

parallelen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt haben und die

beiden Abschnitte einen Winkel > 90° und < 180° einschließen;

h) der Verschlußring ist in die Richtung vorgespannt, in die der zweite

Abschnitt der Nuten verläuft.

Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin unter der

Geschäftsführung u.a. des Beklagten zu 2 steht, vertrieb ein zunächst von der

Klägerin, dann aber von einem anderen Unternehmen hergestelltes Videoka-

merasystem, dessen Kamerakopf ein Endobjektiv sowie einen Endoskopadap-

ter aufweist, über den der Kamerakopf mit einem starren Endoskop gekoppelt

werden kann, und der in dieser Form von sämtlichen Merkmalen des An-

spruchs 1 des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch macht. Dieses Kamera-

system bewarb die Beklagte zu 1 mit einem Prospekt, der als Anlage K 7 zu

den Gerichtsakten gereicht ist. Das von der Beklagten zu 1 zuletzt mit der Her-

stellung des Videokamerasystems beauftragte Unternehmen erklärte der Kläge-

rin gegenüber, sie habe patentgemäße Kupplungen (insgesamt 84 Stück) aus-

schließlich in der Zeit zwischen der Offenlegung der Anmeldung des Klagepa-

tents und der Veröffentlichung seiner Erteilung hergestellt, angeboten und in

den Verkehr gebracht. Es ist außerdem unstreitig, daß der Endoskopadapter

geändert wurde, so daß das System die Merkmale des Anspruchs 1 des Klage-

patents nicht mehr aufweist.

Nach Erteilung des Klagepatents verpflichtete sich die Beklagte zu 1

durch Schreiben vom 22. August 1996 u.a. gegenüber der Klägerin, es bei Mei-

dung einer Vertragsstrafe von 10.100,-- DM für jeden Fall der schuldhaften Zu-

widerhandlung zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland Kupplungen

zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 des Klagepatents anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu ge-

brauchen.

Mitarbeiter der Beklagten zu 1 verteilten vom 16. bis 19. Oktober 1996

auf einem Urologen-Kongreß in Düsseldorf sowie am 20. Oktober 1996 auf ei-

nem Ärztekongreß in Berlin Prospekte gemäß Anlage K 7.

Die Klägerin

hat

deshalb Klage

auf Unterlassung, Aus-

kunft/Rechnungslegung, Schadensersatzfeststellung und Zahlung

von

20.200,-- DM nebst Zinsen erhoben.

Das Landgericht (Urteil abgedr. InstGE 1, 174) hat die Beklagten an-

tragsgemäß verurteilt. Die Beklagten haben Berufung eingelegt. Im Berufungs-

verfahren haben die Parteien den Rechtsstreit teilweise übereinstimmend für

erledigt erklärt. Das Oberlandesgericht (Urteil abgedr. InstGE 2, 125) hat das

angefochtene Urteil hinsichtlich der Feststellung der Schadensersatzpflicht der

Beklagten abgeändert und die Klage insoweit abgewiesen. Im übrigen hat es

die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Verur-

teilung zur Unterlassung nur erfaßt, mit dem näher wiedergegebenen Prospekt

gemäß Anlage K 7 Videokameras, bestehend aus einer Kamera-Steuereinheit

und einem Kamerakopf mit Endobjektiv, mit Kupplungen zum Kuppeln zweier

optischer Geräte miteinander und/oder Kameraköpfe mit Endobjektiv mit Kupp-

lungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander anzubieten, welche

die im einzelnen genannten Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents auf-

weisen.

Die Beklagten verfolgen nunmehr mit der - zugelassenen - Revision ihren

Antrag auf Klageabweisung weiter, soweit er im Berufungsrechtszug zuletzt

noch streitig gewesen ist und das Oberlandesgericht die Klage nicht bereits ab-

gewiesen hat.

Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen.

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Die Verurteilung

der Beklagten zu 1 und des für deren Verhalten verantwortlichen Beklagten

zu 2 zur Unterlassung, Zahlung einer Vertragsstrafe von 20.200,-- DM nebst

Zinsen und Rechnungslegung/Auskunft wegen schuldhafter Zuwiderhandlung

gegen die vertraglich übernommene, vertragsstrafengesicherte Unterlassungs-

verpflichtung hat Bestand.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte zu 1 habe

zweimal gegen die gemäß Schreiben vom 22. August 1996 zustande gekom-

mene Verpflichtung verstoßen, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik

Deutschland Kupplungen zum Kuppeln zweier optischer Geräte miteinander mit

den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Klagepatents anzubieten. Mit dem

Begriff "Anbieten" hätten die Vertragsparteien die in § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG in

gleicher Weise bezeichnete Verletzungshandlung gemeint. Zu einer solchen sei

es im Oktober 1996 zweimal gekommen, weil die Beklagte zu 1 auf zwei ver-

schiedenen Ärztekongressen Prospekte gemäß Anlage K 7 habe verteilen las-

sen, von denen unstreitig sei, daß sie einen Kamerakopf mit Kupplung zeigten,

die von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents wortlautge-

mäß Gebrauch mache.

2. Die Revision hält dem entgegen, mit dem Prospekt gemäß Anlage K 7

sei eine Videokamera beworben worden. Mangels Preisangabe habe dieser

Prospekt auch insoweit kein eigentliches Angebot beinhaltet, das nur noch der

Annahme eines Interessenten bedurft habe. Irgendwelche Besonderheiten der

teilweise abgebildeten Kupplung seien in dem Prospekt nirgends erwähnt ge-

wesen. Schon gar nicht seien deren Einzelheiten zu ersehen gewesen, so daß

aus dem Prospekt nicht ersichtlich gewesen sei, daß ein Gegenstand in der

patentierten Form geliefert oder übergeben werden solle. Schließlich sei auch

unwiderlegt vorgetragen gewesen, daß die Beklagte zu 1 nicht einmal objektiv

in der Lage, geschweige denn bereit gewesen sei, den Kamerakopf mit Endo-

skopadapter zu liefern, den man vor der Umstellung des Endoskopadapters auf

die neue Form, die bereits ein halbes Jahr zuvor begonnen habe, vertrieben

habe.

Damit legt die Revision einen Rechtsfehler des angefochtenen Urteils

nicht dar.

3. Der in § 9 PatG verwendete Begriff des "Anbietens", gegen dessen

Heranziehung die Beklagten Einwände nicht erheben, ist ganz in wirtschaftli-

chem Sinne zu verstehen und fällt nicht mit dem juristischen Begriff eines Ver-

tragsangebots zusammen

(vgl. BGH, Urt. v. 24.10.1961

- I ZR 92/58,

GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug, zum Begriff des "Feilhaltens" im Pa-

tentgesetz 1968, im folgenden auch als früheres Recht bezeichnet). Dies folgt

aus dem Zweck des § 9 PatG, dem Patentinhaber einerseits - sieht man von

den im Gesetz geregelten Ausnahmefällen ab - alle wirtschaftlichen Vorteile zu

sichern, die sich aus der Benutzung der patentierten Erfindung ergeben kön-

nen, und ihm andererseits einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Deshalb

unterfällt dem Tatbestand des Anbietens nicht nur ein Angebot i.S. des § 145

BGB. Umfaßt sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die das Zustande-

kommen eines späteren Geschäfts über einen unter dem Schutz des Patents

stehenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, das - wie es etwa

beim Abschluß eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrags der Fall ist - die Benut-

zung dieses Gegenstands einschließt. Dies kann in dessen Ausbieten derart

geschehen, daß Interessenten Gebote auf Überlassung abgeben können (vgl.

Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische Patent für den Ge-

meinsamen Markt, abgedr. BlPMZ 1979, 325, 332; vgl. auch Sen.Urt. v.

18.12.1969 - X ZR 52/67, GRUR 1970, 358, 359 - Heißläuferdetektor, ebenfalls

zum Begriff des "Feilhaltens" des früheren Rechts). Ein Mittel hierzu ist auch

das bloße Verteilen eines Werbeprospekts. Bereits diese Maßnahme ist be-

stimmt und geeignet, Interesse an dem beworbenen Gegenstand zu wecken

und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen. Auch dieses

Verhalten muß deshalb dem Patentinhaber vorbehalten sein, wenn das Wer-

bemittel der Förderung des Absatzes eines Erzeugnisses dient, das - wie es in

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 PatG heißt - Gegenstand des Patents ist, also von der hiermit

unter Schutz gestellten Lehre Gebrauch macht. Dabei ist unerheblich, ob das

patentgemäße Erzeugnis in dem verteilten Prospekt als solches beworben wird

oder nur als Teil eines anderen dort beworbenen Gegenstands erfaßt ist.

a) Es ist mithin aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Be-

rufungsgericht angenommen hat, die Beklagte zu 1 habe zweimal den Tatbe-

stand des Anbietens verwirklicht, weil sie auf zwei verschiedenen Veranstaltun-

gen den Prospekt nach Anlage K 7 an Ärzte verteilt hat.

b) Das weitere Erfordernis, nämlich daß die Prospektwerbung einen Ge-

genstand betraf, der von der Lehre nach Anspruch 1 des Klagepatents Ge-

brauch macht, hat das Berufungsgericht mit folgender Begründung als gegeben

angesehen: In dem Prospekt gemäß Anlage K 7 sei als Teil des beworbenen

Systems mehrfach ein Kamerakopf mit Kupplung in der Ausführung abgebildet,

die unstreitig das mit der Produktion betraute Unternehmen bis Februar 1996

hergestellt und u.a. an die Beklagte zu 1 geliefert habe. Diese Ausführung habe

wortsinngemäß sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents aufge-

wiesen. Außerdem habe es unstreitig nirgendwo Kameraköpfe mit Kupplung

gegeben, die zwar ebenso ausgesehen hätten wie auf den Abbildungen in dem

Prospekt gemäß Anlage K 7, aber nicht alle patentgemäßen Merkmale verwirk-

licht hätten. Das Berufungsgericht hat also seine Überzeugung, daß die Be-

klagte zu 1 mit dem Prospekt gemäß Anlage K 7 patentgemäße Kupplungen als

Bestandteil des Kamerakopfs der beworbenen Videokamera angeboten habe,

auch aus außerhalb dieses Werbemittels liegenden Umständen gewonnen, in-

dem es auf Grund der festgestellten Gegebenheiten des Streitfalls eine Ge-

samtwürdigung vorgenommen hat.

Auch hiergegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern. Wenn das

Angebot eines Erzeugnisses durch Verteilen eines Werbeprospekts erfolgt, der

eine bildliche Darstellung dieses Erzeugnisses enthält, fehlt es an einem un-

mittelbaren Bezug zu einem körperlich vorhandenen Gegenstand, dessen Ge-

stalt und Beschaffenheit durch diese Existenz feststehen und in einem Streitfall

dem Beweis zugänglich sind. Das zwingt zur Heranziehung anderer Umstände.

Ob ein patentgemäßes Erzeugnis angeboten wird, muß deshalb anhand derje-

nigen objektiven Gegebenheiten des Streitfalls geprüft werden, die in vergleich-

barer Weise eine verläßliche Aussage über Gestalt und Beschaffenheit des Er-

zeugnisses zulassen. Damit bildet weder das Verständnis des Werbenden noch

das Verständnis einzelner Empfänger des Prospekts oder einer bestimmten

Gruppe von Personen, an die sich das Werbemittel wendet, einen brauchbaren

Maßstab. Entscheidend kann vielmehr nur sein, ob bei objektiver Betrachtung

der im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände davon ausgegangen werden

muß, daß das mittels Verteilens des Werbeprospekts angebotene Erzeugnis

dem Gegenstand des Patents entspricht. Wenn die objektiv zu würdigenden

Umstände diese Feststellung erlauben, kann es andererseits nicht mehr darauf

ankommen, ob die Verwirklichung der patentgemäßen Merkmale (auch) aus der

Angebotshandlung bzw. dem hierbei verwendeten Mittel selbst unmittelbar of-

fenbar wird. Die Benutzung einer Erfindung im Sinne des § 9 PatG ist hiervon

nicht abhängig. Zu Recht war deshalb in der Rechtsprechung zum früheren

Recht auch anerkannt, daß zu Angebotszwecken vorgezeigte Muster oder Aus-

stellungsstücke die Erfindung nicht von außen erkennen lassen müssen

(Sen.Urt. v. 28.5.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise). Eben-

sowenig kann im Falle eines Anbietens in Form des Verteilens eines Prospekts

mit einer Abbildung des beworbenen Erzeugnisses verlangt werden, daß gera-

de im Werbemittel die patentgemäßen Merkmale so zum Ausdruck kommen,

daß ihr Vorhandensein einem Fachmann allein aufgrund der Befassung mit die-

sem Werbemittel offenkundig ist. Falls aus der Rechtsprechung zum früheren

Recht etwas anderes hergeleitet werden könnte, könnte hieran für das geltende

Patentrecht nicht festgehalten werden. Aus den bereits erörterten Gründen

kann es nur auf die bei objektiver Betrachtung feststellbaren Gegebenheiten

ankommen, also darauf, ob dem Angebot nach seinem Inhalt ein Erzeugnis zu

Grunde liegt, das dem Gegenstand des Patents entspricht, und ob gerade die-

ses Erzeugnis als solches oder als Bestandteil eines anderen angeboten wor-

den ist. Dies ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu klären. Das hat das

Berufungsgericht getan. Sein Abstellen auf unstreitige Tatsachen liegt im Rah-

men möglicher tatrichterlicher Würdigung.

c) Etwas anderes gilt auch nicht etwa deshalb, weil - ohne daß das Be-

rufungsgericht Gegenteiliges festgestellt hätte - die Beklagten geltend gemacht

haben, im Oktober 1996 zur Herstellung und/oder Lieferung des patentgemä-

ßen Erzeugnisses weder in der Lage noch bereit gewesen zu sein. Allerdings

hat in der Rechtsprechung zum früheren Recht wiederholt eine Rolle gespielt,

ob der als Verletzer in Anspruch Genommene alsbaldige Herstellung und Liefe-

rung durch einen hierauf eingerichteten Betrieb in Aussicht gestellt habe. Schon

wenn dies der Fall war, hat der Bundesgerichtshof ein Feilhalten i.S. des (frühe-

ren) § 6 PatG 1968 als gegeben erachtet. Das tatsächliche Bestehen einer Her-

stellungs- und/oder Lieferbereitschaft hat der Bundesgerichtshof entgegen der

Meinung der Revision jedoch nicht zum unabdingbaren Erfordernis dieser Be-

nutzungshandlung gemacht. Ein solches Erfordernis kann auch für den Tatbe-

stand des Anbietens i.S. des § 9 PatG nicht anerkannt werden. Wie durch den

Wortlaut der Vorschrift zum Ausdruck kommt, handelt es sich hierbei um eine

eigenständige Benutzungshandlung, die neben den anderen dort genannten

Handlungen dem Patentinhaber und den von ihm autorisierten Personen vor-

behalten ist. Das Ausschließlichkeitsrecht soll insoweit - wie ausgeführt - auch

im Vorfeld der Benutzungshandlungen "Herstellen" und "In-Verkehr-Bringen"

greifen. Regelmäßig kann mithin weder ein Fehlen eines sich auf diese Benut-

zungshandlungen beziehenden Willens noch ein Mangel hinsichtlich insoweit

gegebener Möglichkeiten die Feststellung ausschließen, daß ein Anbieten eines

Erzeugnisses vorliegt, das von der patentgemäßen Lehre Gebrauch macht. Ob

ausnahmsweise etwas anderes zu gelten hat, wenn bei der gebotenen objekti-

ven Betrachtungsweise kein Zweifel bestehen kann, daß die Herstellung

und/oder Lieferung des patentgemäßen Erzeugnisses nicht in Betracht kommt,

bedarf nicht der Entscheidung. Ein solcher Sachverhalt ist im Streitfall nicht zu

beurteilen, weil die im Prospekt gemäß Anlage K 7 abgebildeten Videosysteme

einschließlich des Endoskopadapters in der Vergangenheit bereits hergestellt

und u.a. von der Beklagten zu 1 vertrieben worden sind.

d) Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, daß der Prospekt ge-

mäß Anlage K 7 in Wirklichkeit gar nicht eine Kupplung mit all den nach An-

spruch 1 des Klagepatents erforderlichen Merkmalen betreffe. Hiermit können

die Beklagten im Revisionsrechtszug nicht gehört werden, weil im Tatbestand

des angefochtenen Berufungsurteils als zwischen den Parteien unstreitig fest-

gestellt ist, daß die in dem Prospekt gemäß Anlage K 7 abgebildeten Kamera-

köpfe mit Kupplungsstück von sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 des

Klagepatents Gebrauch machten. Diese Feststellung bindet den Senat (§ 559

Abs. 1 ZPO, vgl. BGH, Beschl. v. 26.3.1997 - IV ZR 275/96, NJW 1997, 1931

zu § 561 ZPO in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung), weil der

Tatbestand eines Urteils Beweis für das mündliche Parteivorbringen liefert

(§ 314 ZPO). Da dieser Beweis im Streitfall nicht durch das Sitzungsprotokoll

entkräftet ist, hätte diese Bindungswirkung nur aufgrund eines innerhalb der

hierfür vorgesehenen Frist angebrachten Berichtigungsantrags gemäß § 320

ZPO entfallen können (vgl. BGH aaO), der hier jedoch nicht gestellt worden ist.

4. Das Berufungsgericht hat - mit Blick auf die Verurteilung zu Unterlas-

sung und Auskunft/Rechnungslegung - aus dem zweimaligen Verstoß gegen

die Unterlassungsverpflichtung geschlossen, daß Verletzungshandlungen in der

geschehenen Form auch in Zukunft drohten. Auch das ist aus Rechtsgründen

nicht zu beanstanden.

Eine Schutzrechtsverletzung begründet die auf Lebenserfahrung beru-

hende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenen

rechtswidrigen Handlung (BGHZ 117, 264, 272 - Nicola; Busse, Patentgesetz,

5. Aufl., § 139 Rdn. 46 m.w.N.). Das trifft gleichermaßen im Falle der Verletzung

einer Unterlassungsverpflichtung zu, die wegen eines fremden Schutzrechts

vertraglich übernommen worden ist. Die Vermutung greift erst dann nicht oder

ist erst dann widerlegt, wenn unstreitig oder vom Verletzer dargelegt und im

Bestreitensfall bewiesen ist, daß Umstände gegeben sind, welche die zuverläs-

sige Prognose zulassen, daß jede Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung fehlt

oder beseitigt ist (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfah-

ren, 8. Aufl., 7. Kap. Rdn. 11 m.w.N.). Auf solche Umstände, die eine Wieder-

holung ausgeschlossen erscheinen lassen, verweist die Revision nicht.

5. Die Feststellung des Berufungsgerichts zu den weiteren Vorausset-

zungen der zugesprochenen Ansprüche werden von der Revision nicht in

Zweifel gezogen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

6. Soweit das Oberlandesgericht seine Kostenentscheidung in Anbe-

tracht der ihm gegenüber erklärten teilweisen Erledigung des Rechtsstreits

nach § 91 a ZPO getroffen hat, ist das Rechtsmittel der Revision nicht eröffnet

(§§ 91 a Abs. 2 Satz 1, 567 Abs. 1 ZPO; vgl. BGHZ 113, 362 zum bis zum

31. Dezember 2001 geltenden Zivilprozeßrecht).

7. Die Kostenentscheidung für das Revisionsverfahren folgt aus § 97

Abs. 1 ZPO.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Asendorf