BGH Beschluss vom 15.07.2005 – GSZ 1/04

BUNDESGERICHTSHOF

GSZ 1/04

vom

15. Juli 2005

in dem Rechtsstreit

Der Große Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofs hat durch den

Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Hirsch, die Vizepräsidentin des

Bundesgerichtshofs Dr. Müller, die Vorsitzende Richterin Dr. Deppert, die Vor-

sitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und Nobbe, die Vorsitzende Richterin

Dr. Hahne, die Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, Dr. Fischer, Prof. Dr. Goette

und Prof. Dr. Krüger und die Richter Hausmann, Dr. Schlichting und Dr. Kapsa

am 15. Juli 2005

beschlossen:

Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann

ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften

Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-

bebetrieb zum Schadensersatz verpflichten.

A.

Der I. Zivilsenat hat dem Großen Senat für Zivilsachen mit Be-

schluß vom 12. August 2004 (I ZR 98/02, GRUR 2004, 958 = WRP 2004,

1366) folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt:

Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichen-

recht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823

Abs. 1 BGB zur Schadensersatzpflicht verpflichten oder kann sich

eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur

aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§§ 3, 4 Nrn. 1, 8

und 10, § 9 UWG) ergeben?

Dem Vorlagebeschluß liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen mit Zubehör herstellt und ver-

treibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen

Patent- und Markenamt jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen"

aufgrund von Anmeldungen aus dem Jahre 1996 eingetragen waren (Klage-

marken). Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte) stellt u.a. Strahlregler für

Sanitärarmaturen her.

Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der

Beklagten geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlang-

te die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte wies

diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken. Die Klägerin hat darauf-

hin Klage erhoben und beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klage-

marken zur Unterlassung und Auskunftserteilung zu verurteilen sowie deren

Schadensersatzpflicht festzustellen. Im Laufe des Verletzungsrechtsstreits hat

das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausge-

sprochen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten

der Beklagten aufzuerlegen. Die Klägerin hat daraufhin die Markenverlet-

zungsklage zurückgenommen. Die der Beklagten im Löschungsverfahren

entstandenen Kosten sind Gegenstand der allein noch anhängigen

Widerklage. Die Beklagte meint, die Klägerin sei ihr zum Schadensersatz

verpflichtet, weil die Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen

sei.

Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben; das Berufungsgericht

hat sie abgewiesen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 213).

Der I. Zivilsenat hat die Verhandlung der vom Berufungsgericht zugelas-

senen Revision ausgesetzt, da er der Vorlagefrage grundsätzliche Bedeutung

beimißt und eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer ein-

heitlichen Rechtsprechung für erforderlich hält.

Zur Begründung der Vorlage hat der I. Zivilsenat ausgeführt: Eine Be-

hinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten erge-

be, sei grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von dem

betroffenen Mitbewerber hinzunehmen. Ebenso sei die gerichtliche und

außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, auch

wenn sich diese (letztlich) als unbegründet erwiesen, grundsätzlich nicht

rechtswidrig. Wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes

Verfahren einleite und betreibe, greife bei subjektiver Redlichkeit nicht

rechtswidrig in ein geschütztes Gut seines Verfahrensgegners ein, auch wenn

sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt sei und dem anderen Teil aus dem

Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwüchsen. An der bisherigen

Rechtsprechung, die

in einer mit einem ernsthaften und endgültigen

Unterlassungsbegehren verbundenen unberechtigten Schutzrechtsverwarnung

einen

rechtswidrigen Eingriff

in den eingerichteten und ausgeübten

Gewerbebetrieb im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB sehe, könne nicht mehr

festgehalten werden.

Die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Verwarnung aus einem Kenn-

zeichenrecht könne dem Verwarnten ebenso wie die Verwarnung aus anderen

gewerblichen Schutzrechten schwerwiegende Entscheidungen abverlangen.

Diese seien typischerweise nicht so einschneidend wie Patent- und Ge-

brauchsmusterstreitigkeiten, weil - sofern es sich nicht wie im Streitfall um eine

aus der Form der Ware gebildete Marke handele - das Inverkehrbringen der

Ware selbst ohne die beanstandete Kennzeichnung möglich bleibe und die

dem Verletzer drohende Schadensersatzhaftung entsprechend geringer zu be-

messen sei. Die möglichen Folgen einer Verwarnung rechtfertigten es jedoch

nicht, das Schadensrisiko dadurch auf den Verwarnenden zu verlagern, daß

dem Verwarnten bei Unbegründetheit der Verwarnung - auch im Fall bloßer

Fahrlässigkeit - ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zugestan-

den werde. Der Verwarnende besitze im allgemeinen bei der Beurteilung der

Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegen-

über dem Verwarnten. Die Beurteilung der Schutzrechtslage könne zwar

schwierig sein; dies gelte dann aber für beide Seiten in gleicher Weise.

Der X. Zivilsenat hat sich demgegenüber dafür ausgesprochen, an der

ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung festzuhalten, nach der die unbe-

rechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht

des Betroffenen am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellt,

die den Verwarnenden zum Schadensersatz verpflichtet, wenn ihm ein Ver-

schulden zur Last fällt. Insbesondere im Hinblick auf die Abnehmerverwarnung

sei diese Haftung unerläßlich, um zu verhindern, daß die gesetzlichen Grenzen

des Schutzes von Patenten und anderen Schutzrechten von deren Inhaber vor-

sätzlich oder fahrlässig zu Lasten des freien Wettbewerbs ausgedehnt würden

und der Schutzrechtsinhaber hieraus nahezu risikolosen Gewinn ziehen könne,

ohne für den hierdurch anderen zugefügten, nicht selten erheblichen Schaden

einstehen zu müssen, wenn sich die Verwarnung als unberechtigt erweist. Ent-

gegen der Auffassung des I. Zivilsenats kollidiere diese Rechtsprechung weder

mit dem Grundsatz, daß derjenige, der ein gerichtliches Verfahren gegen einen

anderen einleite, bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütz-

tes Gut seines Verfahrensgegners eingreife, noch widerspreche sie - wenn be-

achtet werde, daß es nicht zulässig sei, die gerichtliche Inanspruchnahme ei-

nes vermeintlichen Verletzers zu unterbinden - dem Recht eines jeden ver-

meintlich Berechtigten, um gerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen.

B.

I. Die Vorlage ist nach § 132 Abs. 4 GVG zulässig. Der Große

Senat versteht sie dahin, daß sie die haftungsrechtlichen Folgen einer unbe-

rechtigten Verwarnung aus Immaterialgüterrechten betrifft. Damit ist die vom I.

Zivilsenat aufgeworfene Rechtsfrage von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung und

erfordert eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer einheitli-

chen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts.

In der Sache ist die Vorlagefrage im Sinne ihrer ersten Alternative zu

beantworten. Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht

kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter

dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das

Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadenser-

satz verpflichten.

II.

Es entspricht ständiger, auf das Reichsgericht zurückgehender

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, daß die unberechtigte Schutzrechts-

verwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine nach § 823 Abs. 1 BGB ge-

schützte Rechtsposition sowohl des Verwarnten als auch desjenigen Gewerbe-

treibenden darstellen kann, dessen Kundenbeziehungen durch die unberech-

tigte Geltendmachung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem ver-

warnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden.

Das Reichsgericht hat diese Rechtsprechung mit Urteil vom 27. Februar

1904 (RGZ 58, 24 - Juteplüsch) in einem die Verwarnung aus einem Ge-

brauchsmuster betreffenden Streitfall insbesondere damit begründet, daß das

Gesetz den Gewerbetreibenden in Gestalt des Patent- und Musterschutzes

wertvolle Ausschließungsrechte zur Verfügung stelle, vermöge deren sie die

Erzeugnisse ihrer Erfindungstätigkeit vor der Benutzung durch den Wettbewerb

sichern und ihrem eigenen Vorteil vorbehalten könnten. Es sei nur ein Korrelat

zu dieser bevorzugten Stellung, daß sie auch für den Bestand der zur Be-

schränkung des an sich freien Gewerbebetriebs ihrer Gegner geltend gemach-

ten Rechte einzustehen hätten und nicht nur die Vorteile genössen, sondern

auch die Gefahren tragen müßten, welche mit der Behauptung solcher aus-

schließlichen Patent- und Musterrechte verbunden seien. Seit Beginn der

höchstrichterlichen Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwar-

nung wird damit auf den entscheidenden Gesichtspunkt hingewiesen, dem

nach wie vor Rechnung zu tragen ist: Das dem Schutzrechtsinhaber verliehene

Ausschließlichkeitsrecht schließt jeden Wettbewerber von der Benutzung des

nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften definierten Schutzge-

genstandes aus. Diese einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begren-

zende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat,

welches sicherstellt, daß der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen

hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachte-

ten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt.

Dieser notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfas-

sungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht

geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluß der all-

gemeinen Handlungsfreiheit durch das Grundgesetz geschützten Interesse des

Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter

Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, wäre nicht mehr wirksam ge-

währleistet, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, aus einem

Schutzrecht Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht,

und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung

des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen

hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (vgl.

zu letzterem BGHZ 38, 200, 204 - Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29, 33

- Maschenfester Strumpf).

Das wird besonders deutlich bei einer Verwarnung von Abnehmern. Bei

dieser macht der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes Recht nicht

gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern - was ihm grundsätzlich

freisteht - gegenüber dessen Abnehmern geltend. Das Interesse der Abneh-

mer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typi-

scherweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem

Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers

(s. nur BGH, Urt. v.

19.1.1979

- I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 336 = WRP 1979, 361

- Brombeerleuchte). Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit

dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; au-

ßerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche

Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszu-

weichen. Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte

Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller. Ohne das von der Recht-

sprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung er-

gäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise existenzge-

fährdenden Eingriff in seine Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Gel-

tendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber seinen Abnehmern

entgegenzutreten. Wäre die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung für den

Verwarner ohne Haftungsrisiko, bliebe dem Mitbewerber nur die Klage auf

Feststellung, daß dem aus dem Schutzrecht Verwarnenden die vermeintlichen

Ansprüche nicht zustehen. Schon wegen der bis zum rechtskräftigen Abschluß

eines solchen Verfahrens verstreichenden Zeit wäre hierdurch jedoch in aller

Regel kein wirksamer Rechtsschutz zu erreichen.

Abgesehen davon, daß insbesondere auf sich schnell verändernden

Märkten mit bei Abschluß des Rechtsstreits stark veränderten Marktverhältnis-

sen gerechnet werden müßte, wäre es regelmäßig nicht oder nur schwer mög-

lich, die einmal beendeten Kundenbeziehungen wieder aufzunehmen. Hinzu

käme, daß der Verwarner für den durch die verlorenen Umsatzgeschäfte ent-

standenen Schaden nicht zu haften brauchte, der Schaden somit bei dem Mit-

bewerber verbliebe, während der Verwarner in jedem Fall den zusätzlichen

Gewinn behalten dürfte, den er dadurch erlangt hat, daß sich die Abnehmer

seines Mitbewerbers der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gebeugt ha-

ben (vgl. BGHZ 38, 200, 204 - Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29, 33

- Maschenfester Strumpf; BGHZ 111, 349, 358). Das wird den betroffenen Kon-

kurrenten vielfach von der negativen Feststellungsklage abhalten, während der

aus der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gezogene Gewinn des Ver-

warners allenfalls durch die Verpflichtung geschmälert würde, die Kosten einer

solchen negativen Feststellungsklage zu tragen. Im wirtschaftlichen Ergebnis

liefe das darauf hinaus, einem Schutzrechtsinhaber zu gestatten, zu Lasten

des freien Wettbewerbs nahezu risikolos den Schutzbereich seines Schutz-

rechts nach eigenem Gutdünken zu bestimmen. Das wäre mit dem schon vom

Reichsgericht für notwendig erkannten angemessenen Interessenausgleich

unvereinbar und ginge weit über dasjenige hinaus, was der wirksame Schutz

der gewerblichen Schutzrechte gebietet.

III.

1. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat sich mehrfach

mit der grundsätzlichen Kritik an der Haftung für die unberechtigte Schutz-

rechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB auseinandergesetzt und stets daran

festgehalten, daß die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung untersagt ist und

der schuldhafte Verstoß gegen dieses Verbot zum Schadensersatz verpflichtet

(BGHZ 2, 287, 293 - Mülltonnen; BGHZ 38, 200, 204 ff. - Kindernähmaschinen;

BGHZ 62, 29, 31 ff. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 22.6.1976

- X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 f. - Spritzgießmaschine; Urt. v. 19.1.1979

- I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte;

Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Ab-

nehmerverwarnung; Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813 =

WRP 1996, 207 [insoweit nicht in BGHZ 131, 233]; Urt. v. 17.4.1997

- X ZR 2/96, GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde; Urt. v.

13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 55 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/

Subwear).

2.

Die im Beschluß des vorlegenden I. Zivilsenats vom 12. August

2004 angeführten Gründe geben keine Veranlassung, von dieser Rechtspre-

chung abzuweichen.

a)

Daß eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung

von Schutzrechten ergibt, grundsätzlich wettbewerbskonform und dementspre-

chend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen ist, ist richtig (BGH,

Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89, GRUR 1993, 34, 37 = WRP 1992, 160

- Bedienungsanweisung; BGH GRUR 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung).

Daraus ergibt sich jedoch nichts dafür, daß auch eine Behinderung hinzuneh-

men wäre, die sich aus einer Überschreitung der dem Schutz gewerblicher

Schutzrechte gesetzten Grenzen ergibt.

b)

Zutreffend ist, daß bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in

ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreift, wer ein staatli-

ches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder be-

treibt, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem ande-

ren Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die

Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet der ein

solches Verfahren betreibende Schutzrechtsinhaber wie jeder andere Kläger

oder Antragsteller außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen

Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung, da

der Schutz des Prozeßgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren

nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet wird. Wo dies

allerdings nicht der Fall ist, muß es beim uneingeschränkten Rechtsgüter-

schutz verbleiben, den § 823 Abs. 1 und § 826 BGB gewähren (vgl. BGH, Urt.

v. 18.10.1994 - VI ZR 74/94, NJW 1995, 397; s.a. BGHZ 74, 9, 16; BGHZ 118,

201, 206; BGHZ 154, 269, 271 f.; BGH, Urt. v. 11.11.2003 - VI ZR 371/02, NJW

2004, 446, 447).

Bei diesem Ansatz ergibt sich aus der in der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs anerkannten Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfah-

rens gegenüber dem Verfahrensgegner nichts für einen grundsätzlichen Aus-

schluß der Haftung für eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, namentlich

nicht für denjenigen Fall, in dem der rechtswidrige Eingriff in das Recht am ein-

gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dadurch begangen wird, daß Ab-

nehmer des Gewerbetreibenden unberechtigt in Anspruch genommen werden

und der geschädigte Gewerbetreibende seine Rechte folglich weder in einem

gerichtlichen Verfahren wahrnehmen kann noch in irgendeiner Form an einem

solchen Verfahren beteiligt ist. Daß der Geschädigte dem Rechtsstreit gegen

seinen Abnehmer gegebenenfalls als Streithelfer beitreten könnte, ändert dar-

an grundsätzlich nichts. Abgesehen davon, daß eine solche förmliche Beteili-

gung an dem Rechtsstreit nicht zwingend ist, ist sie zur Wahrung der Rechte

des Geschädigten ungeeignet, wenn der Abnehmer - und gerade dann stellt

sich typischerweise die Frage nach einer Schadensersatzhaftung - den Streit

nicht vor Gericht austragen will. Denn zu den Erklärungen und Handlungen der

Hauptpartei kann sich der Streithelfer nicht wirksam in Widerspruch setzen

(§ 67 ZPO).

Allerdings geht der vorlegende I. Zivilsenat zu Recht davon aus, daß

dem durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen nicht das

Recht zuzubilligen ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen An-

sprüche gegenüber seinen Abnehmern mit einem hiergegen gerichteten Unter-

lassungsanspruch zu verhindern. Denn die gerichtliche Prüfung eines auch nur

vermeintlich bestehenden Anspruchs kann nicht unterbunden werden (s. nur

BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 177/95, GRUR 1998, 587, 589 = WRP 1998, 512

- Bilanzanalyse Pro7, m.w.N.). Das ist aber, wie schon aus der Anerkennung

der Möglichkeit deliktsrechtlicher Schadensersatzansprüche Dritter durch die

höchstrichterliche Rechtsprechung folgt, ein rein prozessuales Privileg, das es

nur ausschließt, dem aus einem Schutzrecht Verwarnenden den Zugang zu

einer gerichtlichen Prüfung seines Anspruchs mittels einer anderen gerichtli-

chen Entscheidung zu verwehren, ohne indessen damit den darin liegenden

Eingriff in das Recht eines Mitbewerbers am eingerichteten und ausgeübten

Gewerbetrieb rechtmäßig zu machen. Es steht deshalb einem Schadenser-

satzanspruch des Mitbewerbers nicht entgegen.

c)

Dem vorlegenden I. Zivilsenat kann nicht in der Annahme gefolgt

werden, daß die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechts-

schutzes auf die außer- oder vorgerichtliche Abmahnung zu erstrecken sei und

der Mitbewerber, der den Verwarner nicht an einer Klage gegen einen ver-

meintlich schutzrechtsverletzend handelnden Abnehmer zu hindern vermöge,

ihn ebensowenig daran hindern könne, diesen unberechtigterweise abzumah-

nen. Die Gleichbehandlung von Klage und Abmahnung ist nicht logisch zwin-

gend vorgegeben; die der gefestigten Rechtsprechung zur unberechtigten Ver-

warnung aus Immaterialgütern zugrundeliegenden Sachgründe sprechen viel-

mehr gegen eine Privilegierung der Verwarnung, wie sie der Klage zugestan-

den wird.

Die Abmahnung ist weder für die Klage noch für den Antrag auf Erlaß

einer einstweiligen Verfügung Prozeßvoraussetzung. Sie erlaubt es dem Ver-

warner lediglich, das Schutzrecht gegebenenfalls ohne gerichtliche Hilfe

durchzusetzen, und bewahrt ihn vor der Kostenlast, wenn sich der Verwarnte

erst im gerichtlichen Verfahren unterwirft. Dieses Interesse des Schutzrechts-

inhabers ist bei einer unberechtigten Verwarnung jedoch nicht schutzwürdig.

Legitime Interessen des Schutzrechtsinhabers werden lediglich dann beein-

trächtigt, wenn ihm eine rechtmäßige Verwarnung auf Antrag eines Mitbewer-

bers zu Unrecht durch einstweilige Verfügung untersagt wird. Klagt der Schutz-

rechtsinhaber daraufhin gegen einen Abnehmer, ohne diesen zuvor abzumah-

nen, stellt jedoch eine hieraus etwa resultierende Kostenlast eine Folge der

Vollstreckung der Untersagungsverfügung dar und verpflichtet den Mitbewer-

ber daher nach § 945 ZPO zum Schadensersatz.

Der gleichwohl verbleibende, für eine Privilegierung von Klage und Ab-

mahnung in gleichem Umfang sprechende Nachteil für den Schutzrechtsinha-

ber wiegt gering gegenüber den Gründen, die gegen eine Privilegierung der

Abmahnung sprechen. Stünde die Abmahnung der Klage gleich, bliebe eine

fahrlässige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung praktisch folgenlos. Das

Bedürfnis nach einer Sanktion ist jedoch in Fällen der Verwarnung ungleich

größer als in Klagefällen. Die außergerichtliche Abmahnung auch einer Viel-

zahl von Abnehmern bedeutet nur einen relativ geringen Aufwand und ist dem-

gemäß in der Praxis häufig anzutreffen. Demgegenüber entschließt sich der

Schutzrechtsinhaber erfahrungsgemäß nicht leicht zu einem gerichtlichen Vor-

gehen gegen einen Abnehmer und noch schwerer dazu, gleichzeitig eine Viel-

zahl von Abnehmern eines Mitbewerbers gerichtlich in Anspruch zu nehmen.

Ein solches Vorgehen ist mit beträchtlichem finanziellen, zeitlichen und organi-

satorischen Aufwand und Risiko verbunden, zumal gegebenenfalls eine Mehr-

zahl von Gerichten angerufen werden muß und im Unterliegensfalle die Kosten

jedes Gegners zu erstatten sind. Ein Rechtsstreit kann die Geschäftsbeziehung

zu den Abnehmern, die der Schutzrechtsinhaber vielfach als Kunden gewinnen

will, sehr viel nachhaltiger stören als eine Abmahnung; zudem erhöht es aus

Sicht des Verwarnenden die Gefahr, daß die Abnehmer sich zu Widerstand

entschließen. Demgemäß haben die in der Vergangenheit in Übereinstimmung

mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegen außerge-

richtliche Abnehmerverwarnungen ausgesprochenen gerichtlichen Verbote

- soweit erkennbar - nicht dazu geführt, daß Abnehmer statt dessen in erhebli-

chem Umfang unmittelbar gerichtlich in Anspruch genommen worden sind.

Dem Betroffenen den deliktsrechtlichen Schutz zu entziehen, wäre dem im In-

teresse der Allgemeinheit liegenden Ziel eines angemessenen und praktisch

wirksamen Ausgleichs zwischen dem Schutz der geistigen Leistung einerseits

und dem Schutz des freien Wettbewerbs außerhalb des Schutzbereichs beste-

hender Ausschließlichkeitsrechte andererseits in hohem Maße abträglich.

d)

Einen gegen die Ersatzpflicht des unberechtigt Verwarnenden

sprechenden Gesichtspunkt sieht der I. Zivilsenat noch darin, daß der Verwar-

nende im allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen

entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten besitze;

vielmehr gelte für beide Seiten in gleicher Weise, daß die Beurteilung der

Schutzrechtslage schwierig sein könne. Auch das rechtfertigt indes keine Auf-

gabe der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. zur Bedeu-

tung einer solchen Rechtfertigung Großer Senat in BGHZ 85, 65, 66).

Allerdings sind die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Sach- und

Rechtslage verschiedentlich zur Rechtfertigung der Haftung für die unberech-

tigte Schutzrechtsverwarnung herangezogen worden (BGHZ 38, 200, 205

- Kindernähmaschinen; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979,

332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; Urt. v. 17.4.1997 - X ZR 2/96,

GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde). Zum Teil ist die recht-

liche Behandlung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auch weiter da-

mit begründet worden, daß der Verwarnende sich auf ein ihm zustehendes

Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er regelmäßig

selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei (z.B. BGH, Urt. v. 8.2.1963

- Ib ZR 132/61, WRP 1965, 97, 99 - Kaugummikugeln). Die Schwierigkeiten bei

der Beurteilung der Sach- und Rechtslage sind jedoch letztlich nur der Grund

dafür, warum die Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typi-

scherweise nicht evident sind. Gerade deswegen besteht die Gefahr, daß es

dem Schutzrechtsinhaber gelingt, seine unberechtigten Schutzbereichsvorstel-

lungen durchzusetzen.

Die Erwägungen, eine Unsicherheit über die Schutzrechtslage bestehe

beiderseits, betreffen den - wie dargestellt wichtigsten - Fall der Abnehmerver-

warnung nicht, in dem der verwarnte Abnehmer gar nicht prüfungswillig, der

betroffene Lieferant hingegen zur wirksamen Wahrnehmung seiner Rechte

nicht in der Lage ist. Selbst im Verhältnis zwischen Verwarner und Verwarntem

ist es im übrigen nicht zwingend, daß die Beurteilung der Schutzrechtslage für

beide Seiten gleich schwierig ist; wo dies im Einzelfall tatsächlich der Fall ist,

kann dem, wie schon das Reichsgericht anerkannt hat, flexibel mit dem Ein-

wand des Mitverschuldens Rechnung getragen werden. Dabei wird jedoch zu

beachten sein, daß derjenige, der fahrlässig zu Unrecht ein Ausschließlich-

keitsrecht geltend macht und damit schuldhaft unberechtigterweise mit den ein-

schneidenden Rechtsfolgen droht, die das Gesetz zugunsten des Inhabers ei-

nes solchen Rechts vorsieht, "näher dran" ist, den daraus resultierenden Scha-

den zu tragen als derjenige, der - und sei es gleichfalls fahrlässig - nicht er-

kannt hat, daß das Ausschließlichkeitsrecht zu Unrecht geltend gemacht wor-

den ist. So wie der Wettbewerber das Risiko tragen muß, daß er fahrlässig den

Schutzbereich eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts zu eng

bemißt, so ist es umgekehrt angemessen, den aus einem Schutzrecht Verwar-

nenden dafür einstehen zu lassen, daß er fahrlässig, insbesondere ohne die

von ihm nach Lage des jeweiligen Falles zu erwartende Prüfung der Sach- und

Rechtslage, Schutz beansprucht hat, der ihm in dieser Form nicht zustand. Auf

diese Weise werden der Schutz der geistigen Leistung einerseits und die Frei-

heit des Wettbewerbs andererseits, die durch die Grenzen des Schutzbereichs

objektiv voneinander abgegrenzt werden, auch hinsichtlich der Mittel ihrer

Durchsetzung und der Haftung für die Überschreitung dieser Grenzen ins

Gleichgewicht gebracht.

Hirsch

Ullmann

Melullis

Hausmann

Müller

Nobbe

Fischer

Goette

Schlichting

Deppert

Hahne

Krüger

Kapsa