BGH Urteil vom 13.04.2000 – I ZR 220/97
I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ:
nein
BGHR: ja
Verkündet am: 13. April 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
MarkenG § 26 Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 1, § 30 Abs. 1;
ZPO §§ 301, 539
SUBWAY/Subwear
Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach
§ 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht
das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG zu erteilen.
BGH, Urteil vom 13. April 2000 - I ZR 220/97 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 13. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts München vom 24. Juli 1997 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 9. Kammer
für Handelssachen des Landgerichts München I vom 30. Juli 1996
aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
- auch über die Kosten der Rechtsmittel - an das Landgericht zu-
rückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Beklagte
ist
Inhaberin der beim Deutschen Patentamt am
15. Februar 1982 angemeldeten und am 31. Oktober 1983 eingetragenen Mar-
ke Nr. 1 053 725 "SUBWAY" für "Textilbekleidungsstücke für Damen, Herren
und Kinder, insbesondere Oberbekleidungsstücke, gestrickte und gewirkte Be-
kleidungsstücke, T-Shirts und Polohemden, textile Kopfbedeckungen, Hand-
schuhe, Schals und Krawatten".
Die Klägerin stellt Bekleidungsstücke her und vertreibt sie. Sie ist Inha-
berin der am 2. Dezember 1993 angemeldeten und am 16. Juni 1994 beim
Deutschen Patentamt für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckun-
gen eingetragenen Marke "Subwear". Gegen die Eintragung der Marke "Sub-
wear" hat die Beklagte Widerspruch erhoben.
Die Beklagte mahnte Abnehmer der Klägerin, unter anderem mit Schrei-
ben vom 18. Dezember 1995 die Sport-S. GmbH, wegen Verletzung der
Marke "SUBWAY" durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken der Klägerin mit
deren Zeichen "Subwear" ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung, Auskunft, Rechnungslegung, die Herausgabe der mit
"Subwear" gekennzeichneten Produkte zur Vernichtung und das Anerkenntnis
von Schadensersatz.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe mit der französischen Firma L.
D. F. am 10./11. Januar 1996 eine Vereinbarung über die Benutzung des
Zeichens "Subwear" getroffen. Die Firma L. D. F. ist Inhaberin der gegen-
über der Marke der Beklagten prioritätsälteren für Bekleidungsstücke eingetra-
genen IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY".
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr sei von der Firma L. D. F. eine
Lizenz zur Benutzung der Marke "Subwear" eingeräumt worden. Die von der
Beklagten ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Abnehmer seien unberechtigt
gewesen.
Die Klägerin hat beantragt,
I.
die Beklagte zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, von Abnehmern der Klägerin die Abga-
be einer Unterlassungsverpflichtungserklärung zu fordern,
die den, auch sinngemäßen, Inhalt hat,
"(1) es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von
10.001,-- DM für jedes Bekleidungsstück für jeden Fall
der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Bekleidungs-
stücke mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway"
herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu
bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen;
(2) Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg des unter
Ziff. 1 beschriebenen Warenzeichens zu erteilen, und
zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der An-
gabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Liefe-
ranten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen
Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der
Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen
oder bestellten, unter Ziff. 1 beschriebenen Textilien
mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway";
(3) über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenen
Handlung Rechnung zu legen, und zwar unter Vorla-
ge eines Verzeichnisses mit der Angabe der einzel-
nen Lieferungen, der unterschiedlichen Motive, der
einzelnen Verkaufsstellen unter Nennung
a) der Liefermengen, Artikelbezeichnungen, Liefer-
zeiten, Lieferpreise und Namen und Anschriften der
Abnehmer;
b) des erzielten Gewinns und unter Angabe der ein-
zelnen Angebote und der Werbung unter Nennung
c) der Angebotsmengen, Artikelbezeichnungen, An-
gebotszeiten, Angebotspreise und Namen und An-
schriften der Angebotsempfänger;
d) der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe,
Verbreitungszeitraum und Gebiet;
(4) sämtliche aus dem Verkehr gezogenen und auf Lager
befindlichen Bekleidungsstücke mit dem unter Ziff. 1
genannten Warenzeichen "Subwear/Subway" an die
Beklagte zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Ko-
sten herauszugeben;
(5) der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser
Firma durch die unter Ziff. 1 bezeichneten Handlun-
gen entstanden ist und noch entstehen wird",
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Ab-
nehmern der Klägerin die Beklagte die Abgabe einer Un-
terlassungserklärung gemäß Ziff. I.1. verlangt hat;
II.
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin
allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter
Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig-
hin entstehen wird;
III.
die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.959,50 DM
nebst 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, die
Marke "Subwear" der Klägerin sei mit ihrer prioritätsälteren Marke "SUBWAY"
verwechslungsfähig. Bei dem zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F.
abgeschlossenen Vertrag handele es sich nicht um eine Lizenzvergabe, son-
dern um eine Abgrenzungsvereinbarung.
Das Landgericht hat durch Teilurteil entschieden und die Beklagte nach
dem Unterlassungsantrag (Antrag zu I.1. (1)-(5)) verurteilt. Auf die Berufung
der Beklagten hat das Berufungsgericht das Teilurteil des Landgerichts aufge-
hoben und die Klage hinsichtlich des Unterlassungsantrags abgewiesen.
Mit der Revision beantragt die Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben
und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzu-
weisen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-
teils und zur Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz.
I. Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit des Teilurteils erster In-
stanz ausgegangen. Den Unterlassungsanspruch der Klägerin hat es verneint.
Hierzu hat es ausgeführt, die von der Beklagten ausgesprochene Abmahnung
von Abnehmern der Klägerin sei berechtigt gewesen. Die Beklagte verfüge im
Verhältnis zur Klägerin über die prioritätsältere Marke "SUBWAY". Zwischen
den Zeichen der Parteien bestehe Verwechslungsgefahr. Die Firma L. D.
F. habe als Inhaberin der Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz an
der Marke "Subwear" einräumen können, weil es sich um eine von der Marke
"SUBWAY" abweichende Marke handele. Anderenfalls käme es zu einer unge-
rechtfertigten Ausdehnung des Schutzbereichs der Marke "SUBWAY". Durch
den Vertrag vom 10./11. Januar 1996 habe die Klägerin daher nur das Recht
erworben, daß die Firma L. D. F. nicht aus der IR-Marke "SUBWAY" gegen
ihr Zeichen "Subwear" vorgehe.
Dem Begehren der Klägerin stehe zudem § 30 Abs. 3 MarkenG entge-
gen, wonach der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage
wegen Verletzung der Marke erheben könne. Eine Zustimmung habe die Firma
L. D. F. jedoch nicht erteilt.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht
stand.
Zu Recht rügt die Revision, das Landgericht habe unter Verstoß gegen
§ 301 ZPO ein Teilurteil nicht erlassen dürfen und das Berufungsgericht habe
daher entweder über den in erster Instanz noch anhängigen Teil des Rechts-
streits ebenfalls entscheiden oder die Sache an das Landgericht zurückverwei-
sen müssen.
1. Ein Teilurteil darf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs nur erlassen werden, wenn es von der Entscheidung über den Rest
des Anspruchs unabhängig ist, wenn also die Gefahr widersprechender Ent-
scheidungen, auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittel-
gericht, ausgeschlossen ist (vgl. BGHZ 107, 236, 242; 120, 376, 380; BGH, Urt.
v. 5.2.1997 - VIII ZR 14/96, NJW 1997, 2184; Urt. v. 12.1.1999 - VI ZR 77/98,
NJW 1999, 1035; Urt. v. 1.3.1999 - II ZR 305/97, NJW 1999, 1638). Im Rah-
men des § 301 ZPO soll eine unterschiedliche Beurteilung von bloßen Urteil-
selementen, die nicht in Rechtskraft erwachsen, ausgeschlossen werden. Ein
Teilurteil ist daher unzulässig, wenn es eine Frage entscheidet, die sich im
weiteren Verfahren über die anderen Ansprüche noch einmal stellt (vgl. BGH,
Urt. v. 27.5.1992 - IV ZR 42/91, NJW-RR 1992, 1053).
2. Dies ist vorliegend der Fall.
a) Eine Verwarnung wegen einer Schutzrechtsverletzung kann als ein
Sachlage - als ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb des Verwarnten oder dessen Zulieferers gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu be-
anstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbe-
gründet oder wenn sie sich ungeachtet der Frage, ob ein Eingriff in ein be-
standskräftiges Schutzrecht gegeben oder zu befürchten ist, ihrem sonstigen
Inhalt oder ihrer Form nach als unzulässig erweist (vgl. BGHZ 62, 29, 32 f.
- Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979,
332, 333 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424,
425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; vgl. auch BGH, Urt. v.
10.7.1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III).
b) Damit kommt es sowohl für den aus § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB ab-
geleiteten Unterlassungsanspruch, der Gegenstand des Teilurteils des Land-
gerichts ist, als auch für den Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klä-
gerin, über den das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht noch nicht
entschieden haben, jedenfalls auch darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt
der Abmahnung der Beklagten am 18. Dezember 1995 oder in der Folgezeit
berechtigt war, Bekleidungsstücke mit dem Zeichen "Subwear" herzustellen
oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Ver-
kehr zu bringen und sich die an Abnehmer der Klägerin gerichteten Verlangen
der Beklagten auf Abgabe der geforderten Verpflichtungserklärung als unbe-
rechtigt erweisen. Hierfür ist wiederum von Bedeutung, ob zwischen dem Zei-
chen "Subwear" der Klägerin und der Marke "SUBWAY" der Beklagten Ver-
wechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und welche der
Parteien ein prioritätsälteres Recht geltend machen kann.
3. Der Erlaß eines unzulässigen Teilurteils stellt einen wesentlichen
Verfahrensmangel i.S. des § 539 ZPO dar. Hat das Berufungsgericht eine an
sich gebotene Zurückverweisung an die erste Instanz unterlassen, so ist diese
Entscheidung grundsätzlich in der Revisionsinstanz nachzuholen, ohne daß es
vorliegend darauf ankommt, ob dies einer ausdrücklichen Rüge bedarf (vgl.
hierzu BGH, Urt. v. 22.3.1991 - V ZR 16/90, NJW 1991, 2082, 2083; offenge-
lassen BGH, Urt. v. 12.1.1994 - XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381).
Der Senat hat davon abgesehen, den Rechtsstreit an das Berufungsge-
richt zurückzuverweisen. Zwar können Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit im
Einzelfall dafür sprechen, daß der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zu-
rückverwiesen wird und dieses ausnahmsweise den noch im ersten Rechtszug
anhängigen Teil an sich zieht. Solche Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit sind
vorliegend aber nicht ersichtlich und ein Einverständnis der Parteien mit einer
Entscheidung des gesamten Streitgegenstandes durch das Berufungsgericht
liegt ebenfalls nicht vor.
III. Bei dem weiteren Verfahren wird das Landgericht zu berücksichtigen
haben, daß, wie bereits das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der
Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, weil die
Zeichen "Subwear" der Klägerin und "SUBWAY" der Beklagten gemäß § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig sind und die
Beklagte über das prioritätsältere Recht im Verhältnis zur Klägerin verfügt.
Denn die Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung vom 10./11. Januar 1996
keine Lizenz an den Marken "SUBWAY" oder "Subwear" erworben. Die Marke
"SUBWAY" ist nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen der Klägerin und
der Firma L. D. F. , die Inhaberin der IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY" ist.
An dem Zeichen "Subwear" konnte die Klägerin keine Lizenz nach § 30
Abs. 1 MarkenG erwerben, weil die Firma L. D. F. nicht Inhaberin der Mar-
ke "Subwear" war und aufgrund ihrer Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Li-
zenz für das Zeichen "Subwear" erteilen konnte.
Gegenstand einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG ist das durch die
Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke be-
gründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung
einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt.
Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.
Die von der Revision vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit dem
Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG nicht zu vereinbaren. Nach dieser Bestim-
mung bezieht sich die Lizenzerteilung auf das durch die Eintragung begründete
Recht. Für diese Auslegung spricht auch Art. 8 der Ersten Richtlinie des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
89/104/EG, der durch § 30 MarkenG umgesetzt worden ist. Danach ist die
Marke Gegenstand von Lizenzen, nicht aber ein der Marke ähnliches Zeichen.
Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und nach Sinn und
Zweck der gesetzlichen Bestimmung.
Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 MarkenG, die die Übertragung der Marke
regelt, stimmt von dem Regelungsgegenstand - Rechtsübertragung oder Lizen-
zerteilung - abgesehen, wörtlich mit § 30 Abs. 1 MarkenG überein. Es kann
aber nicht zweifelhaft sein, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke nur
diese, nicht aber andere mit der Marke verwechselbare Zeichen auf den
Rechtsnachfolger übertragen kann. Die Befugnis zur Lizenzerteilung nach § 30
Abs. 1 MarkenG kann in Anbetracht des übereinstimmenden Gesetzeswortlauts
danach nicht weiterreichen als die Regelung zur Rechtsübertragung nach § 27
Abs. 1 MarkenG.
Entsprechendes folgt aus Sinn und Zweck des § 30 MarkenG, der das
materielle Markenlizenzrecht regelt. Durch den Lizenzvertrag überläßt der Mar-
keninhaber einem Dritten das Recht zur Benutzung der Marke. Das dem Inha-
ber einer Marke nach § 14 Abs. 1 MarkenG zustehende ausschließliche Recht
folgt aber aus dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG und damit
im Falle des § 4 Nr. 1 MarkenG aus der Marke in der eingetragenen Form.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1
MarkenG. Danach gilt als rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen
Marke auch die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einer Form, die
von der Eintragung abweicht, ohne den kennzeichnenden Charakter der Marke
zu verändern. Diese für die rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG
maßgeblichen Regelungen sagen nichts darüber aus, was Gegenstand einer
aus der eingetragenen Marke abgeleiteten Lizenz sein kann. Entgegen der An-
sicht der Revision läßt sich dem Inhalt der Entscheidung des Bundespatentge-
richts vom 14. Februar 1995 - 24 W(pat) 5/93 - (BPatGE 35, 40 = GRUR 1995,
588 - Jeannette/Annete) nichts Abweichendes entnehmen.
Im übrigen kann auch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke
"SUBWAY" in abgewandelter Form i.S. des § 26 Abs. 3 MarkenG durch die
Klägerin nicht ausgegangen werden. Die Benutzung des Zeichens "Subwear"
genügte dazu nicht, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter
der Marke "SUBWAY" verändert haben (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998
- I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078, 1079 - JOHN LOBB;
Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432
- Achterdiek). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene
Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der benutzten
Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96,
GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000
- I ZB 41/97, Umdr. S. 8
- Kornkammer). Die Zeichen
"Subwear" und
"SUBWAY" weichen in der Schreibweise deutlich voneinander ab. Dies gilt
auch für ihren Bedeutungsinhalt, soweit der Verkehr ihn überhaupt erkennt. Die
englischsprachige Wortmarke "SUBWAY" hat die Bedeutung von "Unterfüh-
rung/Tunnel" oder "Untergrundbahn", während es sich bei "Subwear" um ein
aus "sub" (unter) und "wear" (tragen, anhaben) zusammengesetztes (Phanta-
sie-)Wort aus der englischen Sprache handelt.
Schließlich kann die Klägerin aus der von ihr geltend gemachten Lö-
schungsreife des Zeichens der Beklagten auch keine Rechte ableiten. Zur Er-
hebung der Klage wegen Bestehens eines älteren Rechts aufgrund der Marke
"SUBWAY" der Fir ma L. D. F. ist die Klägerin nach § 55 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG nicht befugt. Eine solche Löschungsreife kann sie daher auch nicht
einredeweise geltend machen.
Erdmann
v. Ungern-Sternberg
RiBGH Starck ist infolge Urlaubs an der Unter- schriftsleistung verhindert.
Erdmann
Pokrant
Büscher