BGH Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 293/02

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

MarkenG § 26 Abs. 1

Verkündet am: 21. Juli 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

OTTO

Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die

zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Her-

stellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen,

benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Ver-

wendung auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht

rechtserhaltend.

BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg

LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die

Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Ko-

sten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH &

Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in

ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln

anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deut-

schen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im

Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschon-

frist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil

"OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeich-

nisse.

Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif,

weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere

auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende

Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich

als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zei-

chenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe

allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für

die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.

Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem

Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken

einzuwilligen:

DT 00887131 "OTTO"

DT 00883855 "OTTO VERSAND"

DD 647815 "OTTO VERSAND"

DT 00735825 "OTTO Versand"

DD 647791 "Otto … find' ich gut"

DD 647810 "OTTO extra"

DT 00945011 "OTTO extra"

DD 647817 "OTTO >wohnen<"

DT 00947443 "OTTO wohnen"

DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO"

DD 648492 "YF OTTO VERSAND"

DT 01017478 "YF OTTO VERSAND"

DE 02007926 "Otto … find' ich gut!"

DT 01097752 "Otto … find' ich gut."

DE 02059479 "OTTO FOR YOU"

DE 02908608 "OTTO NEWS"

DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"

DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND"

DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO"

DT 00884706 "OTTO'S go in"

DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND"

DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF"

DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND"

DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST"

DT 00902083 "OTTO POST SHOP"

DT 00948956 "OTTO apart"

DD 647813 "OTTO apart".

Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich;

denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W.

ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des

Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landge-

richt Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen

habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht

gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit

denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Ge-

schäftsbezeichnung, nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Kla-

ge sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend

benutzt worden seien.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg

GRUR-RR 2003, 145).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Be-

klagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das

Rechtsmittel zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken

auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von kei-

nem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Um-

stand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen

Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre

im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I.

GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen

Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten

und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv

zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlen-

ken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger

gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Lö-

schungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken

der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern

vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es

gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen

möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach

ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-

zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit ver-

hindern könne.

Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffe-

nen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.

Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die

Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut",

"OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlun-

gen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnis-

sen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf

der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und

auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu

finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, son-

dern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Fir-

menkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege

schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, son-

dern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil

von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern

stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattun-

gen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Bei-

spiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur

deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnis-

ses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produk-

te mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein

Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vor-

trag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren be-

stimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der

Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen

der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst.

Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OT-

TO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzei-

chen gang und gäbe.

Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienst-

leistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen

Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts

der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst über-

prüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keines-

wegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Un-

ternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekann-

ter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der

Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeich-

nung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Marken-

gesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist

nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die

Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife

der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.

1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung

der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch

nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse

an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1

Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316

- COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker

in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous

in:

Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht,

3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).

Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige

Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Lö-

schung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage

wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz

Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers

von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316

- COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie

möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in

ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein

die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersicht-

lich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schä-

digung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch

wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der

Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.

2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der

Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte

diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1

Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann

rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ur-

sprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware

von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003

- Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu

ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirt-

schaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen

ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP

1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63

= WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072,

1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S.

von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als

Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002

- I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA;

BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene

Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterschei-

dungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93,

GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999

- I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist

dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Pro-

dukt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26

Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen

oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen

ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand

einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstlei-

stung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fe-

zer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und

hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision

gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.

aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlrei-

chen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß

die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer ein-

deutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR

2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003

- I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtferti-

gen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwi-

schen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen

des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung

zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies

stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch

diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL,

wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen

ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl.

auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).

bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw.

Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer

Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststel-

lungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von

Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen

angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene

Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den

Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision

meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde,

ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu

den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.

cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem

Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unter-

schiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum

Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich

den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Ver-

kehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwen-

dete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt

zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt

hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte

oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht.

Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzei-

chen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende

Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines

Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche

nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft be-

zeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweili-

gen Produkt.

dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im

übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision gel-

tend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine

oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es

nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom

Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben wer-

den. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen

das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke

(No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechen-

de Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat

die Beklagte auch nichts vorgetragen.

3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Beru-

fungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-

marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem

kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder

"OTTO VERSAND" bestimmt werden.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Büscher

Schaffert

Bergmann