BGH Urteil vom 13.06.2002 – I ZR 312/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 312/99

in dem Rechtsstreit

ja Nachschlagewerk: BGHZ nein : BGHR : ja

Verkündet am: 13. Juni 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

SYLT-Kuh

MarkenG § 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1

Sind die Marke und die Ware identisch (hier: schwarz-bunte Kuh mit dem Schriftzug "SYLT" als Aufkleber und Schlüsselanhänger), setzt die rechtserhal- tende Benutzung der Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG voraus, daß die maßgeblichen Verkehrskreise in der Abbildung nicht nur die Ware selbst sehen, sondern die Abbildung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen auffassen.

BGH, Urt. v. 13. Juni 2002 - I ZR 312/99 - OLG Schleswig LG Flensburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Juni 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und

Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Schleswig-

Holsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig vom 14. Dezember

1999 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagten sind Inhaber der u.a. für "Aufkleber aus Papier und Kunst-

stoffolie, Anhänger aus Metall oder Kunststoff" am 10. November 1992 unter

Nr. 2 024 390 eingetragenen nachstehend abgebildeten Marke, die eine

schwarz-bunte Kuh darstellt, deren weiße Flecken den Schriftzug "SYLT" bil-

den:

Die Beklagten vertreiben Kunststoffaufkleber, die sich von dem Pa-

pieruntergrund abziehen lassen, und (flächenhafte) Schlüsselanhänger aus

Metall und Kunststoff in folgender Aufmachung:

Die Klägerin, eine Kommanditgesellschaft, die im Jahre 1998 dreidimen-

sionale Aufkleber mit einer schwarz-bunten Kuh und dem Schriftzug "SYLT"

hergestellt und danach auf Betreiben der Beklagten die weitere Herstellung

unterlassen hat, hält die Marke der Beklagten für löschungsreif, weil in dem

Vertrieb der Kunststoffaufkleber und der Schlüsselanhänger keine rechtserhal-

tende Benutzung der eingetragenen Marke liege.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, in die Löschung der im Markenregister

beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 2 024 390 eingetragenen

Bildmarke für die Waren "Aufkleber aus Papier und Kunststoffolie"

gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt. Im Beru-

fungsverfahren hat die Klägerin ihre Klage erweitert und beantragt,

die Beklagten unter Zurückweisung ihrer Berufung zu verurteilen,

auch in die Löschung der eingetragenen Bildmarke für die Ware

"Anhänger aus Metall und Kunststoff" gegenüber dem Deutschen

Patentamt einzuwilligen.

Das Berufungsgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, ver-

folgt die Klägerin ihren Antrag auf Einwilligung in die teilweise Löschung der

Marke der Beklagten weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die Klage auf Löschung wegen Verfalls

(§§ 55, 49 MarkenG) für unbegründet erachtet. Es hat eine rechtserhaltende

Benutzung der Marke der Beklagten i.S. von § 26 MarkenG bejaht und hierzu

ausgeführt:

Die Marke müsse von ihrem Inhaber für die Waren und Dienstleistungen,

für die sie eingetragen sei, im Inland ernsthaft benutzt werden. Dazu sei die

Verwendung der Marke zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren

und Dienstleistungen des Benutzers von den Produkten anderer Unternehmen

erforderlich. Diese Funktion erfüllten die von den Beklagten vertriebenen Auf-

kleber und Schlüsselanhänger durch die Wiedergabe der eingetragenen Marke

auch in unveränderter Form. Abzustellen sei auf die im Verkehr übliche und

wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke. Bestimmte Marken könnten bei

funktionsgemäßer Benutzung die Ware selbst darstellen. Dies sei bei der zu-

gunsten der Beklagten eingetragenen Marke bei Warenaufklebern und Schlüs-

selanhängern der Fall. Der Verbraucher werde die Gegenstände, für die die

Marke eingetragen sei, gerade wegen des originellen Motivs kaufen. Einer ver-

kleinerten Wiedergabe der Marke auf den Waren bedürfe es zur Kennzeich-

nung nicht. Unter Geltung des Markengesetzes sei auch die Form der Ware

markenfähig. Eine eigenartig und phantasievoll ausgestaltete Ware könne auf

deren Herkunft aus einem Unternehmen hinweisen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

keinen Erfolg.

1. Für die nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 er-

hobene Löschungsklage ist das Berufungsgericht zutreffend von den Vor-

schriften des Markengesetzes ausgegangen, auch wenn die Marke der Be-

klagten vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist (vgl. BGH, Urt. v.

17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 60 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO).

2. Der Klägerin steht der mit der Klage nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1,

§ 49 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 MarkenG verfolgte Anspruch auf Einwilligung in die

Löschung wegen Verfalls der Marke der Beklagten für die Waren "Aufkleber aus

Papier und Kunststoffolie, Anhänger aus Metall und Kunststoff" nur zu, wenn

die Beklagten die Marke nicht rechtserhaltend i.S. des § 26 MarkenG benutzt

haben. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der Marke

bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

a) Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert eine rechtser-

haltende Benutzung der Marke regelmäßig, daß diese von ihrem Inhaber für die

Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft

verwendet worden ist. Als Benutzung im Sinne dieser Bestimmung kann grund-

sätzlich nur eine Verwendung als Marke angesehen werden, d.h. in einer Form,

die der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als

einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistun-

gen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583 = WRP

1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890,

891 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

§ 26 Rdn. 12; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 26 Rdn. 9; vgl.

auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 12).

Abzustellen ist dabei auf die übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwen-

dung der Marke, ohne daß aus Gründen des Benutzungszwangs weitergehen-

de Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96,

GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA).

b) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Aufkleber und die

Schlüsselanhänger mit dem Motiv der schwarz-bunten Kuh und dem Schriftzug

"SYLT" würden vom Verkehr nur als schmückendes Element oder - wegen der

Anführung von Sylt in der Abbildung - als geographische Angabe und nicht als

Hinweis auf die Herkunft der Aufkleber und der Anhänger aus einem bestimm-

ten Unternehmen verstanden. Die Benutzung des Zeichens als Ware sei keine

Benutzung der Marke für die Ware.

Da die rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 1 MarkenG eine

Verwendung der Marke für die Waren voraussetzt, kann allerdings die Fest-

stellung der markenmäßigen Benutzung Probleme aufwerfen, wenn die Marke

und die Ware identisch sind (vgl. Eichmann, GRUR Int. 2000, 483, 485; Alt-

hammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 28; vgl. auch Giefers, Festschrift für Vieregge,

S. 267, 286). Denn die Marke muß gegenüber der zu kennzeichnenden Ware

begrifflich selbständig sein (vgl. BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/

schwarz; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, GRUR Int. 2001, 462, 463 =

WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen; Fezer, Festschrift für Piper, S. 525, 526;

Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 6; Althammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 28 m.w.N.).

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang allein die Auffassung des Verkehrs.

Erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise in der Abbildung nicht nur die Ware

selbst, sondern fassen sie die Abbildung auch als Hinweis auf die Herkunft der

Waren aus einem Unternehmen auf, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung

der mit der Ware identischen Marke auszugehen.

Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die naturge-

treue Abbildung der Marke als Aufkleber und als Schlüsselanhänger eine im

Verkehr übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt. In

einem solchen Fall wird der Verkehr bei der naturgetreuen Wiedergabe der

Bildmarke einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft derartiger Ware aus

einem bestimmten Unternehmen ansehen.

Ohne Erfolg beruft sich die Revision darauf, bei einer Anerkennung der

Verwendung der Abbildung der schwarz-bunten Kuh mit dem Schriftzug "SYLT"

für Aufkleber und Schlüsselanhänger als rechtserhaltende Markenbenutzung

werde im Streitfall ein zeitlich unbegrenzter Schutz für die Waren selbst ge-

schaffen. Der Markenschutz ist Folge des Entstehens des Markenrechts nach

§ 4 MarkenG und nicht der rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26

MarkenG.

Im vorliegenden Fall spielt es auch keine Rolle, ob und gegebenenfalls

unter welchen Voraussetzungen nach Öffnung des Registers für neue Marken-

formen durch das Markengesetz die Wiedergabe der Marke in einer anderen

Markenform noch eine rechtserhaltende Benutzung der Marke i.S. des § 26

Abs. 1 MarkenG oder in abgewandelter Form nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG

darstellt (vgl. auch BGH, Urt. v. 18.12.1997 - I ZR 163/95, GRUR 1998, 934 =

WRP 1998, 759 - Wunderbaum; Eichmann, GRUR Int. 2000, 483, 484 f.,

m.w.N.; Fezer aaO § 26 Rdn. 114; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 99; Altham-

mer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 27; Giefers aaO S. 267, 286). Von einer form-

wechselnden Wiedergabe der Marke der Beklagten (Benutzung einer zweidi-

mensionalen Marke in dreidimensionaler Form) ist im Streitfall auch nicht bei

den Schlüsselanhängern auszugehen. Die von den Beklagten vertriebenen

Schlüsselanhänger stellen - wie mit den Parteien im Termin zur mündlichen

Verhandlung vor dem Senat näher erörtert - ebenso wie die Aufkleber flächen-

hafte Abbildungen der Marke und nicht eine plastische Gestaltung der abgebil-

deten Kuh dar.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO

zurückzuweisen.

Erdmann

RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist infolge Urlaubs an der Un- terschriftsleistung verhindert.

Bornkamm

Erdmann

Büscher

Schaffert