BGH Urteil vom 21.12.2005 – X ZR 72/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 72/04

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ:

ja

Verkündet am: 21. Dezember 2005 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Detektionseinrichtung II

BGB § 823 Ai; PatG (1981) vor § 139; ZPO § 945

a) Der Lieferant kann den Schaden, der ihm durch Inanspruchnahme seines Abnehmers aus einem später für nichtig erklärten Patent entstanden ist, un- ter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eigenen eingerichteten und aus- geübten Gewerbebetrieb von demjenigen ersetzt verlangen, der in schuldhaf- ter Weise unberechtigt aus dem Patent vorgegangen ist (Fortführung des Beschlusses des Großen Senats für Zivilsachen vom 15.07.2005 - GSZ 1/04, ZIP 2005, 1690 = GRUR 2005, 882, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgese- hen).

b) Die nachträgliche Nichtigerklärung eines Patents kann, soweit aus diesem einstweiliger Rechtsschutz erwirkt worden ist, einen Schadensersatzan- spruch nach § 945 ZPO begründen (Fortführung von BGHZ 75, 116, 120 - Oberarmschwimmringe).

BGH, Urt. v. 21.12.2005 - X ZR 72/04 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 18. Oktober 2005 durch die Richter Scharen, Keukenschrijver, die

Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das am 25. März 2004 verkün-

dete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf

aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Die Klägerin

lieferte über die E. Ltd., …

(nachfol-

gend: ESL) im Jahr 1996 in C. gefertigte Funkwanduhren an Unternehmen

der Handelsgruppe L. . Die Beklagte hat darin eine Verletzung des deutschen

Patents 35 10 861 (Streitpatent) gesehen, das eine Anzeigen-Detektionsvor-

richtung zur vollautomatischen Erkennung und Korrektur der Anzeige analog

anzeigender Funkuhren mittels Lichtschranken betrifft und dessen Inhaberin ein

Schwesterunternehmen der Beklagten, die G. GmbH

(nach-

folgend: Patentinhaberin) war.

2

ESL hat gegen die Patentinhaberin Nichtigkeitsklage erhoben, die zu-

nächst zu einer Teilnichtigerklärung des Streitpatents durch das Bundespatent-

gericht führte; Patentanspruch 2 blieb dabei bestehen. Daraufhin verwarnte die

Beklagte, die befugt ist, Rechte am Streitpatent geltend zu machen, mit An-

waltsschreiben vom 22. November 1996 zwei Unternehmen der L. -Gruppe

(nachfolgend: Antragsgegnerinnen) als Abnehmer und Anbieter patentverlet-

zender Uhren. Da diese Abmahnungen keinen Erfolg hatten, erwirkte die Be-

klagte am 13. Dezember 1996 im Beschlussweg gegen die Antragsgegnerinnen

einstweilige Verfügungen des Landgerichts Düsseldorf. Die Antragsgegnerin-

nen legten dagegen keinen Widerspruch ein, sondern gaben eine Abschlusser-

klärung ab und schlossen zusammen mit anderen Unternehmen der L. -

Gruppe mit der Beklagten am 21. Februar 1997 eine Vereinbarung, mit der sie

sich den Ansprüchen der Beklagten aus dem Streitpatent unterwarfen. Wegen

des näheren Inhalts wird auf das Berufungsurteil verwiesen. Am 19. März 1997

verwarnte die Beklagte die Klägerin aus dem Streitpatent. Kurz zuvor war der

Beklagten eine Kopie der japanischen Offenlegungsschrift 50-147 772 mit dem

Hinweis übersandt worden, dass diese das Streitpatent neuheitsschädlich tref-

fe. Nach Einreichung der Berufung gegen das Urteil des Bundespatentgerichts

im Nichtigkeitsverfahren erwirkte die Beklagte am 3. Juni 1997 eine einstweilige

Verfügung des Landgerichts Düsseldorf gegen die Klägerin (abgedruckt in Ent-

scheidungen der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf 1997, 58) und

erhob auch in der Hauptsache Klage. Im Verfügungs-Berufungsverfahren nahm

die Beklagte den Antrag auf Erlass der Verfügung zurück; auch die Hauptsa-

cheklage wurde zurückgenommen. Das Nichtigkeitsberufungsverfahren führte

zur weitergehenden Teilnichtigerklärung im Umfang des nebengeordneten Pa-

tentanspruchs 2 des Streitpatents, den das Bundespatentgericht noch als

schutzfähig angesehen hatte (Sen.Urt. v. 23.09.1999 - X ZR 50/97, abgedruckt

bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen Bd. 3, 129).

3

Die Klägerin, die entsprechende Umsatzeinbußen behauptet hat, hat ge-

gen die Beklagte im vorliegenden Verfahren wegen unberechtigter Abnehmer-

verwarnung (Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb)

Schadensersatzansprüche in angemessener Höhe, mindestens jedoch in Höhe

von 1.173.199 DM, geltend gemacht. Die Beklagte hat ein Verschulden in Ab-

rede gestellt. Das Landgericht hat den Klageanspruch dem Grunde nach für

gerechtfertigt erklärt. Das Verschulden der Beklagten hat das Landgericht darin

gesehen, dass diese sich nach der mündlichen Verhandlung im Berufungsver-

fahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die einstweilige Verfü-

gung, die gegenüber der Klägerin ergangen war, in Hinblick auf die japanische

Offenlegungsschrift 50-147 772 nicht in ausreichendem Maß sorgfältig verhal-

ten habe; sie habe nämlich der Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 2 des

Streitpatents von da an mit Misstrauen begegnen und die L. -Gruppe aus den

getroffenen Vereinbarungen entlassen müssen. Auf die Berufung der Beklagten

hat das Oberlandesgericht die Klage insgesamt abgewiesen. Mit der vom Beru-

fungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageforderung

weiter. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

Entscheidungsgründe:

4

I. Das Berufungsgericht hat das Klagebegehren schon dem Grunde nach

als nicht gerechtfertigt angesehen. Zwar begegne der unbezifferte Klageantrag

der Klägerin keinen durchgreifenden Bedenken, weil von der Angabe des be-

gehrten Betrags Ausnahmen zugelassen seien, wenn die Klägerin die Rech-

nungs- und Schätzungsgrundlagen umfassend darlege und - wie hier gesche-

hen - einen Mindestbetrag angebe. Die geltend gemachten Ansprüche fänden

jedoch in § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt des rechtswidrigen Ein-

griffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb keine Grundlage.

Voraussetzung für einen solchen Anspruch sei ein rechtswidriger und schuld-

hafter, betriebsbezogener Eingriff. Einen solchen Eingriff stellten die Abneh-

merverwarnungen, die Verwarnung der Klägerin und die erwirkten einstweiligen

Verfügungen aus dem Patentanspruch 2 des Streitpatents nicht dar. Eine Ab-

nehmerverwarnung sei nicht allein deshalb rechtswidrig, weil eine Schutz-

rechtsverletzung nicht vorliege. Das gelte auch für die Klageerhebung und den

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung des Inhabers eines auf seine

materiellen Schutzvoraussetzungen geprüften Schutzrechts. Das Berufungsge-

richt ist dabei unter Übernahme einer in der Literatur wie auch teilweise in der

Rechtsprechung vertretenen Auffassung von Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs abgewichen, wonach Schutzrechtsverwarnungen als rechtswidrige

Eingriffe in den nach § 823 Abs. 1 BGB als sonstiges Recht geschützten einge-

richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten oder dessen Liefe-

ranten schon dann zu beanstanden sind, wenn sie lediglich der Sache nach

unberechtigt sind. Es sei, so das Berufungsgericht, vielmehr das gute Recht

des Patentinhabers, Dritte, und zwar auch potenzielle Abnehmer von Mitbewer-

bern, vor der Begehung von Verletzungshandlungen zu warnen. Dem Inhaber

eines geprüften Patents könne es zudem grundsätzlich nicht verwehrt sein,

über die Warnung hinaus die zur Abwehr von Eingriffen in sein Recht notwendi-

gen Maßnahmen zu ergreifen und die hierzu von der Rechtsordnung zur Verfü-

gung gestellten Mittel einzusetzen. Die Rechtsordnung sehe ausdrücklich die

Möglichkeit vor, einen Streit über das Bestehen und Nichtbestehen von Rechts-

ansprüchen durch die Gerichte entscheiden zu lassen. Die Einleitung eines ge-

richtlichen Verfahrens diene der Wahrung des Rechts. Sie dürfe bei Erfolglosig-

keit nicht in einer ex-post-Betrachtung als rechtswidriges Vorgehen beurteilt

werden, weil dies die Rechtsschutzgarantie des Art. 20 Abs. 3 GG auf den Kopf

stellen würde. Es sei daher mit Stimmen in der Literatur davon auszugehen,

dass Klage und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht per se

rechtswidrig sein könnten, nur weil sie objektiv unberechtigt seien, insbesonde-

re, wenn sich die mangelnde Berechtigung erst aus einer späteren Nichtigerklä-

rung des Schutzrechts ergebe. Rechtswidrigkeit der Klageerhebung wie der

Einreichung des Antrags auf einstweilige Verfügung könnten nur angenommen

werden, wenn Umstände vorlägen, die das Verhalten des Klägers oder An-

tragstellers als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen ließen, was

der Fall sein möge, wenn dem Kläger bereits bei Klageerhebung positiv be-

kannt sei, dass der geltend gemachte Anspruch nicht bestehe, und der Beklag-

te mit der Erhebung der Klage in dem Sinn eingeschüchtert werden solle, dass

er befürchte, die Klage könne Erfolg haben, um ihn so zu einem rechtlich nicht

gebotenen Nachgeben zu veranlassen.

5

Hierfür sei indessen nichts ersichtlich. Die Beklagte sei aus dem Streitpa-

tent erst vorgegangen, als dieses vom Bundespatentgericht im Nichtigkeitsver-

fahren aufrechterhalten worden sei. Es spreche nichts dafür, dass der Beklag-

ten bereits positiv bekannt gewesen sei, der geltend gemachte Anspruch werde

später keinen Bestand haben. Infolge der Marktstärke von L. könne es der

Beklagten nicht um eine Einschüchterung dieser Unternehmensgruppe gegan-

gen sein. Auch bei der Erwirkung der einstweiligen Verfügung gegen die Kläge-

rin könne von einem rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Vorgehen kei-

ne Rede sein. Die japanische Offenlegungsschrift habe den Rechtsbestand des

Patentanspruchs 2 des Streitpatents nicht so zweifelhaft erscheinen lassen,

dass sich das Landgericht hierdurch am Erlass der einstweiligen Verfügung ge-

hindert gesehen hätte.

6

Bei einer nur objektiv unbegründeten Schutzrechtsverwarnung oder ei-

nem gerichtlichen Vorgehen liege ein Eingriff in den eingerichteten und ausge-

übten Gewerbebetrieb nicht vor. Den berechtigten Interessen des Lieferanten

sei dadurch hinreichend genügt, dass Schutzrechtsverwarnungen, die bezüglich

ihrer Form oder ihres Inhalts Mängel aufwiesen, als wettbewerbswidrig bean-

standet werden könnten, und solche, bei denen der Mangel dem Verwarnenden

im Zeitpunkt der Verwarnung positiv bekannt sei, als vorsätzliche sittenwidrige

Schädigung oder als rechtsmissbräuchlich abgewehrt werden könnten. Zudem

könne der Hersteller oder Lieferant gegenüber dem Verwarner im Weg der ne-

gativen Feststellungsklage vorgehen; des Auffangtatbestands des Eingriffs in

den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb bedürfe es daher nicht. Bei

im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung erwirkten Titeln böten die

§§ 945, 717 Abs. 2 ZPO eine ausreichende Haftungsgrundlage.

7

Auf die Frage eines Verschuldens der Beklagten komme es nicht an, da

ein rechtswidriger Eingriff in den Gewerbebetrieb der Klägerin ausscheide. Je-

doch werde auch ein Verschulden zu verneinen sein, denn solange das Patent

nicht rechtskräftig vernichtet sei, könne ein auf den Bestand des Patents ge-

stütztes Verhalten weder besondere Verhaltenspflichten begründen noch

schuldhaft sein. Dass die Nichtigerklärung des Patents rückwirkend erfolge,

könne nicht rückwirkend besondere Verhaltenspflichten oder ein Verschulden

begründen. Im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen sei die Beklagte Inha-

berin eines nicht nur von der zuständigen Verwaltungsbehörde, sondern auch

vom Bundespatentgericht überprüften Patents gewesen. Weiter seien Ansprü-

che aus § 826 BGB, aus Wettbewerbsrecht oder aus § 824 BGB wie auch aus

§ 945 ZPO nicht gegeben.

8

II. Diese Auffassung greift die Revision an. Der Bundesgerichtshof habe

daran festgehalten, dass die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerbli-

chen Schutzrecht und damit auch die Unterlassungsklage einen Eingriff in den

Gewerbebetrieb des Verwarnten darstelle. Der in der Literatur vertretenen Ge-

genansicht sei nicht zu folgen. Sie leugne im Kern die Sozialbindung des

Schutzrechtsinhabers, auf die schon das Reichsgericht hingewiesen habe. Bei

der Beurteilung, ob die Rechtsordnung Schadensersatzansprüche zur Verfü-

gung stelle, sei auf das verletzte Rechtsgut und die Intensität eines Eingriffs,

nicht aber darauf abzustellen, ob andere Eingriffe in andere Rechtsgüter An-

sprüche auslösten. Folge der in der Literatur vertretenen Auffassung sei im Fall

der Abnehmerverwarnung, dass dem Hersteller keine Unterlassungsansprüche

zuständen. Der Abnehmer werde typischerweise die entsprechenden Waren

nicht mehr vertreiben, wodurch die Wettbewerbsmechanismen außer Kraft ge-

setzt würden. Der Anspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeüb-

ten Gewerbebetrieb verstoße auch im Fall einer unberechtigten Verwarnung

aus einem gewerblichen Schutzrecht nicht gegen Art. 5 GG; da er Verschulden

voraussetze, treffe den sorgfältigen Schutzrechtsinhaber keine Haftung. Der

Irrtum, in dem sich die Beklagte befunden habe, sei, nachdem ihr das Gutach-

ten des Sachverständigen Prof. Dr. C. im Nichtigkeitsberufungsverfahren

vorgelegen habe, nicht mehr zu entschuldigen gewesen. Die Rechtsprechung

fordere als Korrelat zum Wissensvorsprung des Schutzrechtsinhabers gegen-

über dem Beklagten lediglich, dass sich der Verwarnende vor der Verwarnung

über die Schwere seines Eingriffs in die Rechtssphäre des Verwarnten bewusst

werde und dass von der Verwarnung nur dann Gebrauch gemacht werde, wenn

zuvor mit der gebotenen Sorgfalt geprüft worden sei, ob die eigene Rechtsposi-

tion die Verwarnung rechtfertige. Fehl gehe zudem die Auffassung des Beru-

fungsgerichts, solange das Patent nicht für nichtig erklärt sei, könne ein auf den

Bestand des Patents gestütztes Verhalten nicht schuldhaft sein oder besondere

Verhaltenspflichten begründen. Dabei werde nämlich übersehen, dass dem Pa-

tentinhaber weiterer Stand der Technik durchaus bekannt sein könne, der Pa-

tentanmelder im Erteilungsverfahren aber darauf baue, dass er unerkannt blei-

be.

9

III. Die Beklagte hat im Revisionsverfahren zwar einen Antrag gestellt,

sich aber nicht weiter geäußert.

10

IV. Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-

teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch

die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

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1. Der Senat tritt der Auffassung des Berufungsgerichts bei, dass die auf

einen Mindestbetrag und im Übrigen auf einen angemessenen Betrag gerichte-

te Klage im vorliegenden Fall zulässig ist (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.1981

- VI ZR 162/80, NJW 1982, 340).

12

2. Die Frage, ob die unberechtigte Verwarnung aus einem Schutzrecht

einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Sinn

des § 823 Abs. 1 BGB darstellt und damit auch einen Schadensersatzanspruch

aus unerlaubter Handlung nach der genannten Bestimmung auslösen kann,

wurde von den Gerichten und in der Literatur in jüngerer Zeit unterschiedlich

beurteilt. Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sie dem Großen Senat

für Zivilsachen unterbreitet, weil er sie entgegen der bisherigen Rechtsprechung

verneinen wollte (Beschluss vom 12.08.2004 - I ZR 98/02, u.a. in GRUR 2004,

958 = WRP 2004, 1366 = Mitt. 2005, 40).

13

3. Der Große Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofs hat mit Be-

schluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04 (ZIP 2005, 1690 = GRUR 2005, 882) die

Vorlagefrage, soweit hier von Interesse, dahin beantwortet, dass die unberech-

tigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen

und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Ge-

werbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann. Zur Begründung hat der

Große Senat für Zivilsachen u.a. ausgeführt, es entspreche ständiger, auf das

Reichsgericht zurückgehender Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass

die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine

nach § 823 Abs. 1 BGB geschützte Rechtsposition des Verwarnten als auch

desjenigen Gewerbetreibenden darstellen könne, dessen Kundenbeziehungen

durch die unberechtigte Geltendmachung eines Ausschließlichkeitsrechts ge-

genüber dem verwarnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden. Seit

Beginn der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur unberechtigten Schutz-

rechtsverwarnung werde auf den entscheidenden Gesichtspunkt hingewiesen,

dem nach wie vor Rechnung zu tragen sei: Das dem Schutzrechtsinhaber ver-

liehene Ausschließlichkeitsrecht schließe jeden Wettbewerber von der Benut-

zung des Schutzgegenstands aus. Diese einschneidende, die Freiheit des

Wettbewerbs begrenzende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlange

nach einem Korrelat, das sicherstelle, dass der Wettbewerb nicht über die ob-

jektiven Grenzen hinaus eingeschränkt werde, durch die das Gesetz den für

schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimme. Die-

ser notwendige Ausgleich zwischen dem verfassungsrechtlich geschützten Inte-

resse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und

dem gleichfalls durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbe-

werbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beach-

tung des Gesetzes frei entfalten zu können, wäre nicht mehr wirksam gewähr-

leistet, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, aus einem Schutz-

recht Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zustehe, und

wenn der Schutzrechtsinhaber den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaf-

ten Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte,

ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen

zu müssen. Das werde bei einer Verwarnung von Abnehmern besonders deut-

lich. Bei dieser mache der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes

Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern - was ihm

grundsätzlich freistehe - gegenüber dessen Abnehmern geltend. Das Interesse

der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzuset-

zen, sei typischerweise erheblich geringer als das Interesse des mit dem

Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers. Bei dem einzelnen Abnehmer

könnten die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe

Bedeutung haben, außerdem stehe ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne

erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers

auszuweichen. Einschneidend getroffen werde in dieser Situation nicht der ver-

warnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller. Ohne das von der

Rechtsprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwar-

nung ergäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise

existenzgefährdenden Eingriff in die Kundenbeziehungen des Herstellers durch

die unberechtigte Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber

seinen Abnehmern entgegenzutreten. Durch die andernfalls nur verbleibende

Klage auf Feststellung, dass dem aus dem Schutzrecht Verwarnenden die ver-

meintlichen Ansprüche nicht zustehen, sei in aller Regel ein wirksamer Rechts-

schutz nicht zu erreichen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs habe

stets daran festgehalten, dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung un-

tersagt sei und der schuldhafte Verstoß gegen dieses Verbot zum Schadenser-

satz verpflichte. Die im Vorlagebeschluss des I. Zivilsenats angeführten Grün-

de, mit denen sich der Große Senat für Zivilsachen im Einzelnen auseinander-

gesetzt hat, gäben keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuge-

hen. Zutreffend sei, dass bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein

geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreife, wer ein insbeson-

dere gerichtliches Verfahren einleite und betreibe, auch wenn sein Begehren

sachlich nicht gerechtfertigt sei. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehlein-

schätzung der Rechtslage hafte der ein solches Verfahren betreibende Schutz-

rechtsinhaber grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung,

da der Schutz des Prozessgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfah-

ren gewährleistet werde. Wo dies allerdings nicht der Fall sei, müsse es beim

uneingeschränkten Rechtsgüterschutz verbleiben, den § 823 Abs. 1 BGB und

§ 826 BGB gewährten. Aus der in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

anerkannten Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfahrens gegenüber

dem Verfahrensgegner ergebe sich daher nichts für einen grundsätzlichen Aus-

schluss der Haftung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, namentlich

die Abnehmerverwarnung, wenn der geschädigte Gewerbetreibende seine

Rechte nicht in einem gerichtlichen Verfahren wahrnehmen könne. Allerdings

könne die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden An-

spruchs nicht unterbunden werden. Das sei aber ein rein prozessuales Privileg,

das den Eingriff in das Recht eines Mitbewerbers am eingerichteten und aus-

geübten Gewerbebetrieb nicht rechtmäßig mache. Diese Privilegierung sei nicht

auf die außer- oder vorgerichtliche Abmahnung zu erstrecken. Die Gleichbe-

handlung von Klage und Abmahnung sei nicht logisch zwingend vorgegeben.

Die Abmahnung sei keine Prozessvoraussetzung für die Klage oder den Antrag

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der gleichwohl verbleibende, für eine

Privilegierung von Klage und Abmahnung im gleichen Umfang sprechende

Nachteil für den Schutzrechtsinhaber wiege gering gegenüber den Gründen, die

gegen eine Privilegierung der Abmahnung sprächen. Stünde die Abmahnung

der Klage gleich, bliebe eine fahrlässige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

praktisch folgenlos, obgleich das Bedürfnis einer Sanktion in Fällen der Verwar-

nung ungleich größer sei als in Klagefällen. Die außergerichtliche Abmahnung

auch einer Vielzahl von Abnehmern bedeute nur einen verhältnismäßig gerin-

gen Aufwand. Die in der Vergangenheit in Übereinstimmung mit der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegen außergerichtliche Abnehmer-

verwarnungen ausgesprochenen Verbote hätten nicht dazu geführt, dass Ab-

nehmer stattdessen in erheblichem Umfang unmittelbar gerichtlich in Anspruch

genommen worden seien. Dem Betroffenen den deliksrechtlichen Schutz zu

entziehen, wäre dem im Interesse der Allgemeinheit liegenden Ziel eines an-

gemessenen und praktisch wirksamen Ausgleichs zwischen dem Schutz der

geistigen Leistung einerseits und dem Schutz des freien Wettbewerbs außer-

halb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte andererseits

abträglich.

14

4. Dieser Beurteilung schließt sich der Senat an. Sie hat nicht nur zur

Folge, dass die Regelung des § 823 Abs. 1 BGB weiterhin auf alle außerge-

richtlichen Verwarnungen aus einem technischen Schutzrecht gegenüber einem

Hersteller, einem Lieferanten, einem Importeur oder einem Abnehmer des strei-

tigen Erzeugnisses anwendbar ist. Auch im Fall der Einleitung eines gerichtli-

chen Verfahrens kann § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz dadurch

verursachter Schäden begründen, nämlich zugunsten dessen, der nicht als Par-

tei an dem betreffenden Verfahren beteiligt ist. Denn im Verhältnis zu dem

Nichtbeteiligten greift die Regel nicht, dass nicht rechtswidrig in ein geschütztes

Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreift, wer ein staatliches, gesetzlich

eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt (BGH ZIP 2005,

1692). Dem etwa durch einen gegen seinen Abnehmer gerichteten Antrag auf

Erlass einer einstweiligen Verfügung beeinträchtigten Hersteller oder Lieferan-

ten kann daher Ersatz sowohl der Schäden zuzusprechen sein, die ihm durch

eine vorherige Abnehmerverwarnung entstanden sind, als auch der Schäden,

die ihm der anschließende Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung oder

ein klageweises Vorgehen gegen den Abnehmer verursacht hat. Letzteres fin-

det seinen Sinn auch darin, dass der Hersteller oder Lieferant die Einleitung

eines gegen seinen Abnehmer gerichteten gerichtlichen Verfahrens zur Durch-

setzung eines unberechtigten Unterlassungsanspruchs nicht seinerseits durch

Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs verhindern kann, weil insoweit

das prozessuale Privileg zu beachten ist, das Bestehen eines behaupteten An-

spruchs aus einem Schutzrecht gerichtlich klären zu lassen (BGH ZIP 2005,

1690, 1693). Auch im Streitfall kommt deshalb ein Schadensersatzanspruch der

Klägerin aus § 823 Abs. 1 BGB hinsichtlich der Schäden in Betracht, die ihr

durch die Verwarnung der beiden Unternehmen der L. -Gruppe und/oder deren

gerichtliche Inanspruchnahme entstanden sind, ferner für die Schäden, die der

Klägerin dadurch entstanden sind, dass sie ihrerseits von der Beklagten außer-

gerichtlich verwarnt worden ist.

15

Damit weicht der Senat nicht von dem Urteil des I. Zivilsenats des Bun-

desgerichtshofs vom 29. Juni 1977

(I ZR 186/75, GRUR 1977, 805

- Klarsichtverpackung) ab. Der I. Zivilsenat hat in dieser Entscheidung die Auf-

fassung vertreten, in der unberechtigten Verwarnung eines Mitbewerbers we-

gen vermeintlicher Verletzung eines Ausstattungsschutzrechts (heute § 4 Nr. 2

MarkenG) sei nicht zugleich ein zum Schadensersatz verpflichtender unmittel-

barer Eingriff in den Gewerbebetrieb des Lieferanten der angegriffenen Ausstat-

tung zu sehen. Er hat dies damit begründet, dass sich die Schutzrechtsverwar-

nung ausschließlich gegen dasjenige Unternehmen gerichtet habe, das die von

der damaligen Klägerin hergestellte Klarsichtverpackung als Ausstattung für

Süßwaren verwendet habe, und dass nur dieses Unternehmen als Verletzer in

Betracht gekommen sei, weil es eben diese Waren mit der angegriffenen Aus-

stattung versehen und in den Verkehr gebracht habe (§ 25 WZG). Demgegen-

über folgt aus § 9 Nr. 1 PatG, dass auch derjenige, der ein patentgeschütztes

Erzeugnis in den Verkehr bringt, das Patent verletzt. Das ist schon dann der

Fall, wenn die vermeintlich patentverletzende Ware wie hier an einen gewerbli-

chen Abnehmer geliefert wird. Dies genügt zur Bejahung der Unmittelbarkeit

(Betriebsbezogenheit) des Eingriffs in den Gewerbebetrieb der Klägerin.

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5. Was Schäden anbelangt, die durch die gerichtliche Inanspruchnahme

der Klägerin selbst entstanden sind, kann der Auffassung des Berufungsge-

richts nicht beigetreten werden, bei Nichtigerklärung eines Patents kämen An-

sprüche nach § 945 ZPO nicht in Betracht (so auch Vollkommer in Zöller, ZPO,

25. Aufl., § 945 Rdn. 8; Grunsky in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl,. § 945 Rdn. 19a;

Schwerdtner, GRUR 1968, 17; Kroitzsch, GRUR 1976, 512; Pietzcker, GRUR

1980, 442; offen gelassen in BGHZ 75, 116, 120 - Oberarmschwimmringe).

Vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents wirken gegenüber je-

dermann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zum Patent zurück

(ex tunc; vgl. Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 21 PatG Rdn. 135, 136 mit

Nachw. zur entsprechenden Rechtsprechung vor Inkrafttreten des IntPatÜG;

Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, 9. Aufl., § 22 PatG Rdn. 63 m.w.N.). Sie ha-

ben zur Folge, dass Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche in dem Um-

fang, in dem das Patent widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist, von An-

fang an nicht bestehen. Daraus ergibt sich, dass die Rechtsstellung, die durch

ein Patent erlangt wird, das in dem für nichtig erklärten Umfang nicht hätte er-

teilt werden dürfen, dem Patentinhaber von Gesetzes wegen bereits anfänglich

nicht zusteht. Dem Patentinhaber erwächst durch den Bestand eines zu Un-

recht erteilten Patents auch keine geschützte Rechtsstellung (Senat, Versäum-

nisurt. v. 05.07.2005 - X ZR 167/03 - Vergleichsempfehlung II). Im Ergebnis ist

die Rechtslage daher nicht anders als in dem Fall, dass sich die einstweilige

Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist. Das ist aber gerade einer

der in § 945 ZPO geregelten Fälle.

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6. Die Verneinung eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten

Gewerbebetrieb insgesamt sowie eines Anspruchs aus § 945 ZPO durch das

Berufungsgericht kann auf dieser Grundlage keinen Bestand haben.

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V. Dem Senat ist allerdings eine abschließende Entscheidung in der Sa-

che verwehrt. Ob die Beklagte ein Verschulden trifft, kann in der Revisionsin-

stanz nicht geklärt werden. Das Berufungsgericht hat es - von seinem Rechts-

standpunkt aus folgerichtig - unterlassen, abschließende tatrichterliche Feststel-

lungen hierzu zu treffen. Es hat lediglich darauf abgestellt, dass nicht ange-

nommen werden könne, das Verhalten des Klägers sei rechtsmissbräuchlich

oder sittenwidrig gewesen. Das ist aber jedenfalls, soweit eine Haftung nach

§ 823 Abs. 1 BGB in Betracht kommt, nicht der maßgebliche Maßstab. Die

Überlegungen, die das Berufungsgericht hierzu angestellt hat, erweisen sich

zudem nicht in vollem Umfang als tragfähig. Dass ein auf den Bestand des Pa-

tents gestütztes Verhalten nicht schuldhaft sein könne, wie es das Berufungs-

gericht annehmen will, trifft, worauf die Revision zutreffend hinweist, in dieser

Allgemeinheit nicht zu. Ein dahin gehender Rechtssatz besteht jedenfalls dann

nicht, wenn der Patentinhaber weitergehende Kenntnisse als die Erteilungsbe-

hörden über den Stand der Technik hat, diese Kenntnisse aber entgegen seiner

nunmehr in § 34 Abs. 7 PatG normierten Wahrheitspflicht zurückhält, aber auch

dann nicht, wenn ihm möglicherweise der Schutzfähigkeit entgegenstehendes

Material nachträglich bekannt geworden ist und er wusste, dass dieses Material

der Schutzfähigkeit des Streitpatents entgegensteht, oder er sich dieser Er-

kenntnis in vorwerfbarer Weise verschlossen hat. Ob solches der Fall war, wird

das Berufungsgericht nunmehr zu prüfen haben. Dabei wird es nicht allein dar-

auf abstellen können, dass das Streitpatent erteilt worden ist und das Bundes-

patentgericht eine Nichtigerklärung im Umfang seines Patentanspruchs 2 nicht

ausgesprochen hat. Letzteres besagt nämlich nur, dass sich das Bundespa-

tentgericht insoweit nicht in der Lage gesehen hat, das Vorliegen eines geltend

gemachten Nichtigkeitsgrunds positiv festzustellen.

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Sofern das Berufungsgericht bei erneuter Befassung zu dem Ergebnis

gelangt, dass die Beklagte ein Verschulden trifft, wird es sich weiter mit der

Frage zu befassen haben, wieweit ein Schaden der Klägerin auf das gerichtli-

che Vorgehen der Beklagten zurückzuführen ist, für das diese nur nach den

Regeln der Prozessgesetze (etwa nach § 945 ZPO) haftet. Eine sich daraus

möglicherweise ergebende Haftungsprivilegierung wird schon dann eingreifen

müssen, wenn und soweit das gerichtliche Vorgehen für den Schaden lediglich

mitursächlich war.

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 17.09.2002 - 4a O 344/01 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 25.03.2004 - 2 U 151/02 -