BGH Urteil vom 07.06.2006 – X ZR 105/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 105/04

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 7. Juni 2006 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein nein

PatG (1981) § 9

Luftabscheider für Milchsammelanlage

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben können als Bestandteile eines Patentan- spruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann. (Fortführung von BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen).

PatG (1981) § 139; GebrMG § 24; BGB § 242 Cd

Im Verhältnis der an einem Verletzungsstreit beteiligten Parteien gelten die allgemei- nen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Erklärungen, die eine der Par- teien im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungs- verfahren gegenüber der anderen Partei abgibt, sind nicht nur dann unter dem As- pekt von Treu und Glauben relevant, wenn sie in der Entscheidung im Einspruchs- oder Löschungsverfahren dokumentiert sind. Vielmehr ist die Feststellung des Erklä- rungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich. (Fort- führung - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II u. Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I)

v. 05.06.1997

von Sen.Urt.

BGH, Urt. v. 7. Juni 2006 - X ZR 105/04 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 7. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den

Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 24. Juni 2004 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen

Luftabscheider für eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deut-

schen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klage-

gebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt

die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung

der angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; außerdem

begehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentschädi-

gung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche stützt sie für die

Zeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster.

Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des

Klagegebrauchsmusters in der ursprünglich eingetragenen und jeweils vor dem

Landgericht geltend gemachten Fassung lauten übereinstimmend wie folgt:

"Luftabscheider für eine einen Sammeltank aufweisende Milch-

sammelanlage, bestehend aus einem über eine Leitung (2 a, 2 b)

von einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren

Luftabscheidebehälter (1), in dessen oberen Bereich eine Sauglei-

tung (4) für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein-

mündet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Un-

terdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende Förderpumpe aufwei-

sende Förderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank mündet,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung (2 a, 2 b)

zwischen dem Luftabscheidebehälter (1) und der Vakuumpumpe

(3) ein Schaumsammelbehälter (7) angeordnet ist, von dessen un-

terem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter (1) führende,

absperrbare Rücklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftab-

scheidebehälter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) füh-

rende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in

den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters (7) einmündet,

wobei an dem Schaumsammelbehälter (7) eine Belüftung (12) zum

Abbau des im Schaumsammelbehälter (7) herrschenden Unter-

drucks angeschlossen ist."

Im Löschungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise

teilweise gelöscht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwi-

schen den Worten "ein" und "Schaumsammelbehälter" das Wort "einziger" ein-

gefügt wurde.

Durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. März 2002

ist das Klagepatent für nichtig erklärt worden, soweit Patentanspruch 1 über

eine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unverändert

gebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, Änderungen gegenüber der

erteilten Fassung kursiv) lautet:

"…,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung zwi-

schen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ein

Schaumsammelbehälter angeordnet ist, von dessen unterem Be-

reich eine zum Luftabscheidebehälter führende, durch ein Ventil

absperrbare Rücklaufleitung ausgeht, die den Leitungsabschnitt

zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbe-

hälter überbrückt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen

dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ein

umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil an-

geordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebehälter ausgehende

und zur Vakuumpumpe führende Leitung mit ihrem ersten Lei-

tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehäl-

ters einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter eine Belüf-

tung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-

terdrucks angeschlossen ist."

Die nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Er-

findung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klage-

patentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Luftabscheider bei

der Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebe-

hälter absaugt, in Fig. 2 dagegen während der Rückförderung des zur Milch

rückverflüssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebe-

hälter.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 sind,

stellt her und vertreibt Luftabscheider für Milchsammelanlagen, deren Funkti-

onsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das

Berufungsgericht auf Antrag der Klägerin nach Maßgabe der im Nichtigkeits-

bzw. im Löschungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrech-

te bestätigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der

Beklagten, der die Klägerin entgegentritt.

Die Revision erweist sich als begründet. Sie führt zur Aufhebung des an-

gefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-

richt zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisi-

onsverfahrens.

I. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngemäße Verletzung des

Klagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erwägungen aus:

Mit Luftabscheidern ausgerüstete Lastkraftwagen holen Milch von ver-

schiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammeltank, um sie zur

Molkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen

Ende des Annahmevorgangs beim Ansaugen zwangsläufig mit aufgenomme-

nen und zu Schaumbildungen führenden Luft trennen. Zum Absaugen des

Schaums wird über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsge-

richt erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so

zu verbessern, dass der rückverflüssigte Milchschaum der volumetrischen Mes-

sung zugänglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von

Milchschaum geschützt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtig-

keitsurteils) sehe zur Lösung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgen-

den Merkmalen vor:

1.

Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung

von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren

Luftabscheidebehälter;

1.1

im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet ei-

ne Saugleitung für die von einem Lieferanten anzuneh-

mende Milch ein;

1.2

vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine

eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende

Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus;

1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank;

2.

in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und

der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter

angeordnet;

2.1

vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht

eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare

Rücklaufleitung aus;

2.1.1 die Rücklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und

2.1.2 überbrückt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftab-

scheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter;

2.2

in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebe-

hälter und dem Schaumsammelbehälter ist ein umgekehrt

zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil ange-

ordnet;

2.3

die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuum-

pumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Lei-

tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-

melbehälters ein;

2.4

an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum

Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-

terdrucks angeschlossen.

Das Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkma-

len 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenläufigen Wirken der Ventile in

der Vakuumleitung (9) und der Rücklaufleitung (10). Zur Vakuumbeaufschla-

gung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung geöffnet und die Rück-

laufleitung geschlossen, während zum Entleeren des Schaumsammelbehälters

umgekehrt die Rücklaufleitung geöffnet und die Vakuumleitung geschlossen

werde. Auf diese Weise werde beim Belüften des Schaumsammelbehälters mit-

tels der Belüftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgefälle erzeugt. Denn der

Luftabscheidebehälter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die

abgesperrte Vakuumleitung noch durch die geöffnete Rücklaufleitung entwei-

chen könne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einmün-

dung der Rücklaufleitung im Schaumsammelbehälter anstehende Milch. Sie

schließe aus, dass die in den Schaumsammelbehälter über die Belüftung (12)

eingeströmte Luft in den Luftabscheidebehälter gelangen könne. Aufgrund der

Druckdifferenz werde die wieder verflüssigte Milch durch die Rücklaufleitung

vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheidebehälter gesaugt. Das Beru-

fungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchrückführung

keine Schwerkraftwirkung benötige und den Schaumsammelbehälter nicht ge-

genüber dem Luftabscheidebehälter höher anordnen müsse. Dies schließe je-

doch nicht aus, dass die zurückgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaum-

sammel- in den Luftabscheidebehälter gleichzeitig auch ein Höhengefälle zu-

rücklege.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es für das Merkmal 2.2

allein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der Rücklaufleitung jeweils gegen-

läufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Be-

lieben des Fachmanns, welche Ventile er für dieses gegenläufige Öffnen und

Schließen verwende; sie müssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenläufig

im Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu können. Das Berufungsgericht hat fest-

gestellt, dass die angegriffene Ausführungsform mit Ventilen ausgestattet ist,

die im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenläufig

eingestellt werden könnten. Diese Möglichkeit der Einstellung hält das Beru-

fungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenläufigen

Wirkung der Ventile für ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen.

Keine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen

beigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage ermögliche die

gegenläufige Arbeitsweise nicht und sei für sie und ihre Abnehmer unveränder-

bar so eingestellt, dass beim Belüften des Schaumsammelbehälters neben der

Rücklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbehälter

verlaufende Abschnitt der Vakuumleitung geöffnet sei, so dass über diesen ge-

öffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebehälter sofort zusammen-

breche und die aus dem Schaum rückverflüssigte Milch ausschließlich schwer-

kraftbedingt aus dem höher gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden

Luftabscheidebehälter fließe. Hierauf komme es nicht an, weil für eine wortlaut-

gemäße Benutzung die bloße Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegen-

läufigen Wirkung ausreiche; dass diese tatsächlich verwirklicht werde, sei nicht

erforderlich. Das Berufungsgericht hält es daher auch für unerheblich, dass

nach Vortrag der Beklagten für die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung,

welche die Nutzung der erfindungsgemäßen Vorteile ermöglicht, weder angebo-

ten noch hergestellt werde.

2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht hält

revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist

eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsge-

richt in vollem Umfang überprüfbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15

- Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Für den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung maß-

geblich, die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden

hat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegenüber der erteilten Fassung das Merk-

mal 2.2 "umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil" im

Kennzeichen hinzugefügt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Ausle-

gung ist mit dem Wortlaut dieser maßgeblichen Fassung des Klagepatents und

dem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klage-

patents zu beachten ist, unvereinbar.

In der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2

zwei Ventile, die in einem gegenläufigen Wirkungszusammenhang stehen, also

gegenläufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht

erfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche

funktionale Verbindung zur gegenläufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzu-

fügen einer tatsächlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann.

Entgegen der Auffassung der Klägerin steht ein solches Verständnis nicht im

Gegensatz zu früheren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale

eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die ge-

schützte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise

- regelmäßig räumlich-körperlich - definierte Gegenstand unabhängig davon

geschützt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet

wird

(Sen.Urt. v. 07.11.1978

- X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151

- Schießbolzen; Sen.Urt.

v. 22.11.2005

- X ZR 79/04, Umdr. S. 17

- extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeu-

tungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen

Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit

zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich be-

ziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die

betreffende

Funktion

erfüllen

kann

(BGHZ

112,

140,

155 f.

- Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979,

149, 151 - Schießbolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegen-

läufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so

erfordert die patentgemäße Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder

räumlich-körperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet

ist, dass die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile erzielt

werden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese

Eignung erst durch weitere Maßnahmen wie eine Änderung der Steuerung ver-

liehen werden kann.

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegrif-

fenen Ausführungsform müssten notwendig während der Anfangs- und Haupt-

phase der Milchannahme die Rücklaufleitung (8) durch das Ventil (10) ge-

schlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) geöffnet sein, weil

anderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht möglich sei; diese gegenläufige Stel-

lung der Ventile sei daher für die Funktion der patentgemäßen Vorrichtung

selbstverständlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Klägerin die Bedeutung

des Merkmals 2.2 im Gefüge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in

den Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine we-

sentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs ver-

folgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik

zukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine bloße Selbst-

verständlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenläufi-

gen Wirkung der Ventile im Gesamtgefüge der beschriebenen Lehre durchaus

Bedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unter-

drucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile während der Entleerungsphase

des Schaumsammelbehälters ermöglicht es, die dort gesammelte Milch patent-

gemäß unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zurückzusau-

gen. Ein solches Verständnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merk-

mals 2.2 wird auch dadurch bestätigt, dass das einzige in der Patentschrift er-

läuterte Ausführungsbeispiel eine solche gegenläufige Wirkung der Ventile beim

Rücklauf der Milch aus dem Schaumsammelbehälter beschreibt (Klagepatent,

Sp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere

Mittel für die Rückführung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einfügung

des Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren lässt allein gegenläufig wirkende

Ventile als Mittel für die Rückführung zu. Bestätigt wird diese Einschätzung da-

durch, dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den An-

spruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech-

nik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegenüber der Schutzfähigkeit der

erteilten Ansprüche zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtig-

keitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch

Aufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverständlichkeiten erschöpft, nicht

möglich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnen-

der, unterscheidungskräftiger Sinn zukommen.

Das Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene

Ausführungsform über eine Ventilanordnung verfügt, die ohne weitere Maß-

nahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung die erfindungsgemäße gegen-

läufige Wirkung der beiden Ventile auch beim Rücksaugen der Milch aus dem

Schaumsammelbehälter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wort-

sinngemäßer Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Beru-

fungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Be-

trieb der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere während der Rückfüh-

rung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter, anzu-

treffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinn-

gemäße Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebe-

nenfalls auch eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen haben,

die bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht

von vornherein ausgeschlossen erscheint.

II. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klage-

gebrauchsmusters hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht

stand.

1. Der im Löschungsverfahren für schutzfähig erachtete Schutzan-

spruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale:

1.

Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung

von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren

Luftabscheidebehälter;

1.1

im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet ei-

ne Saugleitung für die von einem Lieferanten anzuneh-

mende Milch ein;

1.2

vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine

eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende

Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus;

1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank;

2.

in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und

der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter

angeordnet;

2.1

vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht

eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare

Rücklaufleitung aus;

2.2

die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuum-

pumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Lei-

tungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsam-

melbehälters ein;

2.3

an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum

Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Un-

terdrucks angeschlossen.

Im Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und

2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im

Gebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3.

2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen an-

deren Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das

Merkmal "umgekehrt wirkende Ventile". Entgegen dem Berufungsgericht ist

dem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen,

dass für den Rückfluss der im Schaumsammelbehälter angesammelten Milch in

den Luftabscheidebehälter außer der Einwirkung der Schwerkraft zumindest

auch die Erzeugung eines Druckgefälles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt

sich aus den Merkmalen 2.1 und 2. 3 lediglich, dass während der Milchannah-

me zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der Rückflussphase

der gesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter mittels der Belüftung ge-

mäß Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch über die dann

geöffnete Rücklaufleitung gemäß Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebehälter

zurückfließen kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entspre-

chenden, durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gefällen auch durch

die Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klage-

gebrauchsmusters nicht voraus, dass der Rückfluss der Milch durch Erzeugung

eines Druckgefälles bewirkt wird.

b) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des

Klagepatents) setzt nicht voraus, dass die Belüftung zum Abbau des im

Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an

dem Schaumsammelbehälter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr,

dass die mit der Belüftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen,

erzielt wird. Dafür reicht es aus, wenn die Belüftung über zwischengeschaltete

Leitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbehälter verbunden ist, wie es im

Übrigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der

Gebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind.

Damit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen,

dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von Schutzanspruch 1

des Gebrauchsmusters Gebrauch macht.

3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverlet-

zung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter

Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Klägerin

habe ihnen gegenüber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erklärt, sie be-

anspruche für Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchrückführung keinen

Schutz.

Nach der Rechtsprechung des Senats können Erklärungen des Patent-

anmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umständen zugunsten

eines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und

Glauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begründen

(Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II;

Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I).

Lässt sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits

anbahnenden Verletzungsstreits auf die Erörterung einer entgegengehaltenen

konkreten Ausführungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft,

in einer Vertrauen begründenden Weise die Erklärung ab, diese Ausführungs-

form werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu er-

höhen, das Patent erfolgreich verteidigen zu können, so muss er sich nach der

Senatsentscheidung "Weichvorrichtung II" an dieser Erklärung festhalten las-

sen. Für das gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren kann insoweit

nichts anderes gelten.

Die Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbe-

stand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform

gegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus

Treu und Glauben (§ 242 BGB) eröffnen würde. Sie haben geltend gemacht,

dass der Vertreter der Klägerin anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem

Bundespatentgericht im Löschungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdrücklich er-

klärt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz für sol-

che Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch Höhengefälle vom

Schaumsammelbehälter in den Luftabscheider zurücklaufe; sie werde aus dem

Klagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausführungsformen geltend

machen, die nicht das Rücksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip

verwirklichten. Zum Beleg für dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis

durch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G.

sowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang

nicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im

Löschungsverfahren nichts dafür ergibt, dass die behauptete einschränkende

Erklärung der Klägerin Grundlage für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmus-

ters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsge-

richts in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Feststellung des Erklä-

rungstatbestands maßgeblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im

Löschungsverfahren gestützt. Bei der Prüfung des Einwands aus Treu und

Glauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs ge-

mäß § 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents ge-

genüber jedermann, sondern ausschließlich um das Verhältnis der am Ein-

spruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander

(Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verhältnis gelten die all-

gemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht

verlangt werden, dass eine Erklärung im patentrechtlichen Einspruchs- oder

gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren nur dann unter dem Aspekt

von Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen

Verfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststel-

lung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweis-

mittel möglich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis.

Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erwägen

haben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten

Ausführungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003

im Löschungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort

S. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erklärungen in der vorhergehenden

mündlichen Verhandlung finden könnten.

Das Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklag-

ten zu der Erklärung der Klägerin im Löschungsverfahren nicht in der gebote-

nen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen § 286 ZPO nicht

ausgeschöpft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verlet-

zung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird

nunmehr zu prüfen haben, ob bei der angegriffenen Ausführungsform die ge-

sammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zurückfließt oder ob

dabei noch weitere Kräfte, etwa ein Druckgefälle, wirksam werden. Gegebenen-

falls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten über den ihnen ge-

genüber im Löschungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben

müssen.

Melullis

Scharen

Mühlens

Asendorf

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -