BGH Beschluss vom 11.09.2007 – X ZB 15/06

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/06

vom

11. September 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Wellnessgerät

GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3

Hat das Bundespatentgericht vom Schutzrechtsinhaber angeführte Hilfskriterien ("Beweisanzeichen") für erfinderische Tätigkeit oder einen erfinderischen Schritt in den Gründen seiner Entscheidung nicht abgehandelt, erlaubt dies regelmäßig nicht den Schluss, dass das Gericht die angeführten Umstände nicht auf ihre Bedeutung für die Entscheidung geprüft hat.

BGH, Beschl. v. 11. September 2007 - X ZB 15/06 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf

und Gröning

am 11. September 2007

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats

(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 4. Juli 2006 wird auf Kosten der Antragsgegnerin mit der Maß-

gabe zurückgewiesen, dass an die Stelle der Löschung des deut-

schen Gebrauchsmusters 202 20 454 die Feststellung tritt, dass die

Eintragung dieses Gebrauchsmusters unwirksam war.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- €

festgesetzt.

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des nach Abzweigung aus ei-

ner europäischen Patentanmeldung mit Anmeldetag 6. Juni 2002 unter Inan-

spruchnahme einer Priorität vom 6. Juni 2001 angemeldeten Gebrauchsmus-

ters 202 20 454 mit der Bezeichnung "Wellnessgerät" (Streitgebrauchsmus-

ters).

Die Antragstellerin hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters bean-

tragt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster unter Zu-

rückweisung des weitergehenden Antrags teilweise gelöscht.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht das

Gebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht.

Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der

Antragsgegnerin, die während des Rechtsbeschwerdeverfahrens auf das Streit-

gebrauchsmuster verzichtet hat.

Die Antragstellerin tritt dem Rechtsmittel mit dem vorsorglichen Antrag

entgegen, festzustellen, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters un-

wirksam war.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da die Antragsgegnerin gel-

tend macht, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen und

verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör (§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG

i.V.m. § 100 Abs. 3 Nrn. 3 und 6 PatG). Sie ist jedoch nicht begründet, da die

geltend gemachten Verfahrensmängel nicht vorliegen.

1.

Das Bundespatentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das

Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begrün-

det. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruhe sowohl nach dem zuletzt

gestellten Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin

nicht auf einem erfinderischen Schritt. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster

200 01 973 (Druckschrift 2) sei in Gestalt einer "Aerobicstange" ein "Wellness-

gerät" mit den Merkmalen 1 bis 4 des Streitgebrauchsmusters bekannt, nämlich

1. ein Wellnessgerät aus elastischem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem stab- bzw. stangenförmigen Gebilde

2. mit einem Griff und

3. an den in Längsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw. stangenförmigen Gebildes ausgebildeten Schutzvorrichtun- gen, wobei

4. die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen aus-

tauschbar ausgebildet sind.

Das verbleibende Merkmal, nach dem

5. das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spannkraft

besitzt, um diesen axial zu fixieren,

könne nichts zur Schutzfähigkeit beitragen. Zwar sei in der Druckschrift 2 nicht

ausdrücklich ausgeführt, wie der Griff auf der Stange befestigt werde. Die Exp-

losionsdarstellung in Figur 2 gebe jedoch den Hinweis, dass der Griff aufge-

schoben werde. Zur axialen Fixierung werde der Fachmann (ein Fachhoch-

schulingenieur, wie das Bundespatentgericht an anderer Stelle ausführt) auf

möglichst einfache auf seinem Fachgebiet geläufige Maßnahmen zurückgrei-

fen, wie er sie beispielsweise von der Befestigung von Handgriffen aus

Schaumstoff an Hometrainern und Fahrrädern kenne. Dort werde bekanntlich

der Handgriff gegen dessen radiale Spannkraft auf die Lenkstange aufgescho-

ben und halte dort allein aufgrund dieser material- und größenabhängigen

Spannkraft.

Auch die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge sowie der Unteran-

sprüche könnten - wie das Bundespatentgericht näher ausführt - die Schutzfä-

higkeit nicht begründen.

2.

Damit ist dem gesetzlichen Begründungszwang genügt.

a)

Die Rechtsbeschwerde rügt, die Antragsgegnerin habe - nach

Schluss der mündlichen Verhandlung - ein Trainingsgerät "Bodyflex" vorgelegt,

mit dem das in der Druckschrift 2 beschriebene Trainingsgerät praktisch ausge-

führt sei und bei dem der Griff auf die Hülle gespritzt worden sei, so dass er mit

der Hülle verklebt und außerdem zwischen der unterbrochenen Schaumgum-

miummantelung formschlüssig gesichert sei. Das Bundespatentgericht untersu-

che nicht, ob der Fachmann überhaupt Veranlassung gehabt habe, sich nach

einer anderen Befestigung der Griffe umzusehen als der ihm bekannten Kle-

bung einer Schaumgummiummantelung. Es fehle damit ein wesentliches Ele-

ment der Begründung.

b)

Die Rüge ist unbegründet.

Das Bundespatentgericht hat der Druckschrift 2 den Hinweis entnom-

men, den Griff aufzuschieben. Die Frage, ob der Fachmann Anlass hatte, nach

einer Alternative zu einem aufgespritzten Griff zu suchen, stellte sich dem Bun-

despatentgericht daher nicht. Auf das vorgelegte Gerät kam es - abgesehen

davon, dass die Vorlage überdies erst nach Schluss der mündlichen Verhand-

lung erfolgt ist - nicht an.

3.

Das Bundespatentgericht hat auch nicht den Anspruch der An-

tragsgegnerin auf rechtliches Gehör verletzt.

a)

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass der nach Schluss

der mündlichen Verhandlung eingegangene Schriftsatz keine Veranlassung zur

Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gebe, weil es für die Beurteilung

der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters auf den Offenbarungsgehalt

des druckschriftlichen Standes der Technik ankomme. Hiernach hat es den

nachgereichten Schriftsatz zur Kenntnis genommen und sich mit seinem Inhalt

auseinandergesetzt.

b)

Dass das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich die von der An-

tragsgegnerin vorgetragenen Indizien für eine erfinderische Tätigkeit (Förde-

rung des Gebrauchszwecks, Nachahmung durch Wettbewerber, wirtschaftli-

chen Erfolg) erörtert hat, begründet gleichfalls keine Gehörsverletzung.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deut-

lich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch

bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288,

293; 86, 133, 145 f.; st. Rspr.). Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen,

dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur

Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht

verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbrin-

gen ausdrücklich zu befassen. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentli-

chen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Ver-

fahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, lässt dies auf die Nichtbe-

rücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstand-

punkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war

(BVerfGE 86, 133, 146).

Die häufig als "Beweisanzeichen" bezeichneten Hilfskriterien zur Beurtei-

lung der erfinderischen Tätigkeit oder des erfinderischen Schritts mögen zwar

im Einzelfall einen Anhaltspunkt gegen das Naheliegen einer Lösung bieten

können, können aber die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht

ersetzen (Sen.Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - Elastische

Bandage); davon ist ersichtlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen.

Der Umstand, dass es die von der Antragsgegnerin angeführten Hilfskriterien

nicht ausdrücklich erwähnt hat, lässt daher nicht darauf schließen, dass es sie

nicht auf ihre Bedeutung für die Entscheidung geprüft hat.

c)

Schließlich kann die Rechtsbeschwerde auch nicht mit der Rüge

durchdringen, das Bundespatentgericht habe in der mündlichen Verhandlung

die Schutzfähigkeit der Unteransprüche mit keinem Wort zur Diskussion ge-

stellt.

Das Bundespatentgericht hat begründet, warum die Unteransprüche

ebenfalls keinen schutzfähigen Gegenstand enthalten; die betreffenden Ausfüh-

rungen greift die Rechtsbeschwerde auch nicht an. Zu einer Erörterung in der

mündlichen Verhandlung war das Bundespatentgericht entgegen der Auffas-

sung der Beschwerde nicht verpflichtet. Da die Antragstellerin das Streit-

gebrauchsmuster insgesamt angegriffen hat, musste die Antragsgegnerin auch

mit der vollständigen Löschung des Gebrauchsmusters rechnen und hatte da-

mit die als fehlend beanstandete Gelegenheit, auch zu den Unteransprüchen

Stellung zu nehmen und insbesondere dazu vorzutragen, ob und gegebenen-

falls warum nach ihrer Auffassung der Gegenstand eines Unteranspruchs auch

dann auf einem erfinderischen Schritt beruhe, wenn dies für den für sich ge-

nommenen Gegenstand des Hauptanspruchs zu verneinen sei. Erst dann,

wenn das Bundespatentgericht insoweit seiner Entscheidung rechtliche Erwä-

gungen oder Tatsachenfeststellungen zugrunde legen wollte, mit denen die An-

tragsgegnerin nicht rechnen und zu denen sie sich infolgedessen auch nicht

äußern konnte, wäre das Bundespatentgericht von Verfassungs wegen gehal-

ten gewesen, die hierfür erheblichen Gesichtspunkte spätestens in der mündli-

chen Verhandlung zur Sprache zu bringen. Derartiges macht die Rechtsbe-

schwerde jedoch nicht geltend.

4.

Nachdem die Antragsgegnerin auf das Streitgebrauchsmuster

verzichtet hat, ist für eine Löschung, wie sie das Bundespatentgericht ausge-

sprochen hat, kein Raum mehr. Dies ist auch noch im Rechtsbeschwerdever-

fahren zu berücksichtigen und führt im Streitfall zu der auch dem Rechtsbe-

schwerdegericht möglichen (vgl. BGHZ 168, 142, 144 - Demonstrations-

schrank) Feststellung, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters unwirk-

sam war. Das für die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters

erforderliche Rechtsschutzbedürfnis

(vgl. Sen.Beschl.

v.

14.2.1995

- X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 - tafelförmige Elemente; v. 17.12.1996

- X ZB 4/96, GRUR 1997, 213, 214 f. - Trennwand) hat die Antragstellerin mit

ihrem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen dargelegt, sie sei vor dem

Landgericht Düsseldorf aus einem auf die prioritätsbegründende Anmeldung

zurückgehenden Patent in Anspruch genommen worden und müsse auch die

Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster gewärtigen.

5.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG

i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

III.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich

gehalten.

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.07.2006 - 5 W (pat) 419/05 -