BGH Beschluss vom 29.09.2009 – X ZB 19/08

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 19/08

vom

29. September 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 298 25 037

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter

Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

am 29. September 2009

beschlossen

Die Beschwerde gegen den am 9. Januar 2008 verkündeten Beschluss

des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespa-

tentgerichts wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Beschwerdewert: 50.000,-- €

I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung der europäischen Pa-

tentanmeldung P 98 94 3893.2 (EP 1 014 916) vom 18. August 1998 angemeldeten

und am 29. April 2004 unter der Bezeichnung "Schaum-Hautcreme mit Harnstoff" mit

14 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 298 25 037

(Streitge-

brauchsmuster), aus dem sie die Antragstellerin wegen Schutzrechtsverletzung in

Anspruch nimmt. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

"1. Schaum-Hautcreme erhältlich durch

- Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75°C einer Mi-

schung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C10 - C22 Fettsäuren,

ggf. ungesättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren,

Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Triceteareth-4-phosphat,

- gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer

- auf 75°C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen Mi-

schung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol und/oder

mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin, Emulgatoren, wie

Alkyl-Sarcosinate, sowie Hautpflegeadditive, wie Allantoin,

- unter Zusatz von Harnstoff erhalten wird,

- wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II einzustel-

len ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur von 75°C er-

folgt,

- nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und 20 Mi-

nuten bei 75°C gehalten wird, wonach

- die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständigem Rüh-

ren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40°C heruntergefahren

wird,

- und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsformen

unter Zugabe eines Treibgases."

Bezüglich der weiteren Schutzansprüche wird auf das Gebrauchsmuster ver-

wiesen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitgebrauchsmuster teilwei-

se gelöscht und in der Fassung des hilfsweise geltend gemachten Schutzan-

spruchs IX aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat nach Umstellung der

Schutzansprüche auf Verwendungsansprüche das Streitgebrauchsmuster insgesamt

gelöscht. Wegen des Wortlauts der neuen Schutzansprüche nach dem Haupt- und

nach den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin wird auf den angefochtenen Beschluss

verwiesen.

Gegen den Löschungsbeschluss richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-

schwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstellerin entgegengetreten ist.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil mit ihr eine Verletzung des An-

spruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und eine Verletzung des

gesetzlichen Begründungszwangs (Art. 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) geltend gemacht wer-

den. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die geltend ge-

machten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen.

1. a) Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, weil die Ge-

genstände nach den Schutzansprüchen sowohl nach dem Haupt- als auch nach den

Hilfsanträgen nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Es hat zur Begründung

ausgeführt, aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 598 412 A 2

(Anlage E 1) sei ein Hautschutzmittel bekannt, das bis auf den Zusatz von Harnstoff

die vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten Bestandteile und Dosen enthalte. Die

Anregung, einer solchen Zusammensetzung Harnstoff zuzusetzen, um eine Schaum-

Hautcreme bereitzustellen, die sich gleichzeitig zur Linderung dermatologischer Fehl-

funktionen eigne, erhalte der Fachmann aus der deutschen Auslegeschrift 19 11 144

(Anlage E 6). Aus ihr seien Öl-in-Wasser-Emulsionen in Form von Schaumaerosolen

bekannt, die Harnstoff enthielten, dessen Zusatz aufgrund seines glättenden, wohl-

tuenden und heilenden Effekts bei leichten infektiösen Läsionen in Cremes als Zu-

satz zur Hautbehandlung empfohlen werde. Entgegen der Auffassung der Antrags-

gegnerin lasse sich u.a. aus dem Gutachten des Prof. Dr. D. (Anlage 10), dem-

zufolge der Fachmann Harnstoff einer Schaum-Hautcreme wegen seiner emulsions-

brechenden Eigenschaften nicht zusetzen werde, nichts Gegenteiliges herleiten, da

aus der beim Österreichischen Patentamt unter dem Aktenzeichen E 52 185 E ge-

führten Patentschrift (Anlage E 33) die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reini-

gungsschäumen bekannt sei.

b) Die Rechtsbeschwerde räumt ein, dass das Patentgericht den Vortrag

nebst den dazu vorgelegten Unterlagen, wonach Harnstoff-Schäume schwierig her-

zustellen seien, da Harnstoff ein typischer "Strukturbrecher" sei, der der Schaumbil-

dung entgegenwirke, zur Kenntnis genommen und erwogen hat. Gleichwohl rügt sie

eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil das Patentgericht den auf

die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen gestützten Vortrag der Antragsgeg-

nerin, der Fachmann würde einer Schaum-Hautcreme Harnstoff wegen seiner emul-

sionsbrechenden Eigenschaften nicht zusetzen, deshalb als widerlegt angesehen

habe, weil aus der Entgegenhaltung E 33 die Verträglichkeit von Harnstoff in milden

Reinigungsschäumen oder Emulsionsschäumen bekannt sei. Sie macht dazu gel-

tend, das Patentgericht habe ihren Vortrag nicht zur Kenntnis genommen und erwo-

gen, dass Hautpflegemittel und Hautreinigungsmittel unterschiedliche Produkte sei-

en, wobei Hautreinigungsmittel in Anwesenheit strukturbrechender Substanzen leich-

ter einen Schaum bilden könnten als die im Streitgebrauchsmuster geschützten

Schaum-Hautcremes, die nur einen untergeordneten Gehalt an oberflächenaktiven

Stoffen aufwiesen. Hinzu komme, dass die reinigungsaktiven Tenside der Reini-

gungsschäume zu den oberflächenaktiven Substanzen zählten, die immer im Ver-

dacht stünden, Hautreizungen hervorzurufen, und dass freie Fettsäuren wichtige

Komponenten des erfindungsgemäßen Schaums seien.

c) Die Rügen greifen nicht durch.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich

wird, dass Vorbringen der Partei überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch

bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 86, 133,

145 f.; Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06 Tz. 17, GRUR 2007, 997 - Wellnessge-

rät, st. Rspr.). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbrin-

gen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann,

wenn das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrück-

lich beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tat-

sachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer

Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags

schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den sonstigen Darle-

gungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich

unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133, 146; Sen.Beschl. v. 11.9.2007, aaO).

Danach hat das Patentgericht den Anspruch der Antragsgegnerin auf rechtli-

ches Gehör nicht verletzt. Wie auch die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, hat das

Patentgericht die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen zur Kenntnis genom-

men und gewürdigt. Es hat insbesondere zur Kenntnis genommen und bestätigt,

dass die Entgegenhaltung Anlage E 33 Reinigungsschäume betrifft. Dass Patentge-

richt ist lediglich den Schlussfolgerungen der Antragsgegnerin nicht gefolgt und hat

es als nahegelegt angesehen, Harnstoff nicht nur Reinigungsschäumen, sondern

auch Hautpflegeschäumen zuzusetzen, da die Zugabe von Harnstoff zu Pflegemit-

teln aus der Entgegenhaltung der Anlage E 6 bekannt war. Damit hat das Patentge-

richt den Kern des Vorbringens der Antragsgegnerin zur Kenntnis genommen. In der

Sache wenden sich die Rügen der Rechtsbeschwerde daher gegen die inhaltliche

Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der zulassungsfreien

Rechtsbeschwerde jedoch nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl.

v. 16.9.2008 - X ZB 28/07 Tz. 10, GRUR 2009, 90 - Beschichten eines Substrats).

2. a) Entgegen dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde leidet der angefochte-

ne Beschluss auch nicht an einem Begründungsmangel.

Der gesetzliche Begründungszwang dient ebenfalls nicht der Richtigkeitskon-

trolle von Beschwerdeentscheidungen des Patentgerichts; er soll ausschließlich si-

cherstellen, dass das Patentgericht der Verpflichtung nachkommt, seine Entschei-

dung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen

der Entscheidung ersichtlich sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichts-

punkte nach Auffassung des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sol-

len (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007

- X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II). Hingegen

rechtfertigen eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulas-

sungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - Informationsüber-

mittlungsverfahren II).

b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel in dem Umstand,

dass zu dem Hilfsantrag X in dem angefochtenen Beschluss lediglich ausgeführt sei,

die im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags X genannten (zwanzig) medizinischen In-

dikationen fielen "im Wesentlichen" unter die Angaben in den Entgegenhaltungen der

Anlagen E 1 und E 6. Dies sei eine inhaltsleere Floskel und lasse nicht erkennen,

warum der Patentanspruch für diese, nämlich jede einzelne, Indikation nicht auf ei-

nem erfinderischen Schritt beruhen sollen.

c) Mit diesem Vorbringen legt die Rechtsbeschwerde einen Begründungs-

mangel nicht dar. Die Rechtsbeschwerde übersieht, dass der angefochtene Be-

schluss in dem von der Rechtsbeschwerde zitierten Zusammenhang auf diejenigen

Stellen in den genannten Entgegenhaltungen verweist, aus denen das Patentgericht

die Hinweise abgeleitet hat, die nach seiner Auffassung dem Fachmann den Weg in

Richtung aller fraglichen Indikationen gewiesen haben (Beschl. S. 19, 1. Abs. a.E.).

Ob der Offenbarungsgehalt der von dem angefochtenen Beschluss in Bezug ge-

nommenen Stellen den vom Patentgericht gezogenen Schluss trägt, dass mit diesen

Hinweisen in den genannten Schriften jede einzelne in Anspruch genommene Indika-

tion nahegelegt ist, obwohl die beanspruchten Indikationen nur "im Wesentlichen" in

den benannten Entgegenhaltungen aufgeführt sein sollen, ist eine Frage der inhaltli-

chen Richtigkeit der Begründung des angefochtenen Beschlusses, die, wie die Be-

schwerdeerwiderung zutreffend geltend macht, mit der zulassungsfreien Rechtsbe-

schwerde nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl. v. 27.6.2007

- X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

3. Die Rechtsbeschwerde macht auch ohne Erfolg geltend, das Patentgericht

habe die Antragsgegnerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem

der angefochtene Beschluss nach der Sitzungspause verkündet worden sei, ohne

dass ihr zuvor Gelegenheit gegeben worden sei, über ihre Hilfsanträge zu sprechen.

Das Protokoll der mündlichen Verhandlung weist aus, dass die Parteien Gele-

genheit hatten, die Anträge zu stellen, was auch geschah, und dass die Beratung

und die Verkündung des angefochtenen Beschlusses erfolgten, nachdem der Sach-

und Streitstand mit den Parteien erörtert und die mündliche Verhandlung geschlos-

sen worden war (GA Bd. I, 187, 188). Demzufolge bestand für die Antragsgegnerin

Gelegenheit, auch ihre Hilfsanträge vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu

erläutern.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten

(§ 107 Abs. 1 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG.

Scharen

Asendorf

Gröning

Berger

Grabinski

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.01.2008 - 5 W(pat) 416/06 -