BGH Beschluss vom 27.02.2008 – X ZB 10/07

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/07

vom

27. Februar 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 101 07 912

Nachschlagewerk: ja BGHZ:

nein

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3

Installiereinrichtung

Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis, eine bestimmte beschränkte

Verteidigung des Streitpatents könne in der Verhandlung erörtert werden, kann auch

dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidi-

gung des Streitpatents für den Fall vorzubereiten, dass der Patentinhaber überra-

schend neue Patentansprüche einreicht. Aus einem solchen Hinweis allein lässt sich

daher noch nicht herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-

benden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es zur Vermeidung einer Verlet-

zung des Anspruchs auf rechtliches Gehör verpflichtet sei, dem Patentinhaber weite-

re Hinweise zu geben.

BGH, Beschl. v. 27. Februar 2008 - X ZB 10/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter

Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

am 27. Februar 2008

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 19. Senats (Techni-

schen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar

2007 wird auf Kosten des Patentinhabers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf

50.000,-- € festgesetzt.

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Patent 101 07 912 (Streitpa-

tent), das eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen betrifft, Ein-

spruch eingelegt. Sie hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Streitpa-

tents sei nicht patentfähig.

Der Patentinhaber hat das Streitpatent nach Maßgabe der in der mündlichen

Verhandlung vor dem Bundespatentgericht überreichten Fassungen beschränkt ver-

teidigt. Patentanspruch 1 lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung

(Bezugszeichen sind weggelassen):

"Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Daten-

leitungen für mehrere Arbeitsplätze, insbesondere miteinander und/oder

mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computerarbeitsplätze oder

dergleichen in einem Raum, mit einem aus vorbereiteten Elementen ge-

rüstartig aufbaubaren System, das unterhalb einer Decke des Raumes

und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle zur Auf-

nahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen enthält, wo-

bei an die Kanäle nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete

Säulen anschließbar sind, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versor-

gungsanschlüssen versehen sind, an die mittels Leitungen Geräte an-

schließbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Säulen um eine im

Bereich der Kanäle befindliche, horizontale Achse aus der Greifhöhe

heraus verschwenkbar angeordnet sind und dass den verschwenkbaren

Säulen Rast- oder Arretiermittel zugeordnet sind."

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen.

Hiergegen richtet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene

Rechtsbeschwerde des Patentinhabers, der die Einsprechende entgegengetreten

ist.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die gesetzlich vorgesehe-

nen Rechtsbeschwerdegründe der Verletzung rechtlichen Gehörs und fehlender Be-

gründung des angefochtenen Beschlusses geltend gemacht werden (§ 100 Abs. 3

Nr. 3 und Nr. 6 PatG). In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil

die gerügten Mängel nicht vorliegen.

1. a) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass sich in der Pra-

xis das Problem stelle, die Säulen von Installationseinrichtungen der hier fraglichen

Art bedarfsweise aus dem Weg zu schaffen, etwa weil ein Arbeitsplatz verlegt oder

Aufbauten oder Gegenstände am Ort der Säulen aufgestellt werden müssten. Ange-

sichts dessen stelle sich die patentgemäße Aufgabe, eine Einrichtung zu schaffen,

die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen

ermöglicht, die leicht zu bedienen sei und die zu möglichst geringen Behinderungen

führe, von selbst.

Die Rechtsbeschwerde sieht durch diese Ausführungen den Anspruch des

Patentinhabers auf rechtliches Gehör verletzt, weil das Bundespatentgericht den

Kerngedanken der Erfindung verkannt und nicht auf sein Verständnis des Streitpa-

tents hingewiesen habe. Indem es angenommen habe, dass sich die patentgemäße

Aufgabe "von selbst" stelle, habe es den die Lösungsrichtung definierenden Gedan-

ken nicht dem Streitpatent zugerechnet, so dass dieser nicht an der erfinderischen

Tätigkeit teilhabe. Wäre dem Patentinhaber ein Hinweis auf diese Auffassung des

Bundespatentgerichts gegeben worden, so hätte er aufzeigen können, dass das mit

den angegriffenen Ausführungen angesprochene Problem in den zahlreichen zum

Stand der Technik genannten Schriften nicht andeutungsweise angesprochen wer-

de.

b) Mit diesen Rügen zeigt die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des An-

spruchs auf rechtliches Gehör nicht auf.

Mit der angegriffenen Wendung hat das Bundespatentgericht zur Auslegung

des Streitpatents auf die einleitenden Bemerkungen der Beschreibung zurückgegrif-

fen, die auf die in Schulen, Hochschulen und dergleichen in allgemeiner Form an In-

stallationseinrichtungen der vorliegenden Art sich stellenden Anforderungen hinweist

(Tz. 0002), nämlich beispielsweise bei variierender Raumnutzung flexibel zu sein;

vor allem hat es in diesem Kontext auf die Angaben der Beschreibung abgestellt, bei

bekannten Einrichtungen seien die Säulen mit ihrem oberen Ende fest mit Kanälen

verbunden mit ihrem unteren Ende am Boden befestigt (Beschreibung Tz. 0005).

Dies hat es mit dem Anliegen des Streitpatents und größerer Flexibilität in Verbin-

dung gebracht und daraus gefolgert, dass diese Ausgestaltung vermieden werden

solle. Damit gehen die von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Ausführungen zum

Verständnis der in der Beschreibung formulierten Aufgabenstellung, einen flexiblen

Aufbau, eine flexible Installation von Versorgungsleitungen und eine leichte Bedien-

barkeit der Vorrichtung zu ermöglichen, die zu möglichst geringen Behinderungen

führen, auf die in der Beschreibung des Streitpatents angesprochenen, sich bei Ein-

richtungen der hier fraglichen Art stellenden Schwierigkeiten zurück, nämlich dass

am Ort der Säule Gegenstände aufgebaut oder ein Arbeitsplatz verlegt werden

müssen. Das Bundespatentgericht hat daher entgegen der Annahme der Rechtsbe-

schwerde mit dem Abstellen auf Probleme (d.h. Schwierigkeiten), die sich "in der

Praxis stellen", seiner Entscheidung keinen Sachverhalt zugrunde gelegt, zu dem

der Patentinhaber keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätte, sondern auf

einen Sachverhalt, den der Patentinhaber in der Beschreibung des Streitpatents

selbst dargestellt hat. Der angefochtene Beschluss stellt daher keine Verletzung des

rechtlichen Gehörs in Form einer Überraschungsentscheidung dar.

Im Übrigen rügt die Rechtsbeschwerde mit dem Vorbringen, das Bundespa-

tentgericht habe den Kerngedanken der Erfindung verkannt, die inhaltliche Richtig-

keit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechts-

beschwerde nicht zur Überprüfung steht. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde

wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs dient allein der Wahrung dieses Verfah-

rensgrundrechts der am Verfahren Beteiligten

(Sen.Beschl. v. 11.6.2002

- X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur; Sen.Beschl v. 27.6.2007 - X ZB 6/05,

GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II zur Veröffentlichung in

BGHZ 173, 47 vorgesehen).

2. Die Rechtsbeschwerde macht weiter ohne Erfolg geltend, der angefochte-

ne Beschluss beruhe deshalb auf einer Verletzung des Anspruchs des Patentinha-

bers auf rechtliches Gehör, weil sein Vorbringen zur erfinderischen Tätigkeit voll-

ständig übergangen worden sei.

a) Bei seiner Würdigung hat das Bundespatentgericht sich mit dem deut-

schen Gebrauchsmuster 94 11 771 auseinandergesetzt, dem es eine Einrichtung

zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Ar-

beitsplätze mit nach unten gerichteten Säulen zur Aufnahme von Versorgungs- und

Datenleitungen und eine Lehre zu deren Verschwenkbarkeit als bekannt entnom-

men hat. Auf dieser Grundlage befasst sich der angefochtene Beschluss mit dem

Stand der Technik und demzufolge mit der technischen Entwicklung bis zum Priori-

tätstag. Mit der Frage der Höhenverstellbarkeit der Versorgungsanschlüsse hat sich

das Bundespatentgericht ausdrücklich auseinandergesetzt und der Veröffentlichung

von Leimbach, Gestaltung und Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume, 1954,

sowie den US-Patentschriften 3 534 319 und 4 801 815 entnommen, dass Säulen

zur Aufnahme von Versorgungsleitungen, die um eine horizontale Achse schwenk-

bar und damit in der Höhe verstellbar sind, im Stand der Technik bekannt waren.

Aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht dabei zu anderen Ergebnissen

und Schlüssen als der Rechtsbeschwerdeführer gelangt ist, lässt sich nicht herlei-

ten, das Bundespatentgericht habe seinen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genom-

men und dadurch den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe das

Vorbringen zum Markterfolg der Lehre nach dem Streitpatent als Hilfskriterium zur

Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt, verkennt sie, dass aus

einem erheblichen Absatz patentgemäßer Produkte und dem damit erzielten wirt-

schaftlichen Erfolg allein nicht auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit geschlossen

werden kann, insbesondere dann nicht, wenn zum Auffinden des patentgemäßen

Gegenstandes keine technischen Schwierigkeiten zu überwinden waren (Sen.Urt. v.

11.5.1993 - X ZR 104/90, GRUR 1994, 36, 38 - Messventil). Davon ist das Bundes-

patentgericht nach Auswertung des Stands der Technik ausgegangen. Es stelle da-

her weder einen Begründungsmangel noch eine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör dar, wenn eine Behauptung zu den Hilfskriterien in den Entschei-

dungsgründen nicht ausdrücklich erörtert wird (vgl. Sen.Beschl. v. 11.9.2007

- X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät).

c) Schließlich kann auch aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht in

der Terminsladung darauf hingewiesen hat, im Rahmen der mündlichen Verhand-

lung könne die ursprüngliche Offenbarung der Kombination der Gegenstände der

Patentansprüche 5 und 7 bis 10 mit dem des geltenden Patentanspruchs 1 diskutiert

werden, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hergeleitet werden.

Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis der vorliegenden Art

kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten

Verteidigung des Streitpatents vorzubereiten, um auf diese Weise der Notwendigkeit

einer Vertagung der mündlichen Verhandlung entgegenzuwirken, die erforderlich

werden kann, wenn der Patentinhaber das Streitpatent durch überraschend einge-

reichte neue Patentansprüche beschränkt zu verteidigen sucht und sich der Ein-

sprechende darauf nicht einlassen kann oder will, etwa weil die Einlassungsfrist für

ihn nicht gewahrt ist. Aus einem derartigen vorbereitenden Hinweis lässt sich nicht

ohne weiteres herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-

benden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es, um eine Verletzung des An-

spruchs auf rechtliches Gehör zu vermeiden, verpflichtet sei, dem Patentinhaber

weitere Hinweise zu geben, wenn es auch einen in dieser Weise gefassten An-

spruch nicht für patentfähig hält. Ein solcher Schluss ist bereits deshalb verfehlt, weil

durch einen solchen Hinweis beiden Parteien Gelegenheit gegeben wird, zu der

Frage der Patentfähigkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents Stel-

lung zu nehmen, damit aufgrund dieser Stellungnahmen die Frage der Zulässigkeit

einer beschränkten Verteidigung und der Patentfähigkeit des danach beanspruchten

Gegenstandes sachlich erörtert und beschieden werden kann.

Umstände, aufgrund derer der Beschwerdeführer gleichwohl davon hat aus-

gehen können, nach dem Hinweis des Bundespatentgerichts in der Terminsladung

werde das Streitpatent - wenn auch in eingeschränktem Umfang - aufrechterhalten,

sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zu einer solchen Annahme hatte der

Patentinhaber im Streitfall auch deshalb keine Veranlassung, weil er das Streitpatent

nicht in einer dem vorbereitenden Hinweis entsprechenden, sondern in davon ab-

weichenden Fassungen verteidigt hat. Für die von der Rechtsbeschwerde vermiss-

ten weiteren Hinweise bestand daher weder im Ausgangspunkt noch im Hinblick auf

das prozessuale Verhalten des Patentinhabers eine Veranlassung.

d) Die übrigen von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen betreffen die in-

haltliche Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung, die im Verfahren der zulas-

sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht.

3. Der angefochtene Beschluss leidet auch nicht an Begründungsmängeln

(§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG).

a) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel darin, dass das

Bundespatentgericht aus den Entgegenhaltungen entnommen hat, eine um eine ho-

rizontale Achse aus der Greifhöhe heraus verschwenkbare Anordnung sei im Stand

der Technik bekannt gewesen, obwohl dies nicht der Fall sei, weil keine der vom

Bundespatentgericht zitierten Schriften eine solche Anordnung offenbare, ferner dar-

in, dass es an Ausführungen zu der Frage fehle, dass der Fachmann konkrete Ver-

anlassung gehabt habe, die vom Bundespatentgericht herangezogenen Druckschrif-

ten zu kombinieren.

Mit diesen Rügen wendet sich die Rechtsbeschwerde lediglich gegen die in-

haltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses, die im Verfahren der zulas-

sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht (BGHZ 33, 333, 338

- Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informati-

onsübermittlungsverfahren II m.N.).

b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel schließlich darin,

dass das Bundespatentgericht in der Terminsladung angeregt habe, die Patentan-

sprüche 5 und 7 bis 10 mit dem Patentanspruch 1 zu kombinieren. Patentanspruch

10 des Haupt- und Hilfsantrags sei auf die Patentansprüche 1 bis 9 und damit auch

auf die nach Auffassung des Bundespatentgerichts weiteren zusammenfassenden

Patentansprüche 1, 5 und 7 bis 9 rückbezogen. Zumindest den Patentanspruch 10

habe das Bundespatentgericht daher eigens prüfen und bescheiden müssen.

Patentanspruch 10 betrifft nach der mit dem Haupt- wie dem Hilfsantrag je-

weils beschränkt verteidigten Fassung des Streitpatents eine Einrichtung nach den

Patentansprüchen 1 bis 9, bei der die Versorgungsanschlüsse einer Säule in einem

Anschlusskasten zusammengefasst sind. Bei diesem Patentanspruch handelt es

sich nicht um einen von mehreren selbständigen Ansprüchen. Zwar kann, wenn ein

Patent mehrere selbständige Ansprüche enthält, allein aus dem Umstand, dass der

Patentinhaber nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang

einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (hilfswei-

se) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang eines oder mehrerer selbständiger

Ansprüche einverstanden. Beantragt der Patentinhaber hingegen, das Patent in be-

schränktem Umfang mit bestimmten auf den Hauptanspruch rückbezogenen un-

selbständigen Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich der Widerruf

des Patents gerechtfertigt, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan-

spruchs aus dem verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist

(Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Tz. 21 f. - Informations-

übermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120,

122 - elektrisches Speicherheizgerät). Die Ausführungen des angefochtenen Be-

schlusses zu den (unselbständigen) Patentansprüchen lassen demzufolge einen

Begründungsmangel nicht erkennen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 PatG. Eine mündliche Verhand-

lung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.02.2007 - 19 W(pat) 320/04 -