BGH Beschluss vom 25.10.2007 – I ZB 22/04

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 22/04

Verkündet am: 25. Oktober 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 23 188

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Milchschnitte

MarkenG § 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3

a) Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen.

b) Das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf tech- nische Geräte beschränkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Waren- form technisch bedingt ist.

c)

Ist die Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Ver- kehrsdurchsetzung für einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigkuchen) ergeben.

BGH, Beschl. v. 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 32. Senats (Mar-

ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juni

2004 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf

100.000 € festgesetzt.

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 1. Juli 1997 aufgrund Verkehrs-

durchsetzung die nachfolgend abgebildete farbige (braun, weiß) dreidimensio-

nale Marke Nr. 397 23 188 für die Waren "Dauer- und Feinbackwaren, nämlich

Fertigkuchen" eingetragen:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Lö-

schung der Marke beantragt, weil diese nicht markenfähig sei und die Voraus-

setzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und

freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

Nachdem das Bundespatentgericht in einer ersten Entscheidung den

Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts über

die Löschung der Marke aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen hatte,

hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Löschungsantrag mit Beschluss

vom 5. August 2002 zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG,

Beschl. v. 23.6.2004 - 32 W (pat) 308/02, juris).

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen)

Rechtsbeschwerde.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass Löschungsgründe

nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3

MarkenG weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke noch im Zeitpunkt der

Entscheidung über den Löschungsantrag gegeben seien. Zur Begründung hat

es ausgeführt:

Das angemeldete Zeichen bestehe nicht ausschließlich aus einer Form,

die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es

handele sich nicht um die Grundform der im Warenverzeichnis aufgeführten

Fertigkuchen. Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschließlich aus

einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG notwendig sei. Der für den Ausschluss des Schutzes nach die-

ser Vorschrift erforderliche Nachweis, dass sich die wesentlichen Merkmale der

Form der beanspruchten Ware in einer technischen funktionellen Wirkung er-

schöpften, sei nicht erbracht. Die Formenvielfalt bei Fertigkuchen und Kuchen-

schnitten zeige, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer

Notwendigkeiten sei.

Die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG) und der Produktmerkmalsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

seien durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Bei

der Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung für die

Waren, für die sie angemeldet worden sei, durchgesetzt habe, seien sämtliche

maßgeblichen Umstände des Einzelfalls heranzuziehen. Nach der von der Mar-

keninhaberin vorgelegten repräsentativen Befragung sei ein Durchsetzungsgrad

von 61,5 % erreicht, der zur Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ausreiche.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-

schwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor-

aussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 i.V. mit § 3

Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 MarkenG verneint.

1. Der Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede

stehenden Marke nicht durch.

a) Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschließlich aus

einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Er-

reichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen

wesentlichen Wert verleiht. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3

Abs. 1 lit. e MarkenRL um. Die Bestimmungen schließen es im öffentlichen

Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen oder

Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber

aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Ware mit diesen

technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen (EuGH, Urt. v.

18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP

2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003,

I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado;

BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004,

752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589

Tz. 15 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; Beschl. v. 24.5.2007

- I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube).

b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das

Bundespatentgericht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ver-

neint hat.

aa) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen dem Markenschutz

nicht zugänglich, wenn es ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die

Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine

bestimmte Form, wenn sie ausschließlich aus Merkmalen besteht, die für diese

Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen (vgl. BGH, Beschl.

v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506 = WRP 2004, 755 - Stabtaschen-

lampen II; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 228; Hacker in Ströbele/

Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 3 Rdn. 92; Körner/Gründig-Schnelle, GRUR

1999, 535, 536 f.).

bb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-

gen. Es hat mit Recht angenommen, ein Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG sei nur gegeben, wenn es sich um die Grundform der Ware handele,

für die Schutz beansprucht werde. Fertigkuchen würden aber in einer Vielzahl

von Formen angeboten. Diese variierten nach den Proportionen, den Oberflä-

chenformen (Quadrat, Rechteck, Ellipse, Hyperbel, Dreieck oder Raute), der

Anzahl und Anordnung der Schichten und der Farbgebung.

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, das

Bundespatentgericht hätte nicht auf Fertigkuchen als den allgemeinen Ober-

begriff des Warenverzeichnisses abstellen dürfen, sondern der Prüfung die als

Zeichen dargestellte Ware als solche (Fertigkuchen in Form einer Schnitte mit

Cremefüllung) zugrunde legen müssen.

Durch die Art der Ware selbst bedingt sind diejenigen Merkmale, die die

Grundform der Warengattung ausmachen (BGH GRUR 2004, 506, 507 - Stab-

taschenlampen II; Fezer aaO § 3 Rdn. 228; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

2. Aufl., § 3 Rdn. 52). Dies folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des

§ 3 Abs. 2 MarkenG nach Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL. Diese Vorschrift stellt

- wie der Zusammenhang mit den weiteren Eintragungshindernissen des Art. 3

Abs. 1 MarkenRL zeigt - besondere Schutzhindernisse für die mit der Waren-

form übereinstimmenden Formmarken auf (BGH GRUR 2006, 589 Tz. 15

- Rasierer mit drei Scherköpfen). Als absolutes Schutzhindernis beurteilt sich

die Schutzfähigkeit der Marke im Hinblick auf die im Verzeichnis angeführten

Waren der Gattung nach (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 88). Danach

liegt es nahe, der Beurteilung die Warengattung "Fertigkuchen" zugrunde zu

legen und die Prüfung nicht auf "Cremeschnitten" zu verengen.

Die Frage kann im Streitfall aber offenbleiben, weshalb auch das von der

Antragstellerin in diesem Zusammenhang angeregte Vorabentscheidungs-

ersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nicht erforder-

lich ist. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts zur großen Formenvielfalt

auf dem maßgeblichen Warensektor und zu einer fehlenden Grundform für die

Produkte haben auch unter Zugrundelegung der Ware "Cremeschnitten" Gültig-

keit, weil das Bundespatentgericht bei seiner Prüfung auch auf Kuchenschnitten

mit Schichten aus Creme und Teig abgestellt hat. Die große Formenvielfalt

auch bei der Ware "Cremeschnitten" belegen zudem die zu den Akten gereich-

ten Abbildungen, die eine Vielzahl von Kuchenschnitten mit Cremefüllung in

unterschiedlicher Form, Zahl und Stärke der Schichten und Farben zeigen und

die sich von der angegriffenen Formmarke unterscheiden. Die Annahme des

Bundespatentgerichts, die Marke der Markeninhaberin stelle nicht die Grund-

form einer Cremeschnitte dar, beruht danach auf verfahrensfehlerfrei getroffe-

nen Feststellungen und lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Aus dem Umstand, dass auch andere Produkte dieses Warenbereichs,

wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, dreilagig aufgebaut sind und im Aus-

land einzelne Waren zu finden sind, die sich nicht von der mit der Marke abge-

bildeten Cremeschnitte unterscheiden, ergibt sich nicht, dass die die Warenform

darstellende Marke nur die Grundform dieses Produkts wiedergibt. Gegenteili-

ges folgt auch nicht aus dem Ergebnis der vom Deutschen Patent- und Marken-

amt durchgeführten Verbandsumfrage, nach der zwei Verbände (Zentralver-

band des Deutschen Bäckerhandwerks und Deutscher Konditoren Bund) mitge-

teilt haben, die Marke zeige eine auf dem Warensektor gebräuchliche Form.

Daraus ergibt sich nicht, dass es sich um die Grundform der Warengattung

handelt. Vielmehr verfügt die die Warenform wiedergebende Marke in den äu-

ßeren Proportionen, der Stärke der Schichten und den Farben (braun, weiß)

über bestimmte nicht ausschließlich durch die Art der Ware bedingte Gestal-

tungsmerkmale.

c) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die

Marke auch nicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz deshalb

ausgeschlossen ist, weil sie ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Er-

reichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Das Bundespatentgericht

hat dies aus der auf dem Warensektor bestehenden Formenvielfalt gefolgert,

die zeigt, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwen-

digkeiten ist.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung ist das Eintra-

gungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allerdings nicht auf technische

Geräte beschränkt. Der Schutzzweck der Vorschrift, durch die allgemein eine

Monopolisierung technischer Lösungen verhindert werden soll (vgl. zu Art. 3

Abs. 1 lit. e MarkenRL EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 - Philips/Remington),

kann auch dann eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist. Davon

kann vorliegend aber deshalb nicht ausgegangen werden, weil die Warenform-

marke über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verfügt, die nicht technisch

bedingt sind und die bereits der Annahme des Schutzhindernisses nach § 3

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen (hierzu oben näher III 1 b bb).

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, folgt die technische Bedingtheit

der Form nicht aus der Notwendigkeit, "Cremeschnitten" beim industriellen Fer-

tigungsprozess aus Gründen der Produktionsvereinfachung rechteckig zu ge-

stalten und dreilagig aufzubauen. Die Markeninhaberin erlangt Markenschutz

nur für die konkrete Warenformmarke und nicht für die Grundform einer Ku-

chenschnitte mit Cremefüllung mit einem dreilagigen Schichtenaufbau in recht-

eckiger Form (vgl. BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück; 171, 89 Tz. 22 - Pra-

linenform). Deshalb kann die Frage, ob die Marke ausschließlich aus einer

Form besteht, die technisch bedingt ist, nicht auf die Prüfung dieser Merkmale

verkürzt werden.

2. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass das

zunächst bestehende Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dadurch überwunden worden ist, dass sich die Marke im

Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der von der Markeninhaberin vertriebenen

Fertigkuchen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

a) Die Frage, ob eine Marke sich infolge Benutzung im Verkehr i.S. von

§ 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Ge-

sichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung er-

langt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen

stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Un-

ternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97,

Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Windsurfing Chiemsee). Auch

wenn für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades

nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann, ist - sofern nicht

besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere

Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung bei 50 % anzusetzen

(BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001,

1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

b) Aufgrund der vorliegenden Verkehrsbefragungen hat das Bundespa-

tentgericht mit Recht angenommen, dass sich die die Warenform darstellende

dreidimensionale Marke für die Ware "Fertigkuchen" als Hinweis auf die Her-

kunft dieser Ware aus einem Unternehmen entwickelt hat. Danach lagen die

Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG sowohl

im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Ent-

scheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) vor. Nach

den Verkehrsbefragungen ordneten im April 1997 77,3 % der Befragten, im No-

vember 1998 79,2 % der Befragten und im Februar 2002 61 % der Befragten

die in Rede stehende Warenform einem bestimmten Unternehmen zu. Selbst

wenn ausschließlich auf die im Februar 2002 durchgeführte Verkehrsbefragung

abgestellt wird und diejenigen Teile des Publikums (9 %) abgesetzt werden, die

die Warenform einem anderen Unternehmen als der Markeninhaberin oder den

Marken Dritter zurechneten, verbleiben 52 % des Publikums. Dies reicht, wie

das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im vorliegenden Fall für

die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aus, weil keine Anhaltspunkte dafür

bestehen, dass ein 50 % deutlich übersteigender Durchsetzungsgrad bei der in

Rede stehenden Formmarke zur Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3

MarkenG erforderlich ist (vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 760 Tz. 21 - LOTTO).

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, das

Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Wa-

renform nicht nur als Produkt bekannt, sondern auch als Herkunftshinweis auf-

gefasst werde. Aus dem Umstand, dass mehr als 50 % der Befragten das dar-

gestellte Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen, folgt, dass die

Produktform dem überwiegenden Teil des Publikums nicht nur bekannt, son-

dern von diesen Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Dies gilt trotz des Umstandes, dass die der Formmarke entsprechende Ware

nur verpackt vertrieben wird.

Die Rechtsbeschwerde hat in anderem Zusammenhang geltend ge-

macht, die Markeninhaberin habe die behauptete Verkehrsdurchsetzung nur auf

die Benutzung für Milchcreme-Schnitten gestützt; daraus ergebe sich kein

Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung allgemein für Fertigkuchen. Dem kann

nicht zugestimmt werden. Dabei kann offenbleiben, ob bei einer Eintragung ei-

nes weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffs im Verzeichnis eine Ver-

kehrsdurchsetzung für spezielle unter den weiten Oberbegriff fallende Waren

oder Dienstleistungen in jedem Fall für eine Verkehrsdurchsetzung der Marke

für die mit dem Oberbegriff bezeichneten Waren oder Dienstleistungen genügt.

Im vorliegenden Fall stellt die eingetragene Warenart (Fertigkuchen) keinen

weiten Warenoberbegriff dar und weist einen hinreichend engen Bezug zu dem

Produkt "Milchcreme-Schnitte" auf. Aus einer die Voraussetzungen der Ver-

kehrsdurchsetzung erfüllenden Benutzung der Marke für Milchcreme-Schnitten

ergibt sich bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Be-

rücksichtigung der berechtigten Interessen der Markeninhaberin daher eine

Verkehrsdurchsetzung für die im Verzeichnis eingetragene Ware "Fertigkuchen"

(vgl. hierzu auch allgemein: Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 314).

3. Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, dass

das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls durch Verkehrs-

durchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Hierzu gelten

die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.06.2004 - 32 W(pat) 308/02 -