BGH Beschluss vom 17.11.2005 – I ZB 12/04

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 12/04

Verkündet am: 17. November 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 587 254

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Rasierer mit drei Scherköpfen

PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B; MarkenG § 115 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2

Zu den von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ erfassten Eintragungs- hindernissen zählt auch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG über die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken.

BGH, Beschl. v. 17. November 2005 – I ZB 12/04 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und

die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. Mai

2004 an Verkündungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Mar-

ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an

das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festge-

setzt.

I. Der Schutz der nachfolgend wiedergegebenen, unter IR 587 254 für die

Waren „Unités de rasage, à savoir supports avec têtes de rasage“ international

registrierten dreidimensionalen Marke

ist am 30. August 1995 auf Deutschland erstreckt worden. Die Antragstellerin hat

am 6. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der

Marke den Schutz für Deutschland zu entziehen. Sie hat ihren Antrag damit be-

gründet, dass der angegriffenen Marke als bloßer Wiedergabe des Kopfes eines

elektrischen Rasierapparates nicht nur die Markenfähigkeit, sondern auch die er-

forderliche Unterscheidungskraft fehle; außerdem stehe dem Schutz der Marke

ein Freihaltebedürfnis entgegen.

Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen.

Sie beruft sich auf den Telle-quelle-Schutz, der eine Prüfung der Markenfähigkeit,

insbesondere der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, verbiete. Die Marken-

abteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Antrag zurückgewie- sen; § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG finde keine Entsprechung in Art. 6quinquies PVÜ und

gehöre daher nicht zu den Schutzversagungsgründen, die allein bei der Schutz-

erstreckung ebenso wie bei der nachträglichen Schutzentziehung zu prüfen seien.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht diesen

Beschluss aufgehoben und die Schutzentziehung ausgesprochen (Mitt. 2004, 272

[Ls.]). Hiergegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbe-

schwerde der Markeninhaberin, mit der sie ihren Antrag auf Zurückweisung des

Schutzentziehungsantrags weiterverfolgt. Die Antragstellerin beantragt, die

Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen für eine Schutzent-

ziehung als gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Antragstellerin habe sich in erster Linie auf die Bestimmung des § 3

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt. Dabei sei zu beachten, dass § 3 MarkenG zwei

unterschiedliche Sachverhalte erfasse: zum einen die in Absatz 1 geregelte ab-

strakte Markenfähigkeit und zum anderen das in Absatz 2 normierte, nicht wider-

legliche Freihaltebedürfnis an Produktformen, das systematisch zu den absoluten

Schutzhindernissen zähle. Der Telle-quelle-Schutz bedeute, dass einer IR-Marke nur die in Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ aufgeführten Eintragungshindernisse ent-

gegengehalten werden könnten. Die Eintragungshindernisse des Markengesetzes

entsprächen aber denen der Pariser Verbandsübereinkunft. Denn die Marken-

rechtsrichtlinie, die in Deutschland durch das Markengesetz umgesetzt worden

sei, berufe sich ausdrücklich auf die völlige Übereinstimmung ihrer Bestimmungen

mit denen der Pariser Verbandsübereinkunft. Durch den Telle-quelle-Schutz solle

die Prüfung der abstrakten Markenfähigkeit, nicht dagegen die der technischen

Bedingtheit ausgeschlossen werden.

Tatsächlich unterliege die angegriffene Marke diesem Schutzhindernis; denn

sie bestehe ausschließlich aus der Form, die zur Erreichung einer technischen

Wirkung erforderlich sei. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-

ischen Gemeinschaften sei die Form der Ware dann nicht als Marke schutzfähig,

wenn nachgewiesen werde, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser

Form ihrer technischen Wirkung zuzuschreiben seien. Dabei sei unbeachtlich,

dass auch Alternativformen mit gleicher technischer Wirkung denkbar seien.

Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erfüllt. Gegenstand der angegriffe-

nen Marke sei der Aufsatz für einen Rasierapparat, bestehend aus drei auf einer

Platte in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten Scherköpfen. Die

Scherköpfe ließen ringförmige Perforierungen erkennen, durch die die Barthaare

an die jeweiligen Schermesser gelangten. Würden bei einem elektrischen Rasier-

apparat drei Scherköpfe mit rotierenden Messern eingesetzt, sei diese Anordnung

nahe liegend, weil nur so eine Lücke in der Scherspur vermieden und der Antrieb

auf diese Weise über eine zentrale Antriebsachse geführt werden könne.

Ein besonderer Nachweis für die technische Formbedingtheit, etwa durch ein

Sachverständigengutachten, sei im Registerverfahren nicht zu verlangen. Hier

müsse die Schutzfähigkeit einer Marke im Wege einer summarischen Prüfung un-

ter Berücksichtigung allgemein zugänglicher Quellen, unter Heranziehung von Er-

fahrungssätzen sowie unter Würdigung der von den Beteiligten eingereichten Un-

terlagen beurteilt werden. Ein starkes Indiz für eine ausschließlich technisch be-

dingte Form der angegriffenen Marke seien Produktschutzrechte an der Form,

auch wenn sie – wie das Patent im Falle der Markeninhaberin – inzwischen abge-

laufen seien. Das Bundespatentgericht könne sich des Weiteren auf diverse Par-

teigutachten stützen, die zu den Akten gereicht worden seien und die sich mit der

Frage befassten, ob die Gestaltung des fraglichen Rasierapparates technisch be-

dingt sei. Schließlich hätten verschiedene nationale Gerichte, die über die Frage

der Schutzfähigkeit der Streitmarke zu entscheiden gehabt hätten, unabhängige

Sachverständige eingeschaltet, die übereinstimmend zu dem Schluss gekommen

seien, dass die Form des in Rede stehenden Rasierapparates erforderlich sei, um

eine technische Wirkung zu erzielen. Angesichts dieser mit der vorläufigen Ein-

schätzung des Bundespatentgerichts übereinstimmenden Erkenntnisse bestehe

kein Anlass zu weiteren Ermittlungen.

Die Markeninhaberin könne sich auch nicht darauf berufen, dass sich die

Marke inzwischen beim Verkehr durchgesetzt habe. Zwar ergebe sich aus Art. 6quinquies Abschn. C PVÜ, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer IR-

Marke alle Umstände, insbesondere die Dauer des Gebrauchs, zu berücksichtigen

seien. Auch wenn damit die Benutzung im Registerverfahren ausnahmsweise bei

der Beurteilung der Schutzfähigkeit eine Rolle spielen könne, gewähre diese Be-

stimmung doch keinen Anspruch auf Schutzerlangung kraft Verkehrsdurchset- zung. Denn Art. 6quinquies Abschn. C PVÜ spreche nur von der Würdigung der

Schutzfähigkeit der Marke, ohne sich mit den einzelnen Schutzversagungsgrün-

den auseinanderzusetzen, zu denen auch solche zählten, die unzweifelhaft nicht

durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könnten. Dies spreche dafür,

dass die Pariser Verbandsübereinkunft den nationalen Gesetzgebern einen erheb-

lichen Gestaltungsspielraum ließe.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde

haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur

Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentge-

richt hat zwar zu Recht angenommen, dass die ausgesprochene Schutzentzie-

hung für die IR-Marke der Markeninhaberin auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG gestützt werden kann. Die Rechtsbeschwerde rügt aber mit Erfolg,

dass das Bundespatentgericht das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Be-

stimmung im Streitfall nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

1. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass einer nach § 3 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG nicht eintragungsfähigen IR-Formmarke der Schutz nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG zu entziehen ist, steht im Einklang mit Art. 6quinquies

Abschn. B PVÜ.

a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die

Frage, ob der Streitmarke der Schutz für Deutschland entzogen werden kann, ausschließlich nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ beurteilt. Denn eine im Ur-

sprungsland vorschriftsmäßig eingetragene IR-Marke wird in den anderen Ver- bandsländern – vorbehaltlich der Regelung in Art. 6quinquies PVÜ – so, wie sie ist, geschützt (Art. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ: „sera … protégée telle

quelle dans les autres pays de l’Union“). Dies bedeutet, dass der Schutz nur aus den in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannten Gründen entzo-

gen werden kann.

b) Zu den von Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ erfassten Ein-

tragungshindernissen zählt indessen auch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Mar-

kenG über die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken.

aa) Die Regelung des Markengesetzes über die Schutzhindernisse beruht

auf den Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie. Wie sich aus dem 12. Erwä-

gungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der europäische Gesetzgeber davon ausge-

gangen, dass sich die Markenrechtsrichtlinie ihrerseits in vollständiger Überein-

stimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet, also keine weiterrei- chenden Schutzversagungsgründe kennt, als Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1

bis 3 PVÜ sie zulässt. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies

Abschn. B PVÜ führen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999,

728, 729 = WRP 1999, 858 – Premiere II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98,

GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH; Beschl. v. 14.12.2000 –

I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 – Montre; Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00,

GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform).

bb) Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e

MarkenRL zurück. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung – ungeach-

tet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung

nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) – im

Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die

Markenrechtsrichtlinie macht damit – stärker als der deutsche Gesetzestext, der

den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Marken-

fähigkeit – deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Wa-

renform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = § 3

Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der frei-

en Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind (vgl. EuGH,

Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 bis

80 – Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 – verb. Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01,

Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 bis 75 – Linde, Winward, Rado) und damit einem Schutzversagungsgrund entsprechen, wie er sich auch in Art. 6quinquies

Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden

sich von den Eintragungshindernissen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL

(= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) lediglich dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer

durch Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden

können.

cc) Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markenge-

setz bestimmte besonders freihaltebedürftige Warenformen von der Möglichkeit

ausschließen, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL

bzw. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu über-

winden, befinden sie sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser

Verbandsübereinkunft. Diese befasst sich – ausgehend von der Schutzerstre-

ckung der IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen – naturgemäß nicht

mit der Überwindung von Schutzversagungsgründen durch Verkehrsdurchsetzung

in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist.

2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bun-

despatentgericht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall

als gegeben angesehen hat.

a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschließlich aus

einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-

chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wie der Gerichtshof der Europä-

ischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e

zweiter Spiegelstrich MarkenRL entschieden hat, setzt dieses Eintragungshinder-

nis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-

nischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wir-

kung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83

– Philips/Remington).

b) Das Bundespatentgericht hat die Frage der technischen Formbedingtheit

der Streitmarke selbst beantwortet. Diese Beurteilung ist – wie die Rechtsbe-

schwerde mit Erfolg rügt – nicht frei von Rechtsfehlern.

Den insoweit rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts ist

mit hinreichender Klarheit zu entnehmen, dass es sich bei der Anordnung der drei

Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisförmig angeordne-

ten Schlitzen, durch die die Barthaare den in den Scherköpfen sich bewegenden

Messern zugeführt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der tech-

nischen Wirkung zuzuschreiben sind, auch wenn es andere Gestaltungsformen

geben mag, mit denen ähnliche oder gleiche technische Wirkungen erzielt werden

können (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 – Philips/Remington). Dagegen las-

sen sich der angefochtenen Entscheidung keine klaren und tragfähigen Aussagen

darüber entnehmen, dass auch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Trä-

gerplatte sowie die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umran-

dung der drei Scherköpfe gleichfalls ausschließlich technisch bedingt sind. Zwar

hat das Bundespatentgericht hinsichtlich einzelner Merkmale – etwa hinsichtlich

der Abrundung der Ecken der dreieckigen Trägerplatte – auf eine mögliche techni-

sche Funktion hingewiesen, mit der aber nicht die gesamte Gestaltung als aus-

schließlich technisch bedingt erklärt werden kann. Hinsichtlich der konkreten Ges-

taltung konnte sich das Bundespatentgericht nicht auf ein Patent mit entsprechen-

den Merkmalen stützen. Mit Recht weist die Rechtsbeschwerde auf den Vortrag

der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren hin, wonach die hier in Rede ste-

hende konkrete Gestaltung nicht Gegenstand eines technischen Schutzrechts ge-

wesen sei.

IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Bun-

despatentgericht hat erneut darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmar-

ke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich

der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verfügen die Mitglieder des

beschließenden Senats selbst über die erforderliche Sachkunde, ist hierfür die

Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist

die Erhebung von Sachverständigenbeweis auch im Registerverfahren keines-

wegs ausgeschlossen (vgl. § 74 Abs. 1 MarkenG). Die Notwendigkeit einer sol-

chen Beweisaufnahme könnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide

Parteien auf widersprechende gutachterliche Äußerungen stützen.

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 28 W(pat) 147/02 -