BGH Beschluss vom 01.03.2001 – I ZB 54/98

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 54/98

Verkündet am: 1. März 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 20 076.8

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

REICH UND SCHOEN

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3

a) Zur Unterscheidungskraft und zum Freihaltebedürfnis der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen Fernsehunterhaltung, Rundfunk-, Fernseh- und Videofilmproduktion sowie Film- und Videoverleih, Betrieb von Tonstudios und Veröffentlichung und Vermietung von Büchern.

b) Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich die Anmeldung bezieht.

BGH, Beschl. v. 1. März 2001 - I ZB 54/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 1. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des

29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

vom 20. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die

Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen

"Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentli-

chung und Vermietung von Büchern" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Ver-

handlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-

verwiesen.

Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf

100.000 DM festgesetzt.

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 16. Mai 1995 eingereichten An-

meldung die Eintragung der Wortfolge

"REICH UND SCHOEN"

für die Dienstleistungen

"Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und

Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Filmverleih;

Betrieb von Tonstudios; Videofilmproduktion; Videoverleih; Veröf-

fentlichung und Vermietung von Büchern".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmel-

dung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr

Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Der Eintragung der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" stehe ein Frei-

haltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nachweisbar sei ihre

Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen auch für die Zeit vor dem

Start der gleichnamigen Fernsehserie. Ein gegenwärtiger beschreibender Ge-

brauch durch Wettbewerber der Anmelderin für die in Rede stehenden Dienst-

leistungen oder für andere Produktionen sei jedoch nicht festzustellen. Es sei

aber ein "zukünftiges Freihaltebedürfnis" anzuerkennen. Denn die Wortfolge

biete sich als beschreibende Angabe für die einschlägigen Dienstleistungen

unmittelbar und in naheliegender Weise an. Sie stelle verkürzt und schlagwort-

artig eine Sachaussage inhaltlicher Art dar. Die Wortfolge beschreibe unmittel-

bar, erschöpfend und ohne Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen den In-

halt von Werken und auf solche Werke bezogene Dienstleistungen dahin, daß

sie sich mit den Reichen und Schönen beschäftigten. Zugleich preise die

Wortfolge die Werke und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen

werblich als besonders interessant an.

Der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für Waren und Dienstlei-

stungen, die ein Werk zum Gegenstand hätten, das Reichtum und Schönheit

behandele, jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Wenn an einer beschreibenden Angabe ein Freihaltebedürfnis bestehe, sei an

die Prüfung der Unterscheidungskraft ein strenger Maßstab anzulegen, dem

die angemeldete Marke nicht gerecht werde. Eine verständliche inhaltsbe-

schreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werkti-

tel eignen, werde vom Verkehr aber nicht als Kennzeichnung der Herkunft von

Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt.

Die für die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" bestehenden Eintra-

gungshindernisse seien nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3

MarkenG überwunden. Die hierzu erforderlichen Bekanntheitswerte erreiche

die gleichnamige Fernsehserie auch nicht annähernd.

III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.

Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das

Bundespatentgericht für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstu-

dios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" vom Vorlie-

gen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausge-

gangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegan-

gen, daß die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" die allgemeinen Anforderun-

gen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig

i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Denn Werktitel können unter der Geltung des

Markengesetzes nicht generell vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ob

ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt

enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist,

ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97,

GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.).

2. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Wortfolge "REICH

UND SCHOEN" fehle für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Ton-

studios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" jede Un-

terscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, kann nicht zugestimmt

werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist

die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unter-

scheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu

werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 =

WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000,

720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es,

die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 =

GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,

GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher

für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maß-

stab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht

aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für

die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender be-

schreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst

nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr

- etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets

nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es

keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die vorerwähnte Unterschei-

dungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl.

v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL

SOFTWARE CORPORATION).

An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines mög-

lichen Freihaltungsinteresses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden.

Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht

kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des

absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es

schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von er-

höhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH,

Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209

- Test it., m.w.N.).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstlei-

stungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung

und Vermietung von Büchern".

Die angemeldete Marke ist kurz und prägnant. Entgegen der Annahme

des Bundespatentgerichts weist sie keine beschreibende Aussage über die

vorstehend angeführten Dienstleistungen auf. Nach der Lebenserfahrung wer-

den die inländischen Verkehrskreise in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN"

keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die ein-

gangs genannten Dienstleistungen sehen. Denn der Verkehr wird, wie die

Rechtsbeschwerde zutreffend geltend macht, nicht annehmen, derartig ge-

kennzeichnete Dienstleistungen bezögen sich ausschließlich auf Werke, die

sich mit Reichen und Schönen beschäftigten. Für eine solche thematische Be-

schränkung der hier in Frage stehenden Dienstleistungen (Film- oder Video-

verleih, Betrieb eines Tonstudios, Veröffentlichung oder Vermietung von Bü-

chern) hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen und ist

auch sonst nichts ersichtlich.

Dagegen fehlt der Wortfolge "REICH UND SCHOEN", wie das Bun-

despatentgericht mit Recht angenommen hat, jegliche Unterscheidungskraft für

die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk-

und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion".

Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes ist das Bundespa-

tentgericht zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese

Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke

beschränkt, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind. Den titelartig zu-

sammengefaßten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der Nähe der Dienst-

leistungen "Fernsehunterhaltung, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fern-

sehprogrammen, Fernseh-, Film- und Videofilmproduktion" zum Werktitel und

des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weite-

re Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen, für die

die Eintragung erfolgen soll.

3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls

nicht stand, soweit die Anmeldung der Marke "REICH UND SCHOEN" für die

Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffent-

lichung und Vermietung von Büchern" erfolgt ist.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zei-

chen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben be-

stehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder

zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen

können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung

gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benut-

zung der Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche

Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999

- Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 =

WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine

bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

b) Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die Wortfolge be-

schreibe die mit ihr gekennzeichneten Werke, die sich mit Reichen und Schö-

nen beschäftigten, und die mit ihrer Herstellung und Verwertung verbundenen

Dienstleistungen unmittelbar und erschöpfend. Dem kann für die angeführten

Dienstleistungen (Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffent-

lichung und Vermietung von Büchern) nicht zugestimmt werden. Nach der all-

gemeinen Lebenserfahrung wird der Verkehr in der Wortfolge "REICH UND

SCHOEN" keine im Vordergrund stehende Sachaussage über den Inhalt der

Werke sehen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, sondern von einer

vom Werkinhalt

losgelösten Kennzeichnung ausgehen

(vgl. hierzu

Abschn. III 2 b), die sich nicht in einer werblichen Anpreisung erschöpft (vgl.

BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.). Weitergehende Feststellungen, die ein

zukünftiges Freihaltebedürfnis begründen könnten, hat das Bundespatentge-

richt nicht getroffen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

4. Das Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung der ange-

meldeten Marke infolge einer Benutzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht

festgestellt. Es ist davon ausgegangen, daß, gemessen an der Zahl aller po-

tentiellen Fernsehteilnehmer, Video- und Buchkonsumenten, die Bekanntheit

der Marke den von der Anmelderin angegebenen Marktanteil von 22 % für die

Fernsehsendereihe deutlich unterschreiten wird.

Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist für die Feststellung des

Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Jedoch

kann, sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung recht-

fertigen, die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht

unterhalb von 50 % angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 30.11.1989

- I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; vgl. auch Fezer, Marken-

recht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 431; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8

Rdn. 197 ff.). Daß dieser Durchsetzungsgrad in den hier maßgeblichen allge-

meinen Verkehrskreisen erreicht wird, wird von der Rechtsbeschwerde nicht

aufgezeigt. Auch die Anzahl der von der Rechtsbeschwerde mit 2.000 angege-

benen Serienbeiträge läßt nicht den Schluß zu, mehr als 50 % der beteiligten

Verkehrskreise sei die Wortfolge bekannt. Hinzu kommt, daß die Verkehrs-

durchsetzung gerade für die Dienstleistungen nachgewiesen werden muß, auf

die sich die Eintragung bezieht (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 424; Altham-

mer/Ströbele aaO § 8 Rdn. 185; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 137).

IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der

weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache inso-

weit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-

gericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert