BGH Urteil vom 20.05.2008 – X ZR 180/05
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja ja BGHZ: ja BGHR:
Verkündet am: 20. Mai 2008 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Tintenpatrone
a) Dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber steht grundsätzlich auch dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, wenn er an dem Schutzrecht ei- ne ausschließliche Lizenz vergeben hat.
b) Der Schutzrechtsinhaber, der an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenz- nehmer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen; Schutzrechtsinhaber und Li- zenznehmer sind nicht Mitgläubiger.
c) Dem Schutzrechtsinhaber steht ein eigener Anspruch auf Auskunft und Rech- nungslegung zu, mit dem er sämtliche Angaben beanspruchen kann, die er benö- tigt, um sich für eine der Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden und sei- nen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern.
BGH, Urt. v. 20. Mai 2008 - X ZR 180/05 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-
lung vom 20. Mai 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richte-
rin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning
für Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das am 24. November 2005 ver-
kündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf
wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Unterlassungsan-
spruch in der Hauptsache erledigt ist und die Kosten des Rechts-
streits wie folgt verteilt werden:
Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Klägerin
tragen die Beklagte zu 1 zu 1/2, die Beklagten zu 2 bis 5 zu je 1/10
und die Beklagten zu 1 bis 5 als Gesamtschuldner zu einem weite-
ren 1/10. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen diese
selbst.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des unter anderem eine Tinten-
patrone betreffenden deutschen Gebrauchsmusters 297 13 911
(Klage-
gebrauchsmusters). Der Löschungsantrag der Beklagten zu 1 wurde insoweit
zurückgewiesen, als das Klagegebrauchsmuster nicht über Schutzanspruch 1
in der nachstehenden Fassung und die auf ihn zurückbezogenen Unteransprü-
che 10 bis 12, 14 bis 17 und 19 bis 21 hinausgeht; die hiergegen beim Bundes-
patentgericht eingelegte Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.
"Tintenpatrone, enthaltend Farbtinten für einen Drucker, wobei min-
destens drei Tintenkammern zur Aufbewahrung der Tinten durch
Trennung des Innenraums der Tintenpatrone gebildet sind, wobei
das Volumen einer Tintenkammer größer ist als das Volumen der
übrigen, und Tintenzufuhrkanäle, welche auf kommunizierende
Weise an den Tintenkammern mittels Tintendurchgängen ange-
schlossen sind, am Boden des Hauptkörpers der Tintenpatrone je-
weils im Zusammenhang mit den Tintenkammern angeordnet sind,
die Tintenzufuhrkanäle mit gleichem Abstand zueinander in Rich-
tung des Transportes der Tintenpatrone angeordnet sind, die drei
oder mehr Tintenkammern in der Richtung des Transportes der Tin-
tenpatrone angeordnet sind, das größere Volumen der einen Tin-
tenkammer gegenüber den übrigen durch eine größere Breite der
einen Tintenkammer erzielt ist, und die Tintenkammer mit dem grö-
ßeren Volumen gelbe Tinte enthält und sich am hinteren Ende der
Tintenpatrone befindet, wenn die Betrachtung in der Patronentrans-
portrichtung erfolgt, in der gedruckt wird."
Mit Wirkung zum 1. Januar 1993 traf die Klägerin mit ihrer deutschen
Vertriebsgesellschaft, der E. GmbH, eine als
"patent
licence
agreement" überschriebene Vereinbarung, die unter anderem bezogen auf die
deutschen Patente und Gebrauchsmuster der Klägerin die Vergabe einer aus-
schließlichen Vertriebslizenz an die GmbH ohne das Recht zur Erteilung von
Unterlizenzen zum Gegenstand hat. Nr. 3 der Vereinbarung regelt die von der
Lizenznehmerin zu erbringende Gegenleistung ("consideration for licence") und
lautet:
"In consideration of this licence, Licensee shall purchase from Li-
censor and/or its affiliates substantial quantities of Products and
shall use its best efforts to offer and market said Products through-
out the Territory. Licensee acknowledges that substantial sales of
the Products in the Territory are a material consideration to Licen-
sor for entering this Agreement."
Die Beklagte zu 1 vertreibt unter den Bestellnummern 33 08 02 und
33 28 51 Farbtintenpatronen, von denen die Klägerin jeweils Exemplare zu den
Gerichtsakten gereicht hat. Durch die zentrale Warenverteilung wirkt die Be-
klagte zu 4 an den Vertriebshandlungen mit.
Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Rechte aus dem Klage-
gebrauchsmuster und nimmt die Beklagten zu 1 und 4 sowie als deren jeweilige
Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 und den Beklagten zu 5 auf Unterlas-
sung, Rechnungslegung, Vernichtung und auf Feststellung ihrer Verpflichtung
zum Schadensersatz in Anspruch.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Beru-
fung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen
Revision wenden sich die Beklagten gegen das Berufungsurteil und erstreben
die Klageabweisung. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. In der Revi-
sionsinstanz hat sie den Unterlassungsanspruch für erledigt erklärt und
- nachdem die Beklagte der Erledigungserklärung widersprochen hat - insoweit
ihren Antrag auf Feststellung der Erledigung umgestellt.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Revision ist nicht begründet.
Der Klägerin stand bis zum Erlöschen des Gebrauchsmusters durch
Zeitablauf gegen die Beklagten ein Unterlassungsanspruch zu. Insoweit ist da-
her auf ihren zulässigerweise mit Rücksicht auf den auch in der Revisionsin-
stanz zu berücksichtigenden Ablauf der Schutzdauer geänderten Klageantrag
die Erledigung der Hauptsache festzustellen und das angefochtene Urteil ent-
sprechend zu ändern.
Die Ansprüche auf Vernichtung und Rechnungslegung und Feststellung
der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls begründet.
I. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen
Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch.
Das Klagegebrauchsmuster betrifft unter anderem eine Tintenpatrone mit
mehreren Tinten, wie sie in Druckern Verwendung findet.
Die Unterlagen des Klagegebrauchsmusters verweisen einleitend darauf,
dass bei Druckern, die einen Farbausdruck ermöglichen, Tinten unterschiedli-
cher Farbe aus dem Druckkopf ausgestoßen werden und Verfahren bekannt
sind, mit den Tinten der Farbe Cyan, Magenta und Gelb ein mehrfarbiges Bild
zu drucken.
Werden die Tinten dem Druckkopf aus einer Mehrzahl separater Tinten-
behälter zugeführt, sei eine individuelle Verwaltung der in den jeweiligen Behäl-
tern belassenen Tintenmengen erforderlich und gestalte sich die jeweilige Zulei-
tung von den Tintenbehältern zum Druckkopf kompliziert. Um diese Nachteile
zu vermeiden, sei es bekannt, die Tinten in einer einzigen Tintenpatrone mit
mehreren Tintenkammern zu lagern (S. 11 Z. 23-31). Da eine solche Patrone
schon beim Verbrauch nur einer Tinte vollständig ausgetauscht werden müsse,
könnten jedoch in unerwünschtem Umfang Reste der anderen Tinten übrig blei-
ben, wenn nicht von vornherein das Verhältnis der jeweiligen Mengen an Tinten
heller und dunkler Farbe richtig festgelegt worden sei (S. 12 Z. 2-8). Unter-
schiedliche Mengen an Tinten in den Tintenkammern der Patrone vorzusehen,
führe für gewöhnlich zu einer der jeweiligen Tintenmenge entsprechenden un-
terschiedlichen Volumengestaltung der einzelnen Tintenkammern. Unterschied-
liche Volumina der Tintenkammern hätten erhebliche Schwierigkeiten bei der
Bauweise des in der Regel unmittelbar unter den Tintenkammern angeordneten
Druckkopfs sowie bei seiner Drucksteuerung zur Folge (S. 12 Z. 19-27). Ferner
träten in verstärktem Maße Abdichtprobleme auf, wenn sich infolge der unter-
schiedlichen Größengestaltung der Tintenkammern auch unterschiedliche Ab-
stände zwischen den einzelnen Tintenzufuhrkanälen ergäben (S. 13 Z. 23-28).
Dem Klagegebrauchsmuster liegt vor diesem Hintergrund das technische
Problem zugrunde, die richtige Beziehung zwischen den Mengen der in den
einzelnen Tintenkammern einer Patrone enthaltenen Tinten herzustellen und
- als weiteren Aspekt - eine ausreichende Abdichtung an den Tintenzufuhrkanä-
len herbeizuführen (S. 12 Z. 8-11; S. 13 Z. 24 - S. 14 Z. 2). Gemäß Schutzan-
spruch 1 des Klagegebrauchsmusters soll dies durch eine Tintenpatrone mit
folgenden Merkmalen erreicht werden:
Die Tintenpatrone
1.
enthält Farbtinten für einen Drucker;
2.
umfasst mindestens drei Tintenkammern zur Aufbewahrung
der Tinten.
3. Die Tintenkammern sind
3.1 durch Trennung des Innenraums der Tintenpatrone gebildet;
3.2
in der Richtung des Transports der Tintenpatrone angeordnet.
4. Eine der Tintenkammern weist ein größeres Volumen auf als
das Volumen der übrigen;
4.1 der Unterschied des Volumens der einen Tintenkammer wird
durch den Breitenunterschied der einen Tintenkammer erzielt;
4.2 diese Tintenkammer befindet sich am (hinteren) Ende der Tin-
tenpatrone, wenn die Betrachtung in der Patronentransport-
richtung erfolgt, in der gedruckt wird;
4.3 diese Tintenkammer enthält gelbe Tinte.
5. Die Tintenpatrone enthält Tintenzufuhrkanäle, die
5.1 am Boden des Hauptkörpers der Tintenpatrone jeweils im Zu-
sammenhang mit den Tintenkammern angeordnet sind;
5.2 auf kommunizierende Weise an den Tintenkammern mittels
Tintendurchgängen angeschlossen sind;
5.3
in gleichem Abstand zueinander in Richtung des Transports
der Tintenpatrone angeordnet sind.
Bei dieser Anordnung ist es trotz verschiedener Volumina der Tinten-
kammern möglich, die Tintenzufuhrkanäle in gleichem Abstand anzuordnen.
Dies ist nach den Gebrauchsmusterunterlagen für die Druckkopfsteuerung von
Vorteil und trägt dazu bei, die zeitliche Steuerung des Tintenausstoßes zu ver-
einfachen (S. 14 Z. 28-35). Ferner bewerten die Gebrauchsmusterunterlagen
die Anordnung der Tintenkammer mit größerem Volumen am in Druckrichtung
hinteren Patronenende als platzsparend (S. 15 Z. 7-12) und weisen darauf hin,
dass die in dieser Kammer befindliche gelbe Tinte aufgrund der Position der
Kammer als letztes ausgestoßen werden kann, was im Hinblick auf die Kör-
nungseigenschaften der Tinten beim Druck von Bedeutung ist (S. 15 Z. 34
- S. 16 Z. 14).
II. 1. Das Berufungsgericht hat den Sinngehalt des Merkmals 4.2 darin
gesehen, dass die Tintenpatrone in räumlich-körperlicher Hinsicht die Eignung
aufweisen müsse, derart in einem Drucker Verwendung zu finden, dass sich die
im Volumen größere Tintenkammer am hinteren Ende der Tintenpatrone befin-
de und die dort gelagerte gelbe Tinte zuletzt ausgestoßen werde, wenn die Be-
trachtung in der Patronentransportrichtung erfolge, in der gedruckt werde. Da-
bei sei auf einen unidirektionalen Betriebsmodus abzustellen, bei dem anders
als beim bidirektionalen Druck nur während der Hinbewegung des Druckkopfs
aus der Ruhestellung in die Endstellung und nicht auch während der Rückfüh-
rung des Druckkopfs in die Ausgangsstellung gedruckt werde. Ausgehend hier-
von verwirklichten die angegriffenen Ausführungsformen die technische Lehre
des Klagegebrauchsmusters wortsinngemäß. Gemäß der Spezifikation der Be-
klagten seien die angegriffenen Tintenpatronen zum Einsatz in Druckern be-
stimmt, die auch - z.B. im Falle eines in hoher Qualität gewünschten Aus-
drucks - im unidirektionalen Betrieb gefahren würden. In diesem Modus sei die
im Volumen größere Tintenkammer mit der gelben Tinte in der vorgegebenen
Weise angeordnet. Ohne Bedeutung sei, ob die angegriffenen Tintenpatronen
auch in Druckern mit direktionalem Betriebsmodus eingesetzt werden könnten.
2. Die hiergegen gerichteten Rügen der Revision haben keinen Erfolg.
Die Frage, wie Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters auszule-
gen ist, ist eine Rechtsfrage und kann vom Revisionsgericht in vollem Umfang
nachgeprüft werden (vgl. BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; 160, 204, 212
- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Schutzanspruch 1 des Klage-
gebrauchsmusters geht, wie den Merkmalen 3.2 und 4.2 zu entnehmen ist, da-
von aus, dass die Patrone bei ihrer Verwendung in zwei Richtungen transpor-
tiert wird, von denen (jedenfalls) in einer der Druck stattfindet. Darauf aufbau-
end werden Anordnung und Lage der Tintenkammern innerhalb der Patrone in
eine bestimmte geometrische Beziehung zur Transport- und Druckrichtung ge-
setzt. Der Richtungsbetrachtung kommt damit der Sinngehalt einer mittelbaren
Umschreibung der räumlich-körperlichen Merkmale der beanspruchten Patrone
zu. Dass sich die Transport- und Druckrichtung nicht unabhängig von einem
Zusammenwirken der Patrone mit einem Drucker bestimmen lässt, führt nicht
zu einer Beschränkung des Schutzbereichs auf die Kombination von Patrone
und Drucker oder die Verwendung der Patrone in einem Drucker. Die Patrone
ist als Erzeugnis beansprucht. Der Schutz eines Erzeugnisses beschränkt sich
grundsätzlich nicht auf seine Verwendung zu einem bestimmten Zweck, mag
sich dieser auch unmittelbar aus dem Anspruch ergeben. Sind Zweck-, Wir-
kungs- oder Funktionsangaben Bestandteil eines Schutzanspruchs, können sie
vielmehr an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu
bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungsele-
ment, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet
sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (vgl. BGHZ 112, 140,
155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR
1979, 149, 151 - Schießbolzen; Sen.Urt. v. 07.6.2006 - X ZR 105/04, GRUR
2006, 923, 925 - Luftabscheider für Milchsammelanlage). Demgemäß ist es
ausreichend, wenn die beanspruchte Patrone räumlich-körperlich so ausgebil-
det ist, dass sie gemäß den in den Merkmalen 3.2 und 4.2 enthaltenen Rich-
tungsvorgaben in einem Drucker verwendet werden kann.
Legt man diese Auslegung zugrunde, hat das Berufungsgericht auch die
Verwirklichung des Merkmals 4.2 durch die angegriffenen Ausführungsformen
zu Recht bejaht. Ausreichend dafür ist bereits die vom Berufungsgericht getrof-
fene Feststellung, dass die angegriffenen Tintenpatronen die Eignung aufwei-
sen, in Druckern derart transportiert zu werden, dass die Tintenkammern in der
Transportrichtung angeordnet sind und die Tintenkammer mit größerem Volu-
men und gelber Tinte in der Druckrichtung betrachtet am hinteren Patronenen-
de liegt. Dabei ist es ohne Belang, ob der Drucker ausschließlich in dieser Rich-
tung druckt (unidirektionaler Modus) oder ob ein Druck auch in der entgegenge-
setzten Richtung stattfindet (bidirektionaler Modus). Die räumlich-körperliche
Gestaltung der beanspruchten Patrone, wie sie durch die in Merkmal 4.2 ange-
stellte Betrachtung der Transport- und Druckrichtung mittelbar umschrieben ist,
ändert sich nicht, wenn zusätzlich zu der in Merkmal 4.2 genannten Richtung
auch in der entgegengesetzten Richtung gedruckt wird. Bei dieser - weiteren -
Druckrichtung mögen die weiteren Vorteile nicht erreicht werden, die die pa-
tentgemäße Lehre mit dem Verlangen verbindet, die gelbe Tinte beim Drucken
zuletzt auszustoßen. Das ändert jedoch nichts daran, dass sie bei der anderen
Druckrichtung erzielt werden; insoweit ermöglicht die Ausführungsform lediglich
eine weitere - verschlechterte - Alternative, die selbständig neben der Erzielung
der patentgemäßen Vorteile steht. Eine den Schutz des beanspruchten Er-
zeugnisses beschränkende Wirkung kommt damit dieser Vorgabe zum Ver-
wendungszweck nicht zu.
III. Soweit das Berufungsgericht ausgeführt hat, die Beklagte zu 1 könne
sich auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht beru-
fen, weil jedenfalls insoweit die Bindungswirkung gemäß § 19 Satz 3 GebrMG
eingetreten sei und im Übrigen die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters
unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundespatentgerichts im Be-
schluss vom 20. Juli 2005 im Löschungsverfahren (5 W (pat) 446/04) bejaht
hat, wird dies von der Revision nicht angegriffen und lässt Rechtsfehler nicht
erkennen.
IV. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die Klägerin aufgrund ihrer
Stellung als eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters als berechtigt an-
gesehen, Ansprüche wegen der Verletzung des Schutzrechts geltend zu ma-
chen. Dass die Klägerin ihrer Vertriebsgesellschaft am Gegenstand des Klage-
gebrauchsmusters in form- und rechtswirksamer Weise eine ausschließliche
Lizenz vergeben habe, könne unterstellt werden. Denn auch für diesen Fall sei
ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der Geltendmachung der Ansprü-
che zu bejahen. Die Klägerin erziele eine laufende Vergütung aus der Verpflich-
tung der Lizenznehmerin, Lizenzprodukte von ihr zu beziehen. Als Folge der
Verletzungshandlungen seien daher unmittelbar die Klägerin treffende Umsatz-
einbußen höchstwahrscheinlich. Dies rechtfertige nicht nur den vom Landge-
richt zuerkannten Unterlassungsanspruch, sondern auch die Feststellung der
Schadensersatzverpflichtung der Beklagten. Der Umfang der den Beklagten
durch das Landgericht auferlegten Rechnungslegungspflichten sei nicht zu be-
anstanden. Die Klägerin sei nicht darauf beschränkt, ihren Schaden allein auf
der Grundlage eines bei ihr konkret eingetretenen Schadens einschließlich des
entgangenen Gewinns zu berechnen; vielmehr dürfe sie ihren Schaden auch
(objektiv) nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des
Verletzergewinns berechnen. Die Rechnungslegungspflicht der Beklagten
erstrecke sich demgemäß auf die für diese Berechnungsarten notwendigen
Auskünfte und umfasse daher auch die ausgeurteilten Angaben zu den Liefer-
und Angebotspreisen sowie den nach den einzelnen Kostenfaktoren aufge-
schlüsselten Gestehungskosten und dem erzielten Gewinn.
Dies rügt die Revision als rechtsfehlerhaft. Habe der Inhaber eines
Schutzrechts eine ausschließliche Lizenz vergeben, stehe ihm ein eigener Un-
terlassungsanspruch nur dann zu, wenn er - was im Streitfall nicht dargetan
sei - durch die Verletzungshandlungen gleichwohl selbst nachteilig betroffen sei.
Zudem könne er ausschließlich den ihm durch den Eingriff in das Schutzrecht
konkret entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Eine objektive Schadensbe-
rechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des
Verletzergewinns scheide aus. Da dem Vortrag der Klägerin nichts dafür zu
entnehmen sei, dass die Verletzungshandlungen bei ihr zu Umsatzeinbußen
oder Entgang von Gewinn geführt hätten, fehle es bereits an der für die Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht erforderlichen hinreichenden Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts. Ein etwaiger Schaden der Klägerin sei zudem
nicht ersatzfähig. Gewinne hätte die Klägerin nur durch Herstellung der Tinten-
patronen im Ausland erzielen können. Solche Handlungen würden in territorialer
Hinsicht nicht vom Schutzrecht des Klagegebrauchsmusters erfasst. Einfuhr
und Vertrieb berührten aber allein das Recht der ausschließlichen Lizenzneh-
merin und könnten keine Schadensersatzansprüche der Klägerin begründen.
Schließlich hätte eine Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung nur in
dem für eine konkrete und nicht auch für eine objektive Schadensberechnung
notwendigen Umfang erfolgen dürfen. Die Verurteilung zu Auskünften über An-
gebots- und Lieferpreise sowie Gestehungskosten und erzielten Gewinn sei
nicht gerechtfertigt.
Diese Rügen haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht ist für seine Prüfung davon ausgegangen, dass
die Klägerin ihrer deutschen Vertriebsgesellschaft aufgrund der zwischen ihnen
getroffenen Vereinbarung in rechtswirksamer Weise eine ausschließliche Lizenz
am Gegenstand des Klagegebrauchsmusters eingeräumt hat. Dies begegnet
keinen Bedenken. Die in Nr. 3 der Vereinbarung enthaltene Warenbezugspflicht
könnte unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten nur dann bedenklich sein, wenn
sie sich auf Gegenstände erstreckte, die nicht von den lizenzierten Schutzrech-
ten erfasst werden (vgl. Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag,
6. Aufl. Rdn. 1958 ff.). Hierfür ist im Entscheidungsfall jedoch nichts festgestellt
oder sonst ersichtlich. Im Gegenteil verpflichtete sich die Lizenznehmerin zum
Bezug von Tintenpatronenprodukten der Klägerin, wie sie das Klage-
gebrauchsmuster unter Schutz stellt.
2. Als Inhaberin des Klagegebrauchsmusters steht der Klägerin ohne
Weiteres der Unterlassungsanspruch nach § 24 Abs. 1 GebrMG zu. Die erteilte
ausschließliche Vertriebslizenz ändert daran schon deshalb nichts, weil der
Klägerin das ausschließliche Recht verblieben ist, den geschützten Gegenstand
herzustellen, sie sich mithin nicht sämtlicher Rechte aus dem Klageschutzrecht
begeben hat.
3. Das Berufungsgericht hat auch nicht die materiellen Anforderungen
verkannt, die im Fall der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz an die Feststel-
lung einer Schadensersatzpflicht gegenüber dem Rechtsinhaber zu stellen sind.
Die Begründetheit der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerich-
teten Klage setzt voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt
eines Schadens besteht (Sen.Urt. v. 23.04.1991 - X ZR 77/89, GRUR 1992,
559 - Mikrofilmanlage), die allerdings nicht hoch zu sein braucht (BGH, Urt. v.
06.07.1995 - I ZR 58/93, GRUR 1995, 744 - Feuer, Eis & Dynamit I; st. Rspr.).
Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung (BGH, Urt. v.
29.03.1960 - I ZR 109/58, GRUR 1960, 423, 426 - Kreuzbodenventilsäcke I;
Sen.Urt. v. 11.07.1995 - X ZR 99/92, GRUR 1996, 109, 116 - Klinische Versu-
che I [insoweit nicht in BGHZ 130, 259]), wenn nach der Erfahrung des tägli-
chen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist
(st. Rspr.; vgl. Sen.Urt. v. 11.07.1995, aaO - Klinische Versuche I; Busse/
Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 140 m.w.N.). Hierfür genügt es in
der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verlet-
zungshandlung vorliegt (Sen.Urt. v. 11.07.1995, aaO).
Hiervon ist im Grundsatz auch nach der Vergabe einer ausschließlichen
Lizenz auszugehen, wenn der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Li-
zenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert. Haben die Lizenzver-
tragsparteien eine Umsatz- oder Stücklizenz vereinbart, stellt es im Regelfall
eine nicht nur entfernt liegende Möglichkeit dar, dass mit der Schädigung des
Lizenznehmers auch eine Schädigung des Schutzrechtsinhabers verbunden ist,
welche ihre Ursache darin hat, dass er vom Lizenznehmer höhere Lizenzein-
nahmen erhalten hätte, wenn dieser dem Verletzer eine Unterlizenz erteilt oder
wegen des Fehlens der schutzrechtsverletzenden Konkurrenztätigkeit höhere
Umsätze gehabt hätte (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 139
Rdn. 58). Ein hierauf beruhender Rückgang der Lizenzeinnahmen stellt einen
ersatzfähigen Schaden dar (Sen.Urt. v. 05.07.2005 - X ZR 167/03, GRUR 2005,
935, 936 - Vergleichsempfehlung II; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 895; Küh-
nen, Festschrift für Schilling, 2000, S. 319).
Das gilt in besonderem Maße, wenn - wie hier - als Gegenleistung für die
Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart wurde. Hier wird sich
ein in zurechenbarer Weise durch die Verletzungshandlungen verursachter
Schaden aus dem Rückgang des Umsatzes mit dem Lizenznehmer ergeben.
Dass mit dem Warenabsatz ein Vermögensvorteil für den Rechtsinhaber ver-
bunden ist, insbesondere der Bezugspreis ein wirtschaftliches Äquivalent für
Warenunkosten und Lizenzeinräumung beinhaltet, entspricht der Lebenserfah-
rung, so dass die Entstehung eines Schadens - in Form eines entgangenen
Gewinns - durch verletzungsbedingt geringere Warenbezüge des Lizenzneh-
mers auch hier regelmäßig nicht fernliegend ist. Soweit die Revision darauf ab-
stellen will, dass die Lizenznehmerin nach dieser Vereinbarung frei sei, Tinten-
patronen auch von anderen Zulieferern zu beziehen, ist dies zwar zutreffend,
ändert aber weder etwas an der Wahrscheinlichkeit eines verletzungsbedingt
geringeren Bezuges noch daran, dass die Patronen in jedem Fall von der Klä-
gerin oder einem ihrer Lizenznehmer hergestellt sein müssen, um rechtmäßig
ins Inland eingeführt werden zu können. Auch ein solcher Bezug hatte daher
aufgrund der Lizenzvereinbarungen zu Einkünften der Klägerin geführt, die ihr
infolge der Verletzungshandlungen aller Voraussicht nach entgangen sind.
Das Berufungsgericht ist damit rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt,
aufgrund der festgestellten Verletzungshandlungen sei ein Schadenseintritt auf
Seiten der Klägerin hinreichend wahrscheinlich. Das genügt für die begehrte
Feststellung.
4. Auch soweit das Berufungsgericht die Beklagten im Rahmen der Aus-
kunftserteilung für verpflichtet gehalten hat, Angaben zu den Angebots- und
Lieferpreisen sowie zu den Gestehungskosten und zu dem erzielten Gewinn zu
machen, sind Rechtsfehler nicht zu erkennen.
Als Hilfsanspruch zur Verwirklichung seines Schadensersatzanspruchs
steht dem Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber gegen den Verletzer ein nach
Inhalt und Umfang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehender An-
spruch auf Rechnungslegung zu. Die Rechnungslegung hat dabei ihrem Zweck
entsprechend sämtliche Angaben zu enthalten, die der Verletzte benötigt, um
sich für eine der ihm offenstehenden Schadensausgleichsmethoden zu ent-
scheiden, die Höhe der Ausgleichszahlung nach dieser Methode zu ermitteln
und darüber hinaus die Richtigkeit der Rechnungslegung nachzuprüfen (st.
Rspr.; vgl. RGZ 127, 243, 244; Sen.Urt. v. 02.04.1957 - I ZR 58/56, GRUR
1957, 336 - Rechnungslegung; Sen.Urt. v. 16.09.1982 - X ZR 54/81, GRUR
1982, 723, 725 - Dampffrisierstab I; BGHZ 92, 62, 64 - Dampffrisierstab II;
BGHZ 126, 109, 113 - Copolyester I).
a) Berechnet der Verletzte seinen Schaden in konkreter Weise und ver-
langter Ersatz entgangenen Gewinns, muss er Tatsachen darlegen, die die
Feststellung erlauben, dass sich seine Umsätze oder die Umsätze seines Li-
zenznehmers ohne die Verletzungshandlungen nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge oder nach den besonderen Umständen mit einer gewissen Wahr-
zenden Umfang erhöht hätten. Dabei kann allerdings nicht unabhängig von den
konkreten Verhältnissen des Einzelfalls davon ausgegangen werden, der
Schutzrechtsinhaber oder sein Lizenznehmer hätten die Umsätze des Verlet-
zers einfach übernommen (vgl. BGH, Urt. v. 13.07.1962 - I ZR 37/61, GRUR
1962, 580, 581 - Laux-Kupplung II; Urt. v. 22.04.1993 - I ZR 52/91, GRUR
1993, 757, 759 - Kollektion Holiday; Benkard/Rogge/Grabinski, aaO, § 139
Rdn. 62; Kraßer, aaO, S. 832). Um einen entsprechenden Zusammenhang dar-
zulegen, bedarf der Verletzte deshalb im Regelfall nicht nur der Zeit- und Men-
genangaben zu den Lieferungen und Angeboten des Verletzers, sondern auch
der Angabe der Liefer- und Angebotspreise. Denn ohne Kenntnis dieser Preise
lässt sich regelmäßig nicht beurteilen, ob und in welchem Umfang der Schutz-
rechtsinhaber oder sein Lizenznehmer zu ihren eigenen Preisen in der Lage
gewesen wären, die Umsätze des Verletzers zu erzielen, oder ob der Verletzer
eine zusätzliche Nachfrage erschlossen hat, die vom Berechtigten nicht erreicht
worden wäre. Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Gewinn
des Verletzers benötigt der Verletzte für eine konkrete Schadensberechnung
hingegen nicht; denn für die Ermittlung des entgangenen Gewinns ist allein der
Betrag zugrunde zu legen, den der Verletzte üblicherweise erzielt (BGH, Urt. v.
22.04.1993 aaO; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 139 Rdn. 143).
b) Grundsätzlich ist der Verletzte jedoch nicht auf eine konkrete, den
beschränkt; vielmehr kann er den zu leistenden Ersatz auch objektiv nach den
Grundsätzen der Lizenzanalogie oder der Herausgabe des Verletzergewinns
ermitteln (st. Rspr.; Sen.Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402
- Kreuzbodenventilsäcke III; BGHZ 57, 116, 117 f. - Wandsteckdose II; 77, 16,
25 - Tolbutamid). Angaben zu den Gestehungskosten und zum erzielten Ge-
winn des Verletzers benötigt der Verletzte bei der Lizenzanalogie zwar ebenfalls
nicht (vgl. BGHZ 107, 161, 169 - Offenend-Spinnmaschine), sie sind jedoch für
die Berechnung des herauszugebenden Verletzergewinns notwendig (vgl. Ben-
kard/Rogge/Grabinski, PatG, § 139 Rdn. 89). Entfällt allerdings ausnahmsweise
die Möglichkeit einer objektiven Ermittlung des Schadensersatzes der Höhe
nach, so fehlt es für eine Pflicht zur Erteilung diesbezüglicher Auskünfte an ei-
ner rechtlichen Grundlage. Eine solche Ausnahme ist für die Herausgabe des
Verletzergewinns unter der Voraussetzung angenommen worden, dass der
Schaden von einer Art ist, die es im Hinblick auf den Zweck der objektiven Be-
rechnung einen billigen und angemessenen Ausgleich des vom Verletzten erlit-
tenen Vermögensnachteils zu ermöglichen, von vornherein ausschließt, dass
der Schaden Ausdruck in dieser Berechnungsmethode finden kann (vgl. BGH,
Urt. v. 02.02.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 - Objektive Schadensbe-
rechnung, m.w.N.).
aa) Bei der Verletzung technischer Schutzrechte ist die Darlegung und
der Nachweis eines konkret entgangenen Gewinns mit besonderen Schwierig-
keiten verbunden, da sich der hypothetische Geschehensablauf ohne den Ein-
griff des Verletzers nicht ohne weiteres beurteilen lässt (BGHZ 57, 116, 118 f.
- Wandsteckdose II; 145, 366, 371 - Gemeinkostenanteil, m.w.N.). Die objekti-
ven Berechnungsmethoden tragen insoweit einem besonderen Schutzbedürfnis
des Verletzten Rechnung. Auf der Grundlage einer normativen Schadensbe-
trachtung, die insbesondere den Ausschließlichkeitscharakter des geschützten
Rechtsguts im Blick hat, ermöglichen sie dem Verletzten eine von seiner kon-
kreten (Gewinn-)Situation unabhängige Schadensberechnung.
bb) Wesen einer ausschließlichen Lizenz ist es, dass der Lizenzgeber
dem Lizenznehmer das alleinige Recht zur Ausübung aller oder einzelner Be-
nutzungsbefugnisse erteilt, die das Schutzrecht gewährt. Der Lizenznehmer
erlangt damit zu Lasten des Rechtsinhabers ein selbständiges Benutzungs- und
Verbietungsrecht mit der Folge, dass selbst der Rechtsinhaber nicht mehr zur
Benutzung befugt ist (BGHZ 83, 251, 256 - Verankerungsteil; 128, 220, 223
- Kleiderbügel; BGH, Urt. v. 12.12.1991 - I ZR 165/89, GRUR 1992, 310, 311
- Taschenbuchlizenz). Demgemäß steht dem ausschließlichen Lizenznehmer
auch ein eigener Schadensersatzanspruch zu (BGHZ 159, 76, 94 - Flügelrad-
zähler).
cc) In der Literatur wird die Ansicht vertreten, die Schadensberechnung
auf der Grundlage des Verletzergewinns und der Lizenzanalogie stehe bei Ver-
gabe einer ausschließlichen Lizenz nur dem Lizenznehmer zur Seite, wohinge-
gen der die Lizenz vergebende Rechtsinhaber, dem die mit der Benutzungsbe-
fugnis verbundenen Marktchancen nicht mehr zustünden, auf eine konkrete
Schadensberechnung beschränkt sei (Kraßer, aaO, S. 859; Kühnen, aaO,
S. 311, 324 f.).
Dem kann nicht beigetreten werden.
Bei den verschiedenen Berechnungsmethoden handelt es sich nicht um
verschiedene Ansprüche mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, sondern le-
diglich um verschiedene Liquidationsformen eines einheitlichen Schadenser-
satzanspruchs (Sen.Urt. v. 25.09.2007 - X ZR 60/06, GRUR 2008, 93 - Zerklei-
nerungsvorrichtung [für BGHZ 173, 374 vorgesehen]). Dies hat einerseits zur
Folge, dass der Verletzer insgesamt nicht mehr als den vollen Schadensaus-
gleich zu leisten hat. Andererseits kann jedoch jeder Geschädigte den ihm ent-
standenen Schaden gesondert geltend machen. Der Rechtsinhaber und der
ausschließliche Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger i.S. von § 432 BGB mit
der Folge, dass der Verletzer nur an beide gemeinschaftlich leisten und jeder
von ihnen nur Leistung an beide verlangen kann (anders LG Düsseldorf, Ent-
scheidungen 1997, 104, 105
- Feuerfestmaterial
[www.duesseldorfer-
entscheidungen.de], für den Fall dass Patentinhaber und ausschließlicher Li-
zenznehmer in Höhe der Lizenzgebühr gemeinsam ihren Schaden nach den
Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnen; vgl. auch Busse/Keukenschrijver,
aaO, § 139 Rdn. 122). Mitgläubigerschaft läge nur dann vor, wenn Rechtsinha-
ber und ausschließlicher Lizenznehmer als Gläubiger einer unteilbaren Leistung
anzusehen wären. Eine unteilbare Leistung kann zwar auch bei einer im natürli-
chen Sinne teilbaren Leistung vorliegen, wenn sich aus dem Leistungszweck
und der Eigenart der auf den Leistungsgegenstand gerichteten Forderung eine
rechtliche Unteilbarkeit der Leistung ergibt. Das ist für die hier zu beurteilende
Konstellation jedoch zu verneinen. Dem Rechtsinhaber, der eine ausschließli-
che Lizenz vergeben hat, kann, wie oben dargelegt, dadurch ein Schaden ent-
stehen, dass der Lizenznehmer infolge der Verletzungshandlungen nur in ge-
ringerem Umfang Lizenzgebühren zahlt oder die vereinbarte Bezugspflicht aus-
übt. Dieser Schaden steht mit dem Schaden des Lizenznehmers nur insoweit in
Zusammenhang, als bei der Berechnung des Schadens des Lizenznehmers der
dem Rechtsinhaber entstandene Schaden zu berücksichtigen ist (vgl. auch
Benkard/Rogge/Grabinski, aaO, § 139 Rdn. 58). Das lässt die rechtliche Teil-
barkeit des jeweils geschuldeten Schadensersatzes jedoch unberührt und
schafft keine Grundlage für eine gemeinsame Empfangszuständigkeit, die den
Schaden des jeweils anderen einschließt. Daran ändert sich auch nichts durch
die Möglichkeit der objektiven Schadensberechnung.
Im Ergebnis bedeutet dies für den Lizenzgeber und den Lizenznehmer,
dass jeder von ihnen gesondert den Ersatz seines Schadens verlangen kann,
wobei sie jedoch insgesamt nicht mehr als den vom Verletzer geschuldeten vol-
len Schadensausgleich - ermittelt nach einer der drei Berechnungsmethoden -
beanspruchen können. Dies kann prozessual einmal in der Weise geschehen,
dass Lizenznehmer und Lizenzgeber gemeinschaftlich gegen den Verletzer den
Schadensausgleich - ermittelt nach einer der drei Methoden - geltend machen
und sodann im Verhältnis zueinander aufteilen. Damit wird regelmäßig dem
Zweck der objektiven Berechnungsmethoden, dem Verletzten einen Scha-
densausgleich ohne das Erfordernis zu ermöglichen, seine konkrete Gewinnsi-
tuation im Einzelnen zu offenbaren, am ehesten entsprochen. Ebenso besteht
die Möglichkeit, dass einer der Geschädigten zugleich aus abgetretenem Recht
des anderen den Schaden insgesamt - wiederum ermittelt nach einer der drei
Methoden - geltend macht. Ausgeschlossen ist indessen nicht, dass jeder von
mehreren Geschädigten gegebenenfalls den Ersatz seines Schadens bean-
sprucht. Da der Verletzer nicht mehr als den vollen Schadensausgleich zu leis-
ten hat, wird der Geschädigte in einem solchen Fall, auch wenn er Scha-
densausgleich nach der Lizenzanalogie oder Herausgabe des Verletzergewinns
verlangt, zunächst darzulegen haben, welcher Anteil des (konkreten) Gesamt-
schadens auf ihn entfällt. In Höhe dieses Anteils kann er sodann auch auf die
anderen Ausgleichsmethoden zurückgreifen.
Im Ergebnis bedeutet dies jedoch, dass der Auskunftsanspruch, der die
Entscheidung vorbereitet, welcher Schadensausgleich geschuldet ist und wel-
che Berechnungsmethode gewählt wird, sowohl dem Lizenzgeber als auch dem
Lizenznehmer zusteht.
quotelung Sen.Beschl. v. 15.04.2008 - X ZB 12/06, zur Veröffentlichung be-
stimmt).
Melullis
Mühlens
Meier-Beck
Asendorf
Gröning
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.10.2003 - 4a O 63/02 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.11.2005 - I-2 U 104/03 -