BGH Urteil vom 04.12.2008 – I ZR 94/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 94/06

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 4. Dezember 2008 Bott Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 26. April 2006 wird auf Kosten

der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

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Die Klägerin stellt Spirituosen her, darunter den bekannten "Underberg"-

Kräuterbitter. Sie vertreibt dieses Produkt, das seit etwa 160 Jahren auf dem

Markt ist, seit Jahrzehnten ausschließlich in 20ml-Flaschen, die in strohfarbe-

nes Papier eingewickelt sind.

Die Klägerin ist Inhaberin der auf ihre Anmeldung vom 6. April 2001 für

verschiedene Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 und insbesondere für Biere

und andere alkoholische Getränke eingetragenen, nachstehend wiedergegebe-

nen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 301 22 729, die Schutz für die

Farbe "Ocker" beansprucht (im Weiteren: Klagemarke)

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Die Beklagte vertreibt in einer papierumwickelten 700ml-Flasche den

"Dr. Demuth Pepsin-Wein", ein freiverkäufliches Arzneimittel mit einem Alkohol-

gehalt von 12,5%, das auch zur Unterstützung der Magenfunktion angewendet

werden kann. Sie hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Juni

2002 zu der Registernummer DE 302 27 289.5 die nachstehend wiedergege-

bene dreidimensionale Marke für die Waren Pharmazeutische Produkte und

Arzneimittel, insbesondere frei verkäufliche Arzneimittel, angemeldet, die

Schutz für die Farben "Grün, Weiß" beanspruchte und am 3. April 2003 einge-

tragen wurde (im Weiteren: Streitmarke)

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Die Klägerin hat dieses Verhalten der Beklagten als Markenrechtsverlet-

zung beanstandet.

Die Beklagte hat im Verlauf des Rechtsstreits die Löschung der Streit-

marke veranlasst. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin in der Haupt-

sache hinsichtlich der von der Klägerin gestellten Anträge auf Einwilligung der

Beklagten in die Löschung der Streitmarke, auf Auskunftserteilung und auf

Schadensersatzfeststellung für erledigt erklärt.

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Die Parteien streiten nunmehr noch über das Unterlassungsbegehren

der Klägerin. Dieses ist nach Auffassung der Klägerin deshalb nicht erledigt,

weil aus der Anmeldung der Streitmarke, dem Antrag der Beklagten auf Abwei-

sung der Unterlassungsklage und der Berühmung der Beklagten im Rechtsstreit

die markenrechtliche Erstbegehungsgefahr folge.

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Die Klägerin hat vor dem Landgericht zuletzt beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

ein dreidimensionales Zeichen, wie es Gegenstand der Veröf- Aktenzeichen fentlichung

Markenregister

zum

im

Nr. 302 27 289 ist, zur Kennzeichnung der Waren "pharmazeu- tische Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verkäufliche Arzneimittel" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbe- sondere vorgenannte Waren in dieser aus dem Markenregister zur Nr. 302 27 289 ersichtlichen Form anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu bewerben,

hilfsweise,

ihrem Antrag mit folgenden weiteren Einschränkungen statt- zugeben:

a) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be- werben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla- sche 350 ml unterschreitet,

weiter hilfsweise

b) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be- werben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla- sche 20 ml nicht übersteigt,

weiter hilfsweise

c) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu be- werben …], soweit die Größe der so umwickelten Fla- sche 20 ml beträgt.

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Das Landgericht hat der Klage mit dem Hilfsantrag zu c) stattgegeben.

Die Berufung der Klägerin, mit der diese ihr Unterlassungsbegehren im Umfang

des Hilfsantrags zu a) weiterverfolgt hat, hatte nur insoweit Erfolg, als das Beru-

fungsgericht dem Unterlassungsbegehren stattgegeben hat, soweit die Größe

der umwickelten Flasche bis zu 50 ml beträgt (OLG Hamburg GRUR-RR 2007,

35).

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Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurück-

weisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Unterlassungsbegeh-

ren in dem Umfang weiter, in dem es im zweiten Rechtszug ohne Erfolg geblie-

ben ist.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin

nur hinsichtlich papierumwickelter Portionsflaschen bejaht, diesen allerdings

- damit angemessene Ausdehnungstendenzen der Klägerin berücksichtigt wer-

den könnten - auf Flaschen bis zu einer Größe von 50 ml erstreckt. Die durch

die vorgenommene Markenanmeldung begründete markenrechtliche Erstbege-

hungsgefahr habe die Beklagte nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von

ihrer Berühmung ausräumen können.

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II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin ist jeden-

falls im Ergebnis nicht begründet. Die teilweise Abweisung der Klage mit dem

nach der übereinstimmenden Teilerledigungserklärung allein noch streitgegen-

ständlichen Unterlassungsanspruch erweist sich schon deshalb als zutreffend,

weil die für diesen Anspruch ebenfalls erforderliche Begehungsgefahr spätes-

tens mit der von der Beklagten veranlassten Löschung der Streitmarke entfallen

ist.

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1. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu

vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren

oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Um-

stände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (BGH,

Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353

- Metrosex, m.w.N.). Für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr spricht al-

lerdings anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wieder-

holungsgefahr keine Vermutung. Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr

genügt daher ein der Verhaltensweise, die sie begründet hat, entgegengesetz-

tes Verhalten. Dementsprechend führt bei einer durch eine Markenanmeldung

oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr die Rücknahme der Mar-

kenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke im Regelfall zum

Fortfall der Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex,

m.w.N.). Unerheblich ist dabei, ob die Rücknahme der Anmeldung bzw. der

Verzicht auf die Eintragung aus prozessökonomischen Gründen oder aufgrund

besserer Einsicht erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 31 - Metrosex).

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2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-

gen kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Streitfall besondere

Umstände ausnahmsweise gegen den Wegfall der Erstbegehungsgefahr spre-

chen. Die Klägerin hat zwar in der Revisionsverhandlung geltend gemacht,

dass die Parteien seit langem und auch weiterhin über die Frage stritten, ob die

Ausstattung des Produkts der Beklagten Rechte der Klägerin verletzte. Im vor-

liegenden Rechtsstreit geht es aber nach der von der Beklagten veranlassten

Löschung der Streitmarke nur noch darum, ob die durch deren Anmeldung be-

gründete Erstbegehungsgefahr gleichwohl teilweise - im Umfang des von der

Klägerin mit der Revision noch weiterverfolgten Unterlassungsanspruchs - fort-

besteht.

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3. Eine Erstbegehungsgefahr, die für den von der Klägerin mit der Revi-

sion weiterverfolgten Unterlassungsanspruch erforderlich ist, ist entgegen der

von der Klägerin in der Revisionsverhandlung ferner vertretenen Auffassung

auch nicht dadurch begründet worden, dass die Beklagte im vorliegenden

Rechtsstreit insoweit weiterhin die Abweisung der Klage begehrt und dazu vor-

getragen hat, dass die Streitmarke mit der Klagemarke nicht verwechselbar sei.

Eine Rechtsverteidigung begründet eine Erstbegehungsgefahr nicht schon

dann, wenn allein der eigene Rechtsstandpunkt vertreten wird, um sich die

Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten,

sondern erst dann, wenn den Erklärungen bei Würdigung der Einzelumstände

des Falles auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in na-

her Zukunft in dieser Weise zu verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.2001

- I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsauf-

gabe). Davon kann im Streitfall nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-

gegangen werden. Das Berufungsgericht hat in dieser Hinsicht lediglich ausge-

führt, die Beklagte habe die durch ihre Markenanmeldung begründete Erstbe-

gehungsgefahr nicht durch eine eindeutige Abstandnahme von ihrer Berüh-

mung ausräumen können. Der Umstand, dass die Beklagte von ihrer Berüh-

mung nicht Abstand genommen hat, hindert aber - wie ausgeführt - nicht den

Wegfall der Erstbegehungsgefahr.

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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 10.06.2005 - 312 O 736/04 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2006 - 5 U 105/05 -