BGH Urteil vom 13.03.2008 – I ZR 151/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 151/05

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 13. März 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Metrosex

MarkenG § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3

Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Ver- letzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbe- gehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen.

BGH, Urt. v. 13. März 2008 - I ZR 151/05 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 13. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen

Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 28. Juli 2005 im

Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagte auf die Kla-

ge gemäß dem Urteilstenor zu I 1 und I 2 verurteilt worden ist.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts

Hamburg, KfH 16, vom 16. Juli 2004 im Kostenpunkt und im Um-

fang der Aufhebung des Berufungsurteils abgeändert.

Die Klage wird auch insoweit abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der Metro AG und von dieser

ermächtigt worden, deren Kennzeichenrechte an der Unternehmensbezeich-

nung "METRO" gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Sie selbst

ist Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten und am 17. November 1995

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 36 und 38

bis 42 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 mit den gelben

Buchstaben "METRO". Aufgrund eines Widerspruchs wurde das Eintragungs-

verfahren erst am 27. März 2002 abgeschlossen.

Die Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und bietet au-

ßerdem EDV- und Internetdienstleistungen an. Ein "Tochterunternehmen" der

Beklagten, die T. P. GmbH (im Folgenden: T. P. GmbH), hat über

10.000 Domainnamen für sich registrieren lassen. Die T. P. GmbH befasst

sich mit E-Commerce und ist als Verwalter von Domainnamen sowie als Portal-

anbieter und

Internet-Dienstleister

tätig. Unter der Domainadresse

"www.e. .de" bietet sie pornografisches Material und Sexartikel an. Die Be-

klagte ließ für sich am 9. Juli 2003 die Domainnamen "metrosex.de", "metrose-

xuality.de" und "metro-sex.de" registrieren, die sie bislang nicht in Benutzung

genommen hat. Ferner meldete die Beklagte am 22. Oktober 2004 die Wort-

marke "METROSEX" für folgende Waren der Klassen 3, 14 und 18 an: "Seifen,

Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,

Haarwässer, Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren

und Zeitinstrumente; Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme,

Sonnenschirme und Spazierstöcke". Die Marke wurde am 2. Dezember 2004

eingetragen und aufgrund einer Verzichtserklärung der Beklagten am 13. Mai

2005 wieder gelöscht.

Die Klägerin sieht in der Registrierung der Domainnamen der Beklagten

eine Verletzung ihrer Kennzeichen- und Namensrechte.

Die Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung -

beantragt,

1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im ge- schäftlichen Verkehr die Bezeichnungen "metrosex" und/oder "metrosexuality" und/oder "metro-sex", insbesondere die Domainadressen "www.metrosex.de" und/oder "www.metrosexuality.de" und/oder "www.metro-sex.de" zu verwen- den und/oder verwenden zu lassen;

2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC in die Löschung der Do- mainadressen "www.metrosex.de", "www.metrosexuality.de" und "www.metro- sex.de" einzuwilligen.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt.

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg

MMR 2006, 476).

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr auf

Abweisung der Klage gerichtetes Begehren weiter. Die Klägerin beantragt, das

Rechtsmittel zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin gegen die Be-

klagte auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen

und auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen bejaht. Zur Begrün-

dung hat es ausgeführt:

Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der

beanstandeten Bezeichnungen aus dem Unternehmensschlagwort "METRO"

sowohl nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG als auch nach § 15 Abs. 3 und 4

MarkenG zu. Bei "METRO" handele es sich um eine besondere Geschäftsbe-

zeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Klägerin könne insoweit ein eige-

nes und aufgrund der Ermächtigung auch das Kennzeichenrecht ihrer Mutter-

gesellschaft geltend machen. Es bestehe die (Erstbegehungs-)Gefahr, dass die

Beklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen werde. Die

Veranlassung der Registrierung eines Domainnamens sei zwar als solche noch

keine Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr. Im Streitfall ergebe sich

jedoch aus den tatsächlichen Umständen, dass die Beklagte die Domainnamen

im geschäftlichen Verkehr nutzen wolle. Zwischen den für die Beklagte regis-

trierten Domainnamen und dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin be-

stehe Verwechslungsgefahr. Das Unternehmensschlagwort "METRO" sei als

bekannte geschäftliche Bezeichnung auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG

geschützt. Die Benutzung der Domainnamen der Beklagten beeinträchtige die

Unterscheidungskraft der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin in unlauterer

Weise, weil die Verwendung des der geschäftlichen Bezeichnung "METRO"

ähnlichen Domainbestandteils "metro" jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs

eine Zuordnungsverwirrung auslöse. Da die Beklagte nicht in substantiierter

Weise dargelegt habe, zu welchem Zweck sie die Domainnamen nutzen wolle,

sei der Unterlassungsanspruch nicht nach § 23 Nr. 2 oder 3 MarkenG ausge-

schlossen.

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin sei auch aus ihrer Wort-/Bild-

marke "METRO" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet. Zwischen

der Marke der Klägerin und den Bezeichnungen der Beklagten bestünden unter

Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der

Zeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht und der Ähnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inver-

bindungbringens über ein Serienzeichen sowie eine mittelbare Verwechslungs-

gefahr.

Da die Klägerin im Rahmen der Erstbegehungsgefahr die Beeinträchti-

gung ihrer durch die §§ 14, 15 MarkenG geschützten Kennzeichenrechte zu

befürchten habe, könne sie entsprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB von der

Beklagten Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verlangen.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie füh-

ren im angefochtenen Umfang zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur

Klageabweisung.

1. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen,

dass die mit Schriftsatz vom 16. August 2004 von der "T. P. GmbH"

eingelegte Berufung zulässig ist, obwohl das erstinstanzliche Urteil gegen die

P. GmbH als Beklagte ergangen ist. Handelt es sich bei der "T.

P. GmbH" nicht um eine selbständige juristische Person, sondern ledig-

lich um eine unselbständige Einrichtung oder Abteilung der Beklagten, wie die

Revision unter Bezugnahme auf das Vorbringen des Prozessbevollmächtigten

der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht vom

24. März 2005 geltend macht, ist die Berufung durch die Beklagte eingelegt

worden. Es kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen zutrifft oder ob es

sich bei der im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils als "Tochterfirma" der

Beklagten bezeichneten "T. P. GmbH" um eine selbständige juristi-

sche Person handelt. In diesem Fall läge eine offensichtliche Falschbezeich-

nung der Partei vor, die es gleichfalls nicht rechtfertigte, die Berufung als unzu-

lässig zu behandeln. Denn dem Berufungsschriftsatz vom 16. August 2004 war

eine Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils beigefügt. Daraus war für das

Berufungsgericht und für die Klägerin ohne weiteres erkennbar, dass durch die-

ses Urteil nur die "P. GmbH" als Beklagte, nicht jedoch deren "Tochter-

firma" beschwert war. Da sich somit jedenfalls im Wege der Auslegung der Be-

rufungsschrift und des beigefügten erstinstanzlichen Urteils hinreichend klar die

Beklagte als die Person der Rechtsmittelklägerin ergab, wäre die falsche Be-

zeichnung der Berufungsklägerin auch bei dieser Sachlage unschädlich (vgl.

BGH, Beschl. v. 30.5.2000 - VI ZB 12/00, NJW-RR 2000, 1661, 1662 m.w.N.).

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-

fungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Marke sowie aus ihrem Recht an der

geschäftlichen Bezeichnung "METRO" - zumindest aufgrund einer Erstbege-

hungsgefahr - ein (vorbeugender) Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte

aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, die

beanstandeten Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr nicht zu verwenden

und/oder verwenden zu lassen.

a) Die Registrierung eines Domainnamens stellt, wie auch das Beru-

fungsgericht nicht verkannt hat, noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im

geschäftlichen Verkehr und damit auch keine Verletzung eines mit dieser Be-

zeichnung identischen oder ähnlichen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urt. v.

2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 - welt-

online.de). Die Auffassung des Berufungsgerichts, im vorliegenden Fall lägen

jedoch hinsichtlich der Domainnamen Umstände vor, die den konkreten Schluss

zuließen, die Beklagte wolle diese Domainnamen im geschäftlichen Verkehr

benutzen und verletze dadurch die Marke und das Unternehmenskennzeichen

der Klägerin, findet, wie die Revision mit Recht rügt, in den Feststellungen des

Berufungsgerichts und im unstreitigen Vorbringen der Parteien keine hinrei-

chende Grundlage.

aa) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlas-

sungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche An-

haltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher

Zukunft rechtswidrig verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1992 - I ZR 84/90, GRUR

1992, 318, 319 = WRP 1992, 314 - Jubiläumsverkauf; Urt. v. 14.7.1993

- I ZR 189/91, GRUR 1994, 57, 58 = WRP 1993, 749 - Geld-zurück-Garantie;

Urt. v. 15.4.1999 - I ZR 83/97, GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133

- Preissturz ohne Ende; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174,

1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe, m.w.N.). Dabei muss sich die

Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die

Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verlet-

zungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale

zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1970

- I ZR 48/68, GRUR 1970, 305, 306 - Löscafé; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/

Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.25; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche

Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 m.w.N.).

bb) Solche Umstände sind entgegen der Auffassung des Berufungsge-

richts hinsichtlich eines aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5

Abs. 2 MarkenG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs der Klägerin aus ihrer

Marke und ihrer geschäftlichen Bezeichnung "METRO" nicht gegeben.

(1) Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als ei-

nem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann nicht herge-

leitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem Han-

deln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen

der § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007

- I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom).

Der Schutz dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in An-

spruch genommene Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzei-

chenmäßig verwendet (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005,

419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). An einer kennzeichenmä-

ßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie

vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unter-

nehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang

mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v.

6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspiel-

haus; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002,

985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

(2) Eine solche nur beschreibende Verwendung der beanstandeten Be-

zeichnungen kommt in Betracht, weil der Begriff "metrosexuell" oder "Metrose-

xualität", wie die Beklagte dargelegt hat und wovon auch das Berufungsgericht

ausgegangen ist, mit der Bedeutung benutzt werden kann, dass damit ein neu-

er Männertyp - heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und

vornehmlich in Metropolen lebend - beschrieben wird. Das Berufungsgericht ist

dabei zwar dem Vorbringen der Beklagten nicht gefolgt, die Wortschöpfung

"metrosex" sei zu einem Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden.

Es hat vielmehr festgestellt, dass sich diese neue Wortschöpfung in Deutsch-

land sprachlich noch nicht allgemein durchgesetzt hat, sondern einem Teil des

angesprochenen Verkehrs diese Bedeutung des Begriffs "metrosexuell" nicht

bekannt ist. Darin ist jedoch die Feststellung enthalten, dass zumindest ein Teil

des Verkehrs bereits jetzt den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dar-

gelegten Sinne versteht. Auch die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten

lediglich insoweit entgegengetreten, als diese behauptet hat, "metrosex" werde

durchweg als Sachhinweis für einen bestimmten Männertyp verstanden. Es

handele sich, so die Klägerin, vielmehr um ein Modewort, das letztlich nur ei-

nem ganz kleinen trendbewussten Verkehrskreis zugänglich und bekannt sein

dürfte.

(3) Der Umstand, dass nur ein (bislang noch geringer) Teil des Verkehrs

den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne mit einem

bestimmten Männertyp verbindet, schließt jedoch nicht aus, dass der Begriff

bereits jetzt in einer Art und Weise verwendet werden kann, bei der diese Be-

deutung auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird,

denen sie bislang noch unbekannt ist. Das reicht für die Verneinung der Erstbe-

gehungsgefahr aus. Es kommt insoweit nicht darauf an, dass schon jetzt ein

erheblicher Teil des Verkehrs den von der Beklagten dargelegten beschreiben-

den Gehalt des Begriffes "metrosex" kennt.

Aus denselben Gründen, aus denen das Berufungsgericht eine be-

schreibende Bedeutung der Zeichenbestandteile "sex" und "sexuality" für die

der Markeneintragung der Beklagten zugrunde liegenden Waren sowie für por-

nografisches Material und Sexartikel angenommen hat, ist ein Verständnis der

Gesamtbezeichnungen "metrosex", "metro-sex" und "metrosexuality" als be-

schreibende Angaben insbesondere im Zusammenhang mit diesen Waren na-

heliegend, wenn durch die Art und Weise der Verwendung dem Verkehr das

Verständnis dieses Begriffs als Umschreibung des genannten neuen Männer-

typs hinreichend verdeutlicht wird und durch den Bezug zu den betreffenden

Produkten etwa zum Ausdruck gebracht wird, dass sie von Männern dieses

Typs verwendet werden. Kann den beanstandeten Bezeichnungen aber in be-

stimmten Zusammenhängen eine beschreibende Bedeutung zukommen, dann

lassen sich die Fragen des kennzeichenmäßigen Gebrauchs und auch der

Verwechslungsgefahr nur an Hand konkreter Sachverhalte ausreichend beurtei-

len. Solche konkreten Sachverhalte hat die Klägerin nicht hinreichend dargetan.

Auch der vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter angeführte

Umstand, dass die Beklagte über verschiedene Unternehmensbereiche verfügt,

besagt nichts darüber, ob eine Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen

in einem dieser Unternehmensbereiche kennzeichenmäßig oder beschreibend

erfolgt.

b) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2,

Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gegen die Beklagte, die beanstandeten Be-

zeichnungen nicht zu verwenden, ist auch nicht deshalb begründet, weil die

Beklagte die Bezeichnung "METROSEX" als Wortmarke für Waren der Klas-

sen 3, 14 und 18 angemeldet hat und diese sodann eingetragen worden ist.

aa) Ein auf Wiederholungsgefahr gegründeter Verletzungsunterlas-

sungsanspruch scheidet aus, weil die bloße Markenanmeldung und -eintragung

noch keine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt und darin schon deshalb

weder eine Verletzung der Marke der Klägerin noch deren Geschäftsbezeich-

nung gesehen werden kann.

(1) Zwar hat das Reichsgericht - beiläufig und ohne nähere Begrün-

dung - auch in der bloßen Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzei-

chens eine Verletzungshandlung gesehen, gegen die Abwehransprüche (auf

Löschung des verwechslungsfähigen Zeichens) begründet seien (RG GRUR

1942, 432, 437 - Liebig). Im Schrifttum zum Warenzeichengesetz ist unter Beru-

fung auf diese Entscheidung des Reichsgerichts angenommen worden, dass

schon die Anmeldung eines verwechselbaren Zeichens für gleiche oder gleich-

artige Waren eine Unterlassungsklage nach §§ 15, 24 Abs. 1 WZG rechtfertigen

könne, ohne allerdings ausdrücklich klarzustellen, ob der Unterlassungsan-

spruch aus einer bereits in der Anmeldung liegenden Verletzungshandlung her-

geleitet oder ob von einer aufgrund der Anmeldung erst drohenden Verlet-

zungshandlung ausgegangen wird (vgl. etwa Baumbach/Hefermehl, Warenzei-

chenrecht, 12. Aufl., § 24 WZG Rdn. 10, 29; Burhenne, GRUR 1955, 74, 75).

(2) Der Bundesgerichtshof hat bei der Prüfung, ob bereits die Anmel-

dung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens einen Schaden des Inhabers

eines prioritätsälteren Kennzeichens und somit einen Anspruch aus § 24 Abs. 2

WZG auf Rücknahme der Warenzeichenanmeldung unter dem Gesichtspunkt

des Schadensersatzes begründe, die Auffassung des Reichsgerichts schon für

die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz als nicht unzweifelhaft angese-

hen, weil die Rechtsfolge aus § 24 Abs. 2 WZG lediglich für Benutzungshand-

lungen i.S. des § 24 Abs. 1 WZG vorgesehen sei, nicht aber auch schon für die

Eintragung eines Warenzeichens (BGHZ 121, 242, 246 - TRIANGLE). Die

überwiegende Ansicht im Schrifttum zum Warenzeichen- und zum Markenge-

setz geht in Übereinstimmung damit davon aus, dass die Anmeldung und Ein-

tragung eines Warenzeichens oder einer Marke selbst noch keine Benutzungs-

handlung darstellen, sie vielmehr allenfalls die Erstbegehungsgefahr einer

rechtsverletzenden Benutzung und einen darauf gestützten vorbeugenden Un-

terlassungsanspruch begründen können (vgl. zum WZG v. Gamm, Warenzei-

chengesetz, § 24 Rdn. 29; in diesem Sinne wohl auch Busse/Starck, Warenzei-

chengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 22; Bauer, GRUR 1965, 350, 351; Bobsin,

GRUR 1954, 290, 292 f.; Zeller, GRUR 1959, 115, 117; zum MarkenG Hacker

in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Ingerl/Rohnke, MarkenG,

2. Aufl., § 14 Rdn. 142; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 1840;

Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl.,

Rdn. 914; Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 2884;

Schweyer in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 252; a.A. Fezer, Mar-

kenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 510; Schulz, WRP 2000, 258, 260).

(3) Eine Verletzungshandlung i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

(Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) kann in der bloßen Anmeldung und Eintragung

eines Zeichens als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht ge-

sehen werden, weil darin noch keine markenmäßige Benutzungshandlung liegt.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist die

Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen erforderlich. Eine

Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2

Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist eine Benutzung zur

Unterscheidung der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu

EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 20 ff. = WRP 2007, 95

- Céline). Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) beispielhaft

aufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Wa-

ren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5

Abs. 3 MarkenRL) eine Benutzung zur Kennzeichnung bestimmter Waren oder

Dienstleistungen. Das Zeichen muss in der Weise benutzt werden, dass eine

Verbindung zwischen ihm und den vom Zeichenbenutzer vertriebenen Waren

oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH

GRUR 2007, 971 Tz. 23 - Céline). Durch die bloße Benennung der Waren oder

Dienstleistungen in dem mit der Anmeldung einzureichenden Waren- oder

Dienstleistungsverzeichnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), das - wie auch im

Streitfall - gewöhnlich weit gefasst ist und häufig nur Oberbegriffe von Waren

und Dienstleistungen enthält, wird eine solche für eine Benutzungshandlung i.S.

des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) erforderli-

che kennzeichnende Verbindung zwischen der Marke und bestimmten Waren

oder Dienstleistungen dahingehend, dass der angesprochene Verkehr die an-

gemeldete und eingetragene Marke bereits mit ihrer Anmeldung und Eintragung

als Bezeichnung des Ursprungs bestimmter Waren oder Dienstleistungen des

Markenanmelders auffasst, noch nicht hergestellt.

(4) In der Markenanmeldung und -eintragung als solcher liegt auch keine

Benutzung des angemeldeten Zeichens als Unternehmenskennzeichen i.S. des

§ 15 Abs. 2 MarkenG. Das bloße Begehren markenrechtlichen Schutzes für

eine Bezeichnung hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen stellt

keine Inanspruchnahme dieser Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen

dar (vgl. BGH, Beschl. v. 17.3.1994 - I ZR 304/91, GRUR 1994, 530, 531 =

WRP 1994, 543 - Beta, zur Aufnahme und Benutzung einer Firmenbezeichnung

durch Registrierung dieser Bezeichnung als internationale Marke nach Art. 3

MMA). Insofern unterscheidet sich die Anmeldung eines Zeichens als Marke

von der Anmeldung und Eintragung einer Bezeichnung als Firma in das Han-

delsregister. Denn aus der Anmeldung zum Handelsregister ergibt sich nicht

nur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmens-

kennzeichen zu benutzen; der Anmelder tut vielmehr bereits damit kund, dass

sein Unternehmen diese Bezeichnung führt. Anmeldung und Eintragung im

Handelsregister sind deshalb bereits als Gebrauch der Firma anzusehen, wenn

der Rechtsträger des Unternehmens im Zeitpunkt der Anmeldung oder Eintra-

gung besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.1956 - I ZR 49/54, GRUR 1957, 426, 427 f.

- Getränke Industrie).

bb) Ein auf die Markenanmeldung der Beklagten gestützter vorbeugen-

der Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15

Abs. 2 und 4 MarkenG ist im Streitfall gleichfalls nicht gegeben.

(1) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im

Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetrage-

nen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine kon-

kreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen

(vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004,

763 - d-c-fix/CD-FIX, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 109;

Lange aaO Rdn. 3156). Die drohende Benutzung für die angemeldeten Waren

oder Dienstleistungen kann dann die drohende Gefahr der Verletzung eines mit

der Marke identischen oder ihr ähnlichen Kennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1

und 2, § 15 Abs. 2 MarkenG begründen. Es bedarf im vorliegenden Fall nicht

der Entscheidung, unter welchen Umständen im Einzelnen eine Markenanmel-

dung hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür bietet, dass die Marke in naher

Zukunft für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt werden wird. Denn

auch ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vor-

beugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr weg-

fällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich we-

niger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Ver-

letzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der

Zukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP

1991, 719 - Topfgucker-Scheck; BGH GRUR 2001, 1174, 1176 - Berühmungs-

aufgabe). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wie-

derholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine

Vermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 =

WRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungs-

gefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begrün-

dungshandlung entgegengesetztes Verhalten. Bei der durch eine Markenan-

meldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr führt demnach im

Regelfall die Rücknahme der Markenanmeldung oder der Verzicht auf die Ein-

tragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (vgl. Lange aaO

Rdn. 1840; Teplitzky aaO Kap. 10 Rdn. 21).

(2) Die Beklagte hat hier eine durch die Anmeldung und Eintragung ihrer

Marke "METROSEX" (möglicherweise) begründete Erstbegehungsgefahr je-

denfalls dadurch beseitigt, dass sie später auf die Eintragung verzichtet hat und

die Eintragung der Marke daraufhin gelöscht worden ist. Es kann dahinstehen,

ob die Verzichtserklärung der Beklagten dadurch veranlasst worden ist, dass

das Berufungsgericht die Beklagte zuvor auf die Bedeutung der Eintragung für

die Annahme einer Begehungsgefahr hingewiesen hat. Denn auch in diesem

Fall hat die Verzichtserklärung der Beklagten jedenfalls die aufgrund der Eintra-

gung drohende Gefahr beseitigt, dass die Beklagte die Bezeichnung "METRO-

SEX" in Form einer Marke für die angemeldeten Waren benutzen wird. Dass

die Beklagte bei ihren Erklärungen während des Verfahrens wiederholt aus-

drücklich offengelassen hat, ob und in welcher Weise eine Nutzung der Do-

mainnamen erfolgen soll, begründet demgegenüber nicht die sich konkret ab-

zeichnende, greifbar nahe Gefahr einer kennzeichenmäßigen Verwendung.

3. Aus den oben genannten Gründen besteht entgegen der Auffassung

des Berufungsgerichts auch kein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen

der Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens nach § 14

Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG.

a) Die Anmeldung und Eintragung der Marke "METROSEX" stellt inso-

weit gleichfalls noch keine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3

MarkenG dar. Aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs (vgl. dazu BGH,

Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - Lila-

Postkarte) gilt für das Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs des Kollisi-

onszeichens beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG inso-

weit nichts anderes als bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Auch der Wortlaut

des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der darauf abstellt, ob "die Benutzung der einge-

tragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekann-

ten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder

beeinträchtigen würde", spricht dafür, dass die Eintragung der Marke als solche

nach Auffassung des Gesetzgebers noch keine Benutzungshandlung darstellt.

Entsprechend ist der Begriff der Benutzung des Unternehmenskennzeichens in

§ 15 Abs. 2 und 3 MarkenG einheitlich zu verstehen.

Allerdings sind in der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. auf Unterlas-

sung und Löschung gerichtete Ansprüche wegen Rufausbeutung durch Anmel-

dung eines mit einer älteren Marke identischen Zeichens für ungleichartige Wa-

ren unter dem Gesichtspunkt einer bereits erfolgten Verletzung als begründet

angesehen worden, sofern bereits die Zeichenanmeldung in der Absicht unlau-

teren Anhängens an den guten Ruf der älteren Marke erfolgt und deshalb mit

dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet war (BGH, Urt. v. 29.11.1984

- I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit

nicht in BGHZ 93, 96). Diese zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung

kann indessen nicht auf den Benutzungsbegriff nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15

Abs. 3 MarkenG übertragen werden (a.A. wohl Hacker in Ströbele/Hacker aaO

§ 14 Rdn. 110). Derartige Ansprüche werden sich nach neuem Recht aber in

der Regel unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ergeben.

b) Auch ein in Betracht kommender vorbeugender Unterlassungsan-

spruch wegen Erstbegehungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3

und 4 MarkenG ist aus den oben genannten Gründen nicht gegeben. Das Beru-

fungsgericht hat eine drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der

Kennzeichen der Klägerin darin gesehen, dass durch die beabsichtigte Ver-

wendung des mit dem Klagezeichen übereinstimmenden Bestandteils ("metro")

der in Rede stehenden Domainnamen jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs in

unlauterer Weise eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werde. Eine solche Zu-

ordnungsverwirrung ist jedoch jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Be-

klagte die für sie registrierten Domainnamen so verwendet, dass der Verkehr

sie als beschreibende Angaben versteht. Auch hinsichtlich einer drohenden

Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Kennzeichen der

Klägerin fehlt es an einer sich konkret abzeichnenden Verletzungshandlung.

4. Für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB ist die

drohende Gefahr einer Namensanmaßung nicht hinreichend konkret dargetan.

Die Frage, ob der Klägerin allein gegen die Registrierung der Domainnamen ein

Anspruch aus Namensrecht zusteht (§ 12 BGB), kann dahinstehen. Denn ein

solcher Anspruch setzt voraus, dass mit der Registrierung der Domainnamen

eine erhebliche Beeinträchtigung der aus dem Kennzeichenrecht fließenden

namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (vgl. BGHZ 149, 191, 198, 201

- shell.de; BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de). Dafür bestehen im

Streitfall keine Anhaltspunkte. Die Klägerin, deren Internetauftritt über den Do-

mainnamen "metro.de" zugänglich ist, wird nicht dadurch nennenswert behin-

dert, dass die beanstandeten Bezeichnungen für sie als weitere Domainnamen

gesperrt sind. Die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vorbringen kein Interesse

an einer Benutzung der für die Beklagte als Domainnamen registrierten Be-

zeichnungen, da sie mit dem Gebiet des "Sex" nicht in Verbindung gebracht

werden will.

5. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung der

Beklagten in die Löschung der Domainnamen ist gleichfalls unbegründet. Das

bloße Halten der Domainnamen durch die Beklagte ist, auch wenn die Beklagte

als juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt, nicht schon für

sich gesehen eine Rechtsverletzung (vgl. BGH GRUR 2007, 888 Tz. 13 - Euro

Telekom). Dass jede Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen eine Ver-

letzung der Kennzeichenrechte der Klägerin darstellt, kann aus den oben dar-

gelegten Gründen nicht angenommen werden.

III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und das landgerichtliche

Urteil abzuändern, soweit die Beklagte zur Unterlassung der Verwendung der

beanstandeten Bezeichnungen und zur Einwilligung in die Löschung der Do-

mainnamen verurteilt worden ist. Insoweit ist die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Bornkamm

RiBGH Pokrant ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.

Büscher

Bornkamm

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 16.07.2004 - 416 O 300/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 28.07.2005 - 5 U 141/04 -