BGH Beschluss vom 30.07.2009 – Xa ZB 28/08

BUNDESGERICHTSHOF

Xa ZB 28/08

vom

30. Juli 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Leistungshalbleiterbauelement

PatG § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 2, § 100 Abs. 1

a) Der Umstand, dass der auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfä- higkeit gestützte Einspruch mit einer älteren Anmeldung begründet wird, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, steht der Zulässigkeit des Einspruchs unabhängig davon nicht entgegen, ob der Einsprechende sich auf mangelnde Neuheit oder auf fehlende erfinderi- sche Tätigkeit beruft.

b) Die Rechtsbeschwerde ist auch dann statthaft, wenn das anstelle des Pa- tentamts zur Entscheidung über den Einspruch berufene Patentgericht die- sen verworfen hat.

BGH, Beschluss vom 30. Juli 2009 - Xa ZB 28/08 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Juli 2009 durch die

Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die

Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss

des 23. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespa-

tentgerichts vom 24. April 2008 aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über

die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespa-

tentgericht zurückverwiesen.

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat gegen das am 18. Dezember

2001 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 19. Juni 2001 an-

gemeldete deutsche Patent 101 62 242 (Streitpatent), das ein "Leistungshalblei-

terbauelement für beispielsweise Halbbrückenschaltungen" betrifft, am 18. Mai

2005 Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent zu widerrufen, weil

sein Gegenstand nicht patentfähig sei. Die Einsprechende hat den Einspruch

auf zwei im Prüfungsverfahren genannte Patentveröffentlichungen, darunter die

am 22. November 2001

veröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift

100 23 950 (D 1) sowie auf vier weitere druckschriftliche Entgegenhaltungen

gestützt. Sie hat die geltend gemachte mangelnde Patentfähigkeit damit be-

gründet, dass das Leistungshalbleiterbauelement nach Patentanspruch 1 des

Streitpatents sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus den Druck-

schriften D 1 und D 3 ergeben habe.

Das Patentgericht hat den Einspruch als unzulässig verworfen.

Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbe-

schwerde der Einsprechenden, der die Patentinhaberin entgegentritt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig.

Zu Unrecht möchte die Patentinhaberin die Rechtsbeschwerde verworfen

wissen, weil diese nach § 100 Abs. 1 PatG nur gegen Beschlüsse der Be-

schwerdesenate des Patentgerichts stattfinde, durch die über eine Beschwerde

nach § 73 PatG oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Pa-

tents nach § 61 Abs. 2 PatG entschieden wird.

Zutreffend ist zwar, dass die Rechtsbeschwerde ungeachtet ihrer Zulas-

sung durch das Patentgericht zu verwerfen wäre, wenn sie nach dem Gesetz

unstatthaft wäre, da ein unstatthaftes Rechtsmittel auch durch seine Zulassung

durch den iudex a quo nicht statthaft wird (BGHZ 97, 9, 10 - Transportbehälter;

BGHZ 154, 102). Im Streitfall ist die Rechtsbeschwerde jedoch schon deshalb

zulässig, weil das Patentgericht nicht nach § 61 Abs. 2 PatG, sondern nach

§ 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a.F. zur Entscheidung über den Einspruch berufen war

und ungeachtet der Aufhebung dieser Vorschrift berufen geblieben ist (BGHZ

173, 47 Tz. 10 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, Beschl. v.

16.9.2008 - X ZB 28/07, GRUR 2009, 90 Tz. 5 - Beschichten eines Substrats;

Beschl. v. 9.12.2008 - X ZB 6/08, GRUR 2009, 184 Tz. 4 ff. - Ventilsteuerung).

Dementsprechend findet nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F., der im gleichen

Umfang anwendbar bleibt, die Rechtsbeschwerde gegen den angefochtenen

Beschluss statt.

Diese Rechtslage gilt im Übrigen auch für Einspruchsentscheidungen

unverändert fort, die nicht mehr unter die Übergangsregelung des § 147 Abs. 3

PatG fallen. Eine Entscheidung "über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf

eines Patents nach § 61 Abs. 2 PatG" im Sinne des § 100 Abs. 1 PatG ist ent-

gegen der Meinung der Rechtsbeschwerdeerwiderung

(ebenso Schul-

te/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 100 Rdn. 13) jede das Einspruchsverfahren ab-

schließende Entscheidung, die das Patentgericht anstelle des Patentamts trifft,

und damit auch die Verwerfung des Einspruchs. Denn nach der Begründung

des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen

Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes (BT-Drucks. 16/735 S. 13

= BlPMZ 2006, 228, 231) soll auch mit der Neufassung des § 100 Abs. 1 PatG

das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde in dem Umfang eröffnet werden, in

dem es bereits nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG a.F. statthaft ist, der allgemein

auf "die Beschlüsse der Beschwerdesenate" abstellt. Es sei deshalb, so heißt

es in der Begründung des Gesetzentwurfs (aaO), in § 100 Abs. 1 PatG "aus-

drücklich auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts nach § 61 Abs. 2

PatG - neu - aufzunehmen". Danach ist aber die Formulierung "Beschlüsse der

Beschwerdesenate …, durch die über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf

eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird" nur deshalb gewählt worden,

weil § 61 Abs. 1 PatG von eben solchen Beschlüssen der Patentabteilungen

spricht. Hieraus kann mithin nicht abgeleitet werden, dass der Gesetzgeber

künftig die Verwerfung des Einspruchs dem bei einer Sachentscheidung eröff-

neten Rechtsmittel entziehen wollte, wenn sie nicht durch das Patentamt, son-

dern durch das Patentgericht erfolgt.

III. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Patentgericht hat

den Einspruch zu Unrecht als unzulässig verworfen.

1. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Patentgericht ausge-

führt: Eine Einspruchsbegründung genüge nur dann den gesetzlichen Anforde-

rungen, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maß-

geblichen Umstände im Einzelnen so dargelegt würden, dass Patentinhaber

und Patentamt oder Patentgericht daraus abschließende Folgerungen für das

Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrunds ziehen könnten. Dieser

Substantiierungspflicht würden die innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenen

Darlegungen der Einsprechenden nicht gerecht. Sie habe geltend gemacht,

dass der Gegenstand der Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Dabei habe sie jedoch nicht berücksichtigt, dass die Entgegenhaltung D 1, auf

die sie sich hierbei gestützt habe, zwar auf eine Patentanmeldung vom 16. Mai

2000 zurückgehe, jedoch nachveröffentlicht sei. Die Veröffentlichung sei mithin

zur Substantiierung des geltend gemachten Widerrufsgrunds nicht geeignet. Es

könne auch nicht angenommen werden, die Einsprechende habe den Ein-

spruch auch auf den "Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit" stützen wollen,

denn sie habe die Neuheit des Gegenstands der Erfindung gegenüber der D 1

in der Einspruchsbegründung dargelegt. Ebenso wenig lasse die Begründung

erkennen, dass dem Streitpatent nur der Zeitrang seiner Anmeldung zukomme.

Schließlich seien auch die Darlegungen zu den übrigen angeführten Entgegen-

haltungen nicht geeignet, den geltend gemachten Widerrufsgrund zu substanti-

ieren.

2. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung im Rechtsbeschwerdever-

fahren nicht stand.

Nach § 59 Abs. 1 PatG ist der Einspruch schriftlich zu erklären und zu

begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in

§ 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Ein-

spruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, so-

weit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der

Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Diese Voraussetzungen erfüllt

die Einspruchsschrift im Streitfall.

a) Eine Einspruchsbegründung genügt der formellen gesetzlichen An-

forderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe

maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und

insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorlie-

gen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (BGH, Beschl. v.

30.3.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653 - Tetraploide Kamille). Der Vor-

trag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden

soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (Beschl. v. 29.4.1997

- X ZB 13/96, GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Be-

hauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufs-

gründe liege vor, muss die überprüfbare Tatsachenangabe sich außerdem auf

den geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246

- Streichgarn). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist

alsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen An-

forderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit.

b) Danach hat die Einsprechende den Anforderungen an die Zulässig-

keit des Einspruchs genüge getan, indem sie innerhalb der Einspruchsfrist die-

jenigen druckschriftlichen Entgegenhaltungen genannt hat, die den geltend ge-

machten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit ausfüllen sollen. Ob

sie die mangelnde Patentfähigkeit tatsächlich zu begründen vermögen oder ob

dies etwa daran scheitert, dass eine von zwei Entgegenhaltungen, auf die sich

die Einsprechende stützt, nicht zu dem bei der Prüfung der erfinderischen Tä-

tigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik zählt, ist keine Frage der Zu-

lässigkeit, sondern der Begründetheit des Einspruchs.

c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Beschluss des Bun-

desgerichtshofs vom 29. April 1997 (X ZB 13/96, aaO - Tabakdose). In dieser

Entscheidung hat der Bundesgerichtshof für die Zulässigkeit eines auf fehlende

Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen

Vorbenutzung gestützten Einspruchs bestimmte Angaben in dreierlei Hinsicht

für erforderlich gehalten: Die Einspruchsbegründung müsse einen bestimmten

Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt wer-

den könne, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegens-

tand vorwegnehme oder nahelege. Ferner sei die Angabe bestimmter Umstän-

de der Benutzung dieses Gegenstandes im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG erforder-

lich, damit überprüft und festgestellt werden könne, ob er der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht worden sei. Schließlich bedürfe es einer nachprüfbaren An-

gabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden sei, damit

ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden könne, ob der Gegenstand

zum Stand der Technik gehöre, von dem aus Neuheit und erfinderische Tätig-

keit zu beurteilen seien. Auch wenn man diese Anforderungen auf einen auf

druckschriftliche Entgegenhaltungen gestützten Einspruch übertragen wollte,

wären sie im vorliegenden Fall erfüllt. Denn aufgrund der Vorlage oder be-

stimmten Bezeichnung der Druckschrift steht der als vorbekannt angeführte

Gegenstand ebenso fest wie der sich aus der Veröffentlichung ergebende Zeit-

punkt, zu dem dieser Gegenstand der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Ob

dieser Zeitpunkt vor oder nach dem für den Zeitrang des Streitpatents maßgeb-

lichen Datum liegt, ist auch in diesem Zusammenhang keine Frage der Zuläs-

sigkeit des Einspruchs, sondern der sachlichen Prüfung der Patentfähigkeit.

IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich

gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Berger

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.04.2008 - 23 W (pat) 334/05 -