BGH Beschluss vom 08.09.2009 – X ZR 81/08

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 81/08

vom

8. September 2009

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. September 2009

durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Keukenschrijver,

Asendorf, Dr. Berger und Dr. Grabinski

beschlossen:

Die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung der Re-

vision im Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsru-

he vom 27. Mai 2008 wird als unzulässig verworfen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 250.000 € festge-

setzt.

I. Der Kläger war bei der Beklagten als Leiter der Elektronik-Entwicklung

beschäftigt. Während seiner Beschäftigungszeit erfand er ein Verfahren und

eine Schaltungsanordnung zum Aufheizen einer Glühkerze. Die Beklagte nahm

die ihr gemeldete Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Ihr wurde das die

Erfindung betreffende deutsche Patent 100 28 073 C2 (Klagepatent) mit einer

Anmeldepriorität vom 7. Juni 2000 erteilt, das den Kläger als einzigen Erfinder

benennt. Das Patent, dessen Erteilung am 10. April 2003 veröffentlicht wurde,

steht in Kraft.

Die Beklagte stellt her und vertreibt mit dem "Schnellstart-Glühsystem

ISS" ein elektronisch gesteuertes Glühsystem für Dieselmotoren. Es besteht

aus elektronisch gesteuerten Stahlglühkerzen und einem Steuergerät. Das

Schnellstart-Glühsystem verfügt über eine sog. Wiederholstart-Erkennung, von

der es zwei Ausführungsformen gibt. Die neuere Ausführungsform macht von

der Lehre des jüngeren deutschen Patents 103 48 391 B2 Gebrauch, dessen

Inhaberin ebenfalls die Beklagte ist.

Der Kläger ist der Auffassung, dass die Beklagte von der Lehre des Kla-

gepatents durch Herstellung und Vertrieb des Schnellstart-Glühsystems ISS in

beiden unterschiedlichen Ausführungen Gebrauch mache. Er begehrt im Wege

der Stufenklage Auskunft und Rechnungslegung zur Vorbereitung seiner Ver-

gütungsansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen.

Das Landgericht hat die Stufenklage, die damals nur die ältere Ausfüh-

rungsform erfasste, insgesamt abgewiesen, weil die Beklagte die Lehre des

Klagepatents nicht nutze. Auf die Berufung des Klägers und die von ihm in

zweiter Instanz vorgenommene Klageerweiterung hat das Berufungsgericht

hinsichtlich beider angegriffenen Ausführungsformen dem Kläger Auskunftsan-

sprüche gegen die Beklagte zuerkannt und die Sache zur Entscheidung über

die weitere Klagestufe sowie die Kosten des Verfahrens an das Landgericht

zurückverwiesen.

Das Berufungsgericht hat mit seinem Teilurteil die Beklagte verurteilt,

dem Kläger Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über die seit dem

7. Juni 2000 durch sie selbst, verbundene Unternehmen oder Lizenznehmer

hergestellte und verkaufte Anzahl von Schnellstartglühsystemen und/oder

Steuergeräten, die den im einzelnen bezeichneten Merkmalen der beiden an-

gegriffenen Ausführungsformen entsprechen, wobei getrennt einerseits nach

Glühkerzen und andererseits nach Steuereinrichtungen bzw. Steuergeräten

Rechnung zu legen ist unter detailliertem Nachweis der hierbei erzielten Erlöse

und sonstigen wirtschaftlichen Vorteile.

Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Hiergegen

wendet sich die Beklagte mit ihrer Beschwerde.

II. Die Beschwerde ist gemäß § 26 Nr. 8 EGZPO unzulässig, da der

Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer 20.000 € nicht

übersteigt.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bemisst

sich die Beschwer eines Beklagten bei einer Verurteilung zu Auskunft und

Rechnungslegung nach seinem Interesse, die Auskunft nicht erteilen zu müs-

sen. Für dessen Ermittlung bildet neben einem etwaigen Geheimhaltungsinte-

resse des Verurteilten der Aufwand an Zeit und Kosten, den die Erfüllung des

Anspruchs erfordert, den wesentlichen Anhaltspunkt (BGH, Beschl. v.

24.11.1994

- GSZ 1/94, BGHZ 128, 85; Sen.Beschl. v. 15.02.2000

- X ZR 127/99, GRUR 2000, 1111 - Urteilsbeschwer bei Stufenklage; BGH,

Beschl. v. 04.07.2001 - IV ZB 7/01, v. 26.07.2004 - VIII ZR 289/03, NJW-RR

2005, 74 und v. 26.10.2006 - III ZR 40/06). Zu den berücksichtigungsfähigen

Kosten gehören neben dem Eigenaufwand auch die Ausgaben für die Inan-

spruchnahme fachkundiger Dritter, auf deren Hilfe der Verpflichtete zur Vorbe-

reitung einer nicht ohne weiteres zu leistenden Auskunft zurückgreifen darf

(Sen.Beschl. v. 15.02.2000 - X ZR 127/99, aaO).

2. Die Beklagte führt in ihrer Beschwerde unter Vorlage einer eidesstatt-

lichen Versicherung eines ihrer Angestellten zunächst interne Kosten zur Ertei-

lung der Auskünfte an, die sich bisher auf schätzungsweise 2.000 € bis 4.000 €

belaufen sollen. Weiter beruft sie sich auf bisher angefallene Netto-

Honorarkosten in Höhe von über 8.000 € für die Einschaltung des vorinstanzli-

chen Rechtsanwalts und eines Patentanwalts, der das Verfahren begleite; bei-

de Anwälte seien damit befasst, die innerbetrieblich ermittelten Zahlen im Hin-

blick auf den Urteilstenor zu prüfen und aufzubereiten.

Darüber hinaus behauptet die Beklagte ein erhebliches Geheimhaltungs-

interesse. Der Kläger sei zwischenzeitlich bei dem Tochterunternehmen eines

Automobilzulieferers beschäftigt, zu dessen Tätigkeitsspektrum im Bereich der

Antriebstechnik auch "(Schnellstart) Glühkerzen" gehörten. Einem Schreiben

des Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 8. Juni 2006 sei zu entnehmen,

dass dessen Arbeitgeberin im Zusammenhang mit dem Klagepatent ihre

Marktzutritts-Chancen prüfe.

Das dementsprechend unter Hinweis auf das bestehende Wettbewerbs-

verhältnis an den Kläger gerichtete Ersuchen, eine strafbewehrte Unterlas-

sungserklärung des Inhalts abzugeben, bekannt zu gebende Unterlagen bei

Versprechen einer Vertragsstrafe von 100.000 € dritten Personen nicht zur

Kenntnis zu geben, sei abgelehnt worden. Über eine detaillierte Rechnungsle-

gung könnten Mitbewerber wertvolle Informationen über die geschäftliche Tä-

tigkeit der Beklagten erhalten, insbesondere, mit welchen Typen von Steuerge-

räten und Glühkerzen die größten Umsätze erzielt würden. Dies könne sich im

Wettbewerb zum Nachteil der Beklagten auswirken, deren Umsatzerlöse sich

für den fraglichen Zeitraum im dreistelligen Millionenbereich bewegt hätten.

3. a) Nach diesen Darlegungen könnte als verurteilungsbedingter Auf-

wand allenfalls ein Betrag von 10.000 € veranschlagt werden, weil die Beklagte

selbst einen überschießenden Betrag nicht definitiv behauptet. Auch eine

Summe in dieser Höhe kann jedoch für die Beschwer nicht zu Grunde gelegt

werden. Die Zusammensetzung des nur in Form einer Grobschätzung behaup-

teten bisherigen betriebsinternen Aufwands wird nicht substantiiert. So ist von

der Beklagten nicht einmal ansatzweise ausgeführt worden, welche Arbeiten

mit welchem Inhalt und welchem zeitlichen Umfang in ihrem Unternehmen vor-

genommen werden müssen. Auch hat die Beklagte nicht dargetan, dass für die

betriebsintern durchzuführenden Maßnahmen nicht auf personelle und sachli-

che Ressourcen zurückgegriffen werden kann, die ohnehin vorgehalten werden

und deren Bindung anderweitige gewinnbringende Einsatzmöglichkeiten nicht

vereitelt (vgl. zu diesem Aspekt BGH, Beschl. v. 26.10.2006 - III ZR 40/06, ju-

ris, Tz.8). Zu etwaigem künftig noch zu erwartenden internen Aufwand verhält

sich das Beschwerdevorbringen nicht. Ebenso wenig werden eine Erforderlich-

keit sowohl der Beauftragung des instanzgerichtlich prozessbevollmächtigten

Rechtsanwalts als auch eines Patentanwalts erklärt und die Höhe der behaup-

teten bisherigen Honorarkosten in der Beschwerde und in der in Bezug ge-

nommenen eidesstattlichen Versicherung näher erläutert. Jedenfalls der damit

geltend gemachte Umfang anwaltlicher Beratung versteht sich auch nicht von

selbst.

Zur mangelnden Substantiierung und Schlüssigkeit des Beschwerdevor-

bringens unter Berücksichtigung des überhaupt nur geschuldeten Umfangs der

Auskunfts- und Rechnungslegungspflichten weist der Kläger in der Beschwer-

deerwiderung mit Recht auf eine von der Beklagten in anderem Zusammen-

hang selbst vorgebrachte Verständigung zwischen den Parteien hin, wonach

seine Vergütung nach der Lizenzanalogie mittels eines bestimmten Lizenzsat-

zes zu bemessen sei und er zur Berechnung der ihm zustehenden Vergütung

deshalb keine gewinnbezogenen und keine detaillierten Angaben benötige.

Dieser in der Berufungsinstanz von ihm vorgetragenen Einigung hatte der Klä-

ger offensichtlich schon Rechnung getragen durch die Formulierung seines

Antrags, der sich auf den Nachweis der "Erlöse" bezogen hat, die mit den bei-

den angegriffenen Glühkerzen samt Steuergeräten erzielt worden sind. Nach

den vom Berufungsgericht diesbezüglich tenorierten Auskunfts- und Rech-

nungslegungsansprüchen geht es somit tatsächlich nur noch um die Zusam-

menstellung der erzielten Umsatzerlöse.

Auch angesichts des dergestalt umgrenzten Umfangs der tenorierten

Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche ist nach allem weder glaubhaft

dargetan noch ersichtlich, dass der Aufwand der Beklagten einen für die Be-

schwer erheblichen Teilbetrag auch nur in der behaupteten Größenordnung der

bislang angeblich angefallenen 10.000 € erreichen könnte. Die hierzu von der

Beklagten vorgelegte eidesstattliche Versicherung führt nicht weiter, da sie

über die unsubstantiierten Behauptungen der Beschwerdeschrift nicht hinaus-

geht.

b) Das Beschwerdevorbringen der Beklagten reicht ebenfalls nicht aus

zur Substantiierung eines besonderen Geheimhaltungsinteresses, das - einen

Kostenaufwand von 10.000 € für die Erteilung der Auskünfte unterstellt - mit

einem 10.000 € übersteigenden Betrag hätte bewertet werden müssen, um die

gemäß § 26 Nr. 8 EGZPO erforderliche Mindestbeschwer zu erreichen.

Soweit sich die Beklagte auf das Schreiben des Prozessbevollmächtig-

ten des Klägers vom 8. Juni 2006 beruft, ist der Kläger diesem Vorbringen in

der Beschwerdeerwiderung überzeugend entgegen getreten mit dem Hinweis,

dass in dem Schreiben lediglich auf der Grundlage einer gerichtlich geklärten

Rechtslage eine Prüfung von Marktzutrittschancen in Aussicht gestellt wird. Nur

für den Fall einer "bis in die letzte Instanz geklärte(n) gerichtliche(n) Feststel-

lung, dass durch ein Glühkerzensystem nach Sicht der Klage das Patent nicht

benutzt würde," und damit nur für den Fall einer nicht bestehenden Auskunfts-

pflicht der Beklagten hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers im Schreiben

vom 8. Juni 2006 erklärt, dass er "eine Marktzutrittschance sehen würde, die

wir (gemeint: die damalige Arbeitgeberin des Klägers) bislang aufgrund der

klagemäßigen Sichtweise des Patents für versperrt hielten".

Mit dem von der Beschwerde weiter angeführten Gesichtspunkt, dass

der Kläger die ihm mit Schreiben vom 23. Juli 2008 übermittelte Aufforderung

zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abgelehnt habe,

macht die Beklagte einen Umstand geltend, der erst nach Einlegung der Nicht-

zulassungsbeschwerde eingetreten ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Wertbe-

rechnung der Beschwer ist jedoch der Zeitpunkt der Einlegung einer Be-

schwerde (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, EGZPO, § 26 Rdn. 16). Anhaltspunkte,

dass schon zu diesem Zeitpunkt (25. Juni 2008) mit einem Verhalten des Klä-

gers zu rechnen war, das die Geheimhaltungsinteressen der Beklagten hätte

beeinträchtigen können, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Allein der Um-

stand, dass der Kläger bei einem (potentiellen) Konkurrenzunternehmen tätig

sei, belegt keine konkreten Nachteile, die der Beklagten aufgrund der von ihr

zu erteilenden Auskünfte drohen könnten.

Ein besonderes Geheimhaltungsinteresse, das für den Wert der Be-

schwer mit einem erheblichen Teilbetrag berücksichtigt werden könnte, ist mit-

hin nicht glaubhaft dargelegt (vgl. zu den an eine Substantiierung konkreter

Nachteile zu stellenden Anforderungen BGH, Beschl. v. 10.06.1999

- VII ZB 17/98, NJW 1999, 3049; Beschl. v. 04.07.2001 - IV ZB 7/01; Benkard/

Rogge/Grabinski, PatG, § 139 Rdn. 169 m.w.N.).

Es war nicht geboten, der Beklagten Gelegenheit zu ergänzendem Vor-

trag zur Beschwer zu geben. Denn ihr ausdrückliches Eingehen auf die Frage,

ob die Mindestbeschwer erreicht ist, belegt, dass sie um die Notwendigkeit

wusste, hierzu hinreichende Angaben zu machen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.

Die Festsetzung des Streitwerts für das Beschwerdeverfahren, der den

Wert der Beschwer übersteigt, orientiert sich an der Streitwertfestsetzung für

den Berufungsrechtszug.

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf

Berger

Grabinski

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 04.07.2006 - 2 O 360/05 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 27.05.2008 - 6 U 122/06 -